T 0361/23 18-12-2024

I. Die Beschwerden der beiden Einsprechenden richten sich gegen die Zurückweisung der Einsprüche gegen das euro­päische Patent Nr. 3 140 127 (nachfolgend einfach als "das Patent" bezeichnet).

II. Von den von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Dokumenten war nur die Druckschrift DE 10 2008 036 480 A1 (nachfolgend als Druckschrift D10 bezeichnet) für die Beschwerde relevant.

III. Eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK erging am 15. Oktober 2024. Die Patentinhaberin reagierte darauf mit der Einreichung neuer Hilfsanträge (Schreiben vom 3. Dezember 2024).

IV. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 18. Dezember 2024 als Videokonferenz statt.

V. Die Beschwerdeführerinnen I und II ((Einsprechende 1

und 2) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdeführerin II beantragte zudem die Nichtzulassung der Hilfsanträge 1a und 2b bis 10b sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerden, hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrecht­erhal­tung des Patents in geänderter Fassung auf der Grund­­lage des Anspruchssatzes eines der folgenden Hilfs­an­träge, in folgender Reihenfolge:

- Hilfsanträge 1a und 1b, eingereicht mit Schreiben vom 3. Dezember 2024,

- Hilfsanträge 1 bis 10, eingereicht mit der Beschwer­de­erwide­rung,

- Hilfsanträge 2b bis 10b, eingereicht mit Schreiben vom 3. Dezember 2024,

- Hilfsanträge 1A bis 10A, eingereicht mit der Beschwerde­erwi­derung.

VII. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 9 des Patents (Haupt­antrag) lauten wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"1. [V1] Verfahren zum Herstellen eines Mehrschichtkörpers (1) in Form eines Sicherheits­ele­ments, umfassend die Schritte:

a) [V2] Erzeugen einer Metallschicht (13) auf einem Substrat;

b) [V3] partielles Demetallisieren der Metallschicht (13) zur Ausbildung einer ersten optischen Information (131) in einem ersten Bereich (2) des Mehrschicht­körpers (1);

c) [V4] Aufbringen einer partiellen Lackschicht (15) in einem zweiten Bereich (3) des Mehrschichtkörpers (1) zur Ausbildung einer zweiten optischen Information (151), wobei [V5] sich die partielle Lackschicht (15) zumindest teilweise über die Metallschicht (13) hinaus erstreckt;

d) [V6] Strukturieren der partiellen Metallschicht (13) im zweiten Bereich (3) unter Verwendung der partiellen Lackschicht (15) als Maske, wobei [V7] die partielle Metallschicht (13) in den Bereichen, die von der partiellen Lackschicht (15) bedeckt sind, entweder selektiv erhalten bleibt oder selektiv entfernt wird."

"9. [K1] Mehrschichtkörper (1) in Form eines Sicher­heitselements, wobei [K2] der Mehrschichtkörper (1) ein Substrat, eine partielle Metallschicht und eine parti­elle Lackschicht (15) umfasst, und wobei [K3] die parti­elle Metallschicht in einem ersten Bereich (2) eine erste optische Information (131) ausbildet und [K4] die partielle Lackschicht (15) in einem zweiten Bereich (3) eine zweite optische Information (151) ausbildet und [K5] die partielle Lackschicht (15) im zweiten Bereich (3) im Register zur partiellen Metall­schicht angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass [K6] sich die partielle Lackschicht (15) sowohl in Bereiche erstreckt, die von der Metallschicht (13) bedeckt sind als auch in nicht von der Metallschicht (13) bedeckte Bereiche."

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag 1a unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass die zweite Alternative im Merkmal V7 von Anspruch 1 gestrichen wurde.

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag 1b unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1a dadurch, dass alle Produktansprüche gestrichen wurden.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Einfügung der Merkmale "wobei [V3.1] das partielle Demetallisieren in Schritt b) durch Ätzen erfolgt" (nach Merkmal V3) sowie "und wobei [RES1] die partielle Lackschicht (15) ein Ätzresist ist, bzw. zumindest einen Ätzresist umfasst, wobei [RES2] der Ätzresist ein Lack ist, der Pigmente, insbesondere bunte oder unbunte Pigmente und/oder Effekt­pigmente, Dünnschichtfilmsysteme, cholesterische Flüssigkristalle, Farbstoffe und/oder metallische oder nichtmetallische Nanopartikel umfasst" (nach Merkmal V5). Darüber hinaus wurde die zweite Alternative in Merkmal V7 gestrichen (Merkmal V7').

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag 1 weist einen zweiten unabhängigen Ver­fah­rensanspruch 2 auf, der sich von Anspruch 1 des Haupt­antrags dadurch unterscheidet, dass die erste Alter­na­tive von Merkmal V7 gestrichen wurde (Merkmal V7"). Keiner der nachfolgenden Hilfsanträge (mit Ausnahme von Hilfsantrag 1A) weist diese Verdopp­lung der unabhängigen Verfahrensansprüche auf.

Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 9 des Hauptantrags durch die Einfügung der Merkmale RES1 und RES2 nach Merkmal K6.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 durch die Einfügung der Merkmale, denen zufolge "[V3.2] die erste optische Information (131) in Form zumindest eines Motivs, Musters, insbesondere eines Guillochenmusters, Symbols, Bilds, Logos oder alphanumerischer Charaktere, insbe­son­dere Zahlen und/oder Buchstaben, ausgebildet ist" und "[V4.1] die zweite optische Information (151) in Form zumindest eines Motivs, Musters, insbesondere eines Guillochenmusters, Symbols, Bilds, Logos oder alphanumerischer Charaktere, insbesondere Zahlen und/oder Buchstaben, ausgebildet ist".

Anspruch 8 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 durch die Einfügung des Merkmals "[KV] hergestellt mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7" nach Merkmal K1.

VIII. Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten Punkten lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Auslegungsfragen

i) Beschwerdeführerin I (Einsprechende 1)

Der Begriff "Bereich" werde in den Ansprüchen nicht definiert. Auch die Lage der Bereiche zueinander sei unbestimmt, sodass auch ein vollständiges Überdecken nicht ausge­schlos­sen werden könne. Wo und wie ein Bereich ende, bleibe in Ermange­lung konkreter Merkmale offen. Die Merkmale V3 und V4 bzw. K3 und K4 würden nur fordern, dass eine erste und eine zweite optische Infor­mation vorhanden sei. Dem lasse sich keine Be­schrän­kung hin­sichtlich der Anordnung der Informationen zueinander entnehmen. Insbe­son­dere gehe daraus nicht hervor, dass die beiden Infor­ma­tionen nicht übereinan­der angeordnet sein dürften.

Der Begriff "Information" sei im Patent nicht näher definiert, sodass darunter jegliches optische Merkmal verstanden werden könne. Die einzige Einschränkung des Begriffs bestehe darin, dass die erste Information durch eine partielle Metallschicht und die zweite Infor­mation durch eine partielle Lackschicht gebildet werde. Zudem ergebe sich aus den Merkmalen V6 und K6 unmittelbar, dass die beiden Schichten, die die unter­schiedlichen Informationen ausbilden, übereinander an­ge­ordnet sein können. Ohne Überdeckung ließen sich die Merkmale V6 und K6 nicht realisieren. Die Ansprüche seien daher so zu verstehen, dass sowohl der erste Be­reich als auch der zweite Bereich einander vollstän­dig überlappen können und die erste Information und die zweite Information ebenfalls einander überdecken kön­nen. Erforderlich sei nur, dass die erste Information zumindest in einem ersten (Teil)bereich und die zweite Information zumindest in einem zweiten (Teil)bereich des Sicherheitselements vorhanden sei.

ii) Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2)

Das korrekte Verständnis des ersten und zweiten

"Bereichs" sei entscheidend. Das Patent schließe eine Überlappung der beiden Bereiche nicht aus. Die Lage der

Be­reiche zueinander sei nicht vorgegeben. Folglich sei auch eine vollständige Überlappung der Bereiche nicht ausge­schlossen. Die Ausführungsbeispiele könnten die Ansprüche nicht auf eine "nur teilweise" Überlap­pung bzw. Anordnung über­einander beschränken (vgl. die Absätze [0054] und [0112] des Patents). Aus den Ausfüh­rungen der Absätze [0116] und [0123] des Patents gehe hervor, dass die Bedingung, dass die erste Information nicht durch die zweite verdeckt werden dürfe, konstruk­tions­bedingt auch bei vollstän­di­ger Überlappung des ersten und zweiten Bereichs erfüllt sei.

Gemäß Merkmal K5 sei die partielle Lackschicht im zweiten Bereich "im Register" zur partiellen Metall­schicht angeordnet. Dieser Begriff werde in Absatz [0010] definiert. Es sei davon auszugehen, dass zwei Schichten dann zueinander im Register ange­ordnet seien, wenn sie eine definierte Lagebe­zie­hung zueinan­der besitzen (siehe auch Absatz [0021] des Patents).

Gestützt auf die Merkmale V4 und K4 beziehe sich das Verfahrensmerkmal V4 auf den Bereich der Ausbildung des optischen Effekts und nicht auf den Bereich des Auftra­gens der Lackschicht.

iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Das Sicherheitselement im Sinne des Patents werde in

zwei unterschiedliche "Bereiche" 2,3 aufgeteilt, die

durch die Merkmale V3, V4 und V6 bzw. die Merkmale K3, K4 und K5 definiert seien. Die Bereiche 2,3 seien von­einander getrennt und würden sich nicht über­lappen. Im ersten Bereich werde die erste optische Information 131 durch die Metallschicht 13 ausgebildet, im zweiten Be­reich 3 die zweite optische Information 151 durch die partielle Lackschicht 15. Eine nicht überlappende Anord­nung eines ersten und zweiten Bereichs entspreche der üblichen Auslegung des Begriffs auf dem Gebiet der Sicherheitselemente. Eine Überlappung ergebe technisch keinen Sinn. Alle Figuren des Patents würden eine nicht überlappende, getrennte Ausbildung der Bereiche 2,3 zeigen. Eine Überlappung lasse sich weder aus dem Anspruchswortlaut noch aus der Beschreibung ableiten. Eine vollständige Überlappung der Bereiche würde dem Wortlaut der Ansprüche widersprechen. Absatz [0054] des Patents sei zusammen mit Absatz [0053] zu lesen, der den ersten und zweiten Bereich als separate Berei­che be­schreibe. Die Auslegung der Einspruchs­abteilung sei dahingehend zutreffend, dass die erste optische Infor­mation nicht durch die zweite verdeckt werden dürfe.

Aus den Absätzen [0010] und [0021] gehe hervor, dass eine Anordnung "im Register" eine definierte Lagebezie­hung unter Einhaltung einer Lagetoleranz beschreibe.

Mit Bezug auf die Merkmale V4 und K4 sei die Metall­schicht im rechten Bereich der Fig. 1 des Patents in der Fig. 2 mit einer Lackschicht in Form eines Guillochen­musters über­deckt und werde anschließend strukturiert. Wie aus Fig. 3 erkenntlich sei, werde die Kontur komplett durch die Lackschicht vorgegeben. Die Auftragung der Lack­schicht und die Ausbildung der optischen Information würden hier zusammenfallen. Der zweite Bereich sei also dort, wo die partielle Lackschicht aufgebracht werde.

b) Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ

i) Beschwerdeführerin I (Einsprechende 1)

Anspruch 1

Gemäß Merkmal V6 diene die auf die Metallschicht aufge­brachte partielle Lackschicht als Maske für die darun­ter liegende Metallschicht. Nach Merkmal V7 würden die von der Lackschicht bedeckten Berei­che selektiv ent­fernt. Aus dem Patent gehe jedoch nicht hervor, wie sich die von der Lackschicht be­deckten Bereiche der Metall­schicht abtra­gen lassen. Vielmehr komme es bei Einsatz eines mate­ri­alabtragenden Verfahrens und der Verwendung einer Lack­schicht als Maske zum Erhalt der von der Lack­schicht ab­gedeckten Bereiche der Metall­schicht und zu einem Materialab­trag in jenen Berei­chen, wo die Metallschicht nicht von der Lack­schicht bedeckt sei. Die von der Ein­spruchsabteilung zitierten Passagen bezögen sich darauf, dass Ätzmittel und Ätzverfahren grundsätz­lich bekannt seien, ließen jedoch unberück­sichtigt, dass die Merkmale V6 und V7 fordern, dass die Lack­schicht als Maske bzw. Ätz­maske dient, beim Ätzen jedoch nur jene Bereiche der Metallschicht, die nicht von der Lack­schicht bedeckt seien, abgetra­gen werden. Jene Bereiche der Metallschicht hinge­gen, die durch die Lackschicht bedeckt seien, blie­ben erhalten. Es sei nicht offenbart, wie jene Bereiche der Metall­schicht, die von der Lack­schicht bedeckt bzw. geschützt seien, beim Ätzen se­lek­tiv abgetragen werden sollen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit nicht so deutlich offenbart, dass ein Fachmann ihn nacharbeiten könne.

Anspruch 5

Anspruch 5 lehre die Ausbildung der Lackschicht als

Ätzresist. Es gehe jedoch aus der Offenbarung des Patents nicht hervor, wie bei einem Ätzverfahren die unter der Lackschicht vorhandene Metallschicht entfernt werde, wenn die Lackschicht als Ätzresist wirkt und somit die Bereiche der Metallschicht dort erhalten blei­ben, wo sie unter der Lackschicht lie­gen. Die Ein­spruchsabteilung habe die Ausführbarkeit damit begrün­det, dass der Fachmann die funktionsfähigen Ansprüche

identifi­zieren könne, und unter Verweis auf die Ent-schei­dung G 1/03 aus­ge­führt, dass das Vorliegen nicht

funktions­fähiger Aus­führungsformen im Anspruch unschäd­lich sei, so­fern das Patent ausreichende Angaben zu den relevanten Kriterien enthalte, anhand derer die funk­tionsfähigen Ausführungsformen unter den bean­spruchten Alternativen identifiziert werden könn­ten. Es sei nicht richtig, dass der Fachmann durch die Offenbarung der Absätze [0021] bis [0025] und [0111] bis [0115] des Patents befähigt werde, die ausführbaren von den nicht ausführ­baren Alternativen zu unter­schei­den. In den zitierten Absätzen gehe es darum, dass die Lack­schicht als Ätz­resist verwendet und auf die Metall­schicht aufge­bracht werde. Es sei nicht offenbart, wie sich von der Lack­schicht bedeckte Bereiche der Metall­schicht abtragen ließen. Eine Unterscheidung von aus­führba­ren und nicht ausführ­baren Alternativen sei nicht möglich.

Auf die Bemerkung der Kammer hin, dass der Anspruch 5, der vom Anspruch 4 abhängt, sich nicht auf Schritt d) von Anspruch 1 beziehe, sondern auf Schritt b), erklär­te die Beschwerdeführerin I, dass es hier tatsächlich um etwas anderes gehe, dass der Einwand aber der glei­che sei wie beim Schritt d). Es bestehe ein Zusammen­hang mit Schritt d), denn man könne an mit Lack ge­schütz­ten Stellen kein Material durch Ätzen abtragen. Die partielle Demetallisierung gemäß Anspruch 4 ent­spreche der Strukturierung im zweiten Bereich.

ii) Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2)

Anspruch 1 umfasse zwei Alternativen, von denen eine nicht ausreichend offenbart sei. Es handle sich nicht um eine Vielzahl denkbarer Alter­nati­ven, von den einige nicht funktionsfähigen Ausführungs­formen entsprächen, noch enthalte das Patent ausreichen­de Angaben zu den relevanten Kriterien, anhand derer mit vertretbarem Aufwand geeignete Alternativen aus dem beanspruchten Bereich ausgewählt werden könnten. Ein "besonderer Fall" im Sinne der Entscheidung G 1/03 liege nicht vor. Insgesamt gebe das Patent dem Fachmann keine Anleitung, wie vorzugehen sei, damit zwar die partielle Metall­schicht in den Bereichen, die von der partiellen Lack­schicht bedeckt sind, selektiv entfernt werde, die partielle Lackschicht zur Ausbildung einer zweiten optischen Information aber erhalten bleibe und sich nach der Strukturierung eine registergenaue Lagebe­zie­hung zwischen der Metallschicht und der Lackschicht ergebe. Auch die Lehre der Absätze [0032] bis [0041] sei nicht hilfreich. Absatz [0031] stelle bereits klar, dass die folgenden Absätze nicht generell das partielle Demetallisieren der Metallschicht im zweiten Bereich beträfen, sondern dass nur das partielle Deme­talli­sie­ren in den vorangehenden Verfahrens­schritten beschrie­ben werde (vgl. die abhängigen Ansprüche 4 und 5). Da kein Verfahren unter Verwendung einer partiellen Lack­schicht gemäß Anspruch 1 be­schrie­ben sei, würden auch die Absätze [0021] bis [0041] dem Fachmann keine aus­rei­chende Lehre zur Ver­fügung stel­len. Selbst wenn man annähme, dass die Absätze [0032] bis [0041] auch den

Verfahrens­schritt d) beträf­en, stelle die Belichtungs­maske keine partielle Lack­schicht gemäß Anspruch 1 dar.

Das Patent unter­scheide klar zwischen einer Maske und einer Belich­­tungs­maske (siehe Absatz [0039]). Durch letztere würden nur die Eigenschaften der belichteten Schicht (dem Photoresist) lokal verändert (vgl. Absatz [0041], der sich nur auf die weitere partielle Lack­schicht beziehe). Die eigent­liche Strukturierung bzw. Entfer­nung der Metallschicht erfolge dort, wo der als Maske dienende Photo­re­sist entfernt worden sei. Da dem

Fachmann kein eindeu­tiger Weg zu Ausführung der Erfin­dung aufgezeigt werde, sei er auf bloße Vermutungen angewiesen. Daher offen­ba­re das Patent die Erfindung nicht so deutlich und voll­ständig, dass ein Fachmann sie ausführen konnte. Die weitere partielle Lackschicht bilde im Übrigen keine zweite optische Information im Sinne der Merkmale V4 und V5 aus. Mit dem in den Ab­sät­zen [0034] bis [0041] beschrie­benen Ätzverfahren lasse sich keine Strukturierung im Sinne der Merkmale V5 bis V7 durch­führen. Die als Maske wirkende partielle Lack­schicht müsse sich bei der Strukturierung über die Metallschicht hinaus erstrecken (Absatz [0019]).

iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung sei auch für die Variante 2 des Merkmals V7 erfüllt. Der Ein­wand, dass dem Fachmann nicht erklärt werde, wie er die partielle Lackschicht als einen Ätzresist ausgestalten und die unter der Lackschicht liegende Metallschicht entfernen könne, sei ein Einwand nach Artikel 84 EPÜ. Die Ein­spruchsabteilung habe nicht erklärt, dass nur die Vari­ante 1 des Merkmals V7 ausreichend offenbart sei. Sie habe nur als nicht ausführbar befunden, wie bei einem Ätz­verfahren die Metall­­­schicht unter der Lackschicht entfernt werden könne, wenn die Lack­schicht als posi­ti­ver Ätzresist wirke. Sie habe jedoch darauf verwiesen, dass der Fachmann die funk­tions­­fähigen Alternativen unter den beanspruchten Alter­na­ti­ven identifizieren könne. Der Fachmann lese Ansprü­che grundsätzlich mit dem Willen, sie zu verstehen. Die Absätze [0034] bis [0041] des Patents würden z.B. das Aufbringen eines Photoresists auf den zweiten Bereich und dessen Belich­tung unter Verwendung einer Belich­tungsmaske und einen anschließen­den Ätz­vorgang offen­baren. Die Lehre der Absätze [0035] und [0041] sei besonders relevant. Wie auch in Absatz [0039] ausge­führt sei, könn­ten Belich­tungsmasken zur Belichtung des Photoresists verwendet werden und aus einer partiellen Lackschicht bestehen. Es werde dort explizit auf eine Maskierungsfunktion bzw. einen Kon­trast­unterschied bei der Belichtung hingewiesen. Man könne nicht davon aus­gehen, dass der positive bzw. negative Photo­resist die parti­elle Lack­schicht als Maske im Sinne des Patents aus­bilde. Mit den genannten Informationen sei es dem Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand möglich, die parti­elle Lackschicht als Belich­tungsmaske für die Struk­tu­rierung der Metall­schicht zu verwenden, wobei die Auf­bringung des Photo­resists nur ein Zwischen­schritt sei. Je nachdem, ob ein positiver oder negativer Photoresist durch die parti­elle Lack­schicht hindurch belichtet wer­de, könnten Be­reiche der Metallschicht erhalten bleiben oder entfernt werden. Der Fachmann erhalte ausreichend Informa­tion, um die partielle Lackschicht als Maske zu verwenden, wobei die Metallschicht in von der Lack­schicht bedeck­ten Bereichen entfernt werde und die parti­elle Lack­schicht dennoch erhalten bleibe bzw. eine zweite opti­sche Information ausbilde. Somit sei ein Bei­spiel zur Ausfüh­rung der Erfindung angegeben. Der Fachmann könne die Erfindung mithilfe seines allgemei­nen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten beanspruchten Bereich ausführen. Es sei auch unzutref­fend, dass aus dem Patent nicht hervorgehe, wie sich die von der Lack­schicht bedeckten Bereiche der Metall­schicht abtragen ließen. Es handle sich wiederum um einen Einwand nach Artikel 84 EPÜ. Der Fachmann erhalte genügend Informa­tion, um (z.B. unter Verwendung der partiellen Lack­schicht als Belichtungsmaske beim Belichten eines nega­tiven Photoresists) Bereiche der Metallschicht abzu­tra­gen, die von der partiellen Lackschicht bedeckt sind.

Der Einwand gegen Anspruch 5 - und die Gegenargumente - sei analog zu jenen gegen Anspruch 1, unabhängig davon, ob sich Anspruch 5 auf Schritt b) oder d) bezieht.

c) Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ: Neuheit gegenüber der Druckschrift D10

i) Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2)

Die Druckschrift D10 offenbare den Gegenstand der An­sprü­­che 1 und 9. Die Figur 6d zeige ein Sicherheits­ele­ment, bei dem gemäß Absatz [0084] in Auf­licht-Ansicht (durch die Folie 11 hindurch) das Holo­gramm-Motiv und zusätzlich farbige Bereiche zu erkennen seien. Die zusätzliche Farbschicht 22 ändere daran nichts. Weitere Schichten seien nicht ausgeschlossen (Anspruch 12 des Patents). Es sei nicht zutreffend, dass die farbigen Be­rei­che immer vollständig über dem Holo­gramm liegen, sodass nicht fest­gestellt werden könne, wie ein erster Bereich zu definieren wäre, in dem die zweite Informa­tion nicht vollständig über der ersten Information (Hologramm) liege. Das Vorhandensein des farbigen Resist­lacks 30 im ersten Bereich sei für die Erkenn­barkeit der dadurch gebildeten Informa­tion ohne Bedeu­tung, vgl. Absatz [0084]. Die durch das Hologramm gebildete Information werde in Aufsicht nicht durch den farbigen Resist 33 verdeckt. Darüber hinaus schließe Anspruch 9 nicht aus, dass sich der erste und der zweite Bereich vollständig überlappen. Somit sei das Merkmal K3 verwirklicht. In Bezug auf das Verfahren werde darauf hingewiesen, dass die in den Figuren 6c und 6d dargestellten weiteren Schritte nichts an der grundsätzlichen Wirkung des beschriebenen Verfahrens ändern. Anspruch 1 schließe das Vorhandensein anderer Verfahrensschritte nicht aus und verlange nicht, dass das partielle Demetallisieren mit Schritt b) abge­schlos­sen sein müsse oder dass das erste parti­elle Demetallisieren mit einer Schutzlack­schicht fixiert werde. Absatz [0020] des Patents offenbare die Mög­lich­keit einer weiteren Strukturierung. Bei dem Ver­fah­ren gemäß Fig. 6 der Druckschrift D10 werde auf die in Teilbereichen vorhan­dene Metallisie­rung 12 ein Resist­lack 30 aufge­tra­gen. Durch die Deme­tal­lisierung sei der erste Bereich 13 bereits grob definiert. Die Aufbrin­gung der Funktions­schichten er­fol­ge nach bekannten Ver­fahren. Die Resist­lack­be­rei­che 33 würden die metalli­sierten Bereiche 12 teilweise über­lappen. Dann werde die nicht durch Lack geschützte Metallisierung 12 ent­fernt. Somit werde die Metalli­sie­rung zur Ausbildung einer opti­schen Information im zwei­ten Bereich fein­struktu­riert. Gleich­­zeitig werde die Metallisierung zur Ausbildung einer ersten opti­schen Information fein­struk­turiert (Absatz [0054] des Patents). Dabei bleibe die Metallisierung in den von Resistlack bedeckten Teil­bereichen selektiv erhalten (Absätze [0027], [0029] der Druckschrift D10). Die Merkmale V1 und V3 des Anspruchs 1 seien somit offenbart. Die erste optische Information müsse nicht bereits vor dem Aufbringen der partiellen Lack­schicht in Schritt c) ausgebildet sein. Das Merkmal V3 lasse offen, in welchen Herstellungs­schritten das partielle Metalli­sie­ren der Metallschicht zur Ausbil­dung einer ersten opti­schen Information erfol­ge. Die Metallschicht könne z.B. nach einer Grob­strukturierung noch unter Zuhilfenahme einer partiellen Lackschicht feinstruk­tu­riert werden (Absatz [0053] des Patents). Das Aufbringen einer Schutzlackschicht sei optional (Absatz [0084] des Patents). Die Schutzschicht müsse auch nicht transparent ausge­bil­det sein (Absatz [0083] des Patents). Die Ausführungsform gemäß Fig. 6 der Druckschrift D10 weise zwei optische Informationen auf, nämlich ein Hologramm und zusätzlich farbige Resist­lack-Bereiche (siehe Absatz [0084] der Druck­schrift D10). Das Argument, die Fig. 6 zeige nur Schnitt­bilder und offen­bare nichts zu den Bereichen, sei unzutreffend. Die Formulierung der Merkmale V3, V4, V5 bzw. K3, K4, K6 setze eine Betrachtung von der Sicht­seite des Mehrschichtkörpers voraus (siehe die Absätze [0086] bzw. [0116] des Patents). Bei rücksei­ti­ger Betrachtung würden auch einige der im Patent be­schriebenen Ausge­stal­tungen nicht unter den Wortlaut der Ansprüche fal­len. Das Vorhandensein des farbigen Resistlacks 30 im ersten Bereich des in Fig. 6b, 6d gezeigten Sicher­heits­elements sei für die Erkennbarkeit der dadurch gebildeten ersten Information bedeutungslos (D10, Absatz [0084]). Gemäß dem Patent könne auch die parti­elle Lackschicht zur Ausbildung der ersten opti­schen Information eingesetzt werden (Absatz [0020]).

Die Antwort auf die Frage, wo in der Fig.6 der erste und der zweite Bereich zu finden seien, hänge von der Ausle­gung der Ansprüche ab. Wenn man den Anspruch der­art eng auslege, dass die erste Information nur von der Metallschicht gebildet werde, könne man den mittleren Bereich ohne eine ihn umgebende Lackschicht als ersten Bereich ansehen und die restliche Kombination von Metall- und Lackschicht als zweite Information. Alter­nativ könne man die durch die Metallschicht gebildete Information (das Hologramm) als erste Information an­sehen, und überlappend damit die zweite optische Infor­mation, die durch die Lackschicht erzeugt werde.

ii) Beschwerdeführerin I (Einsprechende 1)

Die Beschwerdeführerin I schloss sich der Auffassung

der Beschwerdeführerin II an. Die beiden Bereiche lie­ßen sich durch ihre Funktionsweise unterscheiden. Der erste Bereich sei jener, wo das Hologramm sichtbar sei, und der zweite Bereich sei der Bereich, wo die farbige Information ein mehrfarbiges Motiv bilde.

iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D10 offenbare keine Einteilung in zwei Bereiche mit einer ersten und einer zweiten optischen Information. Somit seien zumindest die Merkmale V3, V4 und V6 bzw. die Merkmale K3, K4 und K5 nicht aus der Druckschrift D10 bekannt. Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6a und 6b finde eine Strukturierung der Metal­li­sierung 12 nicht in einem weiteren Bereich mit einer weiteren optischen Information statt, sondern im selben Bereich. Es seien keine Bereiche der Metallisierung 12 zu finden, die bereits in dem in der Fig. 6a gezeigten Schritt eine optische Information ausbilden bzw. in Fig. 6b nicht im Resistbereich 33 liegen. Diese erste optische Information werde dann durch Ätzen wieder zer­stört bzw. zu einer Teilinformation der zweiten opti­schen Infor­mation gemacht. Im Gegensatz dazu bleibe sie im patent­gemäßen Ver­fah­ren erhalten, denn Schritt d) beziehe sich auf die in Schritt b) erzeugte parti­elle Metall­schicht, was bedeute, dass die erste optische Informa­tion zu diesem Zeitpunkt bereits vorliege. Die erste und zweite optische Information müssten jeweils eigen­ständig als solche erkennbar sein, was ausschlie­ße, dass die erste optische Information eine Teilinfor­ma­tion der zweiten sei. Im Ausführungsbeispiel der Abbil­dungen 6b und 6d bei Betrachtung im Auflicht durch das Substrat 11 hindurch könne man nicht den mittleren Funktionsbereich 13 mit Metallisierung 12 als den ers­ten Bereich sowie die linken und rechten Bereiche als den zweiten Bereich werten. Im linken und rechten Be­reich sei die Metallisierung 12 nämlich demselben Holo­gramm zuzuordnen wie im mittleren Bereich. Die Resist­bereiche 33 lägen somit nur so vor, dass sie eine ein­zi­ge optische Information, die durch die Metallisie­rung 12 gebildet werde, vollständig bedecken. Wenn also die Metallisierung 12 eine erste optische Information in einem ersten Bereich ausbilde, so fehle es an einem getrennten zweiten Bereich, in welchem ein Resistbe­reich 33 die Metallisierung 1 und Bereiche ohne Metal­li­sie­rung 12 bedecke. Werde die Metallisierung 12 als im zweiten Bereich vorliegend verstanden und der zwei­ten optischen Information zugeordnet, so fehle es an einem ersten Bereich mit einer ersten optischen Infor­ma­tion gemäß dem Merkmal K3. Bei Betrachtung von der anderen Seite werde die Metallisierung 12 im Übrigen aufgrund der Ausbildung des Resistlacks 30 auch voll­flächig verdeckt, so dass von dieser Seite eine Infor­mation der Metallisierung 12 nicht sichtbar sei (vgl. Absatz [0084]). Eine erste Information, die nicht durch eine zweite Information verdeckt sei, sei somit nicht offenbart. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Fig. 6 eine reine Schnittdarstellung sei. Die Drauf­sicht des Sicherheitsmerkmals sei nicht offenbart. Somit ließen sich die Bereichsgrenzen nicht eindeutig fest­legen. Es sei nicht klar, ob der mittlere Bereich der Fig. 6d von den rechts und links angeordneten Bereichen umschlossen sei oder außerhalb liege. Die gezackte Darstellung der Schichten 15 und 11 deute darauf hin, dass hier nur Teilelemente gezeigt seien.

Zur Frage, wie die Bereiche in der Fig. 6 definiert seien, erklärte die Beschwerdegegnerin noch, dass der Resistbereich eine spezielle Form habe. Wenn er z.B. ein "P" bilde, könne das Hologramm auch nur als Teil dieses "P" vorliegen. Insgesamt würde aber nur diese eine optische Information vorliegen.

d) Zulassung der Hilfsanträge 1a und 1b

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Angesichts der Gründe für die Zurückweisung des Haupt­antrags durch die Kammer sei der Kammer zuzu­stimmen, dass die Hilfsanträge 1a und 1b nicht prima facie relevant seien.

ii) Beschwerdeführerinnen (Einsprechende 1, 2)

Die Beschwerdeführerinnen schlossen sich diesbezüglich der Meinung der Beschwerdegegnerin an.

e) Hilfsantrag 1

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Angesichts der Gründe für die Zurückweisung des Hauptantrags durch die Kammer verzichte die Beschwerdegegnerin auf einen weiteren Sachvortrag.

ii) Beschwerdeführerinnen (Einsprechende 1, 2)

Auch die Beschwerdeführerinnen verzichteten in dieser Frage auf einen weiteren Sachvortrag.

f) Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Es sei angemessen, die Angelegenheit an die Einspruchs­abteilung zurückzuverweisen, da der Gegenstand des Antrags noch nie behandelt wurde und die Kammer die Ansprüche anders auslege.

ii) Beschwerdeführerinnen (Einsprechende 1, 2)

Im Hinblick auf die andere Auslegung durch die Kammer bestünden keine Einwände gegen die Zurückverweisung.

g) Rückerstattung der Beschwerdegebühr

i) Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2)

Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1)

EPÜ betreffe nicht nur das Recht, sich zu äußern, son­dern auch das Recht auf gebührende Berücksichtigung der

Äußerungen. Das Vorbringen eines Beteiligten müsse in der anschließenden Entscheidung berücksichtigt wer­den. In den Punkten 9 bis 12 der angefochtenen Ent­schei­dung werde nur auf die Eingaben der Einspre­chen­den 2 vom 22. September 2022 und vom 2. November 2022 ver­wiesen. Ihre Stellungnahme vom 27. Juli 2021 sei offen­sichtlich nicht berücksichtigt worden. In den weiteren Abschnit­ten werde nur auf die erstgenannten Eingaben ver­wiesen. Dort seien keine Hinweise darauf zu finden, dass sich

die Ein­spruchs­abteilung mit der Stellungnahme auseinan­der­ge­setzt habe. Die mit dieser Eingabe vor­gebrachten Argu­mente zu den als neuheits­schäd­lich erach­teten Dokumenten D12 und D16 seien nicht be­rücksichtigt wor­den. In Punkt 3.2.4 des Bescheids vom 14. Oktober 2021 habe die Ein­spruchsabteilung feststellt, dass die Ein­sprechenden noch keine Argumente zu den neu eingereich­ten Hilfsan­trägen vorgebracht hätten. Sie habe somit die Ausfüh­rungen in der Eingabe vom 27. Juli 2021 bereits im Ladungsbescheid unberücksichtigt gelassen, obwohl sie für die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit von zentraler Bedeutung gewesen seien. Daher liege ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Rück­zahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.