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TRAITÉS INTERNATIONAUX

PCT

Nouvel avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT

1. Des modifications importantes ayant été apportées au règlement d'exécution du PCT au cours de ces dernières années, le présent avis remplace les avis publiés au Journal officiel OEB 1986, 441 et 1988, 468.

2. Les activités de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) sont basées sur le PCT et le règlement d'exécution du Traité, l'accord entre l'OMPI et l'OEB au titre du PCT1, les instructions administratives du PCT, 6^e partie2 et les directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT3.

3. Pour plus de précisions sur le PCT et la procédure applicable selon le Traité, y compris le chapitre II, on se reportera au "PCT - Guide du déposant"4 publié par l'OMPI.

I. Droit du déposant de présenter une demande d'examen préliminaire auprès de l'OEB en tant qu'IPEA

Quatre conditions essentielles doivent être remplies :

1^re condition : domiciliation ou nationalité

4. Si la demande est présentée par un seul déposant, celui-ci doit être domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou être le national d'un tel Etat (art. 31.2)a) et règle 54.1 PCT).

Si l'on se réfère aux Etats parties simultanément au PCT et à la CBE, cela signifie que les personnes domiciliées en ou ayant la nationalité de CH/LI, ES ou GR ne sont pas habilitées à déposer une demande d'examen préliminaire international tant que ces Etats ne seront pas liés par le chapitre II du PCT.

5. S'il y a plusieurs déposants, au moins l'un de ceux qui présente la demande doit être domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou être le national d'un tel Etat (indépendamment des Etats élus par ce déposant (art. 31.2)a) et règle 54.2i) PCT).

2^e condition : office récepteur

6. S'il n'y a qu'un seul déposant, la demande internationale doit avoir été déposée auprès de l'office récepteur d'un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou agissant pour le compte de cet Etat (art. 31.2)a) PCT).

L'OEB peut (sous réserve de toute disposition nationale relative aux dépôts à l'étranger) agir en qualité d'office récepteur pour le compte de tout Etat contractant à la fois partie au PCT et à la CBE. La condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque l'OEB a agi pour le compte d'un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou qui est le national d'un tel Etat. En d'autres termes, cette condition n'est pas remplie lorsque le déposant est un national de CH/LI, ES ou GR ou est domicilié dans l'un de ces Etats.

Lorsque le Bureau international de l'OMPI a agi en qualité d'office récepteur conformément à la règle 19.1a)iii) PCT, le même raisonnement s'applique, c'est-à-dire que la condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque le Bureau international a agi en tant que tel pour un déposant qui a la nationalité de ou est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT.

7. S'il y a plusieurs déposants, la condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque cet office récepteur a agi pour le compte d'un des déposants au moins, ce déposant étant domicilié dans un Etat lié par le chapitre II du PCT ou étant le national de cet Etat (art. 31.2)a) et règle 54.2.i) PCT).

Incidence d'un changement de nationalité ou de domiciliation du déposant avant le dépôt de la demande d'examen préliminaire international sur les conditions n^os 1 et 2.

8. Lorsqu'un changement de personne, de domicile, de nationalité ou d'adresse du déposant ou de l'un des déposants a été enregistré (règle 92bis.1.a)i) PCT) après la date de dépôt de la demande internationale, mais avant la date à laquelle la demande d'examen est présentée, les conditions suivantes sont applicables en ce qui concerne le domicile et la nationalité d'une part, et l'office récepteur d'autre part :

a) Lorsque la demande internationale a été déposée par un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant non lié par le chapitre II du PCT ou qui est le national de cet Etat, mais que, à la suite du changement, le déposant présentant la demande d'examen est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou est le national de cet Etat, la condition n^o 1 (domicile ou nationalité) est considérée comme remplie.

Cela vaut également lorsque plusieurs déposants ont déposé la demande internationale, tous étant domiciliés dans un ou plusieurs Etats contractants qui ne sont pas liés par le chapitre II du PCT ou étant des nationaux de ces Etats, mais que, à la suite du changement, au moins l'un des déposants est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II ou a la nationalité de cet Etat.

b) Pour que la condition n^o 2 relative à l'office récepteur ci-avant soit remplie, il faut que l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été effectivement déposée ait pu être office récepteur compétent, conformément à la règle 19 PCT, pour le déposant ayant remplacé le déposant initial.

c) La condition relative à l'office récepteur est également remplie lorsque le déposant initial et le déposant ultérieur sont domiciliés dans ou ont la nationalité d'Etats différents liés tous les deux par le chapitre II du PCT et que la demande internationale a été déposée auprès d'un office récepteur de ou agissant pour un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT.

Exemple 1 :

i) La demande internationale a été déposée par un déposant de nationalité espagnole "A", auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

ii) Peu avant que la demande d'examen soit présentée, un changement quant à la personne du déposant a été enregistré en application de la règle 92bis.1.a)i) PCT), le nouveau déposant "B" étant de nationalité allemande.

Dans ce cas, une demande d'examen préliminaire international peut être valablement présentée à l'OEB agissant en tant qu'IPEA, parce que le déposant "B" a dorénavant la nationalité d'un Etat lié par le chapitre II du PCT et/ou est le national de cet Etat, et que l'OEB est office récepteur compétent, au sens de l'article 31.2)a) PCT, pour cet Etat.

iii) La même conclusion s'appliquerait aux déposants "A" et "B" si la demande internationale avait été déposée auprès du Bureau international conformément à la règle 19.1.a)iii) PCT.

Exemple 2 :

La situation étant la même que dans l'exemple 1, à la différence près que l'office récepteur a été l'Office espagnol des brevets, le déposant "B" n'est pas en droit de présenter une demande d'examen parce que cet office ne peut pas agir en tant qu'office récepteur compétent pour un national ou un résident allemand.

Exemple 3 :

i) La demande internationale a été déposée par un national norvégien "A" auprès de l'office norvégien des brevets agissant en qualité d'office récepteur.

ii) Peu avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international, un changement quant à la personne du déposant a été enregistré conformément à la règle 92bis.1.a)i) PCT, le nouveau déposant "B" étant de nationalité française. Dans ce cas, une demande d'examen peut être valablement présentée auprès de l'OEB, étant donné que la demande internationale avait été déposée auprès d'un office récepteur d'un Etat lié par le chapitre II du PCT (Norvège) et que le déposant ultérieur est bien un ressortissant d'un Etat lié par le chapitre II du PCT (France).

Exemple 4 :

La situation étant la même que dans l'exemple 3, à la différence près que le déposant ultérieur est un citoyen espagnol, une demande d'examen ne peut pas être valablement déposée étant donné que la condition n^o 1 n'est pas remplie.

3^e condition : relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'office récepteur

9. Il faut que l'OEB ait été désigné comme IPEA compétente par l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée (art. 3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT).

Lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international conformément à l'article 19.1.a)iii) PCT, l'OEB est IPEA compétente si, compte tenu de la nationalité ou du domicile d'au moins un des déposants, la demande internationale aurait pu être déposée auprès d'un office récepteur ayant désigné l'OEB à cet effet (règle 59.1.b) PCT).

4^e condition : relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'administration chargée de la recherche internationale

10. L'OEB, l'Office suédois ou l'Office autrichien des brevets doivent agir ou avoir agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale pour la demande internationale (art. 3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT).

II. Production de la demande d'examen préliminaire international

11. Si l'OEB est choisi comme IPEA, la demande d'examen préliminaire international (Form PCT/IPEA/401) doit être présentée directement à l'OEB, de préférence à Munich, à l'adresse suivante :

Office européen des brevets, D-80298 Munich, Fax : (+49-89) 2399-8787.

12. Les documents soumis à l'OEB en tant qu'IPEA doivent porter le numéro de la demande internationale ainsi que, de manière bien visible, la mention "Chapitre II du PCT". L'OEB fournit gratuitement des étiquettes d'identification destinées aux documents se rapportant à la procédure selon le chapitre II du PCT, et il est vivement recommandé d'apposer une telle étiquette sur tout document avant de l'adresser ou de le déposer à l'OEB.

13. Si le déposant souhaite que l'entrée dans la phase régionale/nationale soit reportée à 30 mois à compter de la date de priorité en vertu de l'article 39.1)a) PCT (31 mois pour l'entrée dans la phase européenne - règle 104ter(1) CBE), la demande d'examen préliminaire doit être reçue avant l'expiration du 19^e mois à compter de la date de priorité. Il est recommandé aux déposants de présenter la demande d'examen en temps utile, vu qu'il arrive fréquemment que des demandes d'examen soient présentées en dernière minute, et que, si l'OEB n'est pas l'IPEA compétente ou si la demande contient des irrégularités, il soit impossible de le notifier au déposant en temps voulu pour qu'il puisse respecter le délai de 19 mois. Il est donc recommandé de présenter les demandes de dernière minute par téléfax. Une confirmation écrite du téléfax n'est pas exigée, à l'exception des cas où l'OEB invite le déposant à le faire, si la qualité du document ainsi transmis est insuffisante (règle 92.4.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB du 2 juin 1992, cf. JO OEB 1992, 306, point 4).

14. Si la demande d'examen est reçue après le délai de 19 mois à compter de la date de priorité, l'OEB le notifiera rapidement au déposant. L'OEB l'informera également que la demande d'examen n'aura pas pour effet de reporter l'entrée dans la phase régionale/nationale. Dans ce cas, tous les actes visés à l'article 22 PCT en vue de l'entrée dans la phase régionale/nationale doivent être effectués dans les 20 mois à compter de la date de priorité (21 mois pour les actes devant l'OEB, règle 104ter(1) CBE).

III. Langue de la demande d'examen préliminaire international

15. Les demandes d'examen préliminaire présentées à l'OEB en tant qu'IPEA doivent être rédigées dans la langue de la demande internationale (allemand, anglais, français) ou dans la langue de publication s'il s'agit de l'anglais (règle 55 PCT).

Toute correspondance (mais non les modifications de la demande internationale) peut être adressée en allemand, en anglais ou en français à l'OEB en tant qu'IPEA (règle 92.2.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB, en date du 18 juin 1993, cf. JO OEB 1993, 540).

IV. Représentation

16. Il est fortement recommandé aux déposants n'ayant pas leur domicile ou siège d'activité dans l'un des Etats contractants de la CBE de désigner un mandataire agréé près l'OEB, qui pourra être contacté afin d'intervenir pour tout problème urgent. Pour plus d'informations concernant la représentation devant l'IPEA, voir, en particulier, la règle 90.1.c) PCT et le PCT-Guide du déposant, Volume I, paragraphes 267-271.

Si le déposant ou le représentant désigné pour la phase internationale selon le chapitre I du PCT souhaite désigner un mandataire agréé près l'OEB aux fins de l'examen préliminaire international, il peut le faire soit en signant la demande d'examen préliminaire, soit en signant et produisant un pouvoir distinct (règles 90.1.d) et 90.4 PCT).

V. Signature de la demande

17. La demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou son mandataire. S'il y a plusieurs déposants, un mandataire ou représentant commun peut signer en leur nom (règles 53.2.b), 53.8, 90.3 PCT).

VI. Election d'Etats

18. Seuls les Etats contractants désignés dans la demande internationale qui sont liés par le chapitre II du PCT peuvent être élus (art. 31.4) PCT).

19. Une case précochée (N° V) du formulaire de demande PCT/IPEA/401 prévoit l'élection de tous les Etats éligibles qui ont été désignés ; le déposant a cependant la possibilité d'exclure le ou les Etats qu'il ne désire pas élire.

20. Bien que CH/LI, ES et GR ne puissent pas être élus, le délai prévu à l'article 39.1) PCT et à la règle 104ter(1) CBE (31 mois à compter de la date de priorité) pour l'entrée en phase régionale européenne s'applique également à l'égard de ces Etats s'ils ont été désignés aux fins de l'obtention d'un brevet européen, sous réserve qu'au moins un autre Etat partie à la CBE désigné aux fins de l'obtention d'un brevet européen ait été élu avant l'expiration du 19^e mois à compter de la date de priorité. Si ces Etats ont été désignés pour un brevet national, il est bien évident que le délai prévu à l'article 22 PCT, soit 20 mois à compter de la date de priorité, s'applique.

VII. Base pour le commencement de l'examen préliminaire international

21. Le déposant doit indiquer au cadre IV du formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401) les documents sur la base desquels il souhaite que l'examen préliminaire commence (règle 53.9 PCT): la demande internationale telle que déposée, les modifications des revendications conformément à l'article 19 PCT ou les amendements conformément à l'article 34 PCT (autres que ceux présentés conformément à l'article 19 PCT).

VIII. Taxes

22. Deux sortes de taxes doivent être acquittées :

a) la taxe de traitement et

b) la taxe d'examen préliminaire.

Ces deux taxes sont payables à l'OEB et sont dues lors de la présentation de la demande d'examen.

23. Pour ce qui est du montant de la taxe de traitement et de celui de la taxe d'examen préliminaire international dans toutes les monnaies des Etats parties à la CBE, il y a lieu de se reporter au dernier numéro du JO OEB, rubrique TAXES5). Cette rubrique fournit également des indications concernant les modalités de paiement, etc. (cf. aussi PCT Newsletter6).

Les déposants sont instamment invités à utiliser la feuille de décompte des taxes jointe en annexe au formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401 Annexe).

24. Si les taxes dues ne sont pas intégralement acquittées en temps utile, l'OEB notifie au déposant qu'il peut payer la fraction manquante dans un délai d'un mois, à défaut de quoi la demande d'examen sera considérée comme n'ayant pas été présentée. Cela sera bien entendu préjudiciable à la demande internationale dans les Etats élus dans la demande d'examen si le déposant n'a pas effectué dans le délai selon l'article 22 PCT (20 mois à compter de la date de priorité pour les actes prescrits) l'entrée dans la phase nationale/régionale.

25. Etant donné que l'OEB ne peut entreprendre l'examen préliminaire international qu'à partir du moment où le paiement des taxes a été enregistré, un paiement tardif ou insuffisant écourte le délai disponible pour établir le rapport d'examen préliminaire international, ce que le déposant devrait éviter.

IX. Irrégularités dans la demande d'examen

26. Si la demande d'examen contient les irrégularités visées à la règle 60.1.a) PCT, l'OEB invite le déposant à les corriger dans un délai d'un mois (prorogeable) à compter de la date de l'invitation. Sous réserve que les corrections soient reçues dans ce délai, la demande d'examen est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle permette d'identifier le déposant et la demande internationale et qu'elle contienne au moins l'élection d'un Etat partie au PCT lié par le chapitre II du PCT. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande d'examen est alors considérée comme ayant été présentée à la date de réception des corrections.

Les irrégularités les plus fréquentes sont l'absence d'indication de tous les déposants dans la demande d'examen en cas de pluralité de déposants et le non-paiement des taxes dues lors de la présentation de la demande d'examen.

X. Première opinion écrite

27. S'il n'y a pas d'objections à l'encontre de la nouveauté, de l'activité inventive ou de l'application industrielle, ou encore d'autres situations visées à la règle 66.2.a) PCT, concernant la demande internationale, le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi immédiatement (Form PCT/IPEA/409).

Dans le cas contraire, l'OEB émet généralement une opinion écrite (Form. PCT/IPEA/408) dans laquelle il fixe au déposant un délai, en principe de trois mois, pour envoyer sa réponse ; ce délai peut être prorogé à condition que sa prolongation soit demandée avant l'expiration du délai fixé dans l'opinion écrite et qu'il reste suffisamment de temps pour accorder cette prorogation avant l'établissement du rapport d'examen (règle 69.2 PCT).

28. Les réponses reçues après l'expiration du délai ne seront en principe prises en considération que si la préparation de l'IPER n'a pas encore commencé (règle 66.4bis PCT), après quoi aucune autre modification ne sera, normalement, prise en considération par l'OEB en tant qu'IPEA. Ces modifications peuvent être déposées auprès des offices élus lors de l'entrée dans la phase nationale/régionale7.

29. Si le déposant n'a pas l'intention de répondre à une opinion écrite, il peut en aviser l'OEB. Toutefois l'OEB ne peut pas garantir que l'IPER sera alors traité en priorité.

XI. Entrevues

30. L'article 34.2)a) PCT et la règle 66.6 PCT autorise les communications officieuses entre le déposant ou son mandataire et l'examinateur de l'OEB chargé de la préparation du rapport d'examen.

Les entrevues qui ont lieu avant l'établissement du IPER se sont souvent avérées utiles.

Si un mandataire ou un déposant souhaite une entrevue, il peut l'indiquer dans sa réponse à l'opinion écrite ou téléphoner à l'examinateur compétent dont le nom figure dans la case "Fonctionnaire autorisé" de l'opinion écrite. En proposant des dates pour les entrevues, il convient de ne pas oublier que l'OEB doit, normalement, transmettre le rapport d'examen préliminaire dans un délai de 28 mois après la date de priorité.

XII. Unité d'invention

31. Lorsque l'OEB en tant qu'IPEA estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il invite le déposant à limiter les revendications pour remplir cette condition ou à payer des taxes d'examen préliminaire additionnelles, dans le mesure dans laquelle les inventions ont fait l'objet d'une recherche internationale (cf. règle 66.1.e) PCT).

Dans ce dernier cas, le déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve (règle 68.3.c) PCT), c'est-à-dire qu'il conteste par écrit la conclusion d'absence d'unité de l'invention. Une instance de réexamen composée de trois membres de l'OEB examine la réserve ; soit elle fait droit à la réserve et ordonne le remboursement total ou partiel des taxes additionnelles, soit elle maintient le point de vue de l'examinateur. Dans ce dernier cas, le déposant est invité à payer une taxe de réserve s'il désire porter l'affaire devant une chambre de recours de l'OEB. La taxe de réserve doit être acquittée dans le mois qui suit la notification de l'instance de réexamen et sera remboursée s'il est fait entièrement droit à la réserve (pour plus de détails, cf. JO OEB 1992, 547).