C. PROCÉDURES DEVANT LES DIVISIONS DE LA RECHERCHE, D'EXAMEN ET D'OPPOSITION
C.2 Recherche
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CBE)
1. Introduction
Dans le cadre de l'initiative visant à accroître les exigences ("Raising the bar"), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a décidé de modifier le règlement d'exécution de la CBE, afin d'améliorer la qualité des demandes de brevet reçues et de rationaliser la procédure de délivrance (cf. document CA/D 3/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 299).
2. Nouvelle règle 62bis CBE
2.1 La règle 43(2) CBE (= règle 29(2) CBE 1973) met en œuvre deux exigences de l'article 84 CBE, à savoir la clarté et la concision des revendications. Ces exigences revêtent elles aussi une grande importance pour le public, car elles garantissent une sécurité juridique quant à l'étendue de la protection.
La nouvelle règle 62bis CBE contraint le demandeur à limiter le nombre de revendications indépendantes dès le dépôt de la demande, ce qui permet de mieux cerner l'étendue de la protection potentiellement conférée par une demande à ce stade précoce. Étant donné que la règle 43(2) CBE n'était pas jusqu'ici applicable au stade de la recherche, ces délimitations pouvaient être reportées jusqu'à l'examen quant au fond, voire jusqu'au stade de la délivrance. Lorsque l'examinateur de la recherche était confronté à de multiples revendications indépendantes d'une ou de plusieurs catégories, il était obligé d'établir un rapport de recherche sur une demande qui ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un brevet sous cette forme, sauf si les exceptions mentionnées à la règle 43(2) CBE s'appliquaient en l'espèce. La nouvelle règle 62bis CBE remédie à cette situation et améliore par conséquent l'efficacité de la procédure de délivrance.
2.2 Si le demandeur répond dans les délais à l'invitation visée à la règle 62bis(1) CBE, la recherche sera axée sur l'essence de l'invention. Si aucune réponse n'est reçue dans les délais, le rapport de recherche sera établi sur la base de l'objet de la première revendication indépendante de chaque catégorie. Le demandeur peut toutefois contester l'objection émise au titre de la règle 62bis CBE, soit dans sa réponse à la division de la recherche, soit devant la division d'examen. Si l'examinateur chargé de la recherche peut être convaincu - ou si la division d'examen constate - que l'objection n'était pas justifiée, la recherche sera effectuée, le cas échéant une nouvelle fois, sans limitation.
2.3 Étant donné que le rapport de recherche devrait être disponible lorsque la demande est publiée, le délai de réponse prévu à la règle 62bis CBE est de deux mois, la possibilité de requérir la poursuite de la procédure étant exclue. Il peut cependant être fait droit à une requête en restitutio in integrum si les conditions sont réunies à cet effet.
2.4 Compte tenu de l'interaction entre les règles 62bis(2) et 137(5), deuxième phrase CBE, aucun brevet ne sera délivré avec des revendications portant sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche. Si la deuxième phrase de la règle 137(5) CBE a trait aux modifications effectuées au cours de la procédure de délivrance, lesquelles sont sous le contrôle de la division d'examen, la règle 62bis(2) CBE exclut quant à elle la possibilité que la demande conserve des revendications déposées initialement et portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche. Si le demandeur ne se conforme pas à l'invitation visée à la règle 62bis(2) CBE, la demande ne satisfait pas à toutes les exigences de la CBE et peut être rejetée au titre de l'article 97(2) CBE.
3. Modification de la règle 63 CBE
3.1 La modification de la règle 63 CBE permet d'améliorer le traitement des demandes qui ne peuvent faire l'objet d'une recherche significative et dont l'examen quant au fond soulève des difficultés, du fait que les revendications manquent de fondement, de clarté ou de concision. Le demandeur sera invité en l'occurrence à déposer, avant la recherche, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche.
3.2 Conformément à la règle 137(1) CBE, les modifications de la demande ne sont pas encore autorisées à ce stade. Aussi est-il possible de répondre de façon adéquate à l'invitation visée à la règle 63 CBE en présentant par exemple une déclaration qui indique la partie de la description, par exemple un mode de réalisation donné, pouvant être utilisée pour interpréter les revendications. De même, il est possible de produire des revendications dont le texte a été amélioré et remédie à l'irrégularité constatée. Cette version améliorée des revendications sera officiellement intégrée à la procédure en tant que modification, avec la réponse au rapport de recherche européenne élargi.
Dans le scénario idéal, la déclaration du demandeur permet de remédier entièrement à toutes les irrégularités au titre de l'article 84 CBE et un rapport de recherche complet peut être établi. Un rapport partiel de recherche sera sinon établi à la lumière des moyens invoqués par le demandeur, si bien qu'il incombera à celui-ci de délimiter les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche. Il subsistera toutefois des cas où, malgré les clarifications apportées par le demandeur, l'OEB ne pourra émettre qu'une déclaration motivée selon laquelle il n'a pu être effectué de recherche. Il en sera par exemple ainsi lorsque la déclaration du demandeur se référera à des éléments qui n'ont pas de fondement dans la demande telle que déposée.
3.3 Une objection élevée au titre de la règle 63 CBE sera réexaminée au cours de l'examen quant au fond.
3.4 Étant donné que le rapport de recherche devrait être publié en même temps que la demande, le délai de deux mois prévu à la règle 63 CBE est exclu de la poursuite de la procédure. La restitutio in integrum peut toutefois être requise.
3.5 Il découle des règles 63(3) et 137(5), deuxième phrase CBE, à l'instar de la règle 62bis(2) CBE citée au point 2.4 supra, qu'aucun brevet ne sera délivré avec des revendications portant sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche.
4. Adaptation du délai prévu à la règle 64 CBE
Le délai prévu à la règle 64 CBE ayant été adapté aux délais visés aux règles 62bis et 63 CBE, de nouvelles taxes de recherche peuvent désormais être acquittées dans un délai de deux mois en cas d'objection pour absence d'unité. La poursuite de la procédure dans les situations visées à la règle 64 CBE ne pouvait pas être requise en vertu de la CBE 1973 et elle est exclue, depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000, par la règle 135(2) CBE.
5. Réponse à l'avis émis au stade de la recherche
5.1. Réponse au rapport de recherche européenne élargi
5.1.1 L'avis qui accompagne le rapport de recherche européenne a été introduit en 2005 afin, notamment, d'accélérer la procédure d'examen en fournissant, dès le stade de la recherche, un produit correspondant à la première notification de l'examinateur. Le cadre juridique applicable jusqu'à présent ne prévoit pas l'obligation de répondre à l'avis qui est émis en même temps que le rapport de recherche européenne.
5.1.2 Conformément à la nouvelle règle 70bis CBE, le demandeur est tenu de répondre à l'avis accompagnant le rapport de recherche dans le délai de présentation de la requête en examen. Cette disposition ne s'applique cependant que si l'avis accompagnant le rapport de recherche est défavorable. Si aucune objection n'est soulevée dans l'avis en question et si, par conséquent, il n'est émis aucune invitation à remédier aux irrégularités ou à modifier les revendications, la description ou les dessins, aucune réponse n'est nécessaire. Le demandeur en est informé.
5.1.3 Le demandeur dispose de six mois pour prendre position sur le rapport de recherche européenne élargi et, en particulier, pour répondre aux éventuelles objections soulevées. Pour les demandes européennes directes, ce délai découle de la règle 70bis(1) CBE, qui renvoie au délai de présentation de la requête en examen prévu par la règle 70(1) CBE.
5.1.4 Si la taxe d'examen a déjà été acquittée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis, c'est-à-dire si une requête en examen valable a déjà été présentée, l'Office invite le demandeur, conformément à la règle 70(2) CBE, à déclarer, dans un délai qu'il lui impartit, s'il souhaite maintenir sa demande. Il est prévu d'insérer dans les Directives relatives à l'examen une mention selon laquelle un délai de six mois sera accordé à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets. Un délai de six mois imparti par l'Office conformément à la règle 70(2) CBE et donc également à la règle 70bis(2) CBE peut être étendu seulement dans des circonstances exceptionnelles (voir les Directives relatives à l'examen E-VIII, 1.6).
5.1.5 S'agissant du cas où un rapport complémentaire de recherche européenne est établi pour une demande euro-PCT, il est prévu d'insérer dans les Directives relatives à l'examen une mention selon laquelle un délai de six mois est également accordé pour l'envoi de la réponse à l'avis au stade de la recherche ; ce délai débute quand la notification est signifiée par l'Office au déposant conformément aux règles 70(2) et 70bis(2) CBE. Dans ce cas également, un délai de six mois imparti par l'Office peut être étendu seulement en vertu de circonstances exceptionnelles (voir les Directives relatives à l'examen E-VIII, 1.6).
5.1.6 Si le demandeur a acquitté la taxe d'examen à une date précoce et a renoncé à déclarer, après que le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne lui a été transmis, s'il souhaite maintenir la demande, une première notification de la division d'examen, et non un avis au stade de la recherche, est immédiatement établie, l'article 94(3) CBE, et non la règle 70bis CBE, s'appliquant par conséquent aussitôt.
5.1.7 Conformément à la règle 70bis(3) CBE, la demande de brevet européen est réputée retirée si le demandeur ne donne pas suite à une invitation à remédier à des irrégularités ou à apporter des modifications en vertu de la règle 70bis(1) ou (2) CBE ni ne prend position sur le rapport de recherche. La poursuite de la procédure peut cependant être requise dans ce type de cas.
5.2 Réponse aux rapports de recherche internationale ou d'examen préliminaire international établis par l'OEB
5.2.1 Eu égard aux demandes euro-PCT pour lesquelles l'OBE a agi en qualité d'ISA et a formulé une opinion écrite ("WO-ISA"), le demandeur est tenu de prendre position sur une WO-ISA défavorable dans un délai d'un mois à compter de la notification émise par l'OEB en vertu du la règle 161(1) CBE.
5.2.2 Les modifications ou les observations concernant la WO-ISA qui sont présentées lors de l'entrée dans la phase européenne étant considérées comme une réponse concrète à la WO-ISA, il n'est pas nécessaire de répondre à une notification émise en vertu de la règle 161(1) CBE. Il en va de même pour les modifications apportées au titre de l'article 19 PCT, et maintenues lors de l'entrée dans la phase européenne.
5.2.3 Les modifications qui ont été apportées au titre des articles 19 ou 34 PCT et que l'OEB agissant en qualité d'ISA et d'IPEA a prises en considération pour établir le rapport d'examen préliminaire international (IPER) ne peuvent être considérées comme la réponse requise à une invitation émise en vertu de la règle 161(1) CBE. Le demandeur est au contraire tenu de répondre à l'IPER.
5.2.4 Si le demandeur ne répond pas dans les délais, comme il y est tenu, à la notification émise en vertu de la règle 161(1) CBE, la demande est réputée retirée (règle 161(1), deuxième phrase CBE). La poursuite de la procédure est possible.
5.2.5 La règle 161(2) CBE a trait aux demandes euro-PCT pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne est établi. En ce cas, la situation juridique reste la même. Par conséquent, le demandeur peut modifier sa demande lors de l'entrée dans la phase européenne ou en réponse à la notification émise en vertu de la règle 161(2) CBE, et le rapport complémentaire de recherche européenne est établi sur la base de la demande modifiée. La procédure qui suit la transmission du rapport complémentaire de recherche européenne est régie par la règle 70bis(2) CBE.
6. Modification de la règle 69 CBE
En vertu de la règle 69 CBE modifiée, l'Office est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne, et d'appeler son attention sur les délais prévus à l'article 94(2) CBE, ainsi qu'à la règle 70(1) et à la règle 70bis(1) CBE. Cette disposition modifiée garantit le principe selon lequel le demandeur doit pouvoir se fier aux informations concernant la date de publication. Ainsi, lorsque la notification indique une date postérieure à celle à laquelle la mention de la publication du rapport de recherche est effectivement parue, la date postérieure est considérée comme déterminante pour les délais prévus à la règle 70(1) et à la règle 70bis(1) CBE, à moins que l'erreur ne soit évidente.
7. Modifications apportées à la règle 137 CBE
7.1 La règle 137(1) CBE étant inchangée, le demandeur ne peut modifier, malgré la nouvelle règle 62bis CBE et la révision de la règle 63 CBE, la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne.
7.2 Conformément à l'article 123(1), deuxième phrase CBE, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. La règle 137(2) CBE modifiée permet au demandeur de produire les modifications qu'il effectue de sa propre initiative en même temps que sa réponse à l'avis accompagnant le rapport de recherche européenne, à la WO-ISA ou au rapport d'examen préliminaire international.
Dans les cas régis par la règle 70bis(1) CBE, le demandeur est donc tenu de produire ces modifications en même temps que sa réponse au rapport de recherche européenne élargi, et ce dans le délai de présentation de la requête en examen. S'agissant des cas régis par la règle 70bis(2) CBE, le demandeur doit présenter ces modifications en même temps que sa réponse à l'avis accompagnant le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne, et ce dans le délai que l'Office lui impartit pour déclarer s'il souhaite maintenir sa demande. Eu égard aux demandes internationales ne donnant pas lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne, le demandeur doit effectuer les modifications qu'il apporte de sa propre initiative en même temps que les actes requis en vertu de la règle 161(1) CBE.
Si l'avis accompagnant le rapport de recherche est favorable et qu'il n'est donc pas nécessaire de répondre, les délais susmentionnés s'appliquent néanmoins pour les modifications que le demandeur apporte de sa propre initiative. Si le demandeur présente la requête en examen avant d'avoir reçu le rapport de recherche et, parallèlement, renonce à être invité à déclarer s'il souhaite maintenir la demande, il peut modifier de sa propre initiative la demande et, simultanément, répondre à la première notification de la division d'examen.
Conformément à la règle 137(3) CBE, toutes les modifications ultérieures doivent être autorisées par la division d'examen.
7.3 En vertu de la règle 137(4) CBE, le demandeur est tenu d'identifier toutes les modifications et d'indiquer leur base dans la demande initiale. S'il n'est pas satisfait à cette exigence, la division d'examen peut le notifier au demandeur en l'invitant à fournir ces informations après coup, dans un délai court et non prorogeable. Si aucune réponse n'est produite dans les délais, la demande sera réputée retirée au titre de l'article 94(4) CBE.
7.4 Le paragraphe 4 de la règle 137 CBE jusqu'ici en vigueur est devenu le paragraphe 5, première phrase. Le nouveau paragraphe 5, deuxième phrase, régit le cas où des éléments n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément aux règles 62bis ou 63 CBE. Si les revendications ont été limitées au titre de la règle 62bis(2) CBE ou de la règle 63(3) CBE, les modifications fondées sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche ne peuvent plus découler de la description à un stade ultérieur de la procédure de délivrance. Les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément aux règles 62bis ou 63 CBE peuvent toutefois faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires, qui doivent être déposées dans le délai prévu par la règle 36(1)a) CBE.
8. Régime transitoire
8.1 Les nouvelles règles 62bis et 70bis CBE, ainsi que les règles 63, 64, 69, 137 et 161 CBE modifiées entrent en vigueur le 1er avril 2010.
8.2 La nouvelle règle 62bis CBE, la règle 63 CBE modifiée, la nouvelle règle 70bis CBE et la règle 137 CBE modifiée sont applicables aux demandes de brevet européen pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne est établi à compter du 1er avril 2010.
La règle 161 CBE modifiée est applicable aux demandes de brevet européen pour lesquelles aucune notification n'a été émise avant le 1er avril 2010 au titre de la règle 161 CBE en vigueur jusqu'à cette date.
9. Révision des Directives relatives à l'examen
Des détails supplémentaires concernant la mise en œuvre des nouvelles dispositions juridiques figurent dans le texte révisé des Directives relatives à l'examen. Le projet de Directives révisées devrait être préalablement publié en décembre 2009 sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org).