Pages 155-165

TRAITÉS INTERNATIONAUX

Union européenne

Une audition des milieux intéressés relative au délai de grâce en matière de brevets d'invention a eu lieu à Bruxelles le 5 octobre 1998. La Commission européenne a résumé les conclusions de cette audition dans le compte rendu figurant ci-après*.

Compte rendu de l'audition du 5 octobre 1998 relative au délai de grâce en matière de brevets d'invention

Le principal objectif du présent compte rendu est de présenter les arguments et les idées échangés au cours de l'audition. Lorsque cela s'avère nécessaire à la compréhension de ce qui est relaté, des explications complémentaires sont données. En introduction, le contexte juridique européen est situé. Les conclusions de l'audition sont reprises à la fin du présent compte rendu.

Le contexte juridique européen

Le contexte juridique européen est abordé au travers de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE).

En Europe, le délai de grâce n'est pas reconnu. En effet, la condition de nouveauté qui doit être respectée pour obtenir un brevet d'invention1 a une portée absolue. L'article 54 CBE précise :

"1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2) L 'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen".

En son article 55, la CBE prévoit toutefois deux types de divulgations non opposables, c'est-à-dire des divulgations de l'invention avant la date de dépôt de la demande de brevet qui ne remettent pas en cause la nouveauté de l'invention. II s'agit :

"a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou

b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972".

La jurisprudence de l'Office européen des brevets (OEB), au fil des années, a eu l'occasion de préciser à de nombreuses reprises le principe de la nouveauté absolue2.

Ainsi, le terme "public" doit s'entendre de toute information qui est accessible au public, même dans le cas où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre. En conséquence, une seule vente suffit pour rendre l'objet de la vente accessible au public, sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité. Il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres personnes ont effectivement eu connaissance de l'objet. Toutefois, lorsque la personne qui avait la possibilité de prendre connaissance de l'invention était tenue au secret, il est estimé que l'invention n'a pas été rendue accessible au public.

La jurisprudence de l'OEB précise que l'obligation de confidentialité doit découler d'un accord exprès. Les accords de confidentialité tacites ou ceux découlant des circonstances font problème. Ainsi, une description technique distribuée à la clientèle ne peut être considérée comme une information secrète. Cependant, la jurisprudence de l'OEB semble être plus souple dans le cas de pourparlers de vente : il y a une tendance à reconnaître l'existence d'une obligation de confidentialité. Il en est de même lorsqu'un échantillon est confié à un tiers aux fins d'analyse ou à des fins d'essais.

Pour les chambres de recours de l'OEB, il y a "accessibilité" dès qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information. Ainsi, il suffit que le public ait eu la possibilité de prendre connaissance d'une information. Il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait su que cette possibilité existait et ait effectivement pris connaissance de l'information.

En ce qui concerne les divulgations non opposables, la jurisprudence de l'OEB comporte quelques décisions concernant l'abus évident. Fondamentalement, il y a abus évident s'il apparaît de manière claire et indubitable qu'un tiers n'a pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. Ainsi, il y a abus évident lorsqu'il y a intention de nuire, lorsqu'un tiers agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur ou lorsqu'un tiers ne respecte pas l'accord de confidentialité qui le lie à l'inventeur. Pour qu'il y ait abus évident, l'état d'esprit de l'auteur de l'abus est un élément décisif.

Compte tenu de ce qui précède, on comprend sans difficulté que le délai de grâce n'est pas reconnu au sein du droit européen des brevets. En effet, le délai de grâce consisterait en la possibilité qui serait donnée à un inventeur, pendant un temps limité, de divulguer son invention avant le dépôt d'une demande de brevet, sans que cette divulgation puisse mettre en cause la nouveauté de l'invention.

Les arguments

Dans un premier temps, les arguments en faveur de l'introduction d'un délai de grâce sont abordés. Ensuite, les arguments contre sont explicités.

Les arguments en faveur de l'introduction d'un délai de grâce

Avant l'audition du 5 octobre 1998, dans le cadre du questionnaire que les services de la Commission ont communiqué aux milieux intéressés, les bénéficiaires potentiels du délai de grâce étaient avant tout présentés comme pouvant appartenir aux catégories d'inventeurs suivantes : les chercheurs non industriels, les inventeurs indépendants et les PME. L'audition du 5 octobre 1998 a permis de constater que ce sont fondamentalement les chercheurs non industriels et surtout les inventeurs indépendants qui ont exprimé des besoins spécifiques en la matière. Les arguments mis en avant par les chercheurs seront d'abord abordés.

Fondamentalement, l'objectif d'un chercheur est d'accroître la culture scientifique. Dans ce cadre, l'importance économique que pourraient prendre les résultats d'une recherche n'apparaît pas comme étant un élément suffisamment motivant.

Les exigences liées au droit des brevets sont avant tout considérées comme une source de contrainte, à côté d'autres exigences s'imposant de plus en plus aux chercheurs : la promotion, le marketing, la recherche-développement.

D'autre part, les chercheurs connaissent un système d'évaluation qui leur est propre. Ce sont les publications dans des revues scientifiques avec comité scientifique qui sont essentielles. Le fait de déposer des demandes de brevets importe peu.

Aujourd'hui, du fait d'Internet, la situation se complique encore plus : chaque chercheur a la possibilité de diffuser immédiatement ses derniers résultats. Ce phénomène se constate particulièrement en biotechnologie.

La formation aux exigences du droit des brevets est essentielle. Mais, pendant ce temps, on ne peut pas se permettre de perdre des inventions.

C'est ainsi que le délai de grâce doit se concevoir comme une solution juridiquement acceptable, tout en n'étant pas une panacée. Le délai de grâce ne peut être qu'une solution de compromis permettant à ceux qui ont fait une erreur de la rattraper. Il s'agit de disposer d'un filet de sécurité. En France, un groupe de travail a transmis un rapport sur cette question au Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Les caractéristiques envisagées pour un délai de grâce sont les suivantes :

1) compte tenu du système du premier déposant existant en Europe3, le délai de grâce ne peut pas être de type prioritaire, mais de type immunitaire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire courir le délai de priorité et protéger que l'inventeur ou son ayant droit et couvrir également les divulgations de tiers reproduisant ou reprenant en tout en partie la divulgation de l'inventeur ;

2) l'institution d'un délai de grâce devrait se faire au minimum au niveau européen et de préférence au niveau mondial ;

3) le délai de grâce devrait couvrir tous les domaines de la technique et toutes les formes de publications ;

4) il ne devrait s'agir que d'une pratique exceptionnelle s'accompagnant de conditions contraignantes (dépôt de la demande de brevet dans les 6 mois de la divulgation, déclaration du déposant et paiement d'une taxe).

Le délai de grâce ainsi envisagé n'imposerait aucunement que l'Europe renonce au principe du premier déposant pour passer au principe du premier inventeur, tel que celui-ci est pratiqué aux Etats-Unis. Ce système est considéré comme étant très complexe car il nécessite d'établir la date de l'invention, ce qui, en soi, n'a rien à voir avec le délai de grâce4.

L'article 28.2 de la loi canadienne est cité en exemple de la coexistence heureuse du délai de grâce et d'un système de premier déposant

"1) L 'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas : a) plus d'un an avant le dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs ; b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs ; ... "

Les inventeurs indépendants revendiquent un délai de grâce général de 12 mois. Il ne s'agit pas d'encourager inconsidérément les divulgations. Il s'agit de protéger la nouveauté d'inventions dont le contenu ne peut être que divulgué par les inventeurs : soit parce qu'ils recherchent du financement, sont confrontés à la nécessité de faire des tests pour vérifier que leur invention fonctionne, désirent faire connaître leur invention ou la divulguent sans savoir qu'ils pourraient être amenés à déposer une demande de brevet.

Si l'inventeur doit s'occuper trop tôt d'initier une procédure de dépôt d'une demande de brevet, on risque de figer un processus inventif. De plus, l'inventeur indépendant y dépensera l'argent dont il aurait pu avoir besoin ailleurs, pour finaliser son invention.

Il a été aussi signalé que certains secteurs industriels ne pouvaient pas se passer de divulguer : pour la mise au point de machine agricole, la fabrication de chaussures ou de bandages orthopédiques, dans le domaine médical5.

La législation allemande, avant de s'aligner sur le contenu de la CBE, a connu un système de délai de grâce et rien de catastrophique n'en a résulté. D'ailleurs, le délai de grâce existe toujours dans le cadre de la loi allemande sur les modèles d'utilité.

Les arguments contre l'introduction d'un délai de grâce

Ils ont été exprimés par les représentants du monde industriel et des mandataires agréés européens auprès de I'OEB. Ils ont fondamentalement souligné que les décisions d'investissements devant être prises par les sociétés, quelle que soit leur taille, ne pourraient plus être valablement prises s'il y a trop de risques. En effet, la valeur des brevets susceptibles de protéger les investissements est essentielle.

Une invention n'a une signification économique qu'à partir du moment où elle est brevetée et commercialisée. Dans ce cadre, le délai de grâce ne pourrait que créer de l'incertitude.

Ainsi, si une publication est faite, et que celle-ci paraît prometteuse quant aux retombées commerciales qui pourraient en découler, vu la concurrence, cela va créer une émulation. Mais s'il y a une incertitude quant au droit de brevet qui pourrait suivre cette publication, les décisions d'investissements vont se compliquer grandement, et la compétitivité en pâtira.

De plus, même si la concurrence suppose qu'une demande de brevet pourrait suivre la publication, personne ne pourra prédire avec certitude quelle pourrait bien être la portée de la protection qui sera revendiquée dans la demande de brevet.

Au-delà de cette incertitude juridique qui serait engendrée par le délai de grâce, il a été souligné que personne ne pourrait empêcher qu'une deuxième publication, de bonne foi ou non, s'appuie sur une première publication. On risque alors d'être confronté à de longs litiges à propos de celui qui était en droit de publier.

Il a été aussi remarqué que la compétitivité américaine n'était pas liée au délai de grâce et que, d'ailleurs, le délai de grâce était peu utilisé aux Etats-Unis. De plus, il a été expliqué que l'instauration d'un délai de grâce en Europe favoriserait avant tout les inventeurs américains et japonais pour obtenir une protection en Europe et pas le contraire, si l'Europe garde le système du premier déposant, car le bénéfice du délai de grâce aux Etats-Unis et au Japon est soumis à des exigences spécifiques.

Il a été souligné que la situation actuelle ne pouvait plus être ramenée à ce qui se passait dans les années septante. La situation a changé. Ce qui était valable à ce moment-là ne l'est plus aujourd'hui. D'autant plus que les PME, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ont en réalité les mêmes soucis que la grande industrie.

La tradition académique de publication est un fait. Mais si les Universités veulent entrer de plain-pied dans le monde économique, il est nécessaire de changer les habitudes. Il faut une prise de conscience. Une formation adaptée doit être capable d'apporter certains remèdes en ce sens, tout en constatant déjà qu'il n'est pas certain que ceux qui étaient ignorants à propos du droit des brevets sans délai de grâce pourraient l'être un peu moins à propos du droit des brevets avec délai de grâce.

De toute façon, un préalable essentiel à toute réflexion concernant le délai de grâce doit être retenu : celui-ci ne pourrait s'envisager que dans le cadre d'un consensus international, une initiative unilatérale ne pourrait qu'affaiblir la compétitivité de ceux qui la lanceraient.

Les idées

A la suite de l'échange des arguments, la discussion a permis de cerner certaines idées qui ont retenu l'attention des participants. Elles sont reprises ci-après avec les développements nécessaires pour en apprécier la portée et favoriser la réflexion.

Un système de demande provisoire ou de dépôt avec des formalités simplifiées peut-il remédier à certaines situations délicates ?

Depuis le 8 juin 1995, un système de demande provisoire existe aux Etats-Unis6. Ce système permet d'effectuer un dépôt avec des formalités simplifiées : une description de l'invention, les dessins nécessaires, les noms des inventeurs, le paiement d'une taxe de dépôt et un document identifiant le dépôt comme une demande provisoire de brevet. La principale caractéristique de ce système est l'absence des revendications. Toutefois, l'Office américain recommande que la description soit la plus complète possible. En effet, pour que la demande provisoire puisse valablement bénéficier à la demande définitive devant être déposée dans un délai d'une année après celle-ci, l'invention qui y sera revendiquée doit être conforme à ce qui est décrit dans la demande provisoire.

La période d'une année pendant laquelle la demande provisoire est valable est exclue de la durée de 20 années du brevet découlant de la demande définitive.

L'Office américain remarque que le système de la demande provisoire permet, sur la base d'un investissement initial peu élevé, d'évaluer le potentiel commercial d'une invention avant d'être confronté aux frais élevés d'une demande définitive. De plus, la demande provisoire autorise une promotion commerciale immédiate de l'invention avec une plus grande sécurité contre le fait que l'invention pourrait être volée. La date de la demande provisoire ouvre le délai prioritaire de la Convention de Paris.

A côté de ce système de demande provisoire, on peut imaginer un système de dépôt conférant une date certaine avec des formalités simplifiées. La date qui sera conférée sera la date définitive, c'est-à-dire que le délai de 20 années commencera à être compté à partir de la date de dépôt, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis. Mais les formalités nécessaires ne correspondent pas à toutes les exigences formelles requises pour qu'une demande de brevet soit considérée comme valablement déposée.

L'article 80 CBE envisage cette situation "La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent :

a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ;

b) la désignation d'au moins un Etat contractant ;

c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;

d) une description et une ou plusieurs revendications ... même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention."

Le projet de traité sur le droit des brevets de I'OMPI (SCP/1/3) envisage aussi cette possibilité en son article 4 concernant la date de dépôt : "1) ... une Partie contractante doit prévoir que la date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle son office a reçu ... :

i) l'indication explicite ou implicite que les éléments sont censés constituer une demande ;

ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant ;

iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une description..."

On peut noter qu'il n'est pas exigé de déposer une ou plusieurs revendications.

Plusieurs intervenants à l'audition ont souligné qu'un système de demande provisoire ou de demande à formalités simplifiées (à compléter par la suite, bien entendu) conférant une date certaine pourrait aider les inventeurs qui sont parfois confrontés aux exigences du droit des brevets, surtout si aucune taxe ne serait immédiatement exigible.

La notion d'abus évident devrait être revue.

Un certain nombre de personnes sont intervenues pour remarquer que, dans le cadre du droit existant, à savoir l'article 55 CBE concernant les divulgations non opposables, l'interprétation qui est donnée à la notion d'abus évident devrait être revue. Elle est considérée comme étant trop stricte car elle ne permet pas de couvrir les erreurs de divulgations sans intention de nuire. Cela pourrait être particulièrement utile lorsqu'une divulgation découle d'une première divulgation faite avec une exigence de confidentialité, par exemple si un inventeur confie son invention à un tiers pour qu'il la teste et que celui-ci la divulgue. Le cas échéant, la notion d'abus évident pourrait être remplacée par une notion plus souple.

Le concept d'exposition internationale est trop limité.

Toujours à propos des divulgations non opposables, il a été signalé qu'il y avait trop peu d'expositions internationales officiellement reconnues, alors que les inventeurs indépendants exposent par excellence leurs inventions dans le cadre d'expositions qui se déroulent régulièrement.

Le modèle d'utilité pourrait être une solution.

Certains intervenants ont considéré qu'un système de modèle d'utilité pourrait probablement apporter des réponses intéressantes aux souhaits des inventeurs indépendants qui exercent plutôt leur art dans le domaine de la mécanique.

Conclusions

La crainte de l'insécurité juridique des investissements est l'argument décisif des opposants au délai de grâce.

Il est parfois impossible que certains inventeurs évitent de divulguer leur invention, notamment lorsqu'il s'agit de faire des tests.

La situation aux Etats-Unis doit être considérée avec prudence car le système des brevets qui y est pratiqué est différent de celui applicable en Europe.

L'impact d'Internet sur les possibilités de publication doit être approfondi.

En ce qui concerne les inventions biotechnologiques, il doit être noté que la directive 98/44/CE prévoit que la Commission publiera un rapport, avant le 30 juillet 2000, tendant à évaluer les implications dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique de la non-publication ou publication tardive de documents dont l'objet pourrait être brevetable.

Si un délai de grâce doit s'esquisser dans le futur, il devrait fondamentalement se concevoir au niveau mondial.

Il est nécessaire d'approfondir les possibilités offertes par un système de demande provisoire ou de dépôt avec des formalités simplifiées et sans paiement de taxe.

Il est nécessaire de revoir les deux cas de divulgations non opposables existant actuellement : l'abus évident à l'égard du demandeur et l'exposition de l'invention au sein d'une exposition internationale officiellement reconnue.

Il est essentiel d'assurer une meilleure diffusion de l'information relative aux exigences du droit des brevets. Les services de la Commission s'engagent à réfléchir à cette question et à mieux structurer les efforts déjà entrepris au niveau communautaire. Une communication sur cette question peut être envisagée.