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TRAITÉS INTERNATIONAUX

PCT

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT

Le présent avis remplace l'avis publié au JO OEB 1994, 681 et concerne spécifiquement le rôle de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA). Pour plus de précisions sur le PCT et les procédures applicables selon le Traité, y compris le chapitre II, on se reportera au "PCT - Guide du déposant"1 publié par l'OMPI.

Suite au retrait de la déclaration qu'elle avait faite conformément à l'article 64 1) a) PCT, l'Espagne est désormais liée par les dispositions du chapitre II du PCT depuis le 6 septembre 1997 (cf. JO OEB 1997, 394). Ceci signifie que tous les Etats parties au PCT sont désormais liés par les dispositions du chapitre II du PCT. Les activités de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international sont basées sur le PCT et le règlement d'exécution du Traité, l'accord entre l'OMPI et l'OEB au titre du PCT2, les instructions administratives du PCT (6^e partie)3 et les directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT4.

I. Droit du déposant de présenter une demande d'examen préliminaire auprès de l'OEB en tant qu'IPEA

Pour déposer une demande valable auprès de l'OEB en tant qu'IPEA, au moins un déposant doit être domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT (art. 31.2)a) et règle 54.1 PCT) ou être le national d'un tel Etat, et la demande internationale doit avoir été déposée auprès de l'office récepteur d'un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou agissant pour le compte de cet Etat (art. 31.2)a) PCT). Ces deux conditions sont désormais remplies par les nationaux et les résidents de tous les Etats parties au PCT. Cependant, deux autres conditions doivent également être remplies.

i) Relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'office récepteur

Il faut que l'OEB ait été désigné comme IPEA compétente par l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée (art. 3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT).

Lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international conformément à l'article 19.1.a)iii) PCT, l'OEB est IPEA compétente si, compte tenu de la nationalité ou du domicile d'au moins un des déposants, la demande internationale aurait pu être déposée auprès d'un office récepteur ayant désigné l'OEB à cet effet (règle 59.1.b) PCT).

ii) Relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'administration chargée de la recherche internationale

L'OEB, l'Office espagnol des Brevets et des Marques, l'Office suédois des brevets ou l'Office autrichien des brevets doivent agir ou avoir agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) pour la demande internationale (art.3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI et la déclaration doit avoir été déposée par l'OEB auprès du Bureau international conformément à la règle 55.2.e) PCT). Dans le cas de demandes internationales pour lesquelles l'Office espagnol des Brevets et des Marques est ou a été l'ISA, une traduction dans une des langues officielles de l'OEB doit être remise avec la demande (règle 55.2.a) PCT) et doit inclure toutes les modifications visées aux articles 19 ou 34 PCT, si celles-ci doivent être prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international (règle 53.9 PCT).

II. Production de la demande d'examen préliminaire international

Si l'OEB est choisi comme IPEA, la demande d'examen préliminaire international (Form PCT/IPEA/401) doit être présentée directement à l'OEB, de préférence à Munich, à l'adresse suivante :

Office européen des brevets

* D-80298 Munich

Fax. : (+49-89) 2399-8787

Les documents soumis à l'OEB en tant qu'IPEA doivent porter le numéro de la demande internationale ainsi que, de manière bien visible, la mention "Chapitre II du PCT". L'OEB fournit gratuitement des étiquettes d'identification destinées aux documents se rapportant à la procédure selon le chapitre II du PCT, et il est vivement recommandé d'apposer une telle étiquette sur tout document avant de l'adresser ou de le déposer à l'OEB.

Si le déposant souhaite que l'entrée dans la phase régionale/nationale soit reportée à 30 mois à compter de la date de priorité en vertu de l'article 39.1)a) PCT (31 mois pour l'entrée dans la phase européenne - règle 104ter(1) CBE), la demande d'examen préliminaire doit être reçue avant l'expiration du 19^e mois à compter de la date de priorité. Il est recommandé aux déposants de présenter la demande d'examen en temps utile, vu qu'il arrive fréquemment que des demandes d'examen soient présentées en dernière minute, et que, si l'OEB n'est pas l'IPEA compétente ou si la demande contient des irrégularités, il est impossible de le notifier au déposant en temps voulu pour qu'il puisse respecter le délai de 19 mois. Il est donc recommandé de présenter les demandes de dernière minute par téléfax. Une confirmation écrite du téléfax n'est pas exigée, à l'exception des cas où l'OEB invite le déposant à le faire, si la qualité du document ainsi transmis est insuffisante (règle 92.4.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB du 2 juin 1992, cf. JO OEB 1992, 306, point 4).

Si la demande d'examen est reçue après le délai de 19 mois à compter de la date de priorité, l'OEB le notifiera rapidement au déposant. L'OEB l'informera également que la demande d'examen n'aura pas pour effet de reporter l'entrée dans la phase régionale/nationale. Dans ce cas, tous les actes visés à l'article 22 PCT en vue de l'entrée dans la phase régionale/nationale doivent être effectués dans les 20 mois à compter de la date de priorité (21 mois pour les actes devant l'OEB, règle 104ter(1) CBE).

III. Langue de la demande d'examen préliminaire international

Les demandes d'examen préliminaire présentées à l'OEB en tant qu'IPEA doivent être rédigées dans la langue de la demande internationale (allemand, anglais, français) ou dans la langue de publication s'il s'agit de l'anglais (règle 55 PCT) ou, si l'examen préliminaire international doit se baser sur une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB (cf. point I.ii) ci-dessus), dans la langue de la traduction.

Toute correspondance (mais non les modifications de la demande internationale) peut être adressée en allemand, en anglais ou en français à l'OEB en tant qu'IPEA (règle 92.2.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB, en date du 18 juin 1993, cf. JO OEB 1993, 540).

IV. Représentation

Il est fortement recommandé aux déposants n'ayant pas leur domicile ou siège d'activité dans l'un des Etats contractants de la CBE de désigner un mandataire agréé près l'OEB, qui pourra être contacté afin d'intervenir pour tout problème urgent. Pour plus d'informations concernant la représentation devant l'IPEA, voir, en particulier, la règle 90.1.d) PCT et le PCT-Guide du déposant, Volume I, paragraphes 267-271.

Le représentant désigné pour la phase internationale selon le chapitre I du PCT peut aussi agir devant l'OEB en tant qu'IPEA et signer la demande pour le compte du déposant. Ou bien un autre représentant ou un représentant supplémentaire peut être désigné dans la demande ou dans un pouvoir distinct (règles 90.1 et 90.4 PCT).

V. Signature de la demande

La demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou son mandataire. S'il y a plusieurs déposants, un mandataire ou représentant commun dûment désigné peut signer en leur nom (règles 53.2.b), 53.8, 90.3 PCT).

VI. Election d'Etats

Seuls les Etats contractants désignés dans la demande internationale peuvent être élus (art. 31.4 PCT).

Une case précochée (N° V) du formulaire de demande PCT/IPEA/401 prévoit l'élection de tous les Etats éligibles qui ont été désignés ; le déposant a cependant la possibilité d'exclure le ou les Etats qu'il ne désire pas élire.

VII. Base pour le commencement de l'examen préliminaire international

Le déposant doit indiquer au cadre IV du formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401) les documents sur la base desquels il souhaite que l'examen préliminaire commence (règle 53.9 PCT) : la demande internationale telle que déposée, les modifications des revendications conformément à l'article 19 PCT ou les amendements conformément à l'article 34 PCT (autres que ceux présentés conformément à l'article 19 PCT) ; des copies de ces modifications ou amendements doivent accompagner la demande.

VIII. Taxes

Deux sortes de taxes doivent être acquittées :

a) la taxe de traitement et

b) la taxe d'examen préliminaire.

Ces deux taxes sont payables à l'OEB et sont dues lors de la présentation de la demande d'examen.

Pour ce qui est du montant de la taxe de traitement et de celui de la taxe d'examen préliminaire international dans toutes les monnaies des Etats parties à la CBE, il y a lieu de se reporter au dernier numéro du JO OEB, rubrique TAXES5. Cette rubrique fournit également des indications concernant les modalités de paiement, etc. (cf. aussi PCT Newsletter6).

Les déposants sont instamment invités à utiliser la feuille de décompte des taxes jointe en annexe au formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401 Annexe).

Si les taxes dues ne sont pas intégralement acquittées en temps utile, l'OEB notifie au déposant qu'il peut payer la fraction manquante dans un délai d'un mois, à

défaut de quoi la demande d'examen sera considérée comme n'ayant pas été présentée. Cela sera bien entendu préjudiciable au traitement ultérieur de la demande internationale dans les Etats élus dans la demande d'examen, si le déposant n'a pas effectué dans le délai selon l'article 22 PCT (20 mois à compter de la date de priorité) les actes prescrits pour l'entrée dans la phase nationale/régionale.

Etant donné que l'OEB ne peut entreprendre l'examen préliminaire international qu'à partir du moment où le paiement des taxes a été enregistré, un paiement tardif ou insuffisant écourte le délai disponible pour établir le rapport d'examen préliminaire international, ce que le déposant devrait éviter dans son propre intérêt.

IX. Irrégularités dans la demande d'examen

Si la demande d'examen contient les irrégularités visées à la règle 60.1.a) PCT, l'OEB invite le déposant à les corriger dans un délai d'un mois (prorogeable à la discrétion de l'OEB) à compter de la date de l'invitation. Sous réserve que les corrections soient reçues dans ce délai, la demande d'examen est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a été effectivement présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle permette d'identifier le déposant et la demande internationale et qu'elle contienne au moins l'élection d'un Etat partie au PCT. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande d'examen est alors considérée comme ayant été présentée à la date de réception des corrections.

Les irrégularités les plus fréquentes sont l'absence d'indication de tous les déposants dans la demande d'examen en cas de pluralité de déposants et le non-paiement des taxes dues lors de la présentation de la demande d'examen.

X. Première opinion écrite

S'il n'y a pas d'objections à l'encontre de la nouveauté, de l'activité inventive ou de l'application industrielle, ou encore d'autres situations visées à la règle 66.2.a) PCT, concernant la demande internationale, le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi immédiatement (Form PCT/IPEA/409).

Dans le cas contraire, l'OEB émet généralement une opinion écrite (Form PCT/IPEA/408) dans laquelle il fixe au déposant un délai, en principe de trois mois, pour envoyer sa réponse ; ce délai peut être prorogé à condition que sa prolongation soit demandée avant l'expiration du délai fixé dans l'opinion écrite et qu'il reste suffisamment de temps pour accorder cette prorogation avant l'établissement du rapport d'examen (règle 69.2 PCT).

Les réponses reçues après l'expiration du délai ne seront en principe prises en considération que si la préparation de l'IPER n'a pas encore commencé (règle 66.4bis PCT), après quoi aucune autre modification ne sera, normalement, prise en considération par l'OEB en tant qu'IPEA. Ces modifications peuvent être déposées auprès des offices élus lors de l'entrée dans la phase régionale/nationale7.

Si le déposant n'a pas l'intention de répondre à une opinion écrite, il peut en aviser l'OEB. Toutefois l'OEB ne peut pas garantir que l'IPER sera alors traité en priorité.

XI. Entrevues

L'article 34.2)a) PCT et la règle 66.6 PCT autorisent les communications officieuses entre le déposant ou son mandataire et l'examinateur de l'OEB chargé de la préparation du rapport d'examen.

Les entrevues qui ont lieu avant l'établissement de l'IPER se sont souvent avérées utiles.

Si un mandataire ou un déposant souhaite une entrevue, il peut l'indiquer dans sa réponse à l'opinion écrite ou téléphoner à l'examinateur compétent dont le nom figure dans la case "Fonctionnaire autorisé" de l'opinion écrite. En proposant des dates pour les entrevues, il convient de ne pas oublier que l'OEB doit, normalement, transmettre le rapport d'examen préliminaire dans un délai de 28 mois après la date de priorité.

XII. Unité d'invention

Lorsque l'OEB en tant qu'IPEA estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il invite le déposant à limiter les revendications pour remplir cette condition ou à payer des taxes d'examen préliminaire additionnelles, dans la mesure dans laquelle les inventions ont fait l'objet d'une recherche internationale (cf. règle 66.1.e) PCT).

Dans ce dernier cas, le déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve (règle 68.3.c) PCT), c'est-à-dire qu'il conteste par écrit la conclusion d'absence d'unité de l'invention. Une instance de réexamen composée de trois membres de l'OEB examine la réserve ; soit elle fait droit à la réserve et ordonne le remboursement total ou partiel des taxes additionnelles, soit elle maintient le point de vue de l'examinateur. Dans ce dernier cas, le déposant est invité à payer une taxe de réserve s'il désire porter l'affaire devant une chambre de recours de l'OEB. La taxe de réserve doit être acquittée dans le mois qui suit la notification de l'instance de réexamen et sera remboursée s'il est fait entièrement droit à la réserve (pour plus de détails, cf. JO OEB 1992, 547).