COMMUNICATIONS DE L'OEB
Communiqués de l'OEB
Communiqué, en date du 1er octobre 1996, relatif aux principales modifications apportées aux règles 28 et 28bis CBE
1. Introduction
Par décision en date du 14 juin 1996 (JO OEB 1996, 390), le Conseil d'administration a, avec effet à compter du 1er octobre 1996, modifié les règles 28 et 28bis CBE portant sur le dépôt et le nouveau dépôt de "matière biologique" aux fins de la procédure de délivrance européenne. Les modifications essentielles ainsi que les principales mesures prises ou envisagées pour leur mise en application sont exposées ci-après.
2. Principales modifications de la règle 28 CBE
2.1 Remplacement du terme "micro-organisme" par l'expression "matière biologique"
Le terme "micro-organisme" a été remplacé par l'expression "matière biologique", qui est définie comme toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique (règle 28(6)a) CBE). La modification reprend ainsi la terminologie, non controversée, tant de l'ancien que du nouveau projet de directive de l'Union européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Le terme "micro-organisme" tel qu'il est utilisé dans l'ancienne règle 28 CBE et dans le Traité de Budapest n'est accompagné d'aucune définition, car il correspondait alors à l'état de la microbiologie industrielle classique, basée essentiellement sur l'utilisation de bactéries ou de levures. L'évolution technique a cependant été telle qu'il a fallu bientôt élargir la notion de micro-organisme à des éléments biologiques qui ne sont pas à strictement parler des micro-organismes, afin de permettre un exposé suffisant, au sens de l'article 83 CBE, d'inventions en soi parfaitement brevetables. C'est pourquoi les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB avaient déjà été complétées en ce sens que le terme "micro-organisme" comprend aussi des plasmides et des virus (Dir. C-IV, 3.5), suivant en cela la pratique de nombreuses autorités de dépôt agréées par l'OEB.
La modification de la règle 28 CBE permet désormais, pour compléter l'exposé écrit de l'invention, de déposer également des matières biologiques qui débordent du cadre actuel admis dans la pratique de l'OEB, par exemple des semences.
Même si, aux fins de l'exposé de l'invention, l'expression "matière biologique" ouvre la possibilité de déposer de la matière macroscopique ou pluricellulaire, telle que des semences ou des plantes, il y a lieu de noter que l'admissibilité d'un dépôt :
- ne préjuge en rien la question de la brevetabilité de la matière déposée au sens des articles 52 à 57 CBE ;
- ne prive pas les instances de l'OEB de leur compétence en matière d'interprétation de la définition de la "matière biologique", sous l'angle de l'exigence de l'article 83 CBE ;
- est conditionnée par l'existence d'une autorité de dépôt habilitée acceptant effectivement un type déterminé de matière biologique.
2.2 Absence d'identité entre le demandeur et le déposant (règle 28(1)d) CBE)
Suite à la décision de la chambre de recours T 118/87 (JO OEB 1991, 474), l'OEB a considéré dans la pratique que les conditions de l'ancienne règle 28 CBE n'étaient en règle générale remplies que si le demandeur et le déposant du micro-organisme étaient une seule et même personne (Dir. C-II, 6), étant donné que seul le déposant ayant le pouvoir de disposer de la culture déposée peut consentir à mettre cette culture à la disposition du public conformément à cette règle (règle 28 (2), dernière phrase CBE).
Pour répondre aux besoins des demandeurs, la règle 28(1) CBE a été complétée par une lettre d) qui précise que la matière biologique peut être déposée par une personne autre que le demandeur lorsque le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et qu'il est fourni à l'OEB un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 28.
Les indications relatives au déposant et la preuve qu'il a donné son consentement doivent être produites à l'OEB au plus tard dans les délais visés à la règle 28(2) CBE. L'OEB n'émet aucune invitation à cet effet. En cas d'omission, il ne peut y être remédié après l'expiration du délai applicable (cf. G 2/93, JO OEB 1995, 275).
2.3 Elargissement de la solution de l'expert (règle 28(4) CBE)
L'ancienne règle 28(4) CBE limitait l'accès à une matière biologique déposée à un expert désigné par le requérant seulement jusqu'à la date à laquelle le brevet européen était délivré, ou à laquelle la demande était rejetée, retirée ou réputée retirée. Les milieux intéressés ont cependant toujours considéré cette solution comme inadéquate dans le cas où la demande ne donne pas lieu à la délivrance d'un brevet.
La règle 28(4) CBE prévoit désormais que la solution de l'expert choisie par le demandeur vaut pendant vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande si celle-ci est rejetée, retirée ou réputée retirée. Cette modification reprend également la solution prévue au projet de directive de l'Union européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
2.4 Certification des requêtes en remise d'échantillon après la délivrance du brevet européen (règle 28(7) CBE)
Quelques problèmes de répartition de compétence, en matière de certification, entre l'OEB et les offices nationaux ont été constatés ces dernières années. L'OEB est certes seul compétent pour la certification des requêtes en remise d'échantillon jusqu'à la délivrance ; toutefois, le texte de l'ancienne règle 28 CBE n'indique pas clairement si cela est toujours le cas après la délivrance.
Selon la règle 28(3) CBE, la remise d'échantillon n'a lieu que si le requérant s'est engagé à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à respecter certaines obligations jusqu'à l'échec définitif de la demande ou l'extinction du brevet européen dans tous les Etats contractants désignés. L'OEB doit donc vérifier le statut légal de la demande ou du brevet européen pendant une période qui, selon le cas, peut être longue. L'extension de la "solution de l'expert" prolonge la période où la certification nécessite une vérification de ce statut.
La règle 28(7) CBE dispose désormais explicitement, dans sa dernière phrase, que la requête en remise d'un échantillon de la matière biologique déposée doit être adressée à l'OEB également après la délivrance du brevet européen.
3. Modifications de la règle 28bis CBE
Les modifications se bornent à remplacer le terme "micro-organisme" par l'expression "matière biologique".
4. Principales mesures prises ou envisagées pour la mise en application des modifications
4.1 La nouvelle version du formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001 10.96), publiée dans le numéro 9/1996 du Journal officiel (JO OEB 1996, 524), tient compte des modifications de la règle 28 CBE. Le formulaire concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu (EPA/EPO/OEB Form 1200) sera adapté en conséquence lors de sa prochaine édition.
4.2 Une nouvelle version des formulaires concernant la requête en remise d'échantillon de matière biologique déposée (EPA/EPO/OEB 1140/1141/1142) sera publiée incessamment.
4.3 Une mise à jour du Communiqué de l'OEB du 18 juillet 1986 (JO OEB 1986, 269) concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens faisant référence à des micro-organismes sera publiée prochainement au Journal officiel de l'OEB.
4.4 Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB tiendront compte des modifications des règles 28 et 28bis CBE lors de leur prochaine révision.