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SEANCE DE TRAVAIL

Quel est le rôle de l'intention dans les revendications ?

Christopher FLOYD - Juge du Tribunal des brevets, Londres - Le rôle de l'intention dans les revendications de brevets – comment faire du neuf avec du vieux

1. Je voudrais soulever ici la question suivante : l'intention peut-elle véritablement être un élément constitutif d'une revendication de brevet ? Quels problèmes pose l'intention si elle peut être un élément constitutif d'une revendication ? L'intention ne peut-elle être un élément constitutif que dans certains types de revendications et dans l'affirmative, lesquels ? Si tel est le cas, quelle logique y a-t-il à restreindre ainsi le rôle de l'intention ? Je conclurai qu'il n'est pas logique de ne pas admettre la validité d'éléments constitutifs de revendication de quelque type que ce soit fondés sur l'intention, pourvu que cela n'aboutisse pas à une revendication qui risquerait de faire breveter de nouveau des choses connues. Il faut ainsi assouplir la formulation des revendications de brevet. Ce débat risque de revêtir une importance grandissante à la lumière de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire Monsanto v Cefetra1 sur les effets de la directive européenne relative à la protection des inventions biotechnologiques2. Mais avant d'aborder ces questions, il faut planter le décor et parler un peu de l'histoire, ancienne aussi bien que récente.

Comment adapter l'étendue des revendications ?

2. Les principes essentiels sont bien connus : les revendications peuvent porter sur des produits ou sur des procédés. C'est pourquoi, comme le sait tout avocat spécialiste des brevets, l'on peut restreindre l'étendue d'une revendication en y ajoutant davantage de caractéristiques techniques.

3. On oublie parfois qu'une revendication peut être limitée d'une deuxième manière. En effet, l'étendue d'une revendication a aussi une autre signification, à savoir, délimiter l'ensemble des activités que la revendication interdit aux tiers. Dans le cas d'un produit, les activités interdites sont la fabrication, l'utilisation, l'importation, l'offre à la vente ou la cession du produit, etc. Dans le cas d'un procédé, la revendication empêche l'utilisation du procédé et confère une protection concernant le produit issu directement du procédé.

4. Par conséquent, on peut en principe limiter une revendication concernant un produit non seulement au niveau des caractéristiques techniques du produit, mais aussi par les activités qui rentrent dans le domaine de protection du brevet.

5. De manière plus fondamentale, toute revendication doit concerner une invention, quelle que soit la façon dont la revendication est formulée. La distinction entre revendications portant sur un produit et revendications portant sur un procédé est une catégorisation commode pour de nombreux usages, mais elle n'a rien de fondamental. D'ailleurs, l'étendue d'une revendication portant sur un produit englobe l'ensemble des procédés de fabrication dudit produit. Une revendication portant sur une utilisation est en fait la limitation d'une revendication de produit par référence à l'une des activités restreintes, à savoir l'utilisation du produit. Ce n'est donc pas une chose fondamentalement différente d'une revendication de produit.

6. Ce qui importe dans les revendications, ce n'est pas la catégorie dans laquelle elles rentrent, mais si elles sont précisément formulées pour rendre compte de la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique. On peut restreindre l'étendue d'une revendication de diverses manières, ce qui laisse une grande latitude pour adapter la revendication à sa finalité, à condition de ne pas imposer des rigidités susceptibles de faire obstacle.

Le droit anglais avant la CBE

7. Les juristes anglais spécialistes des brevets ont toujours estimé que les brevets s'appliquent exclusivement à des produits et des procédés, et rien d'autre. L'intention en tant que telle ne joue donc aucun rôle dans une revendication de brevet. Un produit ancien, par exemple, ne devient pas un nouveau produit du fait qu'il est fabriqué dans un but différent. Une méthode ancienne ne devient pas une méthode nouvelle du seul fait qu'elle est réalisée dans un objectif différent. Dans un cas comme dans l'autre, il faut que les caractéristiques du produit en question ou les étapes physiques du procédé soient nouvelles en elles-mêmes, faute de quoi le brevet ne fait que breveter à nouveau des choses et des activités anciennes.

8. Lorsqu'une revendication de produit, par exemple, est décrite par des expressions comme "un appareil de nettoyage des sols en bois" et que le défendeur fabrique un appareil dans l'intention de nettoyer des sols en marbre, cette intention n'est pas une défense opposable à la violation de brevet si l'appareil du défendeur est dans la réalité adapté au nettoyage des sols en bois et présente par ailleurs toutes les caractéristiques des revendications de l'appareil de nettoyage des sols en bois : l'intention du défendeur d'utiliser l'appareil pour nettoyer le marbre n'a aucune pertinence. Le petit mot "de" dans l'expression "appareil de nettoyage" a toujours été interprété comme signifiant "adapté à/au" et non pas "appareil qui, dans l'intention du fabricant, du vendeur ou de l'utilisateur, doit servir à". De la même manière, on ne peut constituer une revendication nouvelle si l'on se contente d'ajouter "de nettoyage des sols en bois" après avoir décrit les caractéristiques d'un appareil de nettoyage des sols adapté dans la réalité au nettoyage du marbre.

9. Il en est de même, du moins en théorie, des revendications portant sur un procédé. Dans ce cas toutefois, le mot "de" dans l'expression "appareil de …." est bien davantage susceptible de décrire des étapes du procédé. Un procédé de fabrication d'un composé A se distingue, très probablement et par essence, d'un procédé de fabrication d'un composé B. On ne peut cependant pas breveter à nouveau les étapes d'un procédé identique en arguant simplement d'une caractéristique liée à l'intention de l'utilisateur.

10. L'ouvrage de référence de M. Blanco-White sur le droit des brevets comporte un chapitre intitulé "De", par exemple dans l'expression "appareil de"3. L'auteur conseille vivement de ne pas utiliser dans une revendication des expressions comme "de bicyclette" en raison des difficultés d'interprétation que cela soulève. Selon M. Blanco-White, le fait de limiter la revendication de produit à un domaine particulier en utilisant le mot "de" aurait pour effet :

"dans le meilleur des cas, de conférer à ce produit une simple nouveauté sans activité inventive et au pire, une simple 'nouveauté en termes de finalité'".

11. Ce passage est intéressant. L'expression "simple nouveauté" donne à penser que la revendication est en fait une nouveauté, et l'on peut supposer que la raison en est qu'il faut une certaine adaptation pour que l'objet de l'invention puisse servir à la nouvelle finalité. La difficulté au niveau de l'interprétation est de déterminer l'importance de l'adaptation qu'il faut prendre en compte. Les termes "sans activité inventive" suggèrent que l'on suppose que cette adaptation à la nouvelle finalité est évidente. Cela peut être vrai dans de nombreux cas. On pourrait prendre pour exemple une sonnette connue pour être une sonnette de porte, mais que l'on spécifierait être "pour une bicyclette". Il faudrait alors que la revendication inclue une certaine adaptation afin que cette sonnette puisse être fixée sur une bicyclette. La question de savoir si l'homme du métier penserait effectivement à adapter cette sonnette de porte afin qu'elle soit utilisée sur une bicyclette, serait une question de fait.

12. Lorsque M. Blanco-White dit "au pire, une simple nouveauté en termes de finalité", il pense probablement à un cas où le mot "de", comme dans l'expression "appareil de", n'implique aucune adaptation du produit. Prenons par exemple un type connu de peinture "pour" peindre les ponts. La position classique consiste à dire que l'on ne peut pas conférer la nouveauté à un produit en lui donnant une nouvelle finalité. Le pot de peinture peut comporter une nouvelle série d'instructions : cela n'empêche pas qu'il s'agit toujours de la même peinture. Mais devrait-il toujours en être de même s'il fallait prendre en compte cette nouvelle utilisation pour parler d'invention ? Peut-on rétorquer que l'on a toujours l'alternative qui consiste à formuler une revendication de procédé ? La plupart des titulaires de brevet répondraient par la négative étant donné que l'on peut plus facilement faire valoir des droits au titre d'une revendication de produit. En outre, quel est l'intérêt d'obliger le titulaire à formuler sa revendication d'une manière plutôt qu'une autre ?

13. Dans l'affaire Adhesive Dry Mounting v Trapp4 (1910), la revendication 1 du brevet portait sur un procédé de montage de photographies par insertion d'une petite couche de matériau fabriqué comme décrit et placé entre la photographie et le cadre de montage, après quoi on chauffait et on appliquait une pression. La revendication 2 était la suivante :

"Pour la mise en œuvre [dudit] procédé, une pellicule adhésive lorsqu'elle est chauffée et qui consiste en une mince feuille de papier ou autre support plongé dans une gomme en solution … en sorte que le matériau adhésif est incorporé dans le support …"

14. Le titulaire du brevet a assigné en justice un vendeur de ces pellicules. Il a estimé que la revendication 2 portait sur la pellicule destinée à être utilisée dans le procédé : le fait de vendre la pellicule dans cette intention constituait une contrefaçon. En d'autres termes, il disait que la revendication était une revendication de produit liée à son utilisation.

15. Selon le juge Parker, la revendication porte sur la pellicule elle-même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une revendication de produit. En effet, d'après le juge, cette revendication a probablement pour but de revendiquer quelque chose de différent de la première revendication qui est une revendication de procédé. Les vendeurs ont donc contrefait l'invention en vendant le produit. Néanmoins, si l'on adopte ce point de vue, la revendication est antériorisée par une spécification qui divulgue le même matériau mais pour une finalité différente : fabriquer du papier-calque ou pour emballer du thé ou du tabac. Le juge s'est exprimé en ces termes :

"L'idée d'utiliser un matériau ancien à une fin complètement nouvelle n'ayant pas de rapport avec les finalités pour lesquelles ce matériau avait été utilisé jusqu'ici, est peut-être quelque chose d'intéressant, mais cette idée, aussi ingénieuse soit-elle, ne peut guère constituer le fondement d'une revendication portant sur le matériau lui-même."

16. Le titulaire du brevet ne demandait bien évidemment pas de bénéficier d'un monopole sur la pellicule elle-même, mais d'un monopole sur la vente de la pellicule dans une intention spécifique : une sous-catégorie limitée de la protection assurée par une revendication de produit. Le juge n'a pas voulu considérer la revendication sous cet angle-là, malgré qu'il ait estimé qu'il y avait de l'inventivité à trouver une nouvelle utilisation à un produit connu. Le juge avait incontestablement raison du point de vue du droit tel qu'il était à ce moment-là, mais sommes-nous certains que c'est la bonne approche en principe ?

17. Plus récemment, dans l'affaire Eli Lilly & Co's Application5, la Cour d'appel en matière de brevets avait à traiter une demande de brevet portant sur des composés chimiques connus pour lesquels on avait découvert de nouveaux effets anti-inflammatoires présentant une certaine valeur. La revendication sollicitait la protection d'un brevet pour :

"la production, la fourniture ou l'importation de … composés … dans l'intention d'utiliser ces composés comme agents anti-inflammatoires".

18. Cette revendication est intéressante. C'est un type hybride et imaginatif de revendication. Une revendication de produit confère habituellement au titulaire du brevet le monopole de tous les actes interdits aux tiers. La revendication dans l'affaire Eli Lilly prend pour base certains des actes interdits normalement aux tiers au titre des revendications de produit, de la fabrication, de la fourniture et de l'importation de produit, et les limite en faisant référence à l'intention dans laquelle ces actes sont accomplis. Dans cette affaire, le titulaire du brevet va plus loin que dans l'espèce Adhesive Dry Mounting dans laquelle il était demandé au tribunal d'interpréter le mot "de/pour" comme nécessitant une intention : le titulaire du brevet dans l'affaire Eli Lilly met dans la revendication une exigence explicite d'intention.

19. La revendication de l'affaire Eli Lilly est une tentative pour obtenir dans le cadre de l'ancien droit anglais, ce à quoi l'on a abouti postérieurement en vertu de la CBE par la décision dans l'espèce Eisai6 et que l'on a appelé la revendication de type suisse. En excluant les méthodes thérapeutiques du corps humain, les deux systèmes font obstacle à une revendication selon la méthode conventionnelle. En conséquence, les revendications doivent se rabattre sur les étapes antérieures de la chaîne. Les deux types de revendications se concentrent sur la fabrication du produit. La revendication Eli Lilly englobe aussi la fourniture ou l'importation du produit.

20. L'argumentaire exposé à l'appui de la revendication dans Eli Lilly est également intéressant. Selon cet argumentaire, l'intention peut constituer un facteur important pour juger s'il y a violation par contribution ("contributory infringement") d'une revendication de procédé. Il n'y a donc pas de raison s'opposant à la réduction de la portée du monopole de l'invention en prenant en compte l'intention qui la sous-tend.

21. Le Tribunal n'a pas été impressionné par la revendication et l'argumentaire ingénieux de l'avocat :

"Depuis toujours, l'intention d'un contrevenant agissant seul est considérée comme n'ayant aucune incidence sur la contrefaçon. Le test doit être objectif et non pas subjectif. Nous nous référons à ce propos aux mots bien connus de Sir Thomas Wilde, juge, dans l'affaire Stead v Anderson (1846) 2 WPC 147 page 156 : 'il nous paraît clair que l'assignation en contrefaçon est recevable du point de vue des agissements du défendeur, et non pas des intentions qui l'animent'."

22. Cette ancienne jurisprudence anglaise montre qu'il existe une certaine réticence à permettre à un demandeur de formuler une revendication de produit dans l'intention d'en faire une utilisation particulière et ce, explicitement ou par interprétation du mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de". L'observation faite par l'avocat dans l'affaire Eli Lilly est toutefois très pertinente. En termes modernes, le raisonnement est le suivant : si le droit régissant la violation de brevet par contribution admet d'étendre la protection des brevets à la commercialisation de produits lorsque le vendeur sait que ces produits "sont adaptés à la mise en œuvre de l'invention et sont fabriqués dans cette intention", pourquoi ne pourrait-on pas tout simplement formuler une revendication en ce sens ?

Le droit anglais après la CBE

23. Dans quelle mesure cette vieille règle de droit anglais qui n'admet pas de limitation des intentions d'utilisation dans les revendications de brevet en matière de produits est-elle encore valable après l'alignement du droit anglais avec la Convention sur le brevet européen ? Selon les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB7, il faut interpréter le mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de", comme signifiant "adapté à", conformément à l'ancien principe du droit anglais. La Jurisprudence des Chambres de recours estime toutefois que l'on peut accepter les revendications portant sur une utilisation et dont la seule nouveauté est l'intention dans laquelle le produit est utilisé8.

24. Le problème se complique en raison de son mode d'interaction avec la brevetabilité d'une deuxième application thérapeutique ou d'applications thérapeutiques ultérieures, et en raison également de la grande exception apportée par la jurisprudence pour trouver une solution à ce problème. D'autres que moi ont décrit en détail comment cette question a trouvé son épilogue. En résumé, l'exception s'appliquant à une première application thérapeutique a été étendue à une deuxième application et à des applications ultérieures par ce que l'on appelle la revendication de type suisse.

25. La revendication de type suisse justifie la nouveauté qu'elle apporte par l'objectif thérapeutique ultime. Cette revendication se présente sous la forme suivante :

Utilisation d'un [composé X connu] pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement de [la maladie Y].

26. Il vaut la peine de s'arrêter un moment sur ce type de revendication. C'est une forme complexe de revendication. Lorsqu'on a au départ une revendication de produit entrant dans un composé X, il faut la restreindre à un certain nombre de points de vue. On peut :

a) limiter les activités à "l'utilisation",

b) limiter davantage l'utilisation à "l'utilisation dans la fabrication d'un médicament",

c) et limiter encore plus la revendication par référence à l'intention quant à l'utilisation du médicament.

27. On a recours à ce type de revendication lorsque le composé X a déjà été utilisé dans la fabrication d'un médicament servant à traiter une maladie. Rien ne distingue donc la nouvelle revendication de l'ancienne, si ce n'est l'intention dans laquelle l'activité inventive a été réalisée. On comprend aisément pourquoi cet aboutissement a surpris les juges anglais. Les juges ont toutefois loyalement suivi la voie de l'OEB, avec d'évidentes réticences.9

28. La révision de la Convention sur le brevet européen constitue le dernier chapitre de la saga des applications thérapeutiques. Ces modifications donnent désormais un fondement juridique aux revendications portant directement sur un produit utilisable dans une nouvelle méthode de traitement, même si la substance ou la composition du produit est déjà connue pour une méthode différente de traitement10:

une substance ou une composition pour toute utilisation spécifique dans une méthode [de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal], à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

29. On admet maintenant que cette disposition s'étend même aux situations où la nouvelle application thérapeutique consiste uniquement en un nouveau régime de dosage11. Par conséquent, il est désormais légitime de présenter une revendication portant sur le produit lui-même avec sa nouvelle application thérapeutique. La revendication de type suisse a donc atteint son but et peut disparaître.

30. On exige de ce domaine étroit d'application qu'il ait une base légale explicite, ce qui donne à penser qu'une déclaration d'intention ou de finalité ne suffit pas, en général, à conférer la nouveauté à un produit ancien.

31. On pourrait penser que, le problème spécifique soulevé par les produits de traitement médical ayant été résolu, la question de l'intention dans les revendications de brevet ne se pose plus. Dans les cas qui n'ont pas trait à la médecine, il devrait être possible de présenter légitimement une revendication de procédé permettant une protection suffisante. Cependant, bien avant la CBE 2000, la revendication de type suisse en matière de deuxième application thérapeutique avait enfanté un rejeton : la deuxième application non thérapeutique : voir Mobil/Friction Reducing additive12. La CBE 2000 n'a toutefois pas légitimé cette décision et cela soulève toujours d'importants problèmes.

32. Il est intéressant de rappeler le raisonnement qui avait été fait dans cette affaire. Mobil avait découvert qu'un additif connu d'huile lubrifiante, déjà divulgué pour inhiber la formation de la rouille, avait aussi un effet jusqu'alors inconnu de diminution des frottements. L'OEB a rejeté la revendication simple de Mobil portant sur le produit et Mobil a modifié sa revendication en spécifiant que le composé pouvait être utilisé comme "additif pour diminuer les frottements".

33. Mobil n'a pas essayé de libeller la revendication comme portant sur l'additif "de diminution des frottements", c'est-à-dire de formuler une revendication de produit limitée. Au lieu de cela, Mobil s'est tourné vers une revendication restreinte fondée sur l'utilisation de l'additif en tant qu'agent de diminution des frottements. L'intérêt de cette affaire réside dans le fait que la revendication portant sur l'utilisation ne définit rien de nouveau non plus en termes d'activité physique. Tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre l'additif dans le moteur et dans les mêmes quantités que pour l'ancienne utilisation. Il semble d'après les faits de l'espèce que les deux effets sont inévitables.

34. Ainsi, dans l'affaire Mobil, la chambre de recours technique de l'OEB a jugé que l'utilisation était nouvelle parce que cette utilisation avait un effet technique qui n'était pas divulgué par l'état de la technique antérieur. Bien entendu, si l'effet technique n'avait pas été inhérent à l'utilisation antérieure, la décision n'aurait rien eu de remarquable. Or, la chambre de recours a jugé que le fait que l'effet soit inhérent à l'utilisation antérieure n'entre pas en ligne de compte : ce qui importe, c'est de savoir si l'effet a été divulgué auprès du public.

35. La chambre de recours technique a donc validé le brevet en arguant que l'utilisation antérieurement divulguée n'avait pas porté à la connaissance du public l'effet technique nouveau qui avait été découvert. Ce raisonnement a été critiqué par ailleurs13. Il soulève incontestablement des difficultés.

36. Quoi que l'on pense du raisonnement dans cette affaire, il est incontestable que, souvent, une personne qui découvre un nouvel effet technique inhérent à l'usage ancien d'un produit apporte une contribution d'une valeur certaine. Les traitements thérapeutiques en sont une illustration. Dans un tout autre ordre d'idées, il se peut qu'un document ait langui sur les rayons d'une bibliothèque quelque part dans le monde parce qu'il décrivait un produit antirouille plutôt médiocre. L'inventeur qui découvre que ce produit a un autre effet très différent ayant une valeur plus grande que l'effet d'origine, apporte une contribution. La question est de savoir comment reconnaître la brevetabilité pour un inventeur qui fait suffisamment la distinction entre les activités faisant usage de l'apport de l'inventeur à l'état de la technique et les activités n'en faisant pas usage.

37. Voici un exemple qui montre à quel point la question peut être difficile. Supposons, à la différence des faits dans l'affaire Mobil, que quelqu'un a vendu pendant un certain temps l'additif en tant que produit antirouille, sans se rendre compte qu'il permettait de diminuer les frottements. Un brevet est délivré postérieurement pour l'utilisation de l'additif en tant qu'agent de diminution des frottements et un exemplaire du brevet est communiqué à l'ancien utilisateur. Il sait désormais qu'il commercialise l'additif avec l'effet technique nouvellement découvert. Ce vendeur ne fait rien de différent de ce qu'il faisait auparavant, mais il est passible de contrefaçon parce qu'il utilise l'additif "pour" la nouvelle finalité. Il en a "l'intention". Il doit donc arrêter de vendre l'additif ou obtenir une licence du titulaire du brevet. Or, tout ce qu'il veut, c'est simplement continuer à faire ce qu'il faisait auparavant.

38. Pour certains, la réponse à ce problème serait que l'ancien utilisateur a le droit de continuer à faire ce qu'il faisait auparavant. S'il en est ainsi, il faut le dire clairement, car la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun ne le fait pas14. De toutes les manières, il ne peut pas y avoir de réponse complète. En effet, pour quelle raison un nouvel entrant sur le marché ne serait-il pas habilité à vendre le produit exclusivement pour l'ancienne utilisation ?

39. L'affaire Mobil est très délicate en raison des faits. A mon avis, les difficultés qu'elle entraîne doivent être abordées en définissant la chose nouvelle dans les faits plutôt qu'en invoquant la seule intention. La difficulté dans ce cas, c'est de définir un monopole conférant une certaine protection à l'inventeur de la nouveauté sans empêcher le public d'agir librement selon l'état antérieur de la technique. Nous estimons que la revendication dans l'affaire Mobil ne va pas assez loin de ce point de vue15, telle qu'elle est formulée :

"Utilisation d'au moins 1 % en poids de la composition totale d'un ester glycérique boré ou d'un ester thioglycolique boré produit par [description de la méthode] en tant qu'additif pour la réduction des frottements dans la composition d'un lubrifiant comprenant en majorité de l'huile de graissage".

40. La personne qui verse l'huile plus l'additif dans le moteur l'utilise certainement comme agent de réduction des frottements, que cela soit en tant qu'état de la technique antérieure au brevet ou au titre du brevet. Le système des brevets est fondé sur le principe qu'un brevet ne doit pas empêcher une personne de faire ce qui relève de l'ancienne technique ou ce qui est évident. Ce serait donc une conséquence bizarre de dire qu'une personne pourrait être empêchée de faire ce qui figure déjà dans l'état de la technique simplement parce qu'elle serait informée d'un effet technique obtenu par ce que fait cette personne, particulièrement s'il s'agit d'un effet qui ne l'intéresse pas réellement. Les revendications du titulaire du brevet ne devraient pas aller jusqu'à couvrir une activité identique exécutée avec des connaissances nouvelles.

41. Mais que penser d'une revendication plus restrictive, concernant par exemple un bidon d'huile avec additif et mode d'emploi pour utilisation afin de réduire les frottements ? Ou d'une revendication portant sur la publicité ou la promotion de l'utilisation de l'additif et revendiquant une réduction des frottements ? Ces revendications sont nouvelles, sont fondées sur des indices objectifs d'intention plutôt que sur une simple intention en général et ne font pas obstacle à l'utilisation pour l'ancienne finalité. Quiconque fait de la publicité pour le nouvel effet du produit se sert directement de la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique, contrairement au simple utilisateur.

42. Cette façon d'aborder la question aurait aussi posé des problèmes au Royaume-Uni avant la CBE. Le jugement dans l'affaire Ciba Geigy (Durr's Applications) [1977] RPC 83 concernait la découverte selon laquelle un herbicide connu et utilisé pour les mauvaises herbes dicotylédones pouvait aussi servir à l'élimination sélective des mauvaises herbes monocotylédones dans les récoltes monocotylédones. La Cour d'appel a adopté une approche légaliste et a rejeté une revendication portant sur le composé connu avec le nouveau mode d'emploi du produit. Les juges ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'une "modalité nouvelle de fabrication". Pour les personnes chargées de commercialiser le produit, c'est pourtant à quoi cela équivalait.

43. D'aucuns diraient que cela revient à créer un "délit fictif" contraire aux anciens principes dont j'ai parlé. Cependant, puisque le système de brevets est conçu pour interdire à des tiers d'utiliser des idées inventives, il y a toutes les raisons d'estimer en principe que la protection d'un brevet doit être étendue à toutes les activités qui utilisent le brevet, sous réserve que la forme de la protection ne risque pas de faire obstacle à la pratique d'activités connues de l'état de la technique.

44. Si ces solutions simples au problème n'ont pas été adoptées, cela est dû, je crois, au manque de souplesse perçu dans la formulation des revendications. Or, une plus grande souplesse dans la rédaction des revendications permettrait une protection appropriée sans pour autant risquer d'interdire l'utilisation de l'état de la technique.

45. L'OEB a rejeté des revendications portant sur des modes d'emploi de produits en considérant que ces instructions ne sont pas des caractéristiques techniques : voir par exemple Procter & Gamble/Stain removal method T 553/02. Mais peut-on considérer que des instructions portant sur les étapes à suivre dans le cadre d'une méthode ne sont pas des éléments techniques alors que les étapes elles-mêmes en sont ?

46. Dans d'autres situations de fait, il existe peut-être même de meilleurs moyens de cerner la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique sans porter atteinte au droit d'utiliser cet état de la technique pour l'ancienne finalité, à la condition de ne pas être trop strictement limité par les règles régissant la formulation des revendications.

47. En Angleterre, c'est ce qu'a suggéré la Cour d'appel dans l'affaire Actavis v Merck [2008] EWCA Civ 444, du moins à propos des revendications de type suisse.

"Dans l'affaire BMS, le juge Jacob s'est demandé comment une revendication de ce genre pouvait être opérante du point de vue de la contrefaçon. Il a estimé que cela risquait de créer des difficultés. C'est effectivement ce qui peut se produire dans certains cas (par exemple, lorsque le produit est simplement vendu en tant que produit standard, comme les tablettes d'aspirine). Toutefois, dans de nombreux cas, cette difficulté peut se révéler plus théorique que réelle. En effet, les fabricants, en particulier de médicaments sur ordonnance et probablement dans beaucoup d'autres domaines, doivent fournir des instructions et des informations détaillées sur l'utilisation et les dosages de leurs produits. On peut donc en pratique savoir si quelqu'un a utilisé le produit X pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement de la maladie Y. Pour cela, le fabricant doit dire dans la notice d'utilisation que son produit est destiné au traitement de Y".

48. Pourquoi donc ne peut-on pas formuler une revendication sous la forme "Composé X avec instructions d'utilisation pour usage dans la méthode Y" ? D'après une décision de l'OEB et une autre décision anglaise, cela ne serait pas possible. Or, je me demande pourquoi il devrait en être ainsi16.

49. La même affaire semble approuver par obiter dictum le principe selon lequel la finalité d'une invention peut lui conférer la nouveauté en règle générale :

"Les choses sont différentes selon la jurisprudence de l'OEB telle que fixée pour la première fois dans l'affaire Eisai en 1984. Avant d'examiner Eisai plus en détail, il importe de noter un développement parallèle et très proche intervenu un peu plus tard mais en dehors du contexte médical. Dans [Mobil], la Grande Chambre de recours a jugé que "l'utilisation du produit X comme additif de diminution des frottements dans la composition d'un lubrifiant" constituait une nouveauté, nonobstant le fait que l'on connaissait l'utilisation de X dans une telle composition en tant qu'agent antirouille. La nouveauté de la finalité d'utilisation peut conférer la nouveauté à un produit, même si la substance est ancienne et ne peut pas être brevetée en tant que telle. Lord Hoffmann dans l'espèce Merrell Dow v Norton [1996] RPC 76 a fait remarquer les difficultés que peut entraîner cette sorte de revendication du point de vue de la contrefaçon, mais s'est manifestement abstenu de juger qu'une revendication portant sur une utilisation de type Mobil n'est pas valable" (c'est nous qui soulignons).

50. Le juge a poursuivi en ces termes :

"La raison de principe pour laquelle ce type de revendications est accepté est très semblable à la raison qui sous-tend l'affaire Mobil/additifs de diminution des frottements (sans la complication de l'interdiction des revendications portant sur les utilisations thérapeutiques). Comme le juge Jacob l'a fait observer dans l'affaire BMS : 57. … On peut soutenir qu'il n'y a pas de distinction logique ou raisonnable entre [Mobil] et la décision dans l'espèce Eisai. Après tout, c'est la finalité (la seconde utilisation thérapeutique) du produit fabriqué que l'on dit créer une nouveauté dans la revendication de type suisse. Le produit et ses méthodes de fabrication sont anciens. Par conséquent, concilier l'acceptation du jugement dans l'affaire Eisai et le rejet de la décision dans l'affaire Mobil considérée comme erronée, ne peut résulter au mieux que d'une logique extrêmement subtile."

51. Il me semble qu'une certaine prudence est nécessaire avant d'adopter sans réserve la finalité d'utilisation comme conférant la nouveauté à une substance. Ce débat a été prolongé depuis Actavis par deux décisions de tribunaux anglais en première instance.

52. Les deux décisions des tribunaux anglais postérieures à Actavis v Merck méritent que l'on en parle. La première est FNM Corporation v Drammock International Limited [2009] EWHC 1294 (Pat). Dans cette affaire, le juge Arnold devait donner un sens à la phrase "composition destinée à un mélange de refroidissement à base d'eau". Il s'agissait donc d'un produit ayant une finalité particulière. Les arguments en présence étaient (pour le titulaire du brevet) que la phrase signifiait "dans le but de" tandis que pour le défendeur, elle voulait dire "adaptée à". L'argument du titulaire du brevet avait pour conséquence que les compositions selon l'état de la technique qui n'étaient pas expressément destinées à l'utilisation spécifiée n'antériorisaient pas le brevet. Le titulaire du brevet se référait aux paroles du juge Jacob dans Actavis v Merck que j'ai citées plus haut et ajoutait que la notion que la finalité pouvait être une caractéristique d'une revendication s'appliquait aussi bien aux revendications de produit qu'aux revendications de procédé. L'analyse du juge Arnold était, et cette analyse est correcte, que le droit n'avait jusque là pas été au-delà des revendications portant sur une utilisation. Mais supposons que la revendication ait été modifiée ou qu'elle ait été interprétée comme signifiant "composition avec instructions d'utilisation" ?

53. La deuxième décision est celle de l'affaire Folding Attic Stairs Limited v The Loft Stairs Company Limited [2009] EWHC 1221 (Pat). En l'espèce, selon la revendication, une certaine distance devait être "prédéterminée". Le substitut Peter Prescott QC a jugé que cela n'évoquait pas d'intention de la part du fabricant et il a douté en ces termes de l'affirmation générale selon laquelle il ne peut pas y avoir d'intention dans une revendication de brevet :

"Selon un vieux préjugé ou une vieille tradition du droit des brevets, on ne doit pas utiliser d'expressions indiquant une intention dans les revendications de brevets (cf. Eli Lilly & Co's Application [1975] RPC 438, 444). Il a été dit que cela remontait au début du dix-neuvième siècle, mais on peut se demander si c'est encore le cas en droit en vertu de la loi de 1977 et de la Convention sur le brevet européen. En effet, le concept a été abandonné pour de nombreux brevets pharmaceutiques dont les revendications sont libellées en la forme dite "de type suisse". En réalité, ces revendications signifient (personne ne dit plus autre chose désormais) : "l'utilisation de l'ingrédient connu X afin de produire un médicament pour le traitement de la maladie Y", dans le sens de "dans le but de", ou "dans l'intention de traiter" la maladie Y. Le droit a donc évolué et il n'y a aucun doute à cela. Dans une décision récente de la Cour d'appel, le point essentiel n'était même pas l'intention de traiter une maladie différente, mais seulement l'intention de traiter avec un dosage différent du médicament (Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444). La véritable raison pour laquelle ces revendications sont acceptées, c'est qu'au cas où elles ne le seraient pas, l'inventeur ne serait quasiment pas en mesure de protéger son invention. Mais cela suppose un test de finalité ou d'intentionnalité de la part du fabricant. Or, si on l'accepte dans le domaine de la pharmacie, je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même dans d'autres secteurs d'activité. Cela fait longtemps, je crois, que les mots "prédéterminé" ou "préfixé" sont utilisés par les rédacteurs de brevets afin d'indiquer l'intentionnalité, bien que cela ne soit pas explicitement dit. Pourquoi ne pas l'admettre ouvertement ?"

54. Un autre juge a également émis des doutes sur l'universalité de la proposition selon laquelle le mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de", ne peut jamais signifier "dans le but de" : voir le juge Lewison dans l'affaire Zeno Corporation v BSM Bionic Solutions Management GmbH [2009] EWHC 1829 (Pat) [26] – [30].

55. Dans une décision de justice en Suisse17, les revendications concernaient un appareil de revêtement de matériaux non-textiles avec une substance poudreuse. La question était de savoir si l'on pouvait faire valoir des droits fondés sur ces revendications à l'encontre de machines copiées, commercialisées pour le revêtement de substrats textiles. Le Tribunal fédéral suisse a jugé que cette déclaration d'intention ou de finalité ne limitait pas l'étendue de la protection d'une revendication. Cependant, dans le cas en question et d'après l'historique de la procédure menant à la délivrance du brevet, il faut, je crois, en déduire qu'il y a eu décision consciente de limiter l'utilisation de l'appareil, plutôt que l'appareil proprement dit, en sorte qu'il n'y a pas contrefaçon. La déclaration d'intention a donc de cette manière été suivie d'effet.

56. Il semble que l'OEB continue de faire une distinction entre les conséquences d'une limitation des revendications portant sur l'utilisation et les conséquences d'une limitation des revendications portant sur un produit. Ainsi, dans un certain nombre de cas, les chambres de recours ont jugé qu'une déclaration d'intention ne confère pas la nouveauté à un produit par ailleurs déjà connu : la déclaration d'intention ne fait que dire implicitement que le produit doit être adapté pour cette finalité18.

57. A mon avis, tout cela est peut-être trop strict. Si l'on considère la question sous l'angle des principes de base, le système de brevets a pour raison d'être la protection des idées inventives. En conséquence, si une nouvelle finalité pour un produit connu est une idée inventive, on doit en principe pouvoir protéger cette nouvelle finalité par le monopole d'un brevet sur les activités qui utilisent cette idée. C'est ce désir qui a manifestement motivé la décision dans l'affaire Mobil. Néanmoins, il aurait fallu obliger le titulaire du brevet à se contenter d'une revendication conférant un monopole à son invention et ne comportant pas le risque de faire obstacle aux utilisations connues de l'additif. Les revendications de type suisse sont à l'origine de ce souci, mais les doutes quant à leur fondement juridique nécessitaient l'intervention du législateur.

58. Je suis donc partisan d'une formulation beaucoup plus souple des revendications qui permette de protéger des inventions contribuant réellement à la technique en conférant une nouvelle utilisation à un produit ancien, sous réserve que ces revendications soient exprimées en sorte qu'elles résument la contribution inventive sans monopoliser l'état de la technique. Mon propos est de clarifier le problème qui se pose lorsque l'on veut faire de la peinture neuve avec un vieux pot de peinture où figurent des instructions pour l'utilisation voulue du produit.