CHAMBRES DE RECOURS
Décisions de la Chambre de recours juridique
Décision de la Chambre de recours juridique en date du 1er septembre 2010 - J 18/09
(Traduction)
COMPOSITION DE LA CHAMBRE :
Présidente :
B. Günzel
Membres :
S. Hoffmann, K. Garnett
Demandeur :
N.N.
Référence :
–
CBE
Articles 2(1), 76, 150(2), 153(2)
PCT
Articles 11.3), 22, 23.1) et 2), 48.2), 64.4)
Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973)
Acte de révision du 29 novembre 2000
Articles 7(1), 8
Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001
Article premier (5)
Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006
Article 2(1)
Mot-clé :
"Demande de brevet européen antérieure encore en instance (non)" - "Validité de l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne comme condition à l'existence d'une demande de brevet européen antérieure encore en instance (oui)"
Sommaire
Une demande internationale qui ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 22 PCT pour l'entrée dans la phase européenne n'est pas en instance devant l'Office européen des brevets et ne peut donc être considérée comme une demande de brevet européen antérieure encore en instance au titre de la règle 36(1) CBE.
Exposé des faits et conclusions
I. Le recours est dirigé contre la décision de la section de dépôt remise à la poste le 17 février 2009, selon laquelle la présente demande ne pouvait être traitée en tant que demande divisionnaire relative à la demande euro-PCT antérieure n° XXXXXXXX.X.
II. La présente demande de brevet européen n° YYYYYYYY.Y (dénommée ci-après la "demande divisionnaire") avait été déposée le 22 juillet 2008 en tant que demande divisionnaire relative à la demande internationale PCT/OOOOOO/OOOOOO (dénommée ci-après la "demande internationale"), laquelle désignait entre autres EP ; l'Office européen des brevets lui avait attribué le numéro de demande de brevet européen XXXXXXXX.X et avait établi à son sujet une opinion écrite datée du 20 juin 2007, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.
III. Le délai de 31 mois prescrit par la règle 159(1) CBE pour l'entrée dans la phase européenne de la demande internationale expirait le 23 juillet 2008, soit un jour après la date de dépôt de la demande divisionnaire. Aucun des actes requis au titre de l'article 22 PCT ensemble la règle 159(1) CBE n'ayant été accompli, l'Office européen des brevets a émis une notification au titre de la règle 160(1) CBE, indiquant que la demande était réputée retirée. Le demandeur n'a pas contesté cette conclusion.
IV. En ce qui concerne la demande divisionnaire, la section de dépôt a émis, le 15 octobre 2008, une notification au titre de la règle 112(1) CBE constatant la perte d'un droit et informant le requérant que la demande ne serait pas traitée en tant que demande divisionnaire puisque la demande internationale n'était pas valablement entrée dans la phase européenne et qu'elle ne pouvait donc être reconnue en tant que demande de brevet européen encore en instance.
V. En réponse à la lettre datée du 29 octobre 2008, par laquelle le requérant avait demandé une décision susceptible de recours, la section de dépôt a informé le requérant par une notification au titre de l'article 113(1) CBE qu'il n'avait pas été satisfait dans le délai prescrit aux exigences minimales visées à l'article 22.1) PCT pour l'entrée de la demande internationale dans la phase européenne et que, par conséquent, la demande internationale n'était pas considérée comme une demande de brevet européen encore en instance aux fins de l'article 76 CBE. Le requérant, ne partageant pas ce point de vue, a maintenu sa requête en décision susceptible de recours.
VI. Le 17 février 2009, la section de dépôt a émis la décision contestée, indiquant que la demande ne serait pas traitée en tant que demande divisionnaire européenne et que les taxes acquittées pour la demande seraient remboursées une fois la décision passée en force de chose jugée.
La section de dépôt a principalement invoqué les arguments suivants à l'appui de cette décision :
L'article 76 CBE ensemble la règle 36(1) CBE disposent que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance. Force est d'en conclure que la demande antérieure doit être une "demande de brevet européen" encore en instance devant l'Office européen des brevets. Pour qu'une demande internationale soit traitée et continue de produire ses effets devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 11.3) PCT, l'article 153(5) CBE dispose notamment que les conditions prévues à la règle 159 CBE doivent avoir été remplies. La règle 159(1) CBE définit les actes à accomplir pour qu'une demande internationale telle que visée à l'article 153 CBE entre dans la phase européenne dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Dans la présente affaire, les actes requis pour l'entrée dans la phase européenne auraient pu être effectués à tout moment avant l'expiration du délai de 31 mois, à savoir le 23 juillet 2008. Aucun des actes énoncés à l'article 22.1) PCT et à la règle 159(1) CBE pour l'entrée dans la phase européenne n'ayant été accomplis eu égard à la demande internationale lorsque la demande divisionnaire a été déposée, la demande internationale n'a pu être considérée comme une demande de brevet européen en instance, comme l'exige la règle 36(1) CBE, alors qu'il s'agit d'une condition préalable pour admettre la validité du dépôt d'une demande divisionnaire.
VII. Le 31 mars 2009, le requérant a formé un recours contre la décision de la section de dépôt et a payé la taxe de recours prescrite.
Le mémoire exposant les motifs du recours, déposé par lettre du 26 juin 2009, peut être résumé comme suit :
La demande internationale doit être considérée comme une demande de brevet européen antérieure encore en instance, conformément à la règle 36 CBE. Elle était en instance au moins entre la date du dépôt international et la date d'expiration du délai défini à la règle 159(1) CBE puisque, ainsi que le dispose l'article 11.3) PCT, une demande internationale a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné. Comme le délai visé à la règle 159(1) CBE a expiré le 23 juillet 2008 dans la présente affaire, la demande divisionnaire a été valablement déposée le 22 juillet 2008.
L'argument utilisé par la section de dépôt, selon lequel la demande antérieure doit être encore en instance devant l'Office européen des brevets, n'a aucun fondement juridique dans la règle 36 CBE et ne saurait être invoqué à l'appui de la décision. La décision contestée semble affirmer qu'en vertu de l'article 153(5) CBE, la demande antérieure ne peut être traitée comme une demande européenne en instance que si les conditions prévues à la règle 159(1) CBE sont remplies dans les délais requis. Ce point de vue est contraire à l'article 11.3) PCT et il convient de noter qu'en cas de divergence entre les dispositions du PCT et celles de la CBE, ce sont les dispositions du PCT qui prévalent, conformément à l'article 150(2) CBE.
L'article 11.3) PCT a des effets étendus. Il ne prévoit qu'une exception, à savoir celle mentionnée à l'article 64.4) PCT concernant l'incidence de l'état de la technique. Cela montre clairement qu'un dépôt selon le PCT équivaut à un dépôt européen pour toutes les autres finalités et qu'à ce titre, il peut dûment constituer la base d'une demande divisionnaire européenne. Conformément à l'article 24.1)iii) PCT, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) PCT cessent et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale si le déposant n'accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l'article 22 PCT. Dans la présente affaire, ce délai a expiré après la date de dépôt de la demande divisionnaire.
L'inobservation des exigences visées à l'article 22 PCT et à la règle 159 CBE n'a pas d'effet rétroactif. En revanche, une demande internationale n'est réputée retirée qu'après la date d'expiration du délai dans lequel les actes auraient pu être effectués. Selon une jurisprudence constante, le sort d'une demande divisionnaire ne dépend pas de celui de la demande initiale à laquelle elle se rapporte. Le fait que la demande internationale a été réputée retirée après la date de dépôt de la demande divisionnaire n'est pas pertinent en tant que tel au regard de la validité du dépôt de la demande divisionnaire (cf. avis G 4/98, JO OEB 2001, 131).
VIII. Dans sa réponse à la notification de la Chambre en date du 2 juin 2010, ainsi que pendant la procédure orale qui s'est tenue le 1er septembre 2010, le requérant a étayé ses arguments à l'appui des moyens suivants :
La demande divisionnaire a satisfait aux exigences prescrites à l'article 11.3) PCT et elle a donc obtenu une date de dépôt international. Elle doit par conséquent être considérée comme ayant les effets d'une demande nationale régulière, ainsi qu'en dispose l'article 153(2) CBE. La situation d'une demande au titre du PCT qui désigne EP et à laquelle une date de dépôt international a été accordée doit être assimilée à celle d'une demande européenne régulière. La situation juridique d'une demande internationale ne change pas lors de l'entrée dans la phase européenne. Conformément à la décision J 17/99 (points 3 et 5 des motifs), les effets mentionnés à l'article 11.3) PCT ne cessent pas avant que la demande internationale ne soit réputée retirée. Jusqu'à ce moment-là, c'est l'OEB qui est compétent et il n'est pas nécessaire que la demande internationale entre dans la phase européenne pour être en instance devant l'Office européen des brevets.
L'article 23 PCT ("Suspension de la procédure nationale") ne régit pas la situation de l'instruction d'une demande au titre du PCT au moment du dépôt ou dans le cas où l'entrée dans la phase régionale n'est pas demandée. Il dispose simplement qu'un office national ne peut traiter ou examiner la demande avant un certain laps de temps. Autrement dit, même si le dépôt international correspondant est en instance auprès de l'office national/régional, celui-ci ne peut examiner la demande. En l'absence d'une telle disposition, l'équivalence entre une demande euro-PCT et une demande européenne régulière aurait éventuellement pour conséquence que la demande euro-PCT serait considérée comme comprise dans l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE. Le fait qu'en vertu de l'article 64.4) PCT, les Etats contractants peuvent déroger de manière spécifique à cet effet sur l'état de la technique montre qu'en l'absence d'une telle réserve, la demande euro-PCT serait considérée comme une antériorité, et que sa situation procédurale serait donc par ailleurs la même que celle d'une demande européenne régulière dès la date du dépôt international.
Conformément à la décision G 1/05 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2008, 271, points 12.2, 13.1 et 13.3 des motifs), les chambres de recours et les autres instances du premier degré de l'Office européen des brevets ne peuvent imposer d'autres restrictions que celles déjà prévues à la règle 25 ou à l'article 76(1) CBE 1973, afin de limiter les droits du demandeur à déposer des demandes divisionnaires. En particulier, le demandeur ne saurait être tenu d'accomplir les actes exigés pour l'entrée dans la phase européenne conformément à l'article 22 PCT et à la règle 159(1) CBE avant que la demande divisionnaire ne soit déposée pendant le délai de 31 mois requis.
Même si la Chambre devait interpréter la notion de "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36 CBE en ce sens qu'il faut au minimum que l'entrée dans la phase européenne au titre de l'article 23.2) PCT ait été requise, la demande divisionnaire peut être considérée comme une requête implicite en ce sens.
De plus, conformément aux objectifs du PCT, la demande divisionnaire doit être considérée comme ayant été valablement déposée pour des raisons d'économies et compte tenu des possibilités offertes sur le plan procédural au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique. Au Royaume-Uni, une demande peut entrer dans la phase nationale sur la base d'un élément de la demande au titre du PCT qui n'a pas fait l'objet de la recherche, moyennant le paiement d'une taxe de recherche supplémentaire. Aux Etats-Unis, le demandeur a la possibilité de déposer à cet effet une demande "continuation-in-part" sur la base de la demande au titre du PCT (sans que la demande initiale entre dans la phase nationale). Avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, la situation procédurale prévue par la CBE était comparable à celle du Royaume-Uni, telle que décrite ci-dessus, lorsqu'une demande entrait dans la phase européenne. Eu égard aux objectifs économiques du PCT, les nouvelles dispositions du règlement d'exécution de la CBE ne sauraient raisonnablement obliger le requérant à entrer dans la phase régionale dans l'unique but de pouvoir déposer une demande divisionnaire relative à une invention non couverte par la recherche.
Il est contraire au principe d'égalité de traitement que certains demandeurs, contrairement à d'autres, soient autorisés à soumettre, lors de l'entrée dans la phase régionale, des éléments de la demande internationale qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, selon que le rapport de recherche internationale ait ou non été établi par l'Office européen des brevets.
Si la Chambre devait considérer que la demande divisionnaire n'a pas été valablement déposée, la Grande Chambre de recours devrait être saisie au motif qu'une question de droit d'importance fondamentale se pose, et ce pour les raisons suivantes :
Il est de l'intérêt général des demandeurs européens de disposer d'un moyen économique d'effectuer des dépôts pour des inventions qui n'ont pas été couvertes par la recherche pendant la phase internationale. Cela est d'autant plus vrai que les déposants internationaux (et les demandeurs de certains Etats européens) peuvent obtenir une protection pour des inventions n'ayant pas donné lieu à une recherche au cours de la phase internationale, sans avoir à déposer une demande initiale et une demande divisionnaire.
La signification de l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36 CBE est examinée par la Grande Chambre de recours dans la saisine G 1/09. Bien que la décision J 2/08 à l'origine de cette saisine traite d'une question de droit légèrement différente, elle porte sur les mêmes questions que la présente affaire, qui sont de savoir si le terme "en instance" à la règle 36 CBE se rapporte à des droits substantiels en instance (point 13 des motifs), s'il suffit que la demande existe en tant que telle (point 30 des motifs), si ce terme définit une condition de fond (point 18 des motifs), ou si l'expression "demande... antérieure encore en instance" peut être assimilée automatiquement à une "procédure en instance" (point 40 des motifs). Ces aspects sont étroitement liés aux questions de droit auxquelles il convient de répondre dans la présente affaire.
IX. Le requérant a demandé à titre de requête principale :
(1) que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et qu'il soit ordonné à la section de dépôt de traiter la demande divisionnaire comme une demande divisionnaire valablement déposée ;
et à titre de requête subsidiaire :
(2) que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE :
Lorsqu'une demande européenne est issue d'une demande au titre du PCT et que les délais prévus à la règle 159 CBE ne sont pas encore arrivés à expiration, cette demande peut-elle constituer une "demande de brevet européen antérieure" au sens de l'article 76(1) CBE et de la règle 36 CBE ?
Motifs de la décision
Dispositions applicables
1. La Chambre est d'accord avec le requérant et la section de dépôt sur le fait que les dispositions de la CBE 2000 et de son règlement d'exécution s'appliquent à la demande divisionnaire et à la demande internationale. A cet égard, la Chambre se réfère à l'article 7(1), première phrase et à l'article 8 de l'acte de révision du 29 novembre 2000 (Edition spéciale n° 4 du JO OEB 2001, 50, à l'article premier (5), première phrase de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001, et à l'article 2 de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen 2000 (Edition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 89).
La demande internationale est également régie par les dispositions du PCT et de son règlement d'exécution.
Les différents points de vue concernant la règle 36 CBE
2. Le texte de la règle 36(1) CBE en vigueur lors du dépôt de la demande divisionnaire s'énonce comme suit :
"Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance."
Dans la présente affaire, la principale question est de savoir comment il convient de comprendre l'expression "toute demande de brevet européen antérieure encore en instance". Dans la décision contestée, la conclusion diffère de celle défendue par le requérant.
3. Le requérant a fait valoir que la demande internationale était en instance au moins entre la date de dépôt international et la date d'expiration du délai défini à la règle 159(1) CBE puisque, aux termes de l'article 11.3) PCT, une demande internationale a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné. Comme le délai visé à la règle 159(1) CBE avait expiré le 23 juillet 2008 dans la présente affaire, la demande divisionnaire a été valablement déposée le 22 juillet 2008.
4. La décision contestée est fondée principalement sur les motifs suivants :
a) l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE implique que la demande initiale doit être encore en instance devant l'Office européen des brevets ; et
b) une demande internationale qui n'a pas satisfait aux exigences de la règle 159(1) CBE pour l'entrée dans la phase régionale n'est pas en instance devant l'Office européen des brevets et ne peut donc être considérée comme une demande de brevet européen antérieure encore en instance au sens de la règle 36(1) CBE.
Signification de l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE
5. La Chambre note que le terme "en instance" figurant à la règle 36(1) CBE n'est défini ni à l'article 76 CBE (relatif au dépôt de demandes divisionnaires), qui est hiérarchiquement supérieur, ni dans aucune autre disposition de la Convention sur le brevet européen. La jurisprudence constante ne donne pas non plus de définition de l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" en tant que notion générale absolue, mais seulement par référence à des décisions concernant des situations procédurales spécifiques où s'est posée la question de savoir si une demande particulière était encore en instance. La Chambre souligne à cet égard que le texte en question de la règle 36(1) CBE est identique à celui de l'ancienne règle 25(1) CBE 1973 et que, par conséquent, la jurisprudence correspondante peut entrer en ligne de compte.
6. La Chambre est d'accord avec l'observation formulée par la chambre de recours juridique dans la décision J 18/04, à savoir que l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 25 CBE 1973 établit une condition de fond, et non un délai signalant à quelle date une demande commence à être en instance et quand elle cesse de l'être (J 18/04, JO OEB 2006, 560, points 7 et 8 des motifs). Cependant, même si cette expression établit une condition de fond et non un délai, elle ne donne pas pour autant une définition exhaustive de cette condition, dont la signification doit être interprétée dans le contexte d'autres dispositions de procédure pertinentes et conformément à des règles d'interprétation généralement admises et, si nécessaire, à la lumière des dispositions hiérarchiquement supérieures du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), les dispositions du PCT et de son règlement d'exécution l'emportant sur celles de la CBE en cas de divergence (article 150(2), troisième phrase CBE).
Interprété de manière littérale, le terme "demande en instance" désigne une procédure qui a été engagée auprès de l'administration compétente et n'est pas encore achevée. Il faut donc au minimum que la procédure ait été engagée auprès de l'administration compétente. Cela semble évident et il n'est pas besoin de préciser que cette procédure n'est pas engagée si la demande est déposée auprès d'une administration qui n'est pas compétente.
La Chambre partage le point de vue de la section de dépôt selon lequel l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE implique que la demande doit être encore en instance devant l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration délivrant des brevets conformément à la CBE. Cette conclusion découle du mot "européen" et du contexte de la CBE dans lequel s'inscrit la règle 36 CBE.
Une demande de brevet européen vise la délivrance d'un brevet européen sur la base de la procédure régie par les dispositions de la CBE (cf. article 2(1) CBE). Par conséquent, seules les demandes en instance devant l'Office européen des brevets peuvent en principe être des demandes de brevet européen.
Bien qu'une demande de brevet européen puisse, en vertu de l'article 75(1)b) CBE, être déposée non seulement auprès de l'Office européen des brevets, mais aussi auprès d'autres autorités compétentes, il n'en demeure pas moins sur le plan juridique qu'une demande déposée auprès de l'une de ces autorités est soumise à la procédure régie par la CBE devant l'Office européen des brevets.
7. On peut conclure de ce qui précède qu'une demande internationale déposée conformément aux dispositions du PCT est en instance auprès des administrations compétentes du PCT (office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, administration chargée de l'examen préliminaire international), l'une d'elles pouvant être l'Office européen des brevets. Toutefois, pendant la phase internationale, l'Office européen des brevets n'agit pas en qualité d'administration délivrant des brevets européens et, à ce stade, les demandes internationales désignant EP ne sont pas des demandes de brevet européen régulières au sens de la règle 36(1) CBE (qui mentionne des "demande[s] de brevet européen antérieure[s]") et ne sont donc pas en instance devant l'Office européen des brevets mais plutôt devant une administration internationale au titre du PCT.
C'est ce qui ressort également de l'article 11.3) PCT, qui est libellé comme suit :
"Sous réserve de l'article 64.4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné ; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque Etat désigné."
Si une demande internationale (désignant EP) était automatiquement une demande de brevet européen régulière, la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT serait inutile. Il s'ensuit que, conformément à l'article 11.3) PCT, une demande internationale désignant EP n'est pas en tant que telle une demande de brevet européen, mais en produit seulement les effets en vertu de la fiction juridique prévue à cet article.
Etendue de la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT dans le contexte d'autres dispositions du PCT
8. Il reste donc à déterminer quelles conséquences juridiques doivent être tirées de la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT, selon laquelle une demande internationale a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier.
Il convient de noter que le texte de l'article 11.3) PCT ne mentionne que les effets juridiques découlant d'une demande nationale, par exemple les droits substantiels liés à une priorité spécifique, à une date de dépôt ou à une désignation, et reste muet en ce qui concerne l'existence d'une demande nationale "en instance". C'est la raison pour laquelle cette disposition doit inclure la référence à l'article 64.4) PCT, qui limite la possibilité d'assimiler, aux fins de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Paris à la date du dépôt effectif de la demande.
Le requérant estime que la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT implique sur le plan procédural qu'une demande internationale doit être considérée comme étant en instance devant l'Office européen des brevets dès la date du dépôt international, puisque l'article 11.3) PCT n'apporte aucune autre restriction procédurale que la référence à l'article 64.4) PCT.
Selon la Chambre, cette interprétation n'est pas correcte et serait en contradiction avec d'autres dispositions du PCT, en particulier l'article 23.1) PCT, qui prévoit une suspension de la procédure nationale, et elle n'est pas conforme à l'esprit de la procédure au titre du PCT, ainsi qu'il est expliqué dans les paragraphes suivants.
9. La Chambre ne conteste pas le fait qu'une demande euro-PCT reste la même demande tout au long des phases internationale et européenne. Cette demande est toutefois régie par des procédures différentes au titre du PCT et de la CBE. Conformément à l'essence même du système de dépôt unitaire établi par le PCT, la demande internationale est soumise, pendant la phase internationale, aux règles de procédure du PCT, et non à celles des lois nationales (qui divergent éventuellement des dispositions du PCT), qui peuvent devenir applicables dès lors que la demande internationale entre dans la phase nationale ou régionale devant l'office national ou régional compétent.
Cela est également mis en évidence par l'article 150(2) CBE, qui est rédigé comme suit :
"Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets".
La procédure de délivrance relative à une demande euro-PCT devant l'Office européen des brevets ne peut être engagée que si l'abandon de la procédure au titre du PCT est requis conformément à l'article 23.2) PCT ou que si les actes de procédure énoncés à l'article 22 PCT sont accomplis. Dans la présente affaire, le requérant n'a pas présenté la requête en question ni acquitté la taxe nationale requise (taxe de dépôt) conformément à l'article 22.1) PCT ensemble la règle 159(1)c) CBE. En revanche, dans l'affaire J 17/99 (points 3 et 5 des motifs) citée par le requérant, l'entrée anticipée dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets avait été requise et les taxes prescrites avaient été acquittées (cf. ci-dessus, exposé des faits et conclusions, point VI et dernière phrase du point X). Aussi, dans cette affaire, la procédure devant l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration délivrant des brevets européens avait été valablement engagée par le biais de cette requête. La situation juridique était donc différente de la présente affaire, et elle ne saurait servir de base pour statuer en l'espèce.
10. La Chambre a examiné les travaux préparatoires relatifs à la CBE ainsi que les modifications apportées respectivement aux différentes versions de la règle 25(1) CBE 1973 et de la règle 36(1) CBE depuis l'entrée en vigueur de la CBE. Elle n'a cependant trouvé aucun élément indiquant que l'Office européen des brevets ou le législateur concerné ait à un quelconque moment envisagé la possibilité qu'une demande internationale qui n'était pas entrée dans la phase européenne constitue une demande antérieure en vertu de la règle 36(1) CBE ou, le cas échéant, de la règle 25(1) CBE 1973.
Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (point A-IV, 1.1.1.1, version telle qu'en vigueur avant avril 2010) se bornaient en conséquence à informer le public que :
"Une demande de brevet européen en instance peut être divisée. Pour diviser une demande européenne, le demandeur doit déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes. La demande initiale, à savoir la demande de brevet européen divisée, peut être de n'importe quel type. Elle peut donc aussi être elle-même une demande divisionnaire antérieure. Lorsque la demande initiale est une demande euro-PCT, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande euro-PCT est en instance auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-à-dire si elle est entrée dans la phase européenne." (C'est la Chambre qui souligne.)
Il en ressort que l'Office européen des brevets a toujours considéré qu'une demande internationale qui n'était pas encore entrée dans la phase européenne ne constituait pas une demande de brevet européen en instance au sens de la règle 36(1) CBE.
11. Il est vrai également que les Etats parties au PCT ont discuté pendant de nombreuses années de l'introduction dans le PCT de dispositions qui permettraient le dépôt d'une demande divisionnaire pendant la phase internationale relative à une demande internationale (cf. par exemple OMPI, Traité de coopération en matière de brevets (PCT), Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets, cinquième session, Genève, 17-21 novembre 2003, code de la réunion : PCT/R/WG/5/6, à l'adresse Internet http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=18422).
Ces discussions ont porté sur la division d'une demande internationale en deux demandes internationales différentes au titre du PCT pendant la phase internationale. Il convient d'observer qu'une distinction doit être établie entre cette situation procédurale et la question de savoir si une demande divisionnaire peut ou non être déposée au titre de la loi nationale sur les brevets lorsque la demande initiale se trouve encore dans la phase internationale.
Il y a toutefois lieu de souligner que le groupe de travail a justifié la proposition de modification du PCT au point 11 du document susmentionné de la manière suivante :
"De toute évidence, l'introduction d'une procédure visant à donner au déposant la possibilité de déposer une demande internationale sous la forme d'une demande divisionnaire d'une demande internationale initiale (ci-après dénommée "demande internationale divisionnaire") simplifierait considérablement, du point de vue du déposant, le traitement de la demande internationale lorsque l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate une absence d'unité de l'invention, en supprimant la nécessité de déposer individuellement, après l'ouverture de la phase nationale, des demandes divisionnaires (nationales) auprès de chaque office désigné ou élu concerné." (C'est la Chambre qui souligne.)
Il semble que la possibilité de déposer une demande divisionnaire nationale (régionale) pendant la phase internationale d'une demande internationale n'ait jamais été envisagée. La même argumentation se retrouve au point 33 dudit document :
"S'il est vrai que le déposant pourrait obtenir ce résultat en abordant la phase nationale avec une demande internationale initiale divisée sur le plan interne, qui serait ensuite divisée indépendamment pendant la procédure engagée devant chaque office national, il serait plus simple de permettre que la demande internationale initiale entre dans la phase nationale, dès le départ, sous la forme de demandes divisionnaires distinctes." (C'est la Chambre qui souligne.)
Les deux passages cités montrent que le groupe de travail était d'avis que, sur le plan juridique, une demande divisionnaire nationale (régionale) relative à une demande internationale initiale ne peut être déposée que lorsque la demande internationale fait l'objet d'une procédure devant l'office national (régional). Ce point de vue implique l'idée qu'une demande internationale n'est pas en instance devant l'office national (régional) avant d'être entrée dans la phase nationale (régionale) et que l'existence d'une demande en instance devant l'office national est une condition importante pour le dépôt d'une demande divisionnaire nationale.
12. La position de l'Office européen des brevets, à savoir que, sur le plan juridique, une demande internationale qui n'est pas entrée dans la phase européenne n'est pas en instance devant l'Office européen des brevets, s'appuyait à l'origine sur le texte de l'article 150(3) CBE 1973, qui est reproduit ci-après :
"Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen."
Il est évident que l'Office européen des brevets ne pouvait agir en qualité d'office désigné ou élu qu'après l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne. Le texte de l'article 150(3) CBE 1973 a cependant été modifié par le nouvel article 153(2) CBE, institué lors de la révision de la CBE en 2000, et s'énonce désormais comme suit :
"Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT)."
Cette dernière version semble mieux correspondre au texte de l'article 11.3) PCT mais, à l'instar de ce dernier, ne fait pas référence à l'existence d'une demande euro-PCT en instance en tant que demande de brevet européen. Ce nouveau texte ne fait que refléter la finalité du PCT, qui est de traiter à égalité une demande internationale et une demande nationale ou régionale, à moins que des dispositions spécifiques du PCT n'exigent ou ne permettent un traitement différent. L'égalité de traitement visée sur le plan législatif par le PCT peut en outre être déduite par exemple de l'article 48.2)a) PCT, qui dispose ce qui suit :
"Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai."
Toutefois, il ressort également de ce même article qu'en terme de procédure, une demande internationale au cours de la phase internationale est susceptible d'être traitée différemment d'une demande nationale, car le bénéfice d'une disposition juridique nationale excusant "tout retard dans l'observation d'un délai" ne peut être invoqué au cours de la phase internationale, mais seulement après que la demande internationale est entrée dans la phase nationale (régionale).
Par conséquent, l'article 48.2) PCT apporte une restriction d'ordre procédural qui n'est pas mentionnée à l'article 11.3) PCT. L'argument du requérant selon lequel la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT exclut l'application de restrictions de nature procédurale en vertu d'autres dispositions du PCT n'est donc pas correct.
13. Le texte de l'article 11.3) PCT "… a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné …" est une fiction juridique qui n'a pas pour effet de transformer la procédure au titre du PCT en procédure nationale. Au contraire, la procédure relative à la phase internationale au titre du PCT est une procédure spécifique, régie par les dispositions du PCT. Une procédure au titre d'une loi nationale est expressément exclue pendant la phase internationale d'une demande internationale. Telle est la conclusion qui peut être déduite de l'article 23.1) PCT (intitulé "Suspension de la procédure nationale"), qui dispose ce qui suit :
"Aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22."
Apparemment, l'article 23.1) PCT limite les effets d'ordre procédural qu'une demande internationale produit pendant la phase internationale eu égard à l'applicabilité d'une loi nationale, et réduirait par conséquent aussi les effets juridiques de la demande internationale visés à l'article 11.3) PCT si cette disposition était interprétée de la manière invoquée par le requérant.
Dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 23 PCT permet à tout office désigné de traiter ou d'examiner à tout instant une demande internationale, force est de constater que si le déposant présente une requête expresse en ce sens, ainsi qu'il est exigé, la phase internationale et, partant, la procédure au titre du PCT sont closes. Comme déjà indiqué au point 9 ci-dessus, une telle requête expresse en vertu de l'article 23.2) PCT n'a pas été présentée en l'espèce et ne saurait être considérée comme découlant de façon implicite du simple dépôt de la demande divisionnaire, comme le requérant l'a fait valoir lors de la procédure orale. Une telle interprétation n'est pas conforme à l'exigence concernant la présentation d'une requête expresse conformément à l'article 23.2) PCT, et l'Office européen des brevets n'aurait pu déduire que le requérant souhaitait que la demande entre dans la phase régionale. En l'espèce, le dépôt de la demande divisionnaire ne peut donc être assimilé à une requête en traitement ou en examen de la demande internationale conformément à l'article 23.2) PCT. Comme il n'a pas été satisfait en l'occurrence à l'exigence concernant la présentation d'une requête expresse, il n'est pas nécessaire de décider quels autres actes doivent être accomplis conformément à la règle 159 CBE pour permettre l'entrée anticipée dans la phase régionale (concernant les différents points de vue possibles, cf. Singer/Stauder (Hesper), CBE, 5ème édition, Article 153, notes 78 à 80).
La spécificité de la procédure internationale, d'une part, et de la procédure régionale, d'autre part, ressort également du texte de l'article 150(2) CBE, qui dispose que :
"Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets".
La Chambre estime que la distinction entre une procédure en instance pendant la phase internationale et une procédure en instance pendant la phase régionale d'une demande internationale est donc justifiée par la CBE comme par le PCT. S'agissant d'une demande internationale désignant EP, la procédure devant les administrations du PCT est engagée dès la date du dépôt, alors que la procédure devant l'Office européen des brevets ne commence qu'à compter de la date à laquelle il a été satisfait aux exigences prescrites à l'article 22.1) PCT pour l'entrée dans la phase régionale.
14. C'est donc à juste titre que la section de dépôt a fait valoir que l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" se rapportait à la procédure en instance devant l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration compétente pour statuer sur la demande antérieure conformément à la CBE. Le terme de procédure "encore en instance", figurant à la règle 36 CBE, implique que l'Office européen des brevets est désormais compétent pour statuer sur la requête en délivrance.
15. Une autre restriction concernant le dépôt d'une demande divisionnaire issue d'une demande internationale au titre de la règle 36 CBE découle de l'article 23.1) PCT. Comme cela a déjà été expliqué au point 13 ci-dessus, il résulte de l'article 23.1) PCT que l'Office européen des brevets n'est pas compétent pendant la phase internationale d'une demande internationale pour traiter et examiner une demande conformément aux dispositions de la CBE eu égard à la brevetabilité de l'objet revendiqué par la demande internationale ou aux exigences d'ordre procédural. L'Office européen des brevets ne devient compétent en tant qu'administration délivrant des brevets européens que lorsque les exigences visées à l'article 22.1) PCT pour l'entrée dans la phase européenne sont remplies ou que l'entrée dans la phase européenne a été expressément requise conformément à l'article 22.2) PCT, et qu'il est mis ainsi un terme à la phase internationale d'une demande internationale. Il convient d'observer que le délai de 30 mois prévu à l'article 22.1) PCT est porté à 31 mois en vertu de la règle 159(1) CBE. L'interdiction de traiter et d'examiner la demande euro-PCT pendant la phase internationale a des effets directs, d'ordre procédural, sur l'examen requis de la demande divisionnaire correspondante déposée auprès de l'Office européen des brevets, ainsi qu'il est expliqué dans le paragraphe suivant.
16. Lorsqu'une demande divisionnaire est déposée conformément à la règle 36(1) CBE, la section de dépôt de l'Office européen des brevets est tenue d'examiner dès sa réception si une date de dépôt peut lui être accordée. Aux fins de cet examen, elle doit statuer sur la situation procédurale de la demande européenne antérieure. Si la demande antérieure est un dépôt international qui se trouve encore dans la phase internationale, la section de dépôt ne peut prendre cette décision (implicite) sur la demande internationale, étant donné que l'article 23.1) PCT interdit à un office désigné d'examiner la demande internationale au cours de cette phase. Il découle donc du PCT que la règle 36(1) CBE doit être interprétée en ce sens que l'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" désigne une demande encore en instance auprès de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration compétente au titre de la CBE. Une telle interprétation découle de l'adjectif "européen" et s'inscrit dans la logique de la fiction juridique prévue à l'article 11.3) PCT et limitée par l'article 23.1) PCT.
Résumant les arguments et conclusions ci-dessus, la Chambre confirme la constatation de la section de dépôt, selon laquelle, sur la base des dispositions du PCT et de la CBE, une demande euro-PCT qui n'est pas entrée dans la phase européenne n'est pas une demande européenne antérieure encore en instance au sens de la règle 36(1) CBE.
Examen des autres arguments invoqués par le requérant au sujet de l'expression "demande européenne antérieure encore en instance" et de son droit de déposer une demande divisionnaire
17. Le requérant a conclu à tort que l'existence d'une demande européenne en instance correspondant à la demande antérieure découlait à l'évidence de la notification de l'Office européen des brevets dans laquelle un numéro de demande européenne avait été attribué à la demande internationale désignant EP, étant donné que l'attribution d'un tel numéro est une simple mesure administrative destinée à faciliter le traitement, par l'Office européen des brevets, des documents reçus. L'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE ne saurait être interprétée sur la base de cette mesure purement administrative.
18. De plus, il est exact que l'Office européen des brevets a envoyé une notification concernant la demande antérieure, indiquant :
"La demande de brevet européen susmentionnée est réputée retirée".
Même si l'emploi du terme "demande de brevet européen" dans cette notification est conforme au texte de la règle 160(1) CBE, l'indication selon laquelle la demande de brevet européen est réputée retirée n'était pas un acte de procédure constitutif, mais seulement un acte déclaratif indiquant qu'il n'y avait pas de procédure en instance devant l'Office européen des brevets. Une telle déclaration n'a pas entraîné l'ouverture d'une procédure de délivrance devant l'Office européen des brevets, comme l'exige la règle 36(1) CBE pour la demande internationale, mais elle a clarifié le fait que la demande internationale n'était pas instruite au titre de la CBE, et a seulement informé le demandeur que la demande internationale n'avait pas acquis la qualité de demande en instance devant l'Office européen des brevets aux fins d'être instruite en tant que demande de brevet européen.
19. La Chambre souligne également que le PCT ne confère pas le droit de déposer une demande divisionnaire ou d'instruire pendant la phase régionale un objet qui n'a pas donné lieu à une recherche.
Par ailleurs, la règle 36(1) CBE ne saurait être interprétée sur la base du droit des brevets et de la procédure aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, comme l'a mentionné le requérant.
Les moyens invoqués par le requérant au sujet des économies de coûts et de l'égalité de traitement concernent la demande internationale proprement dite et pourraient au mieux être utilisés pour remettre en cause la limitation de la demande internationale à un objet traité dans le rapport de recherche internationale.
Par conséquent, s'il n'est pas satisfait aux exigences visées à l'article 36 CBE, le droit de déposer une demande divisionnaire ne peut s'appuyer sur des arguments liés aux économies de coûts et à l'égalité de traitement, ni se justifier en invoquant les possibilités offertes, sur le plan de la procédure, par la loi nationale d'autres pays.
Saisine de la Grande Chambre de recours
20. En ce qui concerne la requête en saisine de la Grande Chambre de recours au sujet d'une question de droit d'importance fondamentale, la Chambre a expliqué dans les paragraphes précédents comment les dispositions de la CBE et du PCT permettent de répondre directement et sans ambiguïté à cette question. La nécessité d'interpréter la règle 36(1) CBE à la lumière des dispositions du PCT ne limite pas la compétence de la Chambre à trancher elle-même cette question et ne signifie pas que cette question exige une décision de la Grande Chambre de recours. Par conséquent, la situation dans la présente affaire ne correspond pas à celle qui a conduit à la saisine de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/09. De plus, la Chambre n'a connaissance d'aucune décision qui contredirait les conclusions qu'elle tire dans la présente décision et qui nécessiterait un avis de la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit (article 112(1) CBE).
21. En résumé, il ne peut être fait droit ni à la requête visant à considérer la demande divisionnaire comme une demande divisionnaire valablement déposée, ni à la requête en saisine de la Grande Chambre de recours.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. La requête visant à soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. Le recours est rejeté.