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INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS / D'EXTENSION

DE Allemagne

Decision du Bundespatentgericht (Tribunal Federal des Brevets), en date du 25 août 1997

(20W (PAT) 31/96)*

Référence : Steuerbare Filterschaltung (Circuit de filtres contrôlable)

Article 59, 21 (1), alinéa 4, 22 (1), 38 loi sur les brevets (LB)

Articles 99, 100 c), 123 (2) et (3), 138 d) CBE

Mot-clé : "Etendue de la protection conférée par le brevet - pas d'extension inadmissible par suppression, au cours de la procédure d'opposition, de caractéristiques initialement non divulguées dans les revendications - la limitation des revendications à la divulgation initiale prime l'interdiction d'étendre ultérieurement la protection"

Sommaire

Une caractéristique d'une revendication, qui n'a pas été divulguée comme faisant partie de l'invention revendiquée dans les pièces de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, peut être supprimée également en vertu de la loi sur les brevets de 1981 au cours de la procédure d'opposition. La modification qui en résulte ne constitue pas une extension de la protection visée à l'article 22 (1), second cas LB, qui serait au demeurant inadmissible dès la procédure d'opposition (suivant Cour fédérale de justice (CFJ), GRUR 1977, 714 - Fadenvlies ; 1975, 310 - Regelventil ; 1990, 432 - Spleißkammer, et contraire à Tribunal fédéral des brevets (TFB), GRUR 1990, 114 - Flanschverbindung, BIPMZ 1991, 77 - Elektrischer Kontaktstift ; 1990, 431 - Gestellmagazin).1

Extraits des motifs

I. L'Office allemand des brevets (...) a révoqué (...) le brevet 29 38 994 à la suite d'une opposition uniquement fondée sur l'allégation que l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, après que le titulaire du brevet eut maintenu inchangé le texte de son brevet.

Au cours de la procédure de recours, le titulaire du brevet sollicite le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. A titre subsidiaire, il présente deux nouvelles versions de la revendication 1 au cours de la procédure orale.

Il demande que la décision attaquée soit annulée et le brevet maintenu tel qu'il a été délivré, à titre subsidiaire que la revendication 1 soit remplacée par la revendication 1 selon la requête subsidiaire I, (...) ou, également à titre subsidiaire, que la revendication 1 soit remplacée par la revendication 1 selon la requête subsidiaire II, (...).

Le titulaire du brevet a essentiellement fait valoir que, pour l'homme du métier, il ressort des pièces initiales de la demande que la caractéristique litigieuse (...) fait partie de l'invention. En tout état de cause, il est possible, conformément à la décision du Tribunal fédéral des brevets "Flanschverbindung" (GRUR 1990, 114), de maintenir le brevet moyennant une "déclaration de limitation du titre de protection" (requête subsidiaire I) ou de remplacer la caractéristique contestée par la mesure incontestablement divulguée, en vertu du droit antérieur (p. ex. GRUR 1975, 310 - Regelventil) (requête subsidiaire II). (...)

L'opposant demande le rejet du recours. Il réfute les points essentiels invoqués par le titulaire du brevet. Le texte de la revendication selon la requête subsidiaire I est imprécis et contradictoire et contient toujours la caractéristique inadmissible. Le texte selon la requête subsidiaire II est certes approprié en soi, mais inadmissible en raison de l'extension de la protection qu'il emporte.

II. (...)

Les revendications 1 selon la requête principale (texte dans lequel le brevet a été délivré) et la requête subsidiaire I (comportant une "déclaration de limitation") ne sont pas valables, leur objet allant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 21 (1), alinéa 4 LB). En ce qui concerne la revendication 1 selon la requête subsidiaire II, en revanche, il n'y a ni motif de révocation (art. 21 (1) LB), ni extension de la protection conférée par le brevet au sens de l'article 22 (1), second cas LB. (...)

1. Requête principale (...)

2. Requête subsidiaire I. Si la revendication 1 selon la requête subsidiaire I contient elle aussi la caractéristique emportant une modification inadmissible, c'est toutefois en liaison avec la déclaration dont elle est assortie (disclaimer), selon laquelle cette caractéristique, susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet, constitue une extension inadmissible. Cette déclaration ne donne cependant pas lieu à une revendication admissible.

Certes, plusieurs chambres du Tribunal fédéral des brevets ainsi que divers auteurs (TFB, GRUR 1990, 114 - Flanschverbindung ; TFB, BIPMZ 1991, 77 - Elektrischer Kontaktstift ; pour la procédure de radiation des modèles d'utilité, TFB, BIPMZ1990, 431 - Gestellmagazin ; Benkard/Rogge, 9^e édition, article 22, point 13 ; Benkard/Schäfers, 9^e édition, article 38, point 43 ; Schulte, Patentgesetz, 5^e édition, article 21, point 36 ; Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4^e édition, p. 438 ; commentaire critique de Schwanhäusser GRUR 1991, 165, 168) ont estimé, eu égard à l'article 22 (1), second cas LB, qu'une caractéristique initialement non divulguée dans la revendication ne pouvait être supprimée après la délivrance du brevet dans la mesure où la protection conférée s'en trouverait étendue. Afin de pouvoir néanmoins maintenir le brevet (limité), la description devrait dans un tel cas contenir une déclaration précisant que la caractéristique non divulguée représente une extension inadmissible de la protection dont il ne peut découler aucun droit, mais qui peut être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet. Si une telle déclaration (solution dite parfois, dans la littérature, du "disclaimer" ou de la "note en bas de page") établit, sans modifier la revendication, que cette caractéristique est étrangère à l'objet de l'enseignement protégé et qu'elle n'est donc pas prise en considération lors de l'appréciation de la brevetabilité, il n'en demeure pas moins qu'elle limite la protection conférée par le brevet aux cas dans lesquels cette même caractéristique existe (BIPMZ 1991, 77, 78, col. gauche, point 2), si bien que cette protection ne se trouve pas étendue.

La chambre ne se voit pas en mesure de souscrire à cet avis. Elle ne fait pas pour autant siens les motifs de la Grande Chambre de recours de l'OEB, qui a considéré, d'une part, que l'insertion d'un disclaimer était incompatible avec l'article 69 (1) CBE et, d'autre part, que le conflit entre les motifs de nullité que constituent la modification inadmissible du brevet (art. 123 (2), 138 (1) c) CBE) et l'extension de la protection qu'il confère (art. 123 (3), 138 (1) d) CBE) ne pouvait être résolu, dans l'intérêt général, qu'en révoquant le brevet (G 1/93, GRUR Int. 1994, 842, 8442 - caractéristique restrictive), dans la mesure où la caractéristique initialement non divulguée apporte une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. Pour la chambre, ce sont bien plutôt les motifs suivants qui sont déterminants :

a) Aux termes de l'article 21 (2), deuxième phrase LB, il est possible de limiter un brevet en modifiant la description ou les dessins. Il semble toutefois douteux qu'une revendication clairement libellée puisse se prêter à une interprétation en se servant de la description de la manière envisagée selon l'article 14 LB ("non" selon la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours de l'OEB, GRUR Int. 1994, 842, 844, point 14¹). Il n'est pas nécessaire d'examiner ici cette question de manière définitive. En effet, en l'espèce, le titulaire du brevet a déclaré la limitation envisagée ("cette caractéristique constitue une extension inadmissible susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet") non pas dans la description, mais dans la revendication même (...).

b) (...)

c) La chambre partage (...) l'avis de l'opposant, selon lequel la déclaration insérée dans la revendication 1 (...) ne supprime pas la modification inadmissible. En effet, cette déclaration ne suffit pas à empêcher l'effet juridique prévu à l'article 21 (1), alinéa 4 LB, selon lequel le brevet doit être révoqué en tout ou en partie, ni n'empêche le titulaire du brevet de se prévaloir de la caractéristique non divulguée.

aa) Même si la modification inadmissible de la revendication n'est pas prise en considération lors de l'examen quant au fond du brevet, ce qui est le but du disclaimer, et que le brevet reste ainsi dans les limites de la divulgation initiale, la caractéristique extensive revêtirait néanmoins, en cas de contrefaçon, la signification juridique que la limitation vise précisément à supprimer. La caractéristique inadmissible pouvant être invoquée à son encontre, le titulaire du brevet pourrait faire valoir des droits seulement sur la base de cette caractéristique (cf., p. ex., Benkard/Rogge, 9^e édition, article 22, point 13 ; TFB, BIPMZ 1991, 77, 78 - Elektrischer Kontaktstift), si bien que celle-ci n'est pas supprimée, mais subsiste dans la revendication en violation des articles 21 (1), alinéa 4 et 38, dernière phrase LB.

Le titulaire du brevet a lui-même déclaré (...) que c'était en ce sens qu'il souhaitait que la déclaration insérée dans la requête subsidiaire I soit entendue. Cette interprétation du disclaimer est conforme à la jurisprudence, déjà citée, de différentes chambres du Tribunal fédéral des brevets (GRUR 1990, 114 - Flanschverbindung ; BIPMZ 1990, 43 - Gestellmagazin ; BIPMZ 1991, 77, 78, col. gauche - Elektrischer Kontaktstift), qui n'échappe cependant pas au dilemme de devoir révoquer le brevet conformément soit à l'article 21 (1), alinéa 4, soit à l'article 22 (1), second cas LB (cf. aussi à ce sujet Rübel, VPP-Rundbrief 4/1995, 108, 110, col. gauche). En effet, selon le seul libellé du disclaimer, rien ne resterait protégé si, au cours de l'action en contrefaçon, (...) il n'était pas possible de se prévaloir de la caractéristique inadmissible et si en revanche cette caractéristique ("susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet") était opposée au titulaire du brevet. Par conséquent, la caractéristique maintenue dans la revendication, et non divulguée initialement, continue de contribuer à déterminer, malgré le disclaimer, l'objet de la revendication, si bien que ce dernier s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que les conditions légales du motif de révocation selon l'article 21 (1), alinéa 4 LB restent remplies.

bb) Malgré le conflit, découlant de la suppression de la caractéristique inadmissible, avec l'article 22 (1), second cas LB, qui interdit l'extension de la protection conférée par le brevet dès la procédure d'opposition (CFJ, GRUR 1990, 432, 433 - Spleißkammer), il y a lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice relative au droit antérieur (GRUR 1975, 310 - Regelventil ; 1977, 714 - Fadenvlies), d'éliminer une modification contribuant à déterminer l'objet du brevet s'il s'avère qu'elle s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la caractéristique en cause n'est pas supprimée, le brevet doit être révoqué.

Cela résulte non seulement de la genèse du motif de révocation et de nullité visé à l'article 21 (1), alinéa 4 LB, mais aussi d'une interprétation restrictive de l'article 22 (1), second cas LB eu égard à sa finalité. Déjà la loi sur les brevets de 1968, dont l'article 26 (5), deuxième phrase (à présent art. 38, deuxième phrase) dispose qu'il ne peut découler aucun droit des adjonctions et des corrections étendant l'objet de la demande, entendait exclure en tout cas que le brevet soit délivré avec un contenu modifié de manière inadmissible (CFJ, GRUR 1975, 310, 312, col. gauche, alinéa 1 - Regelventil). Selon l'ancien droit, cette disposition était appliquée même si le brevet avait été délivré avec une extension (exposé officiel des motifs LB 1978, BIPMZ 1976, 264, 334, col. droite, point 9). La nouvelle formulation des motifs de nullité prévus par la loi sur les brevets de 1978 n'a pas modifié cette situation juridique, car l'introduction d'un motif de nullité correspondant et ainsi de la possibilité d'éliminer une fois pour toutes l'apparence de droit consécutive à la délivrance du brevet a semblé opportune au législateur, notamment pour des raisons de clarté et de sécurité juridique (exposé officiel des motifs LB 1978, loc. cit.).

Suite à la nouvelle formulation des motifs de nullité, il a bien entendu estimé aussi qu'il était indiqué de modifier en conséquence les motifs d'opposition (exposé officiel des motifs LB 1978, BIPMZ, loc. cit., 335, col. gauche, point 13) et, avec l'introduction par la loi sur les brevets de 1981 de la procédure d'opposition en aval de la délivrance du brevet, de faire du motif de nullité constitué par l'extension inadmissible selon l'article 13 (1), alinéa 4 LB 1978 également un motif de révocation. Celui-ci n'a pas perdu en importance par suite de l'introduction simultanée du motif de nullité que constitue l'extension inadmissible de la protection selon l'article 22 (1), second cas LB, mais a simplement été développé de manière à pouvoir englober aussi les extensions qui, en raison de la modification de la procédure d'opposition, ne tombent pas sous le coup du motif de nullité que constitue l'extension inadmissible de la protection selon l'article 22 (1), premier cas LB ensemble article 21 (1), alinéa 4 de la loi sur les brevets (exposé officiel des motifs LB 1981, BIPMZ 1979, 266, 281, col. droite, point 12 ensemble exposé officiel des motifs LB 1978, loc. cit., 335, col. gauche, point 2). Sont concernés par ces nouvelles dispositions les cas de figure dans lesquels les revendications du brevet délivré ont été étendues sans que leur contenu aille pour autant au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée. Si, au contraire, une extension - éventuellement ultérieure - sort des limites de la divulgation initiale, il faut s'en tenir à la situation juridique antérieure, où il y a lieu, conformément à l'article 38 LB et par souci de sécurité juridique, de supprimer la caractéristique inadmissible (CFJ, GRUR 1975, 310 - Regelventil). Mais comme en l'espèce, celle-ci a été maintenue dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire I, il n'a pas pu être fait droit à la requête.

3. Requête subsidiaire II. La revendication 1 selon la requête subsidiaire II ne contient pas la caractéristique inadmissible. Elle a été supprimée et remplacée par la caractéristique de la contrôlabilité de la fréquence de coupure à l'aide d'une source de courant stabilisée, dont on peut incontestablement considérer, tant au vu des pièces initiales de la demande que des pièces du brevet, qu'elle fait partie de l'invention revendiquée (cf. supra II 1.a). La chambre considère ces modifications, apportées par le titulaire du brevet, comme admissibles et la revendication 1 selon la requête subsidiaire II comme valable.

a) Ce faisant, la chambre ne méconnaît pas que la suppression d'une caractéristique d'une revendication va généralement de pair avec une extension de la protection conférée par le brevet, et que toute caractéristique supplémentaire restreint l'étendue de la protection. Si, aux termes de l'article 22 (1), second cas LB, les extensions de la protection constituent un motif de nullité devant être pris en considération dès la procédure d'opposition (CFJ, GRUR 1990, 432 - Spleißkammer), cela ne vaut toutefois (...), par réduction téléologique de cette prescription et compte tenu de sa genèse, que pour les cas de figure dans lesquels il se produit, lors de la procédure d'opposition en aval, une extension de la protection conférée par le brevet délivré qui reste encore dans les limites de la divulgation initiale. Selon l'ancien droit, on n'aurait pas eu de prise sur de telles extensions de la protection, désormais inadmissibles, après la délivrance du brevet (au cours de la procédure d'opposition), étant donné que l'article 13 (1), alinéa 4 LB 1978 (à présent art. 21 (1), alinéa 4) ne connaissait alors que le dépassement du cadre de la divulgation initiale comme motif de nullité (cf. exposé officiel des motifs LB 1981, BIPMZ 1979, 281, col. droite, point 12). Or, comme il est exposé dans l'exposé officiel des motifs LB (loc. cit.), cela est contraire au principe ancré dans la Convention sur le brevet européen et dans le droit en vigueur, selon lequel le public doit pouvoir se fier au fait que la protection conférée par un brevet délivré ne soit pas étendue ultérieurement.

Si, par conséquent, l'introduction du motif de nullité prévu à l'article 22 (1), second cas LB ne visait qu'à combler la lacune créée par l'introduction de la procédure d'opposition en aval de la délivrance du brevet, il n'y aurait aucune raison d'interpréter cette disposition comme indépendante et détachée de l'article 21 (1), alinéa 4 LB dans la demande et de l'appliquer même si l'objet du brevet doit être ramené à ce qui a été divulgué dans la demande telle que déposée. En ce sens, il convient, conformément à l'intention du législateur et afin d'éviter le résultat paradoxal, inopportun et donc non voulu de la révocation du brevet (ad CBE, décision de la chambre de recours technique de l'OEB T 231/89, JO OEB 1993, 13, 16 - Ressort plat à torsion), de s'en tenir à la situation juridique antérieure, de sorte que, dans ces cas, le respect des limites de la divulgation initiale prime le motif de nullité visé à l'article 22 (1), second cas LB, la suppression d'une caractéristique non divulguée dans les pièces initiales n'étant pas considérée comme une extension - inadmissible dès la procédure d'opposition - de la protection selon l'article 22 (1), second cas LB (suivant CFJ, GRUR 1975, 310 - Regelventil ; 1977, 714 - Fadenvlies).

b) A cela ne s'oppose pas le fait que la caractéristique inadmissible soit supprimée non plus au cours de la procédure de délivrance, mais, depuis l'introduction de la procédure d'opposition en aval, après la délivrance du titre de protection. En effet, cette procédure d'opposition sert elle aussi - même si c'est seulement dans le cadre des motifs de révocation légaux - à finaliser la forme du titre de protection, ce qui implique souvent des modifications des revendications (cf. CFJ, GRUR 1989, 103 - Verschlußvorrichtung für Gießpfannen). Aussi les modifications, y compris les suppressions, qui ramènent le brevet au contenu divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée doivent-elles être publiées, par analogie avec l'article 61 (2) et (3) LB, au Bulletin des brevets et dans un fascicule de brevet modifié.

c) Contrairement à l'insertion d'un disclaimer dans la revendication étendue, la suppression de la modification inadmissible non seulement correspond aux conceptions du législateur lors de l'introduction du motif de nullité visé à l'article 22 (1), second cas LB, mais permet aussi de résoudre à la satisfaction générale le rapport difficile entre cette disposition et l'article 21 (1), alinéa 4 LB ainsi que le conflit qui en résulte entre l'intérêt personnel de l'inventeur à la suppression de la seule caractéristique emportant une extension inadmissible, avec maintien du brevet par ailleurs, et celui des tiers et du public à une suppression totale de l'apparence de droit découlant de la délivrance du brevet. Il reste à l'inventeur la rémunération qui lui revient pour sa prestation, en même temps qu'il est tenu compte de l'intérêt du public à la suppression de la modification inadmissible (...).

d) C'est aux tribunaux compétents en matière de contrefaçon qu'il appartient de dire comment il y a lieu de préserver les intérêts du tiers dont les actes empiètent désormais, par suite de la suppression, sur la protection modifiée (cf. CFJ, GRUR 1970, 296 - Allzweck-Landmaschine ; 1975, 310, 312, col. gauche - Regelventil). On trouve dans la législation différents exemples d'un équilibre satisfaisant entre les intérêts du tiers qui a commencé à utiliser une invention en se fiant à l'étendue de la protection découlant des revendications et ceux du titulaire d'un brevet que la suppression de la caractéristique inadmissible affecte. C'est ainsi, par exemple, que la Convention sur le brevet communautaire protège le tiers qui se fie à l'exactitude de la traduction d'un brevet en lui accordant le droit de poursuivre l'utilisation si celle-ci empiète, à la suite de la correction d'une erreur de traduction, sur le titre de protection dont la formulation a été modifiée (art. II, paragraphe 3, point 5 loi sur les traités internationaux en matière de brevets ; cf. aussi à ce sujet Schwanhäusser, GRUR 1991, 165, 169) ; de même, l'article 123 (5) LB protège l'utilisateur de bonne foi de l'objet d'un brevet éteint, puis rétabli à la suite d'une restitutio in integrum ultérieure en lui accordant le droit de poursuivre l'utilisation. La loi portant extension des titres de propriété industrielle connaît également le droit de poursuivre l'utilisation pour le tiers qui a commencé à utiliser l'invention protégée avant l'extension territoriale d'un titre de protection (art. 28). La loi sur le droit d'auteur contient d'autres exemples (...). Son article 137 f. (3) et (4) précise comment il y a lieu d'apprécier les utilisations qui ont été commencées avant l'entrée en vigueur de la loi et qui affectent des titres qui ont été rétablis. En vertu de ces dispositions, les utilisations commencées avant la date d'entrée en vigueur peuvent être poursuivies, mais seulement contre versement d'une rémunération équitable, tandis que les utilisations qui ont eu lieu avant cette date en restent exonérées. Il n'y a pas lieu de trancher ici la question de savoir quelle solution s'offre en dernière analyse pour la présente espèce.

DE 4/98