C. PROCÉDURES DEVANT LES DIVISIONS DE LA RECHERCHE, D'EXAMEN ET D'OPPOSITION
C.3.1 Système d'utilisation - Système permanent
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d'utilisation
1. Introduction
Le projet pilote relatif à l'utilisation (PPU), mis en œuvre entre avril 2007 et août 2008, a montré que le travail effectué sur un premier dépôt par un office national de brevets durant l'année de priorité peut être réutilisé par l'OEB lors du traitement de la demande de brevet européen ultérieure, et qu'une telle utilisation constituerait un avantage pour le système européen des brevets.
Le Conseil d'administration a donc décidé d'introduire un système d'utilisation à titre permanent sur la base de l'article 124 CBE et de modifier le règlement d'exécution de la CBE à cette fin (cf. document CA/D 18/09 du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 585). La règle 141 CBE modifiée et la nouvelle règle 70ter CBE entreront en vigueur le 1er janvier 2011 et s'appliqueront aux demandes de brevet européen (y compris aux demandes divisionnaires) et aux demandes internationales déposées à compter de cette date.
Selon un des principes-clés de ce système, l'utilisation du travail des offices nationaux de brevets, et en particulier des résultats de la recherche nationale, est toujours laissée à la discrétion de l'examinateur de l'OEB. Le système d'utilisation ne peut ni ne doit impliquer la réutilisation automatique des résultats de la recherche des offices nationaux de brevets.
2. Modification de la règle 141 CBE (informations sur l'état de la technique)
2.1 Règle 141 modifiée, paragraphe 1
Conformément à la règle 141(1) CBE modifiée, un demandeur qui revendique la priorité d'une demande antérieure au sens de l'article 87 CBE doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par ou pour le compte de l'administration auprès de laquelle la ou les demandes antérieures ont été déposées (= office de premier dépôt),
- conjointement à la demande de brevet européen, ou,
- s'il s'agit d'une demande euro-PCT, au moment de l'entrée dans la phase européenne.
La règle 141(1) CBE s'applique à toutes les demandes de brevet européen revendiquant une priorité. Si des priorités multiples sont revendiquées, le demandeur doit produire des copies des résultats de la recherche de l'office de premier dépôt établis pour toutes les demandes antérieures concernées.
L'obligation du demandeur au titre de la règle 141(1) CBE modifiée couvre les résultats de la recherche sous quelque forme ou dans quelque format qu'ils aient été établis par l'office de premier dépôt (par exemple rapport de recherche, liste de l'état de la technique cité, partie pertinente du rapport d'examen). La copie des résultats de la recherche produite doit être une copie du document officiel délivré par l'office de premier dépôt. La fourniture par le demandeur d'une liste de l'état de la technique cité qu'il a lui-même établie n'est pas suffisante aux fins de la règle 141(1) CBE.
Il n'est pas nécessaire de produire une traduction des résultats de la recherche lorsque l'office de premier dépôt a rédigé ces résultats dans une langue autre que les langues officielles de l'OEB.
La règle 141(1) CBE n'impose pas de produire des copies des documents cités dans les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt.
Lorsque les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt ne sont pas disponibles au moment du dépôt de la demande de brevet européen ou, s'il s'agit d'une demande euro-PCT, au moment de l'entrée dans la phase européenne, le demandeur doit les déposer sans délai à l'OEB dès qu'ils sont en sa possession. Plus les résultats de la recherche nationale sont mis rapidement à la disposition de l'OEB, plus la procédure sera efficace. Dans l'idéal, ils seront accessibles à l'examinateur de l'OEB lors de la rédaction du rapport de recherche européenne élargi.
L'obligation prévue par la règle 141(1) CBE s'applique aussi longtemps que la demande de brevet européen est en instance devant l'OEB.
Dans le cas des demandes européennes directes et des demandes internationales pour lesquelles l'OEB est office désigné ou élu (demandes euro-PCT), l'office de premier dépôt auprès duquel la demande antérieure a été déposée sera en principe un office national ou régional. En règle générale, les résultats de la recherche à produire sont donc ceux qui ont été établis par un office national de brevets pour une demande de brevet national ou pour toute autre demande de titre de propriété industrielle donnant naissance à un droit de priorité (modèle d'utilité ou certificat d'utilité, cf. article 87 CBE). Il peut également arriver qu'un demandeur revendique la priorité d'une demande internationale au titre du PCT, auquel cas les résultats de la recherche qu'il doit produire sont ceux qui lui ont été fournis par l'administration compétente chargée de la recherche internationale.
En ce qui concerne les demandes divisionnaires européennes, il n'est pas nécessaire de fournir une nouvelle copie des résultats de la recherche s'ils ont déjà été produits pour la demande initiale. Veuillez également vous reporter aux explications ci-dessous concernant la nouvelle règle 70ter CBE.
2.2 Règle 141 modifiée, paragraphe 2
La règle 141(2) CBE modifiée dispose qu'une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets.
Cette disposition permet au Président de l'OEB de déterminer les cas dans lesquels les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt sont considérés être à la disposition de l'OEB et sont automatiquement versés au dossier de la demande de brevet européen. Dans ces cas, les demandeurs sont dispensés de l'obligation de produire une copie des résultats de la recherche.
Pour l'instant, il est prévu de dispenser les demandeurs de l'obligation prévue à la règle 141(1) CBE de produire une copie des résultats de la recherche dans les cas où l'OEB a établi un rapport de recherche antérieure pour une demande dont la priorité est revendiquée.
Par ailleurs, l'OEB a l'intention de mettre en place, en collaboration avec les offices nationaux de brevets intéressés, l'environnement électronique nécessaire pour accéder aux résultats de la recherche de l'office de premier dépôt. Les demandeurs qui revendiquent la priorité d'une demande déposée auprès d'un office de premier dépôt relié à un tel système électronique seront dispensés de l'obligation prévue à la règle 141(1) CBE de produire une copie des résultats de la recherche. Des études sont en outre actuellement menées dans cette optique afin de déterminer dans quelle mesure il serait possible d'utiliser les systèmes d'échange de documents existants.
L'OEB publiera une décision de son Président au titre de la règle 141(2) CBE le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
2.3 Règle 141 modifiée, paragraphe 3
La nouvelle règle 141(3) CBE dispose que, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, l'Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai de deux mois, des informations sur l'état de la technique au sens de l'article 124(1) CBE.
Conformément à la règle 141(3) CBE, l'OEB peut demander toute information sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen. Cette disposition englobe en particulier les résultats de la recherche relatifs aux dépôts dont la priorité n'est pas revendiquée dans la demande de brevet européen. Elle permet également à l'OEB de demander, entre autres, la copie visée à la règle 141(1) CBE dans les cas où le résultat de la recherche n'est pas encore à la disposition du demandeur lorsqu'il a été demandé en vertu de la nouvelle règle 70ter CBE (cf. explications ci-dessous au sujet de cette règle). Le délai non prorogeable de deux mois est aligné sur celui de la nouvelle règle 70ter CBE.
Toute invitation au titre de la règle 141(3) CBE sera émise uniquement durant la phase d'examen et seulement dans des cas particuliers.
3. Nouvelle règle 70ter CBE
3.1 Demande de copie des résultats de la recherche
La nouvelle règle 70ter(1) CBE complète la règle 141 CBE modifiée : si l'OEB constate, au moment où la division d'examen devient compétente pour examiner la demande, que la copie des résultats pertinents de la recherche prévue à la règle 141(1) CBE n'a pas été produite par le demandeur et n'est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141(2) CBE, il invite le demandeur à produire dans un délai non prorogeable de deux mois
- une copie des résultats de la recherche requis en vertu de la règle 141(1) CBE
ou
- une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles (par exemple dans les cas où les résultats de la recherche ne sont pas encore à la disposition du demandeur ou que l'office de premier dépot n'effectue pas de recherche portant sur la demande antérieure revendiquée comme priorité).
Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise conformément à la règle 70ter(1) CBE, la demande de brevet européen sera réputée retirée (règle 70ter(2) CBE). Si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de la nouvelle règle 70ter(2) CBE en raison de l'inobservation du délai non prorogeable de deux mois, la poursuite de la procédure peut être requise.
3.2 Demandes divisionnaires
Lorsqu'une demande divisionnaire bénéficie d'un droit de priorité, l'OEB enverra automatiquement, le cas échéant (par exemple si aucune copie des résultats pertinents de la recherche n'a été produite pour la demande divisionnaire), une invitation au titre de la règle 70ter(1) CBE. Il est à noter cependant que, si tous les résultats pertinents de la recherche ont déjà été produits pour la demande initiale, le demandeur n'a pas besoin de répondre à la notification émise conformément à la règle 70ter CBE relative à la demande divisionnaire. L'invitation au titre de la règle 70ter CBE attirera expressément l'attention des demandeurs sur ce point.
Cela implique que lorsque le demandeur, pour la demande initiale, a produit une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles en réponse à une invitation émise conformément à la règle 70ter(1) CBE, la copie des résultats pertinents de la recherche ou une nouvelle déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles doivent être produites pour la demande divisionnaire.