EXPOSÉS PRÉSENTÉS PAR DES JUGES NATIONAUX
Evolutions récentes du droit des brevets européen et national ainsi que de la jurisprudence
OEB Office européen des brevets
Yvonne PODBIELSKI
Juriste, Service de recherche juridique des chambres de recours, Office européen des brevets
Évolutions récentes de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB
Mesdames et Messieurs,
Résumer la jurisprudence des chambres de recours de ces deux dernières années est une tâche impossible. Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble, je vous invite à consulter deux publications, à savoir le livre consacré à la jurisprudence des chambres de recours ainsi que sa mise à jour sous forme de publication supplémentaire du Journal officiel, qui vous a été envoyée il y a quelques semaines. Ces deux publications ayant été produites par mon service, vos commentaires, vos suggestions et, bien entendu, vos critiques sont toujours les bienvenus.
Pour ce bref exposé, j'ai choisi trois domaines qui, je l'espère, vous intéresseront : je parlerai en premier lieu de la clarté des revendications dans la procédure d'opposition, j'aborderai ensuite deux affaires portant sur des questions de brevetabilité dans le domaine des biotechnologies et, pour finir, une affaire récente concernant une éventuelle double protection par brevet et des revendications de type suisse.
I. Clarté des revendications dans la procédure d'opposition : saisine de la Grande Chambre de recours
Commençons par la clarté des revendications dans la procédure d'opposition. Dans la décision T 373/12 d'avril 2014, plusieurs questions de droit ont été soumises à la Grande Chambre de recours. La saisine est en instance sous le numéro G 3/14. Les réponses de la Grande Chambre de recours, quelle qu'en soit la teneur, auront une incidence considérable sur les procédures d'opposition et les procédures de recours faisant suite à une opposition.
L'enjeu est le suivant : l'article 84 CBE dispose que les revendications "doivent être claires et concises et se fonder sur la description". La clarté est donc examinée par les divisions d'examen avant la délivrance. Une fois le brevet délivré, on considère généralement que la possibilité de soulever des objections pour manque de clarté pendant la procédure d'opposition est limitée. Cela est dû principalement au fait que la clarté n'est pas un motif d'opposition. Comme vous le savez, elle n'est pas non plus un motif de nullité au niveau national en vertu de l'article 138 CBE. Le seul cas dans lequel la question de la clarté pouvait habituellement être invoquée pendant la procédure d'opposition était celui où une modification apportée au cours de cette procédure créait un nouveau problème de clarté, c'est-à-dire un problème qui n'existait pas auparavant. Il était dès lors procédé à un examen de la clarté conformément à la CBE (article 101(3)b)), afin de garantir que le brevet tel que maintenu satisfaisait à toutes les exigences de la CBE. Dans une de ses premières décisions, à savoir la décision G 9/91, la Grande Chambre de recours a déclaré que, "en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE."
La jurisprudence des chambres de recours relative au rôle de l'article 84 CBE dans la procédure d'opposition s'attache en grande partie à déterminer quels types de modifications du libellé d'une revendication peuvent donner lieu à une objection pour manque de clarté de la part de l'opposant. Dans le passé, on a généralement considéré qu'il n'est possible d'examiner la clarté que si une modification est substantielle, au sens où elle entraîne un changement significatif du contenu de la revendication sur le plan technique, par rapport aux revendications du brevet. Le simple fait de combiner le texte de revendications indépendantes et dépendantes du brevet n'était pas assimilé à une modification substantielle justifiant l'examen de la clarté. Cette conclusion était fondée sur le raisonnement selon lequel une telle revendication modifiée était essentiellement une revendication du brevet, à l'égard de laquelle la clarté n'était pas un motif d'opposition.
Une décision rendue en décembre 2012 est parvenue à une autre conclusion. Ainsi, dans l'affaire T 459/09, la chambre a estimé que la clarté d'une revendication modifiée pouvait, en principe, être examinée, même si la modification consistait uniquement en une recombinaison textuelle des revendications du brevet délivré. La chambre, considérant que la distinction faite entre "modifications substantielles" et "modifications non substantielles" posait problème, a fait valoir que toutes les modifications effectuées au cours de la procédure d'opposition étaient nécessairement substantielles (puisque, dans le cas contraire, elles n'auraient pas été – et n'auraient pu être – apportées) et qu'elles justifiaient par conséquent un examen sans restrictions de la clarté. Cette décision a été suivie dans l'affaire T 409/10.
Dans l'affaire T 1459/05, la chambre a estimé qu'elle pouvait examiner la clarté d'une caractéristique qui avait été extraite textuellement d'une revendication dépendante du brevet et introduite dans une revendication indépendante de ce brevet. De l'avis de la chambre, il ne pouvait plus être supposé sans réserves que toutes les caractéristiques des revendications dépendantes d'un brevet délivré avaient été systématiquement examinées, eu égard à leur conformité avec l'article 84 CBE, pendant la procédure de délivrance.
En raison de cette jurisprudence divergente, la chambre instruisant l'affaire T 373/12 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :
1. Le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours doit-il être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante a) des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou b) des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées pendant la procédure ?
2. Dans l'affirmative, l'examen de la clarté est-il limité aux caractéristiques insérées, ou peut-il être étendu à des caractéristiques qui figuraient déjà dans la revendication indépendante non modifiée ?
3. S'il est répondu par la négative à la question 1, l'examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées est-il toujours exclu ?
4. Si la Grande Chambre de recours conclut qu'un examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours nécessaire, ni toujours exclu, quelles conditions doivent être appliquées pour décider si un examen de la clarté doit être envisagé dans une affaire donnée ?
Étant donné que les réponses à ces questions auront une incidence considérable sur les procédures d'opposition et les procédures de recours faisant suite à une opposition, la priorité a été accordée à cette affaire. La décision sera disponible en ligne dès qu'elle aura été rendue. Si vous souhaitez être tenus au courant des nouvelles affaires, vous pouvez vous abonner à un flux RSS.
II. Exceptions à la brevetabilité et biotechnologies : affaires relatives à des cellules souches embryonnaires humaines
Passons aux biotechnologies et aux exceptions à la brevetabilité. J'aimerais évoquer tout d'abord la décision T 2221/10. Elle a été rendue en février de cette année et fait suite à la décision de la CJUE dans l'affaire Brüstle. Comme vous le savez, les brevets ne peuvent être délivrés pour des inventions "qui ont pour objet des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles et commerciales". Telle est la teneur de la règle 28c) ensemble l'article 53a) CBE.
Dans l'affaire dont il est question ici, les revendications 1 et 2 de l'unique requête du requérant portaient sur des méthodes en vue de maintenir des cellules souches embryonnaires humaines en culture dans un état indifférencié. La revendication 5 concernait une culture comprenant des cellules souches embryonnaires humaines. Le libellé explicite des revendications évitait délibérément une étape consistant à obtenir des cellules souches embryonnaires humaines par l'utilisation, impliquant leur destruction, d'embryons humains. Selon un mode de réalisation disponible commercialement, des lignées de cellules souches embryonnaires humaines pouvaient être utilisées pour mettre en œuvre l'invention. Le requérant a fait valoir que les procédés utilisant des lignées de cellules souches embryonnaires humaines disponibles commercialement ou d'une autre manière ne sont pas exclus de la brevetabilité, et ce au motif que leur mise en œuvre ne nécessite pas de détruire de novo des embryons humains.
La chambre n'a pas souscrit à cet argument. L'invention était exclue de la brevetabilité (en vertu de l'article 53a) CBE ensemble la règle 28c) CBE), étant donné que la lignée de cellules souches embryonnaires humaines disponible commercialement, sur laquelle s'appuyait l'invention, avait été obtenue initialement par un procédé impliquant la destruction d'embryons humains. La chambre a cité la décision G 2/06 à l'appui de la proposition selon laquelle, aux fins de la règle 28c) CBE, il fallait prendre en considération toutes les étapes qui précédaient l'utilisation revendiquée de cellules souches embryonnaires humaines et qui constituaient une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'invention revendiquée. Peu importait, à cet égard, que les étapes aient été exécutées par l'inventeur ou une autre personne, qu'elles aient été réalisées pour préparer directement les expériences conduisant à une invention ou qu'elles aient eu lieu bien avant lesdites expériences.
Cette affaire peut se résumer en substance de la manière suivante : sont exclues de la brevetabilité les inventions qui utilisent des lignées de cellules souches embryonnaires humaines publiquement disponibles qui proviennent initialement d'un procédé entraînant la destruction des embryons humains.
La deuxième affaire qui implique des cellules souches embryonnaires et qui est susceptible de vous intéresser est l'affaire T 1836/10. La revendication 1 portait sur un procédé d'obtention de cellules souches embryonnaires pluripotentes sans destruction de l'embryon. Les cellules étaient obtenues en utilisant comme matériel de départ des blastocystes. Pour éviter l'exclusion de la brevetabilité, le demandeur avait introduit dans la revendication 1 un disclaimer qui excluait la possibilité d'utiliser à des fins industrielles ou commerciales les cellules souches obtenues si les blastocystes étaient d'origine humaine. La chambre a dû établir si ce disclaimer limitait effectivement l'objet revendiqué de manière que celui-ci ne tombe plus sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53a) CBE ensemble la règle 28c) CBE.
La chambre a estimé que le disclaimer ne limitait pas l'objet de la revendication d'une quelconque manière, puisque la future utilisation possible, telle que divulguée, des cellules souches n'était même pas couverte par la revendication. Le disclaimer ne pouvait donc pas être admis au regard des exigences de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, l'objet de la revendication, qui, même après l'introduction du disclaimer, faisait référence à l'utilisation d'embryons humains en tant que matériel de départ dans un procédé d'obtention de cellules souches embryonnaires susceptible d'application industrielle, devait être considéré comme une "utilisation à des fins industrielles ou commerciales", laquelle est exclue de la brevetabilité.
III. Absence de double protection par brevet : revendications de type suisse et revendications relevant de l'article 54(5) CBE
J'en viens maintenant au dernier point de ma présentation. L'article 54(5) CBE, qui a été introduit avec la CBE 2000, remplace la formulation de type suisse pour les revendications relatives à une deuxième utilisation médicale. Étant donné qu'une revendication rédigée selon l'article 54(5) CBE est une revendication de produit et qu'une revendication de type suisse est une revendication de procédé, on ne savait pas exactement dans quelle mesure il était possible, comme le souhaitait le législateur, de faire en sorte que l'étendue de la protection offerte par l'article 54(5) CBE se rapproche le plus possible de celle conférée par une revendication de type suisse.
Dans l'affaire T 1780/12, qui avait trait à la question de la double protection par brevet, la chambre a examiné si l'objet et la portée d'une revendication rédigée conformément à l'article 54(5) CBE étaient les mêmes que l'objet et la portée d'une revendication de type suisse.
Dans cette affaire, la demande était une demande divisionnaire dans laquelle les revendications étaient formulées sur la base de l'article 54(5) CBE. Elles portaient sur la deuxième utilisation thérapeutique, ou l'utilisation thérapeutique ultérieure, d'une substance ou composition. La demande initiale, qui avait donné lieu à la délivrance d'un brevet, contenait des revendications de type suisse concernant la même utilisation thérapeutique de la même substance ou composition.
La division d'examen a estimé que les revendications de la demande initiale et de la demande divisionnaire portaient sur le même objet "en ce sens que ces deux revendications concernent chacune la même invention revendiquée sous une forme différente". Elle a rejeté la demande au motif que la double protection par brevet était interdite.
La chambre a fait droit au recours formé contre cette décision, estimant qu'il n'y avait pas de double protection par brevet. Elle a déclaré que l'interdiction de la double protection par brevet signifiait qu'il ne pouvait être délivré de deuxième brevet pour le même objet que celui ayant déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet (G 1/05, G 1/06). Il découlait de la décision G 2/88 que la catégorie de la revendication et les caractéristiques techniques de cette dernière constituaient l'objet de cette revendication et déterminaient la protection conférée.
Les revendications en cause appartenaient à deux catégories différentes : les revendications de type suisse sont des revendications de procédés à protéger en fonction de leur utilisation spécifique, tandis que les revendications formulées selon l'article 54(5) CBE sont des revendications de produits à protéger en fonction de leur utilisation spécifique. S'agissant des caractéristiques techniques, les deux jeux de revendications définissaient le même composé et la même utilisation thérapeutique, mais, contrairement à la revendication relevant de l'article 54(5) CBE, la revendication de type suisse comprenait de surcroît la fabrication d'un médicament. L'objet revendiqué était donc différent. Cette conclusion a été suivie dans une décision très récente (T 879/12).
En ce qui concerne l'étendue de la protection, la chambre s'est référée au principe généralement admis qui sous-tend la CBE, et selon lequel une revendication relative à une activité physique spécifique, comme une méthode, un procédé ou une utilisation, confère une protection moins étendue qu'une revendication relative à une chose en tant que telle. Il s'ensuit qu'une revendication de procédé à protéger en fonction de son utilisation spécifique, comme une revendication de type suisse, confère elle aussi une protection moindre qu'une revendication de produit à protéger en fonction de son utilisation spécifique, telle qu'une revendication relevant de l'article 54(5) CBE.
La chambre a tenu à souligner la nécessité de faire la distinction entre l'appréciation qu'elle portait et un examen au titre des articles 76(1), 123(2) et 87 CBE, au cours duquel c'est l'ensemble de la demande qui doit être pris en considération.
C'est ainsi que s'achève mon exposé sur les décisions les plus marquantes de la jurisprudence des chambres de recours de ces deux dernières années.
Merci de votre attention !