III. REVENDICATIONS
A. Clarté des revendications
BE – Belgique
Tribunal de commerce de Mons, 21 février 2013 (RG A/09/663) – Société Occhio c. Société Malvern
Mot-clé : clarté des revendications – suffisance de l'exposé de l'invention
Par arrêt du 12 janvier 2012 (voir le chapitre III.D. "Modifications des revendications"), la cour d'appel de Mons a décidé que la mission conférée à l'expert V, mandataire européen, n'était pas illégale. Elle a considéré également que la limitation des revendications du brevet effectuée par Occhio est licite. Dans le cadre de la demande reconventionnelle formée par Malvern, celle-ci sollicite l'annulation complète du brevet délivré à Occhio même après limitation. Malvern soutient notamment que dans le brevet européen 1 754 040 les concepts utilisés dans le brevet (dispersion homogène, non ordonnée et turbulente) sont peu clairs et trop imprécis pour permettre une application industrielle.
Sur l'argument d'absence de clarté des revendications, Malvern estime que les revendications du brevet manquent de clarté. Elle reconnaît que l'absence de clarté n'est pas une cause de nullité du brevet. Elle soutient toutefois que, puisque Occhio demande la limitation du brevet, la juridiction nationale qui doit statuer sur la validité du brevet limité se retrouve dans la situation d'un examinateur, qui doit examiner la clarté des revendications (art. 84 CBE et 17§ 2 LBI).
Le tribunal relève que l'absence de clarté des revendications n'est pas, en tant que telle, une cause de nullité. Elle ne pourra affecter la validité du brevet que si elle se traduit par une impossibilité d'exécution par l'homme de métier, résultant du caractère insuffisamment clair et complet du brevet (art. 83 CBE et 49§1 LBl).
Par ailleurs, la loi belge, dans son état actuel, ne prévoit aucune procédure d'examen des revendications modifiées par requête volontaire. Comme le relève à juste titre Occhio, une telle procédure ne sera introduite que lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2011. Cette entrée en vigueur reste indéterminée pour l'instant. Dès lors, le tribunal doit juste vérifier si les revendications limitées par le titulaire du brevet sont soit valides soit nulles. Il n'a donc pas à jouer le rôle d'un examinateur.
Sur la suffisance de description, Le tribunal estime que, contrairement à ce qu'affirme Malvern, le brevet contient des éléments qui permettent de comprendre les concepts qu'il utilise. Enfin, il est exact que la description du brevet n'indique pas ce qu'est un écoulement turbulent. L'expert comprend cette notion comme désignant un écoulement non laminaire. Le tribunal considère donc que cette notion est suffisamment familière au technicien pour ne pas devoir être décrite avec précision dans le brevet. L'expert en conclut, concernant le caractère clair et la description suffisante de l'invention : "Les revendications ne me semblent pas poser de problème de clarté à un homme du métier, lorsqu'elles sont lues à la lumière de la description. ( ... ) Reproduire un dispositif et un procédé tels que définis dans le brevet ne pose pas de problème particulier à l'homme du métier. Les deux exemples de réalisation donnent à l'homme du métier suffisamment d'éléments précis pour reproduire l'invention".
Même si l'expert V n'a certainement pas les connaissances des conseils techniques consultés par les parties dans le domaine considéré, elle est ingénieur et mandataire européen en brevet. A ce titre, elle dispose d'une expérience importante, probablement supérieure à celle d'un académique ou d'un technicien pur, concernant les questions d'applicabilité concrète d'un brevet. Selon le tribunal, on ne peut donc balayer son avis d'un revers de la main, comme semble le suggérer Malvern. Dès lors qu'elle estime en sa qualité d'expert en savoir assez pour pouvoir reproduire sans difficulté l'invention décrite dans le brevet, cet avis constitue un élément d'appréciation important pour le tribunal. Le tribunal juge finalement les explications de l'expert suffisantes et convaincantes et en déduit la suffisance de clarté du brevet permettant son exécution par l'homme de métier.
DE – Allemagne
Tribunal fédéral des brevets, 27 mars 2012 (4 Ni 24/10) – Machine à café
Mot-clé : clarté de modifications apportées dans le cadre d'une procédure de nullité – combinaison de revendications indépendantes et dépendantes
Le brevet litigieux (EP 1 521 542) portait sur une machine à café comportant un dispositif de verrouillage perfectionné. Lors de la procédure de nullité, le Tribunal fédéral devait notamment statuer sur la question de savoir s'il y avait lieu d'examiner la conformité des modifications apportées aux revendications d'un brevet défendu sous une forme limitée avec l'exigence de clarté prévue à l'art. 84 CBE.
Le Tribunal fédéral a fait valoir que la recevabilité d'une modification restrictive apportée à un brevet dans le cadre d'une procédure de nullité devait faire l'objet d'un examen approfondi. Cet examen ne doit pas se limiter aux motifs de nullité invoqués dans le cadre de la procédure de nullité, car ceux-ci ne concernent que le brevet délivré et non une version modifiée du brevet.
Cela est valable également pour l'examen de la clarté au titre de l'art. 84 CBE lorsqu'une revendication d'un brevet européen est modifiée dans le cadre d'une procédure de nullité (cf. Cour fédérale de justice du 18 mars 2010 – Xa ZR 54/06 – système de serveur proxy ; et, par contraste, pour la procédure de limitation : Cour fédérale de justice du 1er mars 2011 – X ZR 72/08 –produit cosmétique de protection solaire III). S'agissant de la procédure d'opposition européenne, cette question est expressément réglementée par l'art. 101(3) CBE, alors que la loi allemande sur les brevets reste muette à ce sujet.
En l'espèce, la modification n'a consisté qu'à remplacer la revendication 1 du brevet tel que délivré par une combinaison des revendications 1 et 2, ce qui revenait à maintenir inchangée la revendication 2 du brevet tel que délivré. Le Tribunal fédéral a décidé qu'en pareilles circonstances, il convenait de statuer sur la base du brevet délivré. Un examen complet sur le fond n'était dès lors pas justifié et il convenait de limiter le réexamen aux motifs de nullité invoqués en l'espèce au titre de l'art. II § 6 (1) de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets ensemble l'art. 138(1) CBE, étant entendu qu'une objection au titre de l'art. 84 CBE ne figure pas parmi ces motifs.
FR – France
Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 février 2014 (13/00455) – Virbac c. Merial
Mot-clé : insuffisance de description – clarté – effort excessif
L'invention porte sur un spot-on non systémique. La société Virbac notamment conteste la validité de la revendication 1 pour manque de clarté. Elle soulève la nullité des brevets pour insuffisance de description ainsi, précise-t-elle, que l'ont jugé les juridictions anglaises.
La société Merial conteste notamment le grief de défaut de clarté faisant valoir qu'il ne constitue pas une cause de nullité. Le tribunal juge que l'absence de clarté est un des aspects possibles de l'absence de description suffisante de l'invention plus qu'un motif autonome de nullité. En l'espèce, la revendication n°1 n'est pas contradictoire et il ne peut y avoir un défaut de clarté susceptible de mettre en cause la suffisance de description nécessaire à la validité du titre.
Sur l'insuffisance de description, le tribunal énonce que l'homme du métier ne dispose pas d'une théorie faisant partie des connaissances générales communes, en mesure d'expliquer et de rendre compte d'un spot-on non systémique. Il ne connait pas les moyens lui permettant d'atteindre ce but. Il doit donc lui être indiqué la combinaison de solvants et excipients qui lui permettra d'obtenir une formulation apte à ce résultat. S'agissant d'une composition, le problème de la formulation est encore plus aigu car une formulation valable pour un des ingrédients, peut ne pas être efficace pour l'autre qui aura des propriétés physico-chimiques différentes.
Il apparaît que les deux brevets en cause qui ne comportent aucun exemple de formulation, ne fournissent pas à l'homme du métier les explications nécessaires pour qu'il parvienne à l'invention. Il est constant que la loi n'impose pas la présentation d'exemples spécifiques, et cette absence ne peut à elle seule entraîner la nullité du brevet ; mais l'absence d'exemple n'est, en l'espèce, qu'une des manifestations de l'insuffisance de la description qui empêche l'homme du métier de parvenir à l'invention, en utilisant ses connaissances générales et celles fournies par le brevet.
Par ailleurs, la société Merial déclare qu'il n'est pas démontré par la société Virbac que l'homme du métier ne parviendrait pas à l'invention. Néanmoins pour y parvenir, l'homme du métier devrait se livrer à des essais qui dépassent les simples opérations de routine alors qu'au surplus la formulation qu'il doit mettre au point, doit être efficace pour deux ingrédients actifs pouvant présenter des propriétés physicochimiques différentes. Aussi compte tenu du nombre de tâches à effectuer pour cette mise au point empirique il y a lieu d'admettre qu'il s'agirait d'un véritable programme de recherche qui nécessite un effort excessif. Ainsi il y a lieu de retenir une insuffisance de description de la revendication 1 ainsi que des revendications dépendantes. Les brevets sont annulés.
B. Interprétation des revendications et étendue de la protection
AT – Autriche
Chambre suprême autrichienne des brevets et des marques, 27 février 2013 (Op 3/12)
Mot-clé : nouveauté – interprétation des revendications (article 69 CBE)
Le brevet litigieux (EP 1 343 644) concernait pour l'essentiel un véhicule rail-route pour l'exécution de travaux sur la superstructure d'une voie. La Chambre suprême des brevets et des marques a entre autres examiné quant à sa nouveauté une caractéristique revendiquée, selon laquelle le véhicule tracteur présentait à l'avant et à l'arrière une paire de roues pour rail. Or, une machine à bourrer les traverses de voie fabriquée par une autre entreprise et déjà utilisée avant la date de priorité présentait également une seconde paire de roues pour rail, soit une paire de roues pour rail montées à l'arrière. Celle-ci était toutefois destinée à la prise de mesures et n'était pas porteuse. La réponse à la question de savoir si cette antériorité détruisait la nouveauté de la caractéristique précitée dépendait par conséquent de l'interprétation donnée à la revendication – plus précisément de la question de savoir si les deux paires de roues pour rail dont était équipé le véhicule tracteur devaient être porteuses.
En se référant à l'art. 69 CBE et au protocole interprétatif qui s'y rapporte, la Chambre suprême des brevets et des marques a conclu qu'un rapport équilibré entre ce qu'il résultait au sens étroit et littéral du texte des revendications et ce qu'il ressortait de la description et des dessins comme solution au problème technique, était déterminant pour l'étendue de la protection conférée par le brevet (Op 3/09 = PBl. 2010, 151). Il convient en l'occurrence de se référer à la compréhension qu'en a l'homme du métier dans son domaine d'activité.
Pour l'homme du métier, il ressortait clairement de la demande en litige qu'il s'agissait de deux paires de roues pour rail porteuses. Cela était conforté par le fait que le libellé de la revendication ne faisait aucune différence entre les deux paires de roues. Les roues de mesure étaient à ce point différentes des roues porteuses qu'il ne viendrait pas à l'homme du métier l'idée de les regrouper sous un terme générique commun. Deux autres arguments venaient appuyer cette thèse : d'une part, le caractère porteur de ces deux paires de roues ressortait clairement d'un dessin auquel il convenait de se référer pour l'interprétation de la revendication ; d'autre part, la solution de châssis présentée aurait été très instable, et donc techniquement impossible, avec une seule paire de roues pour rail. Ce dernier argument suffisait à lui seul pour inciter l'homme du métier à penser que les deux paires de roues pour rails mentionnées dans la revendication devaient être porteuses. Une bourreuse de voie équipée d'une seule paire de roues porteuses ne constituait donc pas une antériorité destructrice de nouveauté pour la caractéristique revendiquée.
Bien que la Chambre suprême des brevets et des marques ait estimé que le critère de nouveauté avait été rempli, elle est parvenue à la conclusion que le brevet ne satisfaisait pas à l'exigence d'activité inventive et l'a par conséquent déclaré nul.
DE – Allemagne
Cour fédérale de justice, 17 juillet 2012 (X ZR 117/11) – Mousse de polymère
Mot-clé : interprétation des revendications
Le Tribunal fédéral des brevets avait omis d'examiner de façon cohérente l'enseignement technique fourni par la revendication 1 du brevet et s'était contenté, lors de l'appréciation de la nouveauté, d'émettre quelques conclusions à propos de la signification de certaines caractéristiques. Selon la Cour fédérale de justice, l'interprétation d'une revendication doit toutefois consister à en déterminer la signification dans son ensemble et à préciser la contribution respective de ses caractéristiques au résultat escompté de l'invention. La signification d'une caractéristique particulière doit toujours être définie dans ce contexte, ce qui implique qu'elle est susceptible de revêtir un sens différent par rapport à celui d'une caractéristique analogue contenue dans une antériorité faisant partie de l'état de la technique. En effet, pour pouvoir comprendre la signification d'une caractéristique technique donnée, il est particulièrement important, du moins en cas de doute, d'identifier le rôle qu'elle joue à la fois par elle-même et en association avec les autres caractéristiques de la revendication dans l'obtention du résultat conforme à l'invention. À cet effet, il convient de se référer à la description ainsi qu'aux dessins qui expliquent et illustrent l'enseignement technique revendiqué et qui permettront donc, selon une jurisprudence constante, non seulement de déterminer l'étendue de la protection (art. 69(1) CBE et § 14 de la loi allemande relative aux brevets d'invention) mais aussi d'interpréter la revendication, et ce indépendamment de la question de savoir si cette interprétation servira de base pour l'examen d'une contrefaçon ou pour l'évaluation de la brevetabilité de l'objet revendiqué (cf. l'arrêt Outil de sertissage III de la Cour fédérale de justice du 29 juin 2010).
Dès lors, il importe peu que l'interprétation de la revendication amène à conclure à une extension inadmissible par rapport à la demande telle que déposée initialement. De même qu'une revendication ne peut pas être interprétée au regard de ce qui s'avère brevetable après examen de l'état de la technique (cf. l'arrêt Ruban en caoutchouc sans bulles I de la Cour fédérale de justice du 24 septembre 2003), elle ne saurait être interprétée en fonction de la signification des pièces initiales de la demande. En effet, seul le fascicule du brevet peut servir de base à l'interprétation. Une comparaison avec la demande publiée ne peut au mieux être envisagée que si elle permet, en cas d'incohérence entre la description et la revendication, de clarifier dans quelle mesure l'objet protégé a été limité lors de la délivrance du brevet ou lors de la procédure d'opposition (cf. l'arrêt Dispositif d'occlusion de la Cour fédérale de justice du 10 mai 2011, ainsi que l'arrêt Attelage articulé de cette même Cour du 4 février 2010).
NL – Pays-Bas
Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad), 4 avril 2014 – Medinol c. Abbott
Mot-clé : interprétation des revendications – article 69 CBE
Le brevet en cause (EP 1 181 902) portait sur un stent expansible et flexible, destiné à être introduit dans un organisme vivant. D'après la demande de brevet, l'invention visait à mettre à disposition un stent flexible qui rétrécit de manière minime pendant l'expansion.
Le principal point litigieux dans la procédure de contrefaçon opposant Medinol (titulaire du brevet) à Abbott (contrefacteur présumé) était de savoir si les revendications couvraient également les stents en phase, pour lesquels le problème sous-jacent au brevet ne se pose pas et qui, de ce fait, n'utilisent pas le mécanisme de compensation prévu par l'invention revendiquée.
La Cour suprême a rejeté l'argument de Medinol selon lequel une revendication ne peut jamais être interprétée plus étroitement que son texte littéral ne le permet. Elle a déclaré qu'en vertu de l'article premier du Protocole interprétatif de l'art. 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ne peut être déterminée exclusivement en s'appuyant sur le texte littéral des revendications. La description et les dessins peuvent être utilisés non seulement pour lever d'éventuelles ambiguïtés dans les revendications, mais également pour dégager la pensée inventive à l'origine de l'invention.
La Cour suprême s'est référée également à sa jurisprudence antérieure selon laquelle le texte littéral des revendications doit être comparé à la pensée inventive sur laquelle s'appuie le libellé des revendications. En dégageant la pensée inventive, on évite d'interpréter les revendications uniquement d'après leur sens littéral et donc, peut-être, de manière trop restrictive ou inutilement large.
D'après la Cour suprême, la description et les dessins sont une source importante d'informations pour dégager la pensée inventive. L'état de la technique non cité dans la description peut également être pertinent à cet égard. Les éléments déterminants pour interpréter un brevet sont le point de vue de l'homme du métier et sa connaissance de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande ou à la date de priorité.
Afin de déterminer s'il y a eu contrefaçon, il est également possible de tenir compte des connaissances de l'homme du métier à la date de la contrefaçon présumée, en particulier en ce qui concerne les éléments équivalents.
La Cour suprême a conclu que le brevet de Medinol n'était pas contrefait.
NO – Norvège
Cour d'appel de Borgarting, 24 janvier 2014 – Krka c. AstraZeneca – Ésoméprazole
Mot-clé : interprétation des revendications – invention chimique
AstraZeneca est titulaire du brevet norvégien NO 307 378, qui porte sur des sels d'ésoméprazole optiquement purs. En 2010, Krka a mis sur le marché norvégien un médicament générique dont le principe actif était l'ésoméprazole. AstraZeneca a obtenu gain de cause dans une procédure d'interdiction provisoire contre Krka et a également engagé une procédure principale devant le tribunal d'Oslo, en vue d'obtenir une interdiction permanente ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal a fait droit à cette requête et sa décision a été contestée devant la cour d'appel de Borgarting.
La question à trancher était de savoir si le sel d'ésoméprazole utilisé dans le médicament générique de Krka, dont la pureté optique était comprise entre 98,8 % et 99,5 % ee (excès énantiomérique), constituait un "composé optiquement pur" et entrait de ce fait dans le champ du brevet d'AstraZeneca. La cour d'appel est parvenue à la même conclusion que le tribunal d'Oslo. L'expression "optiquement pur" n'est pas un concept scientifique précis et n'est donc pas claire. En s'appuyant sur la description, la cour a interprété cette expression comme faisant référence à une pureté suffisamment élevée pour produire l'effet thérapeutique recherché. La question d'une limite inférieure (précise) n'a donc pas été déterminante, ni pour les inventeurs ni pour l'office des brevets. Par conséquent, rien ne justifie d'interpréter l'expression "optiquement pur" utilisée dans le brevet d'AstraZeneca comme indiquant que la préparation pharmaceutique en vue d'un brevet doit atteindre un niveau de pureté d'au moins 99,8 % ee. Le fait que le brevet européen parallèle ait précisé une limite inférieure de 99,8 % ee n'a pas été considéré comme un élément pertinent pour interpréter l'expression "optiquement pur". La cour d'appel en a conclu que le sel d'ésoméprazole utilisé dans le produit de Krka, dont la pureté optique était comprise entre 98,8 % et 99,5 % ee, était un "composé optiquement pur" tel que revendiqué dans le brevet d'AstraZeneca, et que le brevet avait donc été contrefait.
Un recours est en instance devant la Cour suprême.
C. Revendications dépendantes et indépendantes
FR – France
Cour de cassation, 20 mai 2014 [13-10061] – X c. Sig Sauer
Mot-clé : revendications dépendantes – conséquence de l'invalidité d'une revendication principale sur les revendications dépendantes
Le brevet français 0 2730 803 est relatif à un "dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu".
La cour de cassation juge que la cour d'appel dans son arrêt du 5 octobre 2012 a relevé souverainement que les caractéristiques de la revendication 1 ne constituent qu'une juxtaposition de moyens connus de l'homme du métier (spécialiste de l'identification en général). La cour d'appel a pu en déduire que cette revendication était dépourvue d'activité inventive, en l'état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet.
Par ailleurs, pour confirmer que les revendications 2 à 7 du brevet français 0 2730 803 devaient être annulées, l'arrêt de la cour d'appel relève que ces revendications sont dans la dépendance de la revendication 1 qui est dépourvue d'activité inventive et que, dès lors que la validité de la revendication principale n'est pas constatée, celle des revendications dépendantes ne doit pas être retenue. Cependant la Cour de cassation juge que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent. La cour d'appel a donc violé les art. L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.
Note de la rédaction : voir aussi Cass. com., 9 juillet 2013 [12-18135] ; Cass. com., 7 janvier 2014 [12-25955] ; et déjà sur les conséquences de la validité d'une revendication principale sur les revendications dépendantes voir Cass. com, 12 décembre 1995 [PIBD 1996 n° 607-III-139] – Packo c. Nedap.
D. Modifications des revendications
BE – Belgique
Cour d'appel de Mons, 12 janvier 2012 (2011/RG/00402) – Société Malvern c. Occhio
Mot-clé : modification – extension au-delà du contenu de la demande initiale
La société Occhio est titulaire d'un brevet européen 1 754 040 relatif à un "procédé et dispositif de dispersion de poudres sèches".
Occhio a appris, après la date de la citation originaire en contrefaçon par la société Malvern, l'existence d'une demande de brevet japonais. La Cour énonce que lorsque le titulaire d'un brevet fait face à des accusations d'invalidité de son brevet mais que celles-ci ne sont pas de nature à affecter l'entièreté du titre, le titulaire est autorisé, pour sauver son brevet, à en proposer une version amendée. Ces modifications ne sont admises que si elles constituent une réelle limitation du brevet tel que délivré originalement. Autrement dit, il n'est pas admis d'étendre l'objet (art. 123(2) CBE et art. 49§1,3 LBI).
L'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE est d'interdire au titulaire de brevet d'améliorer sa position par l'ajout d'éléments non divulgués dans la demande telle que déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale. C'est le souci de sécurité juridique qui fait le pont entre la question de la validité d'un brevet et de sa contrefaçon (art. 123(2) et 69 CBE).
L'art. 123(2) CBE est pertinent à plusieurs niveaux pour la pratique belge du droit des brevets, dès lors qu'il est question, comme dans le cas d'espèce, de l'amendement du volet belge d'un brevet européen. En premier lieu, cette disposition est importante pour toute reformulation des revendications de brevet (dans le cadre d'une procédure ou non). Conformément à l'art. 49§1 LBI, elle fonctionne également comme un motif de nullité du brevet au côté et au même titre que les autres causes de nullité (manque de nouveauté, d'activité inventive, etc.). L'interdiction d'extension de l'objet du brevet vaut aussi bien avant qu'après l'octroi du brevet. Dès lors, au cours des procédures nationales en nullité, il faut non seulement tenir compte de l'interdiction d'étendre la portée/le champ de protection du brevet délivré (art. 123(3) CBE) mais également veiller à ce que les modifications n'introduisent pas des caractéristiques qui ne peuvent pas être déduites directement et sans ambigüité de la demande originale selon l'homme de l'art.
La question de savoir si une modification introduit des éléments s'étendant au-delà de la demande originale doit être évaluée sur la base de tous les composants de la demande de brevet et au travers desquels l'invention est divulguée, i.e. les revendications, la description et les dessins.
Une modification doit être considérée comme introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée si la modification globale du contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier.
L'art. 123(2) CBE interdit également de modifier une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique technique tirée isolément de son contexte, c'est-à-dire de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention, si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande.
L'art. 123(2) CBE ne permet pas non plus une modification qui vise à remplacer une caractéristique spécifique divulguée par un terme plus général et introduit ainsi des équivalents non divulgués dans le contenu de la demande telle que déposée. Ainsi, lorsque la description décrit uniquement une forme particulière de réalisation, il n'est pas permis d'extraire des termes tirés ou une caractéristique de la description pour les généraliser, dès lors que rien dans la description n'indique qu'ils peuvent être généralisés (interdiction des généralisations).
En l'espèce, Occhio avait ajouté trois éléments à ses revendications de procédé et de produit qui ne conduisaient pas à une extension illicite du brevet d'origine.
DE – Allemagne
Cour fédérale de justice, 21 juin 2011 (X ZR 43/09) – Intégrateur
Mot-clé : modification – extension inadmissible – action en annulation
Par son action en annulation, le demandeur a attaqué le brevet essentiellement au motif que l'objet de celui-ci s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale (extension inadmissible). En réponse, le défendeur a présenté une déclaration de limitation. Le Tribunal fédéral des brevets a prononcé la nullité du brevet litigieux au motif d'une extension inadmissible de son objet. La Cour fédérale de justice a confirmé cette décision.
Selon la jurisprudence de la Cour, un brevet dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne doit pas nécessairement être déclaré nul en vertu du § 21(1) 4e alinéa et § 22 de la loi allemande relative aux brevets d'invention. Conformément au § 21(2) de la loi précitée, il peut en effet être maintenu moyennant une limitation correspondante si le motif de révocation ne porte que sur une partie du brevet. Son annulation pour extension inadmissible de l'objet (cf. l'arrêt Dispositif de mesure angulaire de la Cour fédérale de justice du 21 octobre 2010, ainsi que la décision G 1/93) peut ainsi être évitée grâce à une déclaration de limitation. Il en est de même lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces initiales de la demande conduit à une simple restriction de l'objet revendiqué (cf. l'arrêt Télégramme horaire de la Cour fédérale de justice du 5 octobre 2000, ainsi que l'arrêt Dispositif de mesure angulaire de cette même Cour).
L'annulation du brevet ne peut en revanche être évitée dans le cas d'un "aliud". Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, le § 21(1) 4e alinéa de la loi relative aux brevets d'invention est applicable lorsque les modifications étendent l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale au point de donner lieu à un objet différent ("aliud") (jurisprudence constante, cf. l'arrêt Chauffeur de la Cour fédérale de justice du 14 mai 2009, ainsi que l'arrêt Document infalsifiable de cette même Cour du 8 juillet 2010). Il y a aliud au sens précité lorsque l'objet breveté de l'invention et l'objet initialement divulgué s'excluent mutuellement .Cependant, un aliud entraîne également l'annulation du brevet lorsque la modification concerne un aspect technique dont on ne peut déduire des pièces initiales de la demande telle que déposée que celui-ci fait partie de l'invention, que ce soit dans sa formulation concrète ou tout au moins sous une forme abstraite (sur la procédure d'opposition, cf. l'arrêt Dispositif de mesure angulaire de la Cour fédérale de justice).
DE – Allemagne
Cour fédérale de justice, 9 avril 2013 (X ZR 130/11) – Procédé de cryptage
Mot-clé : modification des revendications du brevet – extension inadmissible – divulgation – demande divisionnaire
La demande divisionnaire en cause (issue de la demande EP 0 655 739) concernait un procédé et un dispositif d'enregistrement et de reproduction de signaux d'information. Ledit procédé comprenait une méthode à la fois de cryptage et de décryptage de données. Or, la demande initiale divulguait exclusivement le cryptage de signaux d'information et leur enregistrement sur un support de données. Toutes les revendications dépendantes figurant dans le brevet délivré ainsi que dans les requêtes subsidiaires portaient toutefois sur le décryptage et la reproduction. Le défendeur avait fait valoir que, pour l'homme du métier, le décryptage et la reproduction symétrique, en quelque sorte tels un miroir du cryptage, découlaient obligatoirement de la divulgation de l'algorithme cryptographique. Le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas suivi cet argument et avait prononcé la nullité du brevet.
La Cour fédérale de justice a rejeté l'appel et confirmé la décision du Tribunal fédéral des brevets de prononcer la nullité du brevet. La Cour a en effet estimé que le seul fait que, d'un point de vue technique, l'application d'un procédé divulgué dans la demande de brevet (en l'occurence, le procédé de cryptage) doit être suivie lors d'une étape ultérieure par un autre procédé (en l'occurence, le procédé de décryptage) afin de parvenir globalement à un résultat intéressant sur le plan technique et économique, ne permet pas, en règle générale, de conclure que cet autre procédé, même sans être mentionné, est divulgué comme faisant partie de l'invention qui a fait l'objet de la demande de brevet.
Il en va de même lorsque l'homme du métier dispose, grâce à la description du premier procédé, de toutes les informations dont il a besoin afin d'exécuter également l'autre procédé en s'appuyant sur ses connaissances. Une extension inadmissible est établie lorsque l'objet du brevet n'apparaît à l'homme du métier qu'au terme d'une réflexion personnelle fondée sur son expertise, après que celui-ci a pris connaissance des pièces initiales de la demande. De même, les modifications qui étendent l'objet de la demande au-delà du contenu des pièces produites initialement au point de donner lieu à un objet différent ("aliud") conduisent aussi à une extension inadmissible. Cela est notamment le cas lorsque l'ajout concerne un aspect technique que l'on ne peut considérer, d'après les pièces de la demande telle que déposée initialement, comme faisant partie de l'invention, que ce soit dans sa formulation concrète ou tout au moins sous une forme abstraite. Par conséquent, lorsque le cryptage conforme à l'invention est décrit à la fois de manière générale et dans les exemples de réalisation, l'homme du métier est toujours susceptible de comprendre son utilité pour le décryptage et la reproduction. Il n'en reste pas moins que la demande initiale ne décrivait, précisément d'un point de vue technique, que les mesures à prendre lors de l'enregistrement des données afin de résoudre le problème technique concret. Les modalités du décryptage ainsi que son procédé n'étaient que la conséquence de l'exécution des instructions techniques que la demande initiale fournissait en vue du cryptage. Le seul fait que, d'un point de vue technique, un procédé donné doit être suivi lors d'une étape ultérieure par un autre procédé afin de parvenir globalement à un résultat intéressant sur le plan technique, ne signifie pas que le second procédé, même sans être mentionné, est systématiquement et directement divulgué comme faisant partie du premier procédé.
FR – France
Cour d'appel de Paris, 7 juin 2013 (10/15598) – Security of Documents (Sood) c. Banque Centrale Européenne (BCE)
Mot-clé : modifications – déduites directement et sans ambiguïté – extension au-delà de la demande initiale
La société Sood est titulaire du brevet européen 0 818 107 intitulé «procédé sécurisé de reproduction de documents sensibles”. Le Counterfeit Deterrence System (CDS) est un système destiné à entraver la reproduction des billets de banque. Estimant que le CDS mettait en œuvre son invention, Sood a fait assigner la BCE en contrefaçon du brevet européen 0 818 107. Sood est déboutée par jugement du TGI de Paris du 15 juin 2010 (RG 08/00935). Sood forme appel.
La BCE soutient notamment que les revendications 1 et 2 du brevet européen 0 818 107, modifiées au cours de la procédure de délivrance devant l'OEB sont nulles car leur objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée du fait de la suppression du caractère intégral du marquage (revendication 1), de la généralisation indue par ajout d'une caractéristique relative à une gestion parallèle de l'archivage (revendications 1 et 2) de l'ajout du caractère facultatif de l'impression finale dans le cas l'exécution d'une requête de reproduction autorisée (revendications 1 et 2).
Sur le document sensible, des nouveaux éléments sont introduits. La revendication repose sur la détermination de deux éléments graphiques : le marquage et les règles. Le marquage identifie un document sensible alors que les règles constituent un élément graphique au sein duquel sont encodées des informations complexes relatives aux prescriptions et restrictions de reproduction du document.
Sur la nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen 0 818 107 pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la Cour énonce qu'aux termes de l'art. L 614-2 CPI, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'art. 138 paragraphe 1, de la convention de Munich. En application de l'art. 138 (1) c) CBE, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant que si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le contenu de la demande est déterminé par les revendications qui doivent se fonder sur la description et les dessins.
Sur la présence de marquage sur l'intégralité du document, dans le brevet européen 0 818 107, la caractéristique selon laquelle, comme dans la description d'origine (demande PCT) le marquage est présent sur l'intégralité du document n'est plus mentionnée dans la revendication 1 mais l'est dans la revendication 2, de sorte que le marquage prévu dans la revendication 1 peut être présent sur l'intégralité du document ou sur une partie seulement de celui-ci. Dans la demande internationale, la revendication 1 ne mentionne pas que le marquage figure sur l'intégralité du document et ne décrit pas le marquage. La demande d'origine divulgue uniquement des modes de réalisation dans lesquels le marquage figure sur l'intégralité du document et prévoit exclusivement un marquage sur l'intégralité du document, ce qui est exposé par le titulaire dans sa lettre de présentation de l'invention à l'INPI. Il résulte du contenu de la demande initiale qu'il n'est pas possible de déduire directement et sans ambiguïté que le marquage ne puisse n'être apposé que sur une partie seulement du document. De sorte que le fait pour la revendication 1 du brevet européen 0 818 107 de supprimer l'exigence de la caractéristique d'un marquage sur l'intégralité du document constitue une extension indue du contenu de l'objet de la demande telle que déposée, et il y a lieu de déclarer la revendication 1 nulle de ce chef.
Sur la gestion parallèle de l'archivage, dans la demande telle que déposée, les indications relatives à un éventuel archivage ne concernent que les documents de type authentifiables. La Cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il avait considéré que par la généralisation d'une caractéristique d'un mode de réalisation particulier, la revendication 1 du brevet européen 0 818 107 a été étendue au-delà de la demande initiale PCT, et a prononcé la nullité de cette revendication 1. Sur l'introduction du caractère facultatif de la production de la copie papier dans le cadre de la reproduction autorisée d'un document sensible, celle-ci ne pouvant, selon la Cour, se déduire de manière directe et non ambiguë du contenu de la demande telle que déposée, la revendication 1 est donc également nulle pour extension indue de son objet
En définitive, la Cour annule les revendications opposées à la BCE.
FR – France
Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013 (13/06455) – Syngenta c. Directeur général de l'INPI
Mot-clé : limitation – modification de la revendication déduite directement et sans ambiguïté
La société Syngenta est titulaire d'un brevet européen 90 300 779 intitulé "Fongicides" portant sur une famille de fongicides dérivés d'acide propénoïque à laquelle appartient un composé dénommé Azoxystrobine.
La société Syngenta a déposé le 28 septembre 2009 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande de limitation de la portée de la revendication indépendante 8 de la partie française du brevet européen en application de l'art. L.614-24 CPI ; le 6 mai 2010 a été notifiée la décision de rejet. L'appel de Syngenta a été rejeté par arrêt du 7 septembre 2011 de la cour d'appel de Paris. Sur pourvoi la Cour de Cassation par arrêt du 19 mars 2013 a cassé et annulé l'arrêt du 7 septembre 2011 au motif qu'en se déterminant sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulguée directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale. L'affaire a été renvoyée à la présente cour d'appel.
Syngenta expose que la composition du produit fongicide comprend un premier principe actif de formule en association avec un autre produit actif tel que ceux supportés par la description. La revendication 8 délivrée est ainsi rédigée : "composition fongicide comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé". Par le terme "comprenant" la revendication est ouverte à la présence d'autres composés et la composition fongicide telle que mentionnée dans la revendication 8 indépendante est précisée dans la description du brevet. Pour que la modification apportée soit acceptée il suffit que cette caractéristique soit, comme en l'espèce, décrite dans la description, la suffisance de description n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure en limitation, l'homme du métier (laborantin) à la lecture de la description n'a pas à faire preuve d'un travail de recherche sur la combinaison décrite.
Le Directeur général de l'INPI indique lui qu'une description suffisante est la contrepartie nécessaire au monopole conféré par le titre, la modification sollicitée consiste à introduire dans la composition un second principe actif figurant parmi plus de 180 produits ou familles de produits présentant les structures chimiques et les activités les plus diverses, la description contenant cette liste de produits potentiellement associables au composé dérivé d'acide propénoïque, telle quelle sans précision sur leur action, leurs dosages, sans exemple, n'est pas suffisante, cette simple liste ne réalise pas une description suffisante permettant à l'homme du métier de réaliser l'invention objet de l'invention telle que modifiée, la description ne divulgue donc pas de manière directe et sans ambiguïté la composition objet de la revendication modifiée de sorte que tout le travail de recherche est encore devant l'homme du métier.
La Cour énonce que l'invention intitulée "Fongicides" réside dans le principe actif constitué par un dérivé d'acide propénoïque tel que défini à la revendication 1 et dans toute combinaison de celui-ci avec au moins un second agent actif. La revendication 8 indépendante porte sur une composition comprenant un premier principe actif de formule potentiellement associé à un second principe actif et à un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide. L'invention couvre non seulement le composé objet de cette invention mais toute association utilisant ce principe actif avec n'importe quelle substance décrite dans le brevet.
La demande tendant à ce que la composition mentionnée en termes généraux dans la revendication 8 soit limitée à la présence obligatoire d'un second principe actif tel que figurant dans la description du brevet et particulièrement sur une liste précise des autres principes activités biologiques, en limitant son périmètre, constitue une limitation sans en changer l'objet. Cette limitation est donc supportée de manière directe et sans ambiguïté par la description initiale précitée, reprise mot à mot, et qui a donc été divulguée. L'examen de la brevetabilité ou de la suffisance de description ne ressortit pas à celui de l'examen de la procédure en limitation.
La Cour décide donc d'annuler la décision du Directeur général de l'INPI du 6 mai 2010 en ce qu'elle a rejeté la requête en limitation du brevet européen 90 300 779.
FR – France
Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013 (12/14147) – Icotex c. Saertex
Mot-clé : modification des revendications – déduites directement et sans ambiguïté – extension au-delà de la demande telle que déposée
La société Icotex, est titulaire notamment du brevet français 0 500 964 portant sur des panneaux composites. En premier instance le tribunal a notamment prononcé la nullité des revendications 1 et 20 du brevet pour extension au-delà de la demande telle que déposée. La société Saertex, intimée, demande, elle, notamment la nullité du brevet.
Après examen de la portée du brevet français 0 500 964 composé de 13 revendications de produit, 6 revendications de dispositif et 7 revendications de procédé, la Cour examine la validité du brevet. En application de l'art. L 613-25 c) du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice...si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La Cour énonce que l'extension prohibée n'est caractérisée que si ont été introduits dans le brevet délivré des éléments que l'homme du métier qui est en l'espèce un ingénieur spécialisé dans la conception et la fabrication des matériaux composites, ne pouvait pas déduire directement et sans ambiguïté de la demande de brevet prise dans son ensemble en regard de la description, des revendications et des dessins et de ses connaissances générales.
A réception du rapport de recherche de l'examinateur européen, le titulaire du brevet a modifié les revendications 1 et 20. Pour s'opposer à la demande de nullité il fait valoir que ces modifications n'ont suscité de la part de l'INPI aucune critique et qu'il n'y a pas eu d'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée ; il précise que les revendications telles que modifiées en cours de procédure d'examen confèrent au brevet une portée plus réduite que celle de la demande initiale. Enfin la société Icotex soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir des éléments extrinsèques telles que les observations de l'examinateur de l'OEB. La société intimée critique l'ajout de la caractéristique "l'âme comprend au moins un élément de forme préétablie définissant au moins une face d'appui géométriquement définie par l'une au moins des peaux" qui ne résulterait pas, selon elle, de la demande telle que déposée.
Selon la cour d'appel, effectivement la description qui mentionne des âmes sous forme de "plaques", "bandes", "plaques de mousses" constituent dans les exemples de cette description des plaques de types particulier dites de "forme préétablie" donc des plaques combinées avec d'autres caractéristiques dans le cadre d'un mode de réalisation particulier. Toutes les figures représentent des plaques complexes.
La Cour en définitive conclut que rien objectivement ne permettait à l'homme du métier de déduire de la demande initiale qui faisait référence à des panneaux complexes la forme préétablie définissant au moins une forme d'appui géométriquement définie par l'une au moins des peaux.
L'examinateur européen a d'ailleurs considéré que ces modifications initiales conduisent à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, ce qui constitue un élément d'information pertinent dans la présente appréciation de la validité de cette revendication. L'appréciation de l'existence de cette extension de l'objet de la demande ressortissant au contrôle du juge judiciaire, la délivrance du brevet dont s'agit par l'INPI est donc sans incidence sur celle-ci. C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité des revendications 1 et 20.
GB – Royaume-Uni
Cour d'appel, 10 mai 2012, Nokia OYJ (Nokia Corporation) c. IPCom GmbH &Co KG [2012] EWCA Civ 567
Mot clé : élément ajouté – extension d'une revendication – généralisation intermédiaires
A propos d'une objection fondée sur l'art. 123(2) CBE, le critère à appliquer a été énoncé dans l'affaire Bonzel c. Intervention (No 3) [1991] RPC 553. La tâche de la Cour est triple en ce qu'elle doit : (1) déterminer, en se plaçant du point de vue de l'homme du métier, ce qui est divulgué à la fois explicitement et implicitement dans la demande ; (2) faire de même pour le brevet ; (3) comparer les deux exposés et décider si un élément pertinent pour l'invention a été introduit, que ce soit par suppression ou par ajout. Un élément est ajouté s'il n'est pas exposé dans la demande, de façon explicite ou implicite, en des termes clairs et non équivoques. Dans le même ordre d'idée, selon la décision G 2/10, une modification ne peut être apportée que si elle demeure "dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré".
Dans l'affaire Vector Corp c. Glatt Air Techniques Ltd [2007] EWCA Civ 805, Lord Justice Jacob a donné des précisions sur le critère applicable en associant différents principes tirés de décisions antérieures : il avait, en effet, lui-même estimé, dans l'affaire Richardson-Vicks' Patent [1995] RPC 568, que "... le critère de l'élément ajouté consiste dans le fait de savoir si l'homme du métier en examinant un fascicule modifié apprendrait quelque-chose sur l'invention qu'il n'aurait pas pu apprendre du fascicule non modifié". Il avait également cité l'affaire Bonzel. De plus, Lord Justice Jacob a mis en avant le motif justifiant cette règle, tel qu'il ressort de la décision G 1/93 : "... il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale". Cet avantage injustifié serait obtenu de deux manières : le demandeur pourrait contourner le principe du "premier déposant" ; et il pourrait obtenir un monopole différent de celui justifié par l'objet initialement déposé.
Lord Justice Jacob explique ensuite comment l'approche adoptée dans l'affaire Bonzel a été développée dans la décision European Central Bank c. Document Security Systems [2007] EWHC 600 (Pat), dans laquelle il était précisé que :
1) La cour doit interpréter tant la demande initiale que le fascicule pour déterminer ce qu'ils exposent. Les revendications font partie de l'exposé, même si, à l'évidence, tous les éléments compris dans la portée des revendications ne sont pas nécessairement exposés.
2) Ce faisant, la cour doit se placer du point de vue de l'homme du métier mettant à profit ses connaissances générales.
3) Il convient d'effectuer une comparaison (stricte) des deux divulgations pour établir si un élément pertinent pour l'invention a été ajouté.
4) Il y a lieu de considérer ce qui a été exposé à la fois expressément et implicitement.
5) Il importe de savoir si un élément pertinent pour l'invention a été ajouté (citant l'affaire G 1/93, il est rappelé que si la caractéristique ajoutée apporte une contribution technique à l'objet de l'invention, elle procure un avantage injustifié au titulaire du brevet. En revanche, si elle se contente d'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, cet ajout ne procure au demandeur aucun avantage injustifié).
6) Il est essentiel de se garder d'une approche ex post facto. Il faut veiller à ce que l'exposé de la demande soit examiné du point de vue de l'homme du métier n'ayant pas eu connaissance du fascicule modifié et ne sachant donc pas ce qu'il cherche. Cela est particulièrement important lorsque l'objet est censé être implicitement divulgué dans le fascicule initial.
Dans l'affaire Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Ratiopharm [2009] EWCA Civ 252, il a été réaffirmé que tous les éléments compris dans la portée d'une revendication ne sont pas nécessairement exposés.
Lord Justice Kitchin estime que ces principes sont suffisants pour traiter la plupart des affaires. Le présent recours est cependant axé sur les deux questions particulières suivantes : l'approche à adopter en cas d'extension d'une revendication ; l'objection fondée sur une généralisation intermédiaire.
En ce qui concerne l'extension de la revendication, il est expliqué dans la décision T 260/85 que la suppression d'une caractéristique constitue un élément ajouté si la demande telle que déposée initialement n'exposait pas, de manière explicite ou implicite, la possibilité d'omettre cette caractéristique. Dans une décision postérieure, rendue dans l'affaire T 331/87, la chambre de recours saisie a élaboré un critère en trois points. La substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE, s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que : (1) cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention ; (2) elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre ; et (3) sa substitution ou sa suppression n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. Ce critère permet d'aborder de manière pratique et structurée la question fondamentale de savoir si, à la suite de la modification, l'homme du métier se trouve face à des informations sur l'invention qui ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale.
La "généralisation intermédiaire" constitue quant à elle une forme particulière d'ajout. Elle intervient lorsqu'une caractéristique est tirée d'un mode de réalisation particulier, isolée de son contexte et introduite dans la revendication dans des conditions où il n'apparaît pas à l'homme du métier qu'elle s'applique à l'invention de manière générale. Il convient d'être particulièrement prudent lorsqu'une revendication est limitée à certaines des caractéristiques, mais non à toutes, d'un mode de réalisation préféré (voir T 25/03 et T 284/94). L'introduction dans une revendication d'une caractéristique tirée d'un mode de réalisation particulier n'est pas permise, à moins que l'homme du métier soit en mesure de reconnaître que les autres caractéristiques du mode de réalisation ne sont pas nécessaires pour réaliser l'invention revendiquée, en d'autres termes, il doit apparaître à l'homme du métier que la caractéristique en question s'appliquerait de manière générale à l'invention revendiquée en l'absence des autres caractéristiques du mode de réalisation.
GB – Royaume-Uni
Cour d'appel, 28 janvier 2014 – AP Racing Ltd c. Alcon Components Ltd [2014] EWCA Civ 40
Mot-clé : éléments ajoutés – généralisation
Le brevet de la société AP Racing concernait des étriers de freins à disque pour véhicules à moteur, en particulier pour voitures de course, faisant intervenir des bandes périphériques de raidissement. Le brevet avait été révoqué en première instance au motif que la caractéristique 6 de la revendication 1 ("dans lequel chacune des bandes de raidissement a un profil qui est asymétrique par rapport à un axe latéral du corps vu du dessus") divulguait des éléments ajoutés (s. 72(1) Patents Act 1977). La Cour d'appel n'a pas suivi la conclusion du juge et a fait droit au recours.
Lord Justice Floyd a fait observer que, pour trancher la question des éléments ajoutés, la Cour d'appel devait accomplir un examen en trois étapes, qu'elle avait présenté dans l'affaire Bonzel c. Intervention (No 3) [1991] RPC 553, citée dans le résumé précédent de Nokia OYJ (Nokia Corporation) c. IPCom GmbH &Co KG [2012] EWCA Civ 567. En définitive, il convenait de déterminer si le fascicule modifié enseignerait à l'homme du métier un quelconque élément de l'invention qui ne pouvait être déduit du fascicule non modifié (cf. Richardson Vick's Patent [1995] RPC 568 approuvé dans Vector Corporation c. Glatt Air Techniques Ltd [2007] EWCA Civ 805). L'un des motifs d'ordre politique que la Cour d'appel avait identifié dans l'affaire Vector comme sous-jacent à la règle interdisant l'ajout d'éléments était le fait que les tiers devaient être en mesure de conclure, à la lecture de la demande, quels éléments permettaient de fonder un monopole revendiqué. Si un élément était ajouté ultérieurement, le titulaire du brevet pouvait obtenir un monopole différant de celui que la demande justifiait à l'origine.
Globalement, Lord Justice Floyd a considéré que la demande telle que déposée enseignait à l'homme du métier que les bandes périphériques avaient une fonction de raidissement permettant de supprimer des matériaux dans d'autres parties du corps. L'homme du métier comprendrait parfaitement que chacune des bandes périphériques de raidissement était asymétrique par rapport à un axe latéral du corps. Il n'y avait aucune différence déterminante entre l'exposé technique figurant dans la demande et celui contenu dans le brevet délivré. La demande divulguait clairement et sans ambiguïté une catégorie de bandes périphériques de raidissement couverte par la revendication 1 du brevet délivré, étant donné que ces bandes avaient nécessairement toutes les caractéristiques de ladite revendication, y compris la caractéristique 6 contestée.
Lord Justice Floyd a ensuite examiné la question de savoir si des éléments avaient néanmoins été ajoutés dans le brevet étant donné que celui-ci revendiquait une catégorie plus large de bandes périphériques et asymétriques de raidissement que celle divulguée dans la demande. Le juge de première instance avait estimé que cela était le cas, puisque le brevet revendiquait toutes les bandes périphériques et asymétriques de raidissement, et non pas seulement celles ayant la forme d'une crosse de hockey. Pour établir si sa conclusion était juste, il convenait d'apprécier dans quelle mesure il était légitime d'ajouter dans une revendication des caractéristiques qui décrivaient l'invention en des termes plus généraux qu'un mode de réalisation spécifique. Il ne faisait aucun doute, pour évaluer si des éléments avaient été ajoutés, que les revendications du brevet faisaient partie de la divulgation. Cependant, elles n'avaient pas la même fonction que l'exposé figurant dans la partie principale du fascicule. Leur fonction principale était de délimiter l'étendue du monopole détenu par le titulaire du brevet.
Lord Justice Floyd a examiné les affaires Texas Iron Works Inc's Patent [2000] RPC 207 et A.C. Edwards Ltd c. Acme Signs & Displays Ltd [1992] RPC 131, sur lesquelles avaient statué des tribunaux anglais, ainsi que la décision T 65/03, d'où il découlait clairement selon lui qu'il n'était pas interdit en vertu des textes en vigueur d'ajouter des caractéristiques de revendications qui énonçaient en des termes plus généraux ce qui était décrit dans le fascicule du brevet. En revanche, il était interdit de divulguer de nouvelles informations concernant l'invention.
Selon Lord Justice Floyd, le juge, après avoir conclu de manière correcte que la description, dans la demande, des bandes périphériques de raidissement en forme de crosse de hockey portait sur quelque chose qui était "nécessairement asymétrique", aurait dû poursuivre sa réflexion et se demander si le fascicule du brevet divulguait d'autres éléments. La description de ces bandes en tant qu'éléments "asymétriques" devait être lue comme une partie de l'exposé du fascicule du brevet dans son ensemble, en tenant compte des fonctions différentes des revendications et du fascicule. Ce faisant, l'homme du métier comprendrait que le titulaire du brevet avait rédigé sa revendication de manière qu'elle couvre de manière générale les bandes périphériques et asymétriques de raidissement. Cependant, Lord Justice Floyd n'était pas persuadé que le fascicule dans son intégralité divulguait une configuration des bandes périphériques de raidissement qui n'était pas exposée dans la demande.
NO – Norvège
Cour d'appel de Borgarting, 6 janvier 2014 – StS Gruppen AS c. Stillasgruppen AS et Stillastjenester
Mot-clé : élément ajouté – divulgation
Le brevet de StS Gruppen (NO 317 999 B) porte sur un dispositif d'arrêt destiné à des systèmes de sécurité pour des locaux situés dans des installations dans lesquelles un objet dont l'activité génère de la chaleur sous forme de flammes, d'étincelles et autres, est isolé de son environnement, et où il est créé une surpression d'air afin d'empêcher l'entrée de gaz inflammables.
D'après le brevet, le dispositif d'arrêt du système de sécurité interrompt à la fois l'arrivée d'air et le courant électrique dans le local. Après avoir déposé la demande de brevet initiale, StS Gruppen a déposé des revendications modifiées, ajoutant quelques détails à la description et aux dessins du brevet, qui montrent une connexion entre les détecteurs de gaz et le dispositif d'arrêt.
La cour d'appel devait examiner si ces modifications constituaient un ajout d'éléments au brevet. Dans la description de la demande de brevet telle que déposée initialement, l'unité d'arrêt est décrite comme un chariot électrique mobile doté des circuits électroniques nécessaires pour que les détecteurs de gaz "envoient des signaux électriques à l'unité d'arrêt afin de couper le courant électrique et les installations dans le local (risque d'explosion), excepté les installations spéciales, telles que les éclairages de secours et autres installations similaires, qui doivent rester allumées". Il est fait mention ici uniquement de la coupure du courant, et non de l'interruption de l'arrivée d'air.
Il ressort clairement de la définition du ventilateur qui fournit de l'air surpressé au local que le ventilateur "est arrêté automatiquement lorsqu'un détecteur à la prise d'air enregistre des concentrations anormales de gaz". Il n'est pas précisé, cependant, que l'arrêt est provoqué par l'unité d'arrêt, et il n'est pas indiqué clairement si l'arrêt se produit directement ou seulement après la coupure du courant électrique.
La cour a donc estimé qu'il n'y avait aucune description directe de la fonction consistant en ce que l'unité d'arrêt interrompt le courant électrique et l'arrivée d'air à la suite d'un signal du détecteur de gaz à la prise d'air. Elle a jugé que l'homme du métier ne pouvait comprendre la demande autrement. Elle a estimé que, pour l'homme du métier, la demande de brevet telle que déposée ne divulguait pas directement et sans ambiguïté la caractéristique selon laquelle le dispositif d'arrêt interrompait à la fois le courant électrique et l'arrivée d'air à la suite d'un signal du détecteur de gaz, comme le revendique le brevet. Le brevet a été jugé nul en raison de l'ajout d'éléments.