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COMMUNICATIONS DE L'OEB

Communiqués de l'OEB

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 avril 2000, concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 3 avril 2000, les Directives relatives à l'examen1 ont été modifiées en vertu de l'article 10(2) CBE. Les modifications sont publiées sous la forme de feuilles de remplacement2.

Les modifications ont été effectuées après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO). Elles visent essentiellement à répondre aux difficultés rencontrées, tant au stade de la recherche que de l'examen, lors du traitement des demandes dites complexes. Sont considérées comme demandes complexes par exemple les demandes comportant un nombre très élevé de revendications ou comprenant une revendication qui définit de très nombreuses possibilités, ainsi que les demandes comportant des revendications qui définissent l'invention en fonction du résultat à atteindre ou au moyen de paramètres obscurs. Non seulement ces demandes sont difficiles à instruire, mais elles sont également très souvent en conflit avec les dispositions fondamentales de la CBE et du PCT concernant, entre autres, la clarté, la concision, le fondement et l'exposé de l'invention.

Il est maintenant répondu à ces lacunes par une application plus rigoureuse, au cours de l'examen quant au fond, des exigences juridiques en matière de clarté, de concision, de fondement et d'exposé de l'invention. Le cas échéant, il faudra intervenir au stade de la recherche en établissant une recherche partielle, conformément à la règle 45 CBE ou à l'article 17(2) PCT, qui soit fondée dans toute la mesure du possible sur la contribution que le demandeur a réellement apportée à l'état de la technique. Dans les cas extrêmes, il ne sera effectué aucune recherche.

A cette fin, les dispositions pertinentes des Directives ont donc été clarifiées et, le cas échéant, modifiées. Par la même occasion, les auteurs ont également éliminé un certain nombre d'incohérences au niveau rédactionnel et linguistique. Les modifications apportées à la partie B clarifient les motifs pour lesquels il est possible d'invoquer les dispositions de la règle 45 CBE ou de l'article 17(2) PCT, et reflètent mieux le fondement juridique de telles restrictions ainsi que la pratique en matière de recherche. Les modifications apportées à la partie C mettent les Directives en conformité avec la jurisprudence relative au fondement et à l'exposé de l'invention.

Les principales modifications sont récapitulées ci-après, avec indication de la référence au passage des Directives concerné.

B-III, 3.6 :

Les facteurs économiques sont déjà mentionnés au point B-III, 2.1, où cette référence semble plus appropriée. Il convient en effet de distinguer les inévitables contraintes liées à des facteurs économiques auxquelles est soumise toute recherche approfondie et complète des cas où la recherche n'est pas et ne peut pas être complète, parce que la demande ne satisfait pas à certaines exigences de la CBE ou du PCT au point de rendre impossible une recherche significative. Cela est fréquemment dû à la manière de rédiger du demandeur.

B-III, 3.7 :

La modification tient compte du fait que lorsqu'une invention n'est pas suffisamment exposée ou fondée sur la description, cela peut provenir d'une formulation trop large des revendications. Elle précise la base juridique sur laquelle il convient de se fonder pour apporter des restrictions. La dernière phrase indique que lorsque l'exposé de l'invention est insuffisant au point de rendre impossible une recherche significative au regard de toute la portée de la revendication, il peut s'avérer approprié d'effectuer une recherche partielle ou d'émettre une déclaration.

B-III, 3.12, B-III, 4.2, B-IV, 2.1 :

La référence au caractère "obscur" de la demande et aux "points obscurs" a été remplacée par une formulation qui reflète plus précisément le contenu de la règle 45 CBE et de l'article 17(2) PCT.

B-IV, 1.3 :

La modification précise qu'il s'agit réellement d'un cas exceptionnel.

B-VIII, 1 et 2 :

La précision selon laquelle l'examinateur de la recherche conduit la recherche sur la base des modifications qui apparaissent vraisemblables suit pratiquement textuellement le point VIII, 1.1, dernière phrase des directives concernant la recherche selon le PCT. L'ancienne version du point B-VIII des Directives était dans une certaine mesure contradictoire, étant donné que le point B-VIII, 1 indiquait que si la demande portait sur des éléments exclus de la brevetabilité ou non susceptibles d'application industrielle, il convenait (toujours) d'émettre une déclaration, alors que le point B-VIII, 4 suggérait une autre procédure pour certains de ces objets. Il a donc été remédié à cette situation en harmonisant le point B-VIII, 1 avec les directives concernant la recherche selon le PCT et en y faisant spécifiquement référence au point B-VIII, 4.

La référence à "une partie de la revendication" figurant au point 2 suit le point VIII, 1.2 des directives concernant la recherche selon le PCT. Selon certaines lectures qui ont été données de l'article 17(2)b) PCT, l'unité la plus petite serait la revendication. Les directives concernant la recherche selon le PCT précisent au contraire clairement qu'une partie d'une revendication peut très bien faire l'objet d'une recherche significative, mais qu'une autre partie de cette même revendication ne pourra faire l'objet d'une telle recherche.

B-VIII, 4 à 6 :

Voir les explications concernant le point B-III, 3.12.

La version initiale du point 6 interdisait à l'examinateur de clarifier des questions mineures avec le demandeur. Cela est en contradiction avec le point VIII, 2.1 des directives concernant la recherche selon le PCT, dont est tiré le texte modifié. Cependant, une telle consultation ne sera indiquée que dans un nombre plutôt limité de cas, compte tenu des doutes que pourraient susciter les implications juridiques de ce qui aura été tiré au clair de cette manière.

Le nouveau libellé précise également ce que l'on peut entendre par le terme "significatif". Il a été suggéré que les dispositions de la règle 45 CBE et de l'article 17(2) PCT ne devraient être invoquées que dans les cas où il est tout à fait impossible d'effectuer une recherche parce que la demande est absolument incompréhensible. Cette interprétation de l'article 17(2) PCT et de la règle 45 CBE est trop restrictive et ne rend pas service aux tiers. Elle signifie en effet qu'un rapport de recherche prétendument complet est établi dans nombre de cas où, en fait, il n'a manifestement pas été effectué de recherche complète sur l'ensemble de la revendication. Préciser que ces recherches sont partielles ou incomplètes renseignera les demandeurs, les tiers et les examinateurs chargés de l'examen quant au fond sur l'état réel de l'affaire. Comme indiqué plus haut, l'impossibilité d'effectuer une recherche complète est due souvent à la façon de rédiger du demandeur. S'il en résulte que la demande ne satisfait pas aux exigences de la CBE et du PCT au point de rendre impossible une recherche significative complète, il convient de le signaler. La nouvelle formulation précise que ces dispositions peuvent s'appliquer dans les cas où, par exemple, une revendication de portée trop large pourrait en théorie faire l'objet d'une recherche (complète), mais où il ne serait pas significatif ou judicieux d'effectuer une telle recherche sur l'ensemble de la revendication, notamment parce qu'elle ne serait d'aucune utilité eu égard aux éléments dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient couverts par les revendications, une fois lesdites revendications modifiées.

C-II, 4.1, C-II, 4.9 :

L'ancien point 4.1 i) des Directives a parfois été mal compris comme signifiant que l'invention est suffisamment exposée dès lors que la demande contient un nombre suffisant d'informations techniques permettant une mise en oeuvre qui soit couverte par la revendication. En fait, d'après la jurisprudence récente, il est désormais clair que cette approche s'applique uniquement dans les cas exceptionnels où le demandeur a établi un principe entièrement nouveau, qui est susceptible d'être appliqué largement et généralisé.

Les points C-II, 4.1 i) et ii) ont été clarifiés afin de préciser que l'invention doit être exposée de telle manière que les termes de la revendication correspondent et soient proportionnés à la contribution à l'état de la technique.

Les modifications apportées au point 4.9 précisent que, une fois que l'examinateur a établi, motifs à l'appui, que l'invention n'est pas suffisamment exposée, il appartient au demandeur de prouver le contraire. A cet égard, la décision T 435/91JO OEB 1995, 188 fournit une synthèse utile de la jurisprudence sur la question de l'exposé de l'invention en général (cf. points 2.2.2 et 2.2.3 des motifs).

C-III, 4.3 :

Les modifications précisent la base juridique correcte sur laquelle peuvent se fonder les objections dont il est question ici. Il est évident qu'une revendication peut très bien être claire, sans pour autant comprendre nécessairement toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. Une argumentation qui se fonde sur cette base juridique peut s'avérer utile pour la recherche, dans la mesure où l'absence de caractéristiques essentielles dans une revendication excessivement large peut rendre impossible une recherche significative sur l'ensemble de la portée de la revendication, telle qu'elle est libellée.

C-III, 4.7a :

Les anciennes directives sur les paramètres n'indiquaient pas clairement sur quelle base juridique il convenait de se fonder pour élever une objection. La modification précise qu'il faut en premier lieu invoquer le manque de clarté au titre de l'article 84, le principe étant qu''il y a défaut de clarté dès lors que le paramètre choisi ne permet pas d'effectuer une comparaison adéquate avec l'état de la technique. Enfin, la limitation inutile aux cas où un composé est uniquement décrit en fonction de ses paramètres a été supprimée.

C-III, 5 :

La modification précise dans les Directives l'approche pragmatique qui a été développée par la jurisprudence sur la concision et sur ce que l'on peut considérer comme un nombre "raisonnable" de revendications.

C-III, 6.1 et 6.3 :

En droit des brevets, la notion de fondement des revendications sur la description vise à refléter le principe, énoncé dans la décision T 409/91 (point 3.3 des motifs), selon lequel le libellé d'une revendication doit correspondre à la contribution à l'état de la technique. L'ancienne version a été souvent mal interprétée comme signifiant qu'une simple concordance ou correspondance formelle entre les revendications et la description suffisait.

La modification apportée à la première phrase du point 6.3 supprime le terme '"exceptionnellement", qui n'était pas justifié. L'augmentation des demandes à problèmes et des formulations extrêmement larges et non fondées de type "Markush" montre en effet que de telles revendications ne sont plus exceptionnelles.

L'ancienne version du point C-III, 6.3 des Directives a souvent été mal comprise comme imposant une charge plutôt lourde pour l'examinateur. En effet, la phrase selon laquelle "le demandeur devrait donc se voir accorder le bénéfice du doute" a fréquemment été interprétée en ce sens qu'il appartenait à l'examinateur d'apporter une preuve "au-delà de tout doute raisonnable". Cela n'était à l'évidence pas correct. Si la division d'examen est en mesure d'expliquer, motifs à l'appui, pour quelles raisons la demande ne remplit pas certaines exigences de la CBE ou du PCT, il convient de soulever les objections correspondantes. Il appartient alors au demandeur d'établir par un raisonnement motivé, des restrictions ou de nouvelles informations techniques, que l'objection n'est pas fondée ou qu'elle a été levée. Cela est aussi vrai en matière de fondement et d'exposé de l'invention qu'en ce qui concerne l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. La modification précise les responsabilités du demandeur et de l'examinateur.

La disposition selon laquelle il est souhaitable de citer un document au soutien d'une objection a été légèrement atténuée. Dans la décision T 409/91, il a été estimé qu'il n'était pas nécessaire de citer un document à l'appui de l'objection soulevée à propos de l'absence de fondement. Les exemples énoncés au point C-III, 6.4 ne mentionnent eux non plus aucun document.

C-III, 6.4 :

Le nouvel exemple iii) est fondé sur la décision T 409/91. Il concerne le cas des revendications formulées en fonction du résultat à atteindre. Jusqu'à présent, la seule référence à de telles revendications dans les Directives figurait au point C-III, 4.7, qui semblait suggérer que des revendications formulées en fonction du résultat à atteindre peuvent appeler des objections pour des raisons de clarté, mais qui n'indiquait pas explicitement les motifs précis pour lesquels une telle objection pouvait être formulée. En fait, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, de telles revendications peuvent également appeler des objections au motif que l'invention n'est pas suffisamment exposée ou fondée ou encore que des caractéristiques essentielles font défaut.

C-VI, 8.5 :

La modification apportée au point 8.5 clarifie la procédure et porte sur le cas où la division de la recherche n'a pas établi de rapport de recherche. Cette possibilité est couverte par l'article 17(2) PCT et la règle 45 CBE.