Article 78

INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉTATS CONTRACTANTS/ ÉTATS AUTORISANT L'EXTENSION OU LA VALIDATION

DE Allemagne

Arrêt de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) en date du 17 février 2015

(X ZR 161/12)1

Référence :

Appareil de traitement de blessures

Article :

II, § 6 (1), première phrase, n° 3, de la loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets2

Mot-clé :

"extension inadmissible" - "caractéristique restrictive" - "embûche inextricable" - "solution de la note en bas de page"

Sommaire de la Cour fédérale de justice

Un brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne ne doit pas nécessairement être déclaré nul au motif que la revendication comporte une caractéristique non divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces produites initialement, lorsque cette caractéristique conduit à une restriction de l'objet de la protection et ne donne pas lieu à un "aliud". Il ne sera pas tenu compte de la caractéristique non divulguée initialement pour l'examen de la brevetabilité, car elle ne saurait être invoquée à l'appui de celle-ci (arrêt s'inscrivant dans la continuité des décisions de la Cour fédérale de justice rendues dans les affaires : Dispositif de mesure angulaire (Winkelmesseinrichtung) du 21 octobre 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 points 18 et s., et Intégrateur (Integrationselement) du 21 juin 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 points 24 et s.).

...

Faits de la cause :

La défenderesse est titulaire du brevet européen 1 088 569 (brevet litigieux) ayant effet en République fédérale d'Allemagne et issu d'une demande divisionnaire déposée le 8 janvier 2001. Celle-ci est fondée sur une demande internationale en date du 14 novembre 1996 publiée sous le numéro WO 97/18007 (demande initiale), traitée par l'Office européen des brevets sous le numéro de demande de brevet européen 865 304. Le brevet litigieux porte sur un appareil portatif de traitement de blessures et comporte cinq revendications. La revendication 1, à laquelle renvoient directement ou indirectement les autres revendications, est libellée comme suit dans la langue de la procédure :

"Apparatus for applying negative pressure to a superficial wound in a mammal which comprises a porous pad (102) of open, intercommunicating cellular flexible foam, a pump (6), a suction tube (101) for connecting the porous pad to the pump (6), a connector for connecting the pad to the suction tube, a surgical drape (701) for forming an air-tight seal over the wound site, over the pad and over the connector, said connector having a spout (602) for connecting the end of the suction tube (101) remote from the pump (6) to the wound site, characterized in that the connector comprises a disc-like cup (601) having its lower face in contact with said porous pad."

La première requérante a attaqué le brevet litigieux dans toutes ses revendications, alors que la requête de la seconde était dirigée contre les revendications 1 à 4. Les requérantes faisaient valoir que l'objet de la revendication 1 n'était pas brevetable et constituait une extension inadmissible. La défenderesse a défendu le brevet tel que délivré et au moyen de six requêtes subsidiaires au total. Le brevet litigieux a été déclaré nul par le Tribunal des brevets.

Se pourvoyant contre ce jugement, la défenderesse demande à nouveau en appel, au premier chef, le rejet de la requête et défend en outre à titre subsidiaire le brevet sous une forme limitée. Les requérantes contestent les moyens invoqués à l'appui du pourvoi.

Motifs de la décision :

I. Le brevet litigieux porte sur un appareil portatif pour le traitement de blessures.

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II. Le Tribunal des brevets a essentiellement motivé sa décision comme suit :

Selon lui, le brevet litigieux doit être déclaré nul dans toutes ses revendications car son objet, dans les différentes versions défendues, s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée initialement. Au regard de l'ensemble des pièces initialement produites, la caractéristique M1.7b, selon laquelle la face inférieure de la coupelle en forme de disque comprise dans le connecteur se trouve en contact avec la compresse poreuse, ne devait pas être considérée comme faisant partie de l'invention. ...

L'ajout de la caractéristique M1.7b ne pourrait pas être considéré comme une simple limitation de l'objet de la revendication 1, mais donnerait lieu à un autre enseignement ("aliud"). En effet, alors que l'homme du métier tire des pièces de la demande telles que produites initialement l'enseignement selon lequel la coupelle en forme de disque est conçue de telle manière que son bord, mais non sa face inférieure, se place sur la compresse poreuse, c'est précisément l'exigence posée par la caractéristique ajoutée. Les différentes requêtes subsidiaires mentionnant cette caractéristique seraient donc irrecevables et il n'y aurait pas lieu d'examiner l'autre motif d'annulation, à savoir l'absence de brevetabilité.

Ill. Cette conclusion ne se trouve que partiellement confirmée par l'examen en appel.

1. Le Tribunal des brevets a conclu à juste titre que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été initialement déposée.

a) Conformément à l'article II § 6 (1), première phrase, n°3, de la loi sur les traités internationaux en matière de brevets, un brevet européen ayant effet pour le territoire de la République fédérale d'Allemagne est déclaré nul lorsque son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été initialement déposée. Le contenu de la demande déterminant à cet égard est établi au regard de l'ensemble des pièces déposées initialement. ...

b) On est en présence, en l'espèce, d'une extension inadmissible de la demande, du fait que l'appareil visé par l'invention est uniquement caractérisé comme destiné à appliquer une pression négative sur une blessure superficielle au moyen d'une compresse poreuse, d'une pompe, d'un tuyau d'aspiration, d'un connecteur comprenant une coupelle en forme de disque et une goulotte pour relier la compresse au tuyau d'aspiration, ainsi que d'un champ chirurgical. Or, dans les pièces initialement déposées - à savoir celles de la demande initiale - l'appareil n'est pas divulgué sous cette forme générale.

aa) La description de la demande initiale est fondée, comme celle du brevet litigieux, sur la demande de brevet international portant le numéro WO 96/05873. L'appareil qui y est décrit serait efficace pour traiter un grand nombre de blessures de types et de tailles variés. Le traitement est cependant susceptible d'être long et, si cela ne pose pas de problème pour les patients alités, tel n'est pas le cas lorsque les patients ne doivent pas rester alités. L'objectif assigné à l'invention est donc de disposer d'un appareil offrant un plus grand confort d'utilisation, notamment aux patients jouissant d'une certaine mobilité, ainsi que d'autres avantages apparents. À cet égard, c'est avant tout un appareil portatif destiné à stimuler la cicatrisation des blessures qui est proposé,…

Les modes de réalisation de l'invention divulgués dans la demande initiale sont ainsi caractérisés, d'une part, par le moyen permettant de porter l'appareil (revendication 1) et, d'autre part, par le moyen permettant de mesurer la pression appliquée (revendications 3 et 5). C'est uniquement dans le contexte de la mesure de la pression et du second tuyau nécessaire pour ce faire, à côté du tuyau d'aspiration, qu'est mentionné le connecteur. Le tuyau d'aspiration et le tuyau destiné à mesurer la pression peuvent être intégrés dans un tube à lumières multiples (multi-partitioned tube) (bas de la page 5 de la demande initiale) susceptible d'être relié à la goulotte du connecteur.

bb) Il n'en ressort pas directement et clairement qu'au titre de l'invention pour laquelle la protection d'un brevet est demandée est aussi décrit un appareil destiné à appliquer une pression négative sur une blessure superficielle, qui ne présente aucun moyen d'assurer sa portabilité, ni de mesurer la pression au site de la plaie, mais consiste seulement dans une compresse poreuse, un champ chirurgical, une pompe, un tuyau d'aspiration et un connecteur, reliant la compresse au tuyau d'aspiration, qui comprend une goulotte recevant le tuyau d'aspiration, ainsi qu'une coupelle en forme de disque.

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c) Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal des brevets a conclu que la revendication 1 telle que délivrée est constitutive d'une extension inadmissible et ne peut donc être maintenue. Le fait que le brevet litigieux soit issu d'une demande divisionnaire n'est pas non plus de nature à justifier une conclusion différente, car les exigences en matière de divulgation initiale ne sont pas moindres dans ce cas.

2. Cependant, le jugement ne résiste pas à l'examen en appel dans la mesure où le Tribunal des brevets a conclu que l'ancienne requête subsidiaire 6 nouvelle, que la défenderesse présente comme requête subsidiaire I, est constitutive d'une extension inadmissible.

Aux termes de la requête subsidiaire I, la revendication 1 est complétée par une nouvelle caractéristique selon laquelle le tuyau d'aspiration (101) s'intègre sous la forme d'un alésage interne (606) dans un tube à lumières multiples, lequel comprend d'autres canaux (607) au moyen desquels un capteur (108) mesure la pression au site de la blessure (caractéristique 6).

Contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la défense du brevet sous une forme limitée présentée par la défenderesse au moyen de cette requête subsidiaire est recevable.

a) La caractéristique supplémentaire 6 garantit, pour les raisons indiquées, que l'objet de la revendication 1 ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande initiale. En effet, il a été remédié à la généralisation, qui selon les explications figurant plus haut (sous III 1) justifiait de conclure à une extension inadmissible, en ce que : le capteur (108), en tant qu'instrument de mesure de la pression, et le deuxième tuyau reliant la compresse à la pompe et intégré dans les canaux (607) d'un tube à lumières multiples, ont été introduits dans la revendication ; en outre la structure du connecteur est expliquée dans ce contexte, car le tuyau d'aspiration reçu par la goulotte forme l'alésage interne (606) du tube à lumières multiples.

b) Certes, l'objet de la revendication 1 constitue une extension inadmissible dans la mesure où il est dit dans la caractéristique 4b à propos de la coupelle en forme de disque que sa face inférieure se trouve en contact avec la compresse poreuse. Cela n'emporte cependant pas l'irrecevabilité de la défense du brevet litigieux sous une forme limitée conformément aux termes de la requête subsidiaire I.

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(1) Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice en matière de brevets et de modèles d'utilité allemands, ces titres de protection ne doivent pas nécessairement être déclarés nuls ou supprimés lorsque leur objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été initialement déposée, si la modification consiste dans l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces produites initialement qui conduit à une simple restriction de l'objet figurant dans la demande. L'annulation ou la suppression du brevet ne peut, en revanche, être évitée lorsque la modification étend l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale au point de donner lieu à un objet différent (décisions de la Cour fédérale de justice : Télégramme horaire (Zeittelegramm) du 5 octobre 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 ; Dispositif de mesure angulaire du 21 octobre 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 ; Intégrateur du 21 juin 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 ; et Imprimante à jet d'encre (Tintenstrahldrucker) du 6 août 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135). La Cour fédérale de justice n'a pas tranché jusqu'ici la question de savoir si cette jurisprudence s'applique aussi aux brevets européens (Dispositif de mesure angulaire, GRUR 2011, 40 point 19). Il convient d'y répondre par l'affirmative - contrairement à ce qu'estime le Tribunal des brevets (dans son jugement Fettabsaugevorrichtung du 8 avril 2014, Mitt. 2014, 436).

(2) La jurisprudence de la Cour fédérale de justice citée repose sur l'idée que la modification de l'objet d'un brevet irrecevable au regard du contenu des pièces initialement déposées n'emporte pas nécessairement la révocation ou l'annulation dudit brevet, si les intérêts légitimes des tiers, notamment des concurrents du titulaire du brevet, et du public peuvent être préservés par la mise en œuvre de mesures moins radicales.

Dès lors, la révocation ou l'annulation du brevet ne s'impose pas lorsque son objet a été généralisé de façon injustifiée par rapport au contenu des pièces de la demande initialement produites. Dans ce cas, il est possible de remédier à l'extension inadmissible en supprimant de la revendication la généralisation injustifiée (décisions de la Cour fédérale de justice Dispositif de mesure angulaire, GRUR 2011, 40 point 14 et Intégrateur, GRUR 2011, 1003 point 19 ; cf. également la décision de la Grande Chambre de recours en date du 2 février 1994, G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 point 11, Caractéristique restrictive/Advanced Semiconductor Products).

La révocation ou l'annulation du brevet est, en revanche, inévitable lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces produites initialement conduit à ce que la revendication du brevet délivré ait pour objet une autre invention que celle figurant dans la demande initiale, autrement dit, lorsque le brevet protège quelque-chose qui constitue un "aliud" au regard des divulgations faites à l'homme du métier au moyen des pièces initiales (décisions de la Cour fédérale de justice : Télégramme horaire, GRUR 2001, 140; Dispositif de mesure angulaire, GRUR 2011, 40 point 21; Intégrateur, GRUR 2011, 1003 point 27; Imprimante à jet d'encre, GRUR 2013, 1135 point 16). Le maintien d'une revendication à ce point modifiée menace la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir se fier au fait que la demande ne donne pas lieu à un brevet ayant un objet supplémentaire ou différent de celui qu'elle a divulgué. Le maintien d'un brevet attaqué dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'annulation, sous réserve que la caractéristique en cause reste dans la revendication mais que le titulaire du brevet ne puisse en tirer aucun droit, est exclu dans ce cas, car il conduirait à ce que le brevet dans sa version postérieure à la procédure d'opposition ou d'annulation ait un objet différent de celui qui a été initialement divulgué (décision de la Cour fédérale de justice, Dispositif de mesure angulaire, GRUR 2011, 40 point 23).

La révocation ou l'annulation d'un brevet ne s'impose pas cependant, lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces produites initialement comme faisant partie de l'invention, conduit à une simple limitation de l'objet revendiqué. Dans un tel cas, les intérêts légitimes du public sont pris en considération dans la mesure où la caractéristique restrictive demeure dans la revendication et qu'il est veillé parallèlement à ce que l'on ne puisse pas, par ailleurs, tirer des droits de la modification, notamment à ce que la caractéristique non divulguée ne soit pas prise en considération pour l'examen de la brevetabilité car elle ne saurait être invoquée à l'appui de celle-ci (décisions de la Cour fédérale de justice, Télégramme horaire, GRUR 2001, 140, 142 et s., Dispositif de mesure angulaire, GRUR 2011, 40 point 16, Intégrateur, GRUR 2011, 1003, point 24 et Imprimante à jet d'encre, GRUR 2013, 1135 point 16).

(3) Cette jurisprudence de la Cour fédérale de justice n'entre pas en contradiction avec les dispositions de la Convention sur le brevet européen.

Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, l'ajout dans la revendication d'une caractéristique restrictive non divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces de la demande produites initialement conduit en principe à la révocation du brevet, conformément aux articles 123(2) et 100 c) CBE. Si une telle caractéristique tombe sous le coup de l'article 123(2) CBE, elle ne peut être ni conservée dans le brevet, ni supprimée des revendications sans contrevenir à l'article 123(3) CBE. Le brevet ne pourrait donc être maintenu - à titre exceptionnel - que si l'on pouvait se fonder sur la demande telle que déposée, pour remplacer les caractéristiques restrictives par d'autres, sans contrevenir à l'article 123(3) CBE (décision de la Grande Chambre de recours du 2 février 1994, G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 points 12 et s., Caractéristique restrictive/Advanced Semiconductor Products).

Le Tribunal fédéral des brevets et la Cour fédérale de justice n'appliquent pas l'article 123(2) et (3) CBE aux décisions concernant la déclaration de nullité d'un brevet européen ayant effet pour la République fédérale d'Allemagne, mais statuent sur le fondement de l'article II § 6 de la loi sur les traités internationaux en matière de brevets. En adoptant cette norme, le législateur national a utilisé la possibilité d'interpréter les motifs d'annulation d'un brevet européen ayant effet pour le territoire de la République fédérale d'Allemagne d'une manière conforme à l'article 138 CBE. Aux termes de cette disposition, et sous réserve de l'article 139 CBE, un brevet européen ne peut être déclaré nul que pour les motifs qu'elle énumère limitativement. Certes, la norme nationale s'oppose donc à ce que le juge national déclare la nullité d'un brevet européen si aucun des motifs énumérés à l'article 138 CBE n'est présent. Cependant, elle lui offre aussi la possibilité de s'abstenir, en présence d'un tel motif, de déclarer la nullité du brevet, sans pour autant méconnaître l'article 123 CBE au sens que lui donne la Grande Chambre de recours.

(4) Il convient également de s'abstenir de prononcer l'annulation d'un brevet européen lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée ou non divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces produites initialement conduit à une simple limitation de l'objet revendiqué.

La Grande Chambre de recours a admis que la position qu'elle défend est susceptible d'entraîner des conséquences sévères pour le titulaire du brevet (OEB, Caractéristique restrictive/Advanced Semiconductor Products, GRUR Int. 1994, 842 point 13), lequel risque d'être pris dans une "embûche inextricable" et de tout perdre en modifiant sa demande, même si la modification limite la portée de la protection du brevet. En revanche, les décisions susmentionnées de la Cour fédérale de justice permettent d'éviter de déclarer le brevet nul dans toutes ses revendications sans que les intérêts légitimes des tiers et du public aient à en souffrir. Ainsi, elles tiennent aussi compte de la protection garantie à la propriété par la Constitution (article 14 de la Loi fondamentale), qui vise également le droit au brevet et protège le titulaire d'un brevet contre les interventions de la puissance publique, dans la mesure où celles-ci ne sont pas requises. Ces considérations justifient que cette jurisprudence s'applique aussi aux brevets européens.

(5) Le fait que la revendication 1 mentionne la caractéristique selon laquelle la face inférieure de la coupelle en forme de disque se trouve en contact avec la compresse poreuse, n'est qu'une simple concrétisation d'instructions techniques, divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces produites initialement.

a) La question de savoir si l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces initiales constitue une simple limitation de l'objet revendiqué ou un "aliud" dépend de celle de savoir s'il s'agit uniquement de la concrétisation d'instructions techniques divulguée dans ces pièces comme faisant partie de l'invention, ou si ladite caractéristique porte sur un élément technique, dont on ne peut considérer qu'il fait partie de l'invention, ni quant à ses modalités concrètes, ni même sous une forme abstraite (décisions de la Cour fédérale de justice, Dispositif de mesure angulaire, GRUR 2011, 40 point 22; Intégrateur, GRUR 2011, 1003 point 29; Imprimante à jet d'encre, GRUR 2013, 1135 points 26 et s.).

b) Dès lors, la caractéristique 4b ne doit pas être considérée comme un "aliud" - contrairement à l'opinion du Tribunal des brevets. En prévoyant que la face inférieure de la coupelle en forme de disque se trouve en contact avec la compresse poreuse, cette caractéristique n'introduit aucun élément technique nouveau. Il s'agit au contraire d'une simple limitation au sens indiqué précédemment, qui permet d'indiquer à l'homme du métier que la coupelle en forme de disque doit être disposée à plat, de manière à ce que s'établisse pratiquement un contact de surface à surface entre sa face inférieure et la compresse poreuse lorsque la coupelle est plaquée sur la compresse et fixée au moyen du champ chirurgical.

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3. Par conséquent, la conclusion du Tribunal des brevets, selon laquelle la revendication 1 ne peut être légitimement défendue dans la version de la requête subsidiaire I (ancienne requête subsidiaire 6 nouvelle) doit être infirmée en appel.