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INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS / D'EXTENSION

GB Royaume-Uni

Décision rendue le 20 mars 2000 par la Cour d'appel¹

Référence : "Palmaz European Patents (U.K.)"

Loi sur les brevets de 1977, articles 2(2), 3, 27(3), 75(3), 77(4), 125(1)

Mot-clé : Procédure intentée pour obtenir une déclaration d'absence de contrefaçon et action en annulation - Modification de l'interprétation par l'OEB d'une revendication modifiée

Résumé

Dans des procédures intentées pour obtenir une déclaration d'absence de contrefaçon et dans des actions en annulation, les deux brevets en litige EP 221 570 (cité sous le nom de "Palmaz 1"), et EP 335 341 (cité sous le nom de "Palmaz 2") avaient trait à des dispositifs expansibles dits "armatures intra-artérielles" destinés à soutenir les parois d'un passage dans un corps afin de maintenir ouverts un tube ou une section de passage ; ces armatures jouent un rôle important dans le traitement des insuffisances coronariennes. Il avait été allégué la contrefaçon d'une armature intra-artérielle de conception différente, citée sous le nom de "armature intra-artérielle NIR".

Une opposition avait été formée avec succès à l'Office européen des brevets à l'encontre de Palmaz 1, et à la suite d'un recours, il avait été décidé que le brevet pouvait être maintenu sur la base de revendications modifiées. Toutefois le texte définitif du fascicule de brevet n'était pas encore connu le 26 juin 1998, date du jugement rendu par le Tribunal des brevets2. Le juge chargé de statuer a conclu que le texte du brevet qui lui était soumis devait être le texte non modifié, comportant les revendications non modifiées qui avaient été reconnues non valables, et que la modification de ce texte ne devait pas être acceptée, si bien que le brevet devait être annulé. Toutefois, il a examiné également les revendications modifiées qui avaient été admises par l'Office européen des brevets, et a conclu que même avec ces revendications modifiées, le brevet resterait non valable et que l'armature intra-artérielle NIR n'aurait pas constitué une contrefaçon.

Dans le fascicule de brevet de Palmaz 1, il était fait référence dans la description de l'invention à deux jeux de deux figures, qui montraient chacun une armature intra-artérielle, avant et après expansion. Les figures 1A et 1B montraient ce qui (dans le texte modifié) était présenté comme appartenant à l'état de la technique : un tube à treillis fait de fil d'acier continu tressé en une forme tubulaire grillagée. Les figures 2A et 2B montraient comme exemple de réalisation de l'invention un tube formé de premières et secondes barrettes qui s'intersectaient, toutes de section droite rectangulaire, chaque seconde barrette ne s'étendant qu'entre une paire de premières barrettes sur la circonférence d'un cercle, les premières barrettes étant reliées par au moins deux secondes barrettes. Cette structure pouvait être obtenue en gravant un tube d'acier pour former les encoches entre les barrettes. Ces caractéristiques de la structure avaient été ajoutées à la revendication 1 par le biais de la modification.

L'intimé a contesté que ces caractéristiques existaient déjà dans l'armature intra-artérielle NIR.

Lors de deux présentations par oral effectuées avant la date de priorité du brevet, l'inventeur avait montré des dessins semblables à ceux des figures 1A et 1B, ainsi que des dessins semblables à ceux des figures 2A et 2B. Il a déclaré qu'il n'avait été discuté que des dessins des figures 1A et 1B et de la structure à treillis, et non des dessins 2A et 2B et de la structure comportant un tube à encoches, mais le juge a estimé que selon toute probabilité, il y avait eu destruction de la nouveauté. Il était d'avis que même s'il n'y avait pas eu destruction de la nouveauté, l'invention devait néanmoins être considérée comme évidente, ne serait-ce qu'eu égard aux dessins.

Le juge a estimé également que les revendications modifiées découlaient de manière évidente d'un brevet US ("Ersak") publié huit ans avant la date de priorité.

L'invention qui faisait l'objet du brevet Palmaz 2 avait trait à des dispositifs du type de ceux divulgués dans Palmaz 1 (qui était une publication antérieure), reliés entre eux par des éléments de connexion flexibles. L'intimé a fait valoir que l'armature intra-artérielle NIR était constituée par un seul élément tubulaire flexible, et non par une pluralité d'éléments reliés par un élément de connexion, et qu'elle n'était pas couverte par les revendications telles qu'elles étaient formulées. Le juge a estimé que Palmaz 2 n'était pas valable et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une contrefaçon.

L'intimé a saisi la Cour d'appel.

Dans l'intervalle, le 20 octobre 1999, Palmaz 1 avait finalement été modifié par l'Office européen des brevets. Devant la Cour d'appel, l'intimé a soutenu que le brevet ne pourrait prendre à nouveau effet au Royaume-Uni que si l'on annulait tout d'abord la constatation faite par le juge en ce qui concerne le texte modifié, la Cour devant pour cela avoir acquis la conviction que les modifications pouvaient être admises.

La Cour d'appel, rejetant l'appel et révoquant les brevets, a estimé :

1. Lorsqu'un brevet européen a été modifié en application d'une décision définitive de l'Office européen des brevets, cette modification produit effet rétroactivement à compter de la délivrance du brevet et le brevet modifié est considéré comme étant le seul texte qui ait jamais existé.

2. C'est à juste titre que le juge avait conclu, alors que le texte des revendications d'un brevet européen était connu, mais que le texte définitif du fascicule de brevet ne l'était pas, que le texte du brevet européen (UK)sur lequel se fondaient les droits du titulaire du brevet restait le texte non modifié comportant les revendications non modifiées.

3. L'on pourrait penser que la revendication 1 de Palmaz 1, qui ne se fondait que sur les figures 2A et 2B et sur la description qui leur était associée, contenait ces caractéristiques qui étaient censées permettre de distinguer l'invention de l'état de la technique. Il serait donc surprenant que la revendication couvre l'armature intra-artérielle NIR, qui était de conception totalement différente. C'est à juste titre que le juge avait décidé que la revendication ne couvrait pas cette armature.

4. Il existait de nombreuses preuves au sujet de la première occasion ainsi que des preuves suffisantes au sujet des autres occasions où il y aurait eu destruction de la nouveauté pour que l'on puisse considérer que les conclusions tirées par le juge de première instance étaient justifiées, et la Cour ne devait pas aller à l'encontre de ces conclusions.

5. Il n'était pas possible de répondre à l'objection soulevée en ce qui concerne l'évidence de l'invention en rétorquant que l'homme du métier n'aurait pas jugé que le dessin en question valait la peine d'être examiné de plus près et qu'il n'aurait pas cherché quelle imperfection il convenait d'améliorer dans le dispositif connu. Il fallait admettre que l'homme du métier considérait avec intérêt l'état de la technique en cause. La seule question qui se posait était celle de savoir si l'invention revendiquée était évidente par rapport à un objet qui appartenait à l'état de la technique, et non si l'invention paraissait présenter un intérêt du point de vue commercial. La meilleure façon d'arriver à la conclusion correcte était de suivre la démarche structurée adoptée par le juge du Tribunal des brevets dans l'affaire Windsurfing.

Cf. les décisions Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Grande-Bretagne) Ltd [1985] RPC(Report on Patent cases) 59, et notamment 73, Cour d'appel, par le Lord juge Oliver, et Brugger c. Medic-Aid Ltd [1996] RPC 635, et notamment 661, du juge Laddie, qui vont dans le même sens.

6. Si convaincant que puisse paraître l'argument du titulaire selon lequel l'homme du métier n'aurait pas jugé évident de modifier la méthode d'obtention selon le brevet Ersak en pratiquant des encoches, il doit être considéré que l'approche suivie par le juge était correcte et que la décision qu'il a prise étant fondée, il convient de la maintenir.

Il convenait de suivre la décision Biogen Inc. c. Medeva PLC [1997] RPC 1, et notamment 45, Chambre des Lords, par Lord Hoffmann.

GB 1/01