CHAMBRES DE RECOURS
Décisions des Chambres de recours techniques
Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 16 janvier 1995 - W 4/94 - 3.3.2
(Traduction)
Composition de la Chambre :
Président : | P. A. M. Lançon |
Membres : | U. Oswald |
C. Holtz |
Demandeur : Merck Patent GmbH
Référence : Pigments/MERCK
Article : 155(3) CBE ; 34(3)a) PCT
Directives PCT, chap. III, 7., chap. VI, 5.5, 5.7
Mot-clé : "Obligation de motiver conformément aux règles 68.2 et 68.3e) PCT " - "Appréciation de l'unité de l'invention a posteriori" - "Remise en cause de la caractéristique fonctionnelle non indubitable" - "Remboursement de toutes les taxes"
Sommaire
I. Il est satisfait à l'obligation de motiver prévue à la règle 68.2 PCT dès lors qu'il est possible de discerner le motif déterminant de la décision, même si les motifs invoqués sont éventuellement considérés comme insuffisants ou erronés (cf. point 4.1 des motifs de la décision).
II. Lorsque les arguments avancés dans la réserve ne nécessitent aucune discussion supplémentaire sur le plan technique et/ou du droit des brevets, autrement dit, qu'ils n'entraînent aucune nouvelle appréciation des faits, il n'y a pas directement irrégularité lorsque la notification du résultat du réexamen selon la règle 68.3e) PCT constitue une simple référence aux motifs exposés dans le formulaire "PCT/IPEA/405" (cf. point 4.2 des motifs de la décision).
Exposé des faits et conclusions
I. Le 12 octobre 1992, le demandeur a déposé la demande internationale PCT/EP92/02351 comprenant, selon le formulaire PCT/RO/101, feuille n° 5, cadre n° VIII, "Bordereau", une description de 49 feuilles, un jeu de revendications de six feuilles, un abrégé d'une feuille ainsi que trois feuilles de dessin. La revendication 1 figurant à la page 50 de la demande s'énonce comme suit :
"1. Pigment en plaquettes d'un brillant élevé et à fort pouvoir couvrant ou à transparence élevée, constitué d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique pouvant contenir un constituant supplémentaire, caractérisé en ce que le constituant supplémentaire est un colorant soluble ou insoluble et que, pour l'obtention du brillant, la matrice est revêtue, sur une face au moins, d'une ou plusieurs fines couches réfléchissantes, transparentes ou semi-transparentes, constituées d'oxyde métallique ou de métal."
II. Les cinq pages 50 à 54 de la demande comprennent les autres revendications, et notamment les revendications 2 à 15 dépendant de la revendication 1 et concernant la constitution de la matrice, les conformateurs de réseau pour la modification de la matrice, le sulfate de baryum pour le lissage de la surface, la constitution des colorants ainsi que celle des couches recouvrant la matrice. La revendication 16 porte sur un procédé de production d'un pigment en plaquettes ; elle est suivie des revendications dépendantes 17 à 25 et, selon les indications fournies par le demandeur dans une lettre datée du 28 juillet 1993 (page 2, troisième alinéa), des revendications dépendantes de procédé 26 et 27 et d'utilisation 28. Le dossier ne contient aucune autre page de revendication.
III. Le 29 juin 1993, l'Office européen des brevets a informé le demandeur, par l'"invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles" visée à l'article 34(3)a) et à la règle 68.2 PCT, qu'il considérait, en sa qualité d'"administration chargée de l'examen préliminaire international" (IPEA), que la demande internationale revendiquait cinq inventions et qu'il fallait donc, comme indiqué, soit limiter les revendications, soit payer quatre taxes d'examen additionnelles.
L'IPEA a soutenu à ce propos que le problème consistant à préparer des pigments en plaquettes à plusieurs couches n'était pas un concept nouveau par rapport au document JP-A-2-32 170 (description) ainsi qu'aux documents FR-A-1 581 309 (revendication 1) et FR-A-1 273 230 (abrégé). Par conséquent, les revendications 1 à 25 comprenaient différentes inventions non liées entre elles de façon à former un seul concept inventif général, à savoir :
I) Pigment en plaquettes, constitué d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique, caractérisé en ce que la matrice est revêtue, sur une face au moins, d'une ou plusieurs fines couches réfléchissantes, transparentes ou semi-transparentes, constituées d'oxyde métallique ou de métal.
II) Les pigments ci-dessus, la matrice contenant un colorant.
III) Les pigments ci-dessus, la matrice étant modifiée avec des agents actifs formant la structure.
IV) Les pigments ci-dessus, la matrice contenant du sulfate de baryum pour le lissage de la surface.
V) Nouveau procédé de production des pigments ci-dessus, la matrice étant traitée avec un acide avant d'être revêtue des couches.
Ainsi, les inventions II à V concernaient d'autres modes de réalisation de ce concept général se proposant de résoudre différents problèmes se rapportant tous à la matrice.
IV. Le demandeur a acquitté sous réserve toutes les taxes additionnelles requises et a notamment argué, dans sa lettre du 28 juillet 1993 ainsi que dans sa réponse accompagnant le paiement de la taxe de réserve, en date du 12 janvier 1994, que non seulement il fallait considérer le colorant dans la matrice comme une caractéristique essentielle de la revendication 1, mais aussi que les documents compris dans l'état de la technique ne décrivaient pas l'objet de cette revendication de manière à détruire la nouveauté, les substrats connus ne pouvant être mis sur le même plan que la matière de la matrice revendiquée en l'espèce, et qu'en conséquence, conformément aux directives du PCT, les revendications portant sur un produit, sa fabrication et son utilisation devaient être admises.
V. Dans l'"invitation à payer la taxe de réserve" notifiée conformément à la règle 68.3e) PCT, en date du 22 décembre 1993, l'IPEA a informé le demandeur, sans s'étendre davantage sur les motifs de la réserve, que le réexamen prévu à la règle 68.3e) PCT avait montré que l'invitation du 29 juin 1993 était justifiée.
VI. En réponse, le demandeur a acquitté la taxe de réserve, déposé une nouvelle revendication principale et notamment fait valoir, dans sa lettre d'accompagnement du 12 janvier 1994, qu'il fallait considérer que le problème à résoudre par l'invention consistait à pallier les inconvénients inhérents aux matières naturelles en utilisant une matrice en plaquettes pouvant être fabriquée par solidification d'un précurseur liquide sur un substrat lisse.
Motifs de la décision
1. La réserve est recevable.
2. En ce qui concerne la sixième feuille - initialement produite et ne figurant manifestement pas dans le dossier - du jeu de revendications, correspondant à la page 55 de la demande, il est à noter que, au-delà du fait que l'IPEA non plus n'avait pas pris en considération les revendications 26 à 28 manquantes lors de l'appréciation de l'unité de l'invention, cela ne peut finalement avoir aucune incidence sur la décision de la Chambre (dont la compétence découle des dispositions combinées de l'article 155(3) CBE et de la règle 68.3c) PCT) lorsqu'elle juge si les objections d'absence d'unité soulevées à l'encontre des objets I à V de l'invention, définis dans l'invitation à payer en cause, sont pertinentes et si, par conséquent, l'invitation à payer les quatre taxes additionnelles était justifiée.
3. La Chambre n'est pas non plus compétente pour examiner l'unité de l'invention sur la base de la nouvelle revendication principale déposée par le demandeur par lettre du 12 janvier 1994 (cf. décision W 3/91, en date du 21 septembre 1992, point 2 des motifs). A son avis toutefois, rien ne l'empêche de tenir compte dans sa décision des remarques d'ordre général faites dans cette lettre en ce qui concerne l'unité contestée.
4. Vu l'argumentation succincte de l'IPEA, la Chambre se voit contrainte en l'espèce de se prononcer sur la question de l'obligation de motiver, bien que le demandeur ne l'ait pas expressément soulevée dans sa réserve.
4.1 Faisant référence à trois documents, donc a posteriori, l'IPEA a constaté l'absence d'unité de l'invention et, après réexamen, maintenu en tous points sa position. Bien que - comme il reste à le montrer ci-après - ils ne soient pas pleinement conformes aux directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (chapitre VI, 5.5 et 5.7, avec référence au chapitre III, 7), les arguments avancés à cet égard par l'IPEA peuvent s'entendre, le demandeur ayant repris dans sa réserve une objection quant à la nouveauté de l'objet de l'invention selon la revendication 1, comme allant au-delà de la simple affirmation, si bien que l'on peut estimer qu'il a été satisfait au minimum requis en matière d'obligation de motiver prévue à la règle 68.2 PCT. La Chambre ne constate aucun manquement à cette obligation dès lors qu'il est possible de discerner le motif déterminant de la décision, même si les motifs sont éventuellement considérés comme insuffisants ou erronés. De l'avis de la Chambre, la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB se tient à ce principe, et une ligne de conduite comparable ressort d'ores et déjà des décisions relatives aux réserves (p.ex. décision W 3/93, JO OEB 1994, 931 s., point 3.1 des motifs). Dans cette décision, la chambre a considéré que, le demandeur ayant pu se prononcer sur le fond, l'invitation à payer une taxe additionnelle était encore suffisamment motivée.
4.2 En ce qui concerne l'exigence relative à l'étendue de la notification du résultat du réexamen prévue à la règle 68.3e) PCT, il est à noter que le texte de cette règle, contrairement l'"invitation à limiter ou à payer" visée à la règle 68.2 , première phrase, prescrit simplement la notification d'un résultat, sans que soit expressément mentionnée l'obligation d'indiquer les motifs. Les directives correspondantes relatives à l'application des règles ne prévoient, au chapitre VI, 5.7, d'indiquer les raisons techniques que lorsque le résultat du réexamen est négatif, autrement dit lorsque les faits exposés dans l'invitation visée à la règle 68.2 ne sont pas confirmés. C'est pourquoi la Chambre considère que la formulation "doit indiquer les raisons techniques de ce résultat..." ou "will give a technical reasoning of that result..." n'exclut pas comme constituant directement une irrégularité la simple référence aux motifs exposés dans le formulaire "PCT/IPEA/405" - comme en l'espèce - lorsque le comité de réexamen acquiert la conviction que les arguments avancés dans la réserve ne nécessitent aucune discussion supplémentaire sur le plan technique et/ou du droit des brevets, autrement dit qu'ils n'entraînent aucune nouvelle appréciation des faits.
Le réexamen selon la règle 68.3e) PCT peut aussi être comparé, par analogie, à la révision préjudicielle visée à l'article 109 CBE, qui ne prévoit aucune obligation de motiver spécifique.
5. En conséquence, il reste à examiner si les motifs existants justifient l'invitation à payer quatre taxes d'examen additionnelles en application de la règle 68.2 PCT.
5.1 Pour la Chambre, il ressort de la liste des différents groupes d'inventions I) à V) établie par l'IPEA que celle-ci se fonde sur la supposition que, contrairement à la réserve faite par le demandeur, la revendication 1 a pour objet un pigment en plaquettes dont la matrice présente à titre facultatif seulement un colorant soluble ou insoluble. La Chambre approuve cette base d'appréciation et souscrit à la conclusion qui en découle, mais uniquement dans la mesure où les inventions II) à V) de la liste concernent d'autres modes de réalisation de la matrice des pigments selon l'invention.
5.2 Indépendamment toutefois de la présence ou de l'absence d'un colorant, la revendication 1 porte sur un pigment en plaquettes constitué d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique. Non seulement le demandeur a contesté à plusieurs reprises dans son exposé qu'une matrice en plaquettes au sens de la demande soit déjà connue, mais il ressort de surcroît directement de la teneur générale des pièces de la demande, de la description ainsi que des exemples (tant ceux avec que ceux sans colorant) que le terme de matrice figurant dans la revendication 1 doit signifier tout particulièrement que celle-ci possède la propriété de pouvoir recevoir un colorant soluble ou insoluble, autrement dit que, lorsqu'on établit une comparaison avec l'état de la technique, le terme de matrice doit s'entendre d'une caractéristique fonctionnelle. La Chambre considère en outre qu'il ne fait pas de doute pour l'homme du métier, même s'il ne recourt pas à la partie descriptive de la demande, que tout substrat inorganique en plaquettes ne constitue pas une matrice adaptée à l'application de colorants. Bien entendu, des diffusions ultérieures incontrôlées dans un substrat ne doivent pas être interprétées comme une préparation voulue d'une matrice. Par conséquent, la nouveauté de l'objet de la revendication 1, telle que traitée par l'IPEA, ne saurait pas non plus être remise en cause de manière indubitable.
5.3 La Chambre aussi a examiné à ce sujet les documents cités FR-A-1 581 309,
FR-A-1 273 230 ainsi que - en complément aux indications données dans la description figurant dans la demande - l'"Abstract" en anglais concernant le document JP-2 032 170, et a acquis la conviction qu'aucun des documents ne décrit une matrice au sens de la demande de façon suffisamment claire pour pouvoir invoquer l'absence de nouveauté de l'invention sans arguments supplémentaires. Compte tenu de l'approche selon laquelle la matrice est une caractéristique fonctionnelle dans tous les groupes d'inventions énumérés, il n'est plus possible d'établir immédiatement comment les inventions doivent se décomposer en groupes du fait de l'absence de nouveauté du "concept" en question (cf. point 5.2 supra). Par conséquent, eu égard à une objection d'absence d'unité de l'invention soulevée a posteriori dans le cas d'une nouveauté qui n'est pas remise en cause de manière non indubitable, il est nécessaire de fournir des explications supplémentaires sur la base d'un problème à définir par rapport à l'état de la technique cité en tenant compte des solutions revendiquées, en d'autres termes dans le cadre d'un examen de l'activité inventive. Le problème choisi dans l'invitation n'est pas d'emblée utile. Le problème exposé par le demandeur, concernant un précurseur liquide et contenant manifestement un début de solution, ne convient pas non plus.
5.4 Ainsi, les motifs invoqués dans l'invitation de l'IPEA du 29 juin 1993 n'étant pas convaincants en ce qui concerne l'absence d'unité de l'invention qui a été constatée, l'invitation à payer quatre taxes additionnelles n'était pas justifiée et, par conséquent, les taxes acquittées pour quatre inventions supplémentaires et la taxe de réserve ne sauraient être conservées.
5.5 Pour conclure, il convient d'observer qu'en vertu de la règle 68.3c) PCT, la Chambre devait simplement rechercher si, vu les motifs avancés par l'IPEA, il était fondé de conserver des taxes additionnelles à la lumière des moyens invoqués dans la réserve et s'il ne pouvait être examiné d'office si une objection d'absence d'unité de l'invention aurait été fondée pour d'autres motifs que ceux indiqués, par exemple après la prise en compte de nouveaux documents trouvés lors de la recherche. L'objection d'absence d'unité de l'invention pourrait donc de nouveau être soulevée, sur la base d'autres motifs, au cours d'une éventuelle procédure ultérieure selon le chapitre II du PCT.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit :
Le remboursement des taxes additionnelles acquittées pour quatre inventions et de la taxe de réserve est ordonné.