D. Suffisance de l'exposé
FR France
Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016 (13/13050) – Clinipro c. General Hospital Corporation (US)
Mots-clés : suffisance de l'exposé – indications imprécises et contradictoires
Le General Hospital a fait assigner la société C en contrefaçon notamment de la revendication 1 du brevet européen 1 490 005 portant sur des "dispositifs pour rompre sélectivement du tissu adipeux par refroidissement contrôlé". Reconventionnellement, la société C a soulevé la nullité de cette revendication. Le jugement de première instance a dit que les actes de contrefaçon étaient établis.
Le breveté rappelle que l'excès de cellules graisseuses donne à la peau un aspect inesthétique souvent comparé à une peau d'orange. L'invention se propose de remédier au risque de détérioration associée du derme et/ou de l'épiderme lors de l'enlèvement de tissu graisseux sous-cutané par cryo-détérioration.
Après avoir rejeté la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté, la cour aborde la demande subsidiaire de nullité de la revendication 1 du brevet pour insuffisance de description.
La cour rappelle les principes relatifs à l'examen de la suffisance de description et énonce que l'homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l'invention par le jeu de simples opérations d'exécution à l'aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet. L'homme du métier est en l'espèce une équipe composée d'un spécialiste de la biologie de la peau et d'un spécialiste dans le domaine cryogénique (de la cryolipolyse s'agissant de la destruction des graisses par le froid).
Pour pouvoir exécuter l'invention, l'homme du métier doit déterminer en premier lieu le degré de température de refroidissement à adopter, la durée d'application de cette température et la surface de la peau du sujet sur laquelle pratiquer ce refroidissement. La cour considère ensuite en détail tous ces éléments. La cour relève entre autres – à propos de résultats expérimentaux effectués sur des porcs et dont il est fait état dans la description – sur le rapport d'expertise de Monsieur E versé au débat par General Hospital que cet expert, docteur en médecine spécialisé en dermatologie, ne peut être considéré comme un homme du métier tel que défini et que d'autre part il se fonde sur les conclusions d'études plus contemporaines alors qu'il convient, pour apprécier la nécessité d'une description suffisante du brevet, de se placer à la date de sa demande de priorité. L'homme du métier en 2002 n'aurait pas pu extrapoler à l'être humain les résultats des expériences portant sur des porcs.
La cour finalement conclut que confronté dans la description du brevet à des indications de température, de durée d'application et de surface à traiter extrêmement larges et imprécises, voire contradictoires entre elles, sans pouvoir retenir plus particulièrement l'une ou l'autre des nombreuses indications ainsi données, l'homme du métier tel que défini en l'espèce ne peut trouver dans cette description les moyens de reproduire l'invention par le jeu de simples opérations d'exécution à l'aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques. Dès lors, la description du brevet ne remplit pas les conditions de validité prévues par l'art. 83 CBE. Le jugement de première instance est infirmé.
Note de la rédaction : voir aussi Cour de cassation, 4 octobre 2016 (PIBD (2016) 1060-III-873).
FR France
Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016 (14/10335) – Rabaud c. SEE
Mots-clés : suffisance de l'exposé – dessins
La Société d'Équipement pour l'Environnement (SEE) est titulaire d'un brevet français 2 795 661 et du brevet européen 1 066 883 - déposé sous priorité unioniste de la demande du brevet français - intitulés "Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux". Elle a fait assigner la société R en contrefaçon de ses brevets. Reconventionnellement la société R a demandé l'annulation des deux brevets invoqués par SEE.
Les broyeurs sont utilisés pour broyer des branches. Pour broyer des branches de moyen ou de gros diamètre, il est nécessaire d'utiliser des broyeurs à couteaux, tandis que pour les petites branches, des broyeurs à fléaux sont préférés. La difficulté réside dans le fait qu'il est nécessaire d'effectuer un tri des végétaux ou matériaux à broyer. Le brevet concerne à cet effet un broyeur comprenant notamment une chambre équipée de moyens de broyage constitués par un rotor comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer, disposés en alternance et de manière à constituer un tambour actif polyvalent.
Sur la demande en nullité pour insuffisance de description du brevet français, la société R soutient que le brevet litigieux ne précise pas comment le rotor pourrait être structuré pour être apte à créer un flux d'air éjectant les matériaux en direction de la zone d'éjection – comme il est décrit dans la revendication 1 du brevet français.
La cour énonce que l'homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l'invention par le jeu de simples opérations d'exécution à l'aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; la description qui ne satisfait pas à cette exigence vicie le brevet et le rend annulable. La cour juge que les dessins ne permettent pas à l'homme du métier de comprendre en quoi consiste le moyen apte à créer le flux d'air caractérisant la revendication 1, puisque la ligne en forme de "S" sur les figures ne sont pas légendées et ne permettent pas d'interpréter la revendication 1 en ce sens que ce moyen serait constitué de pales de ventilation. Par ailleurs, la cour relève que ce moyen de ventilation est en revanche précisément décrit dans la revendication 1 du brevet similaire EP 1 066 883, ce qui implique bien que sans cette description du moyen apte à créer ce flux d'air, l'homme du métier ne pouvait pas reproduire l'invention à l'aide de ses simples connaissances générales. La cour prononce la nullité de la revendication 1 pour insuffisance de description et énonce que la revendication dépendante d'une revendication annulée pour insuffisance de la description est nécessairement nulle pour le même motif dès lors qu'il est impossible pour l'homme du métier de réaliser l'objet de cette revendication sans réaliser l'objet de la revendication dont elle dépend.
GB Royaume-Uni
Tribunal des brevets, 22 octobre 2015 – Merck Sharp & Dohme Ltd c. Ono Pharmaceutical Co Ltd & Anor [2015] EWHC 2973 (Pat)
Mots-clés : suffisance de l'exposé – plausibilité – exposé du document de priorité
Le brevet européen (UK) 1 537 878 détenu par Ono concernait l'utilisation d'anticorps anti-PD-1 pour traiter le cancer. La revendication 1 était de type suisse et la revendication 3 était une revendication de produit limitée à une utilisation spécifique (CBE 2000). Le juge Birss a rejeté tous les moyens invoqués par Merck et a conclu à la validité du brevet.
Une objection importante concernait la plausibilité de l'exposé du document de priorité et du brevet. Le juge Birss a indiqué que cette question s'était posée dans des affaires en lien avec l'application industrielle, la suffisance de l'exposé, la priorité et l'évidence. La notion de plausibilité ne figurait pas dans la législation et était assez nouvelle en tant qu'aspect du droit des brevets. Elle avait été examinée par la Cour suprême dans l'affaire Human Genome Sciences c. Eli Lilly [2011] UKSC 51, essentiellement en liaison avec l'application industrielle et la suffisance de l'exposé. Dans cette affaire, Lord Hope avait estimé que selon cette notion, il doit exister une véritable raison de supposer que l'affirmation est exacte ; le standard n'est pas plus élevé que cela. Dans l'affaire Regeneron c. Genentech [2013] EWCA Civ 93, Lord Justice Kitchin avait par ailleurs souligné qu'il doit être possible de prédire de manière raisonnable que l'invention fonctionnera avec la quasi-totalité de ce qui est couvert par la revendication. Cependant, cette décision avait également indiqué que s'il est possible de faire une telle prédiction, l'on ne peut pas alors affirmer que l'exposé de la revendication est insuffisant au seul motif qu'il n'est pas démontré que l'invention fonctionne dans chaque cas.
En l'occurrence, le juge Birss a considéré qu'à la lecture de la demande de brevet (ou du document de priorité) lors de son dépôt, l'homme du métier pouvait prédire de manière raisonnable que la thérapie fonctionnerait pour traiter le cancer. Il était plausible qu'elle fonctionnerait probablement contre le cancer en général. Un succès dans ce contexte ne signifiait pas un succès pour chaque patient dans toutes les circonstances. L'homme du métier ne prédirait pas un succès à 100 % sur toute la ligne.
La pratique avait montré que la thérapie fonctionnait effectivement contre plusieurs types de cancers et qu'elle pourrait sans doute traiter bien d'autres formes de la maladie. La monothérapie anti-PD-1 ne fonctionnait probablement pas contre la plupart des cancers colorectaux, mais elle traitait certains d'entre eux. En outre, elle ne fonctionnait probablement pas non plus contre le cancer de la prostate. Le juge Birss a reconnu que les cancers de la prostate et colorectaux sont des maladies importantes qui touchent de nombreuses personnes. Néanmoins, selon lui, aucun de ces cancers ne compromettait l'enseignement du brevet. La généralisation était raisonnable à l'époque et étayée par l'exposé. Il s'agissait d'une avancée majeure. De plus, même au vu des informations désormais disponibles, la généralisation demeurait raisonnable. Si la monothérapie anti-PD-1 ne fonctionnait pas contre une grande variété de cancers, la situation aurait pu être différente. Lorsqu'il a été démontré que les anticorps anti-PD-1 fonctionnent ou méritent véritablement d'être testés contre une si grande variété de cancers, la généralité du principe exposé n'a pas été compromise par l'échec dans les deux cas précités. Les revendications concernées étaient suffisamment exposées et correspondaient à la contribution technique du brevet. Il en était de même pour le document de priorité, si bien que les revendications pouvaient bénéficier de la priorité.
GB Royaume-Uni
Tribunal des brevets, 16 novembre 2015 – Actavis Group PTC EHF et autre c. Eli Lilly and Company [2015] EWHC 3294 (Pat)
Mots-clés : suffisance de l'exposé – activité inventive – plausibilité
Actavis demandait la révocation du brevet européen (UK) 0 721 777 détenu par la société Eli Lilly, qui comportait des revendications de type suisse ayant pour objet le traitement du TDAH par l'atomoxétine. Actavis alléguait notamment que l'exposé du brevet n'était pas plausible et qu'il était donc insuffisant ou évident du fait d'un défaut de contribution technique.
La question se posait de savoir si le critère de "plausibilité" était le même pour la suffisance et pour l'évidence. Le juge Carr a estimé que les considérations qui sous-tendent la notion de plausibilité eu égard à la suffisance de l'exposé sont différentes de celles qui sous-tendent le concept de chances tangibles de succès dans le cas de l'évidence, ce qui indique que la plausibilité et l'évidence ne sont pas évaluées selon le même critère. En ce qui concerne l'évidence, des chances tangibles de succès sont exigées, car dans un domaine empirique, il peut être évident d'explorer plusieurs voies sans que l'on sache vraiment si ces essais peuvent aboutir. Le refus d'accorder une protection par brevet sur la base du seul critère "évident d'essayer" inciterait de manière insuffisante la recherche et le développement, par exemple, dans les domaines des produits pharmaceutiques et des biotechnologies et conduirait à conclure à l'absence d'activité inventive lorsque l'issue d'un programme de recherche est incertaine. La raison d'être de l'exigence de plausibilité eu égard à la suffisance de l'exposé est différente. Elle vise à exclure les brevets hypothétiques, basés sur une simple affirmation, alors qu'aucun motif réel ne permet de supposer que cette affirmation est vraie.
Le juge Carr a rejeté l'argument de la société Eli Lilly selon lequel il serait contraire à l'Accord sur les ADPIC, à la CBE ou à la Loi de 1977 sur les brevets d'imposer un test de plausibilité lorsqu'une invention peut être mise en œuvre et qu'elle fonctionne. La plausibilité est un facteur à prendre en compte lorsque sont examinées les exigences relatives à l'application industrielle, à la suffisance de l'exposé et à l'activité inventive. L'exigence de plausibilité ne s'applique pas uniquement aux revendications de large portée, même si, dans les faits, il est généralement plus aisé de démontrer la plausibilité d'une revendication de portée étroite.
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence pertinente, la plausibilité est un critère préliminaire auquel il est satisfait lorsqu'un exposé est jugé "crédible", et non simplement spéculatif. Cet exposé peut être confirmé ou réfuté ultérieurement par d'autres preuves obtenues après la date de priorité. S'il est démontré ultérieurement que l'invention ne fonctionne pas avec la quasi-totalité des produits ou procédés couverts par la revendication, l'étendue du monopole excède la contribution technique et le brevet n'est pas valable. C'est la raison pour laquelle la plausibilité n'est qu'un critère préliminaire. Il se peut toutefois qu'une invention plausible ne soit pas exposée de manière suffisante.
En l'espèce, le juge Carr a conclu que l'exposé du brevet, selon lequel l'atomoxétine est efficace pour traiter le TDAH, était plausible. Il a également considéré que l'état de la technique cité ne rendait pas évident l'emploi de l'atomoxétine pour traiter le TDAH.
GB Royaume-Uni
Cour d'appel, 13 octobre 2016 – Warner-Lambert Company LLC c. Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) & Ors [2016] EWCA Civ 1006
Mots-clés : suffisance de l'exposé – plausibilité
Generics et Actavis avaient contesté la validité du brevet européen (UK) 0 934 061 détenu par Warner-Lambert. Ce brevet contenait des revendications de type suisse portant sur la prégabaline. La revendication 1 était très générale et concernait le traitement de la douleur, tandis que la revendication 3 avait pour objet le traitement de la douleur neuropathique. En première instance, le juge Arnold (Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) c. Warner-Lambert Company LLC [2015] EWHC 2548 (Pat)) avait considéré toutes les revendications comme impliquant une activité inventive, mais avait estimé qu'en raison d'un manque de plausibilité, plusieurs d'entre elles, notamment les revendications 1 et 3, n'étaient pas exposées de manière suffisante et n'étaient donc pas valables. La cour d'appel a confirmé cet aspect de la décision du Tribunal des brevets.
Le juge Floyd de la cour d'appel a examiné la signification de l'exigence de plausibilité, à savoir de l'exigence selon laquelle le fascicule de brevet doit rendre l'invention plausible ou crédible. Il a fait observer que l'exigence de plausibilité trouvait son origine dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, dans laquelle des exigences similaires se sont posées dans différents contextes, en particulier en relation avec l'applicabilité industrielle (art. 57 CBE) et l'activité inventive (art. 56 CBE). Il a résumé la jurisprudence des chambres (en faisant référence à la décision T 609/02, ainsi qu'à la décision T 1329/04) dans les propositions suivantes :
i) une simple affirmation selon laquelle un composé X est adapté au traitement d'une maladie Y, sans autre précision, ne suffit pas à rendre l'invention plausible ;
ii) l'exposé du fascicule de brevet ne doit pas forcément prédire de manière définitive l'efficacité de l'invention : des essais in vitro qui ne doivent pas nécessairement être reproductibles sur des êtres humains ou des animaux peuvent suffire ;
iii) un exposé peut être considéré comme plausible s'il est par exemple étayé par des essais expérimentaux montrant que le composé revendiqué produit un effet direct sur un mécanisme métabolique qui est impliqué de façon spécifique dans la maladie ;
iv) des données publiées ultérieurement ne sont pas recevables si elles seules rendent l'invention plausible ;
v) en fin de compte, l'exigence de suffisance de l'exposé vise à mettre le lecteur en possession de l'invention sans lui imposer d'effort excessif de recherche supplémentaire.
Selon le juge Floyd, il ressort de la jurisprudence de l'OEB et des juridictions nationales que "l'exigence de plausibilité se caractérise par un seuil d'exigence peu élevé. Elle vise à empêcher toute revendication présentant un caractère spéculatif, qui permettrait à un "inventeur de salon" de s'arroger un monopole dans un domaine d'activité auquel il n'a apporté aucune contribution. Elle ne vise pas à prohiber les brevets s'appuyant sur des prédictions formulées de bonne foi, dont le fondement, bien que manifestement incomplet, existe bel et bien."
Les conclusions du juge Arnold relatives à la suffisance de l'exposé des revendications ont été confirmées. S'agissant de la revendication 3 en particulier, il a été retenu que cette revendication était plausible pour ce qui était de la douleur neuropathique périphérique, mais qu'elle présentait un caractère trop spéculatif en ce qui concernait la douleur neuropathique centrale.
Note de la rédaction : cette affaire est désormais en instance devant la Cour suprême du Royaume-Uni et porte le numéro UKSC 2016/0197 (recours autorisé le 6 mars 2017).
Pour des procédures parallèles concernant ce brevet européen dans d'autres États, voir le chapitre H.2 Prégabaline.