Pages 268-278

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS / D'EXTENSION

DE Allemagne

Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) en date du 10 mai 2004

(20 W (pat) 314/02)1

Référence : "Preisgünstigste Telefonverbindung" (Communication téléphonique au tarif le plus avantageux)

Articles 1^er et 4 PatG (Loi allemande sur les brevets)

Mot-clé : "Contribution technique à l'état de la technique – démarche inventive"

Sommaire

I. Etant donné le sens et la finalité de la loi allemande sur les brevets, l'activité inventive au sens de l'article premier (1) et de l'article 4 PatG ne peut reposer que sur une contribution technique à l'état de la technique. L'activité inventive doit relever du domaine technique (confirmation de la décision de la Chambre GRUR 2002,  791 – "Elektronischer Zahlungsverkehr").

II. La contribution apportée à l'état de la technique, qui consiste à déterminer le tarif le plus avantageux, non plus pour la totalité des appels téléphoniques, mais pour chacune des communications, en fonction notamment de sa durée, ne relève pas du domaine technique, mais repose uniquement sur des considérations d'ordre commercial qui ne sauraient impliquer une activité inventive.

Motifs

I. Une opposition a été formée contre le brevet 198 53 697 au motif que son objet n'était pas brevetable. En sus des documents pris en considération lors de la procédure d'examen, l'opposant fait référence aux documents suivants :

(7) US 5 793 853

(8) US 5 027 388

(9) US 5 553 131 et

(10) DE 695 03 882 T2 (concernant la demande de brevet antérieure EP 0 748 557 B1),

alléguant que le brevet est dénué de nouveauté par rapport à (9) ou (10), et d'activité inventive par rapport à (7) et (8). Pendant la procédure orale, l'opposant a en outre déclaré que l'objet du brevet était également dépourvu de caractère technique.

L'opposant demande
que le brevet soit révoqué.

Les titulaires du brevet demandent

que le brevet soit maintenu dans sa totalité,

ou, à titre subsidiaire, que la revendication de dispositif 4 soit maintenue.

La revendication de brevet 1 se lit comme suit :

" 1. Procédé destiné à procurer aux abonnés des liaisons de télécommunication à des tarifs concurrentiels, la sélection du tarif le plus avantageux possible pour l'abonné s'effectuant sur la base de données de tarification concurrentielle enregistrées dans une mémoire, ces données représentant des prix établis en fonction d'au moins un des paramètres suivants : heure de début de la communication, jour de semaine, jour férié et zone tarifaire, caractérisé en ce que l'heure d'achèvement et la durée d'une liaison de télécommunication ainsi que les données correspondantes comptent comme paramètres supplémentaires parmi lesdites données de tarification, en ce que la communication est établie sans sélection préalable d'un seul tarif, en ce qu'il est, une fois ladite liaison de télécommunication achevée, déterminé sur la base des données de tarification et compte tenu de la durée de la communication lequel des tarifs est le plus avantageux, et en ce que le calcul des frais de communication de l'abonné s'effectue sur la base dudit tarif le plus avantageux."

La revendication de dispositif 4 se lit comme suit :

" 4. Dispositif destiné à mettre en œuvre le procédé selon l'une des revendications précitées, y compris un réseau conçu pour la mise en œuvre du procédé, caractérisé en ce qu'il existe une mémoire (mémoire de tarification 20) dans laquelle des données relatives à plusieurs tarifs sont enregistrées en fonction de plusieurs paramètres, y compris les paramètres concernant l'heure d'achèvement et la durée de la communication, et en ce qu'il est prévu un dispositif auquel peuvent être transférées les données caractérisant l'appel (AMA, Call-Detail-Record, fichier de données) fournies par le réseau et qui, sur la base desdites données relatives aux différents appels ou communications, détermine parmi les données tarifaires enregistrées le tarif d'où découle le prix le plus bas pour ladite communication déjà achevée. "

Les titulaires du brevet font valoir pour l'essentiel que le procédé et le dispositif sont dans l'ensemble incontestablement de nature technique. Les différentes caractéristiques et considérations, qui semblent en soi être de nature économique, comme la sélection d'un tarif téléphonique, sont si étroitement liées aux mesures sans aucun doute techniques, notamment à la saisie de la durée d'une liaison de télécommunication, qu'il convient d'examiner l'ensemble des caractéristiques revendiquées quant à leur brevetabilité, comparativement à la décision rendue par la Cour fédérale de justice (BGH) dans l'affaire "Tauchcomputer" (GRUR 1992, 430). L'état de la technique ne fournit toutefois aucune indication sur la mesure visant à établir une liaison de télécommunication sans sélection préalable d'un seul tarif et à déterminer, seulement après la fin de la communication et sur la base des données de tarification, lequel des tarifs est le plus avantageux également compte tenu de la durée de chaque liaison de télécommunication établie. Si tant est qu'il soit possible de ne pas sélectionner un tarif avant que la communication soit établie, cela se fait dans un sens diamétralement opposé à l'invention brevetée, à savoir par totalisation des coûts engendrés par plusieurs appels téléphoniques conformément à l'état de la technique selon (9) ou (8). Les avantages considérables et les effets techniques obtenus grâce à l'invention, tels que l'établissement accéléré de la communication et le succès économique, parlent en faveur de la brevetabilité.

...

II. L'opposition – incontestablement recevable – a pour effet la révocation du brevet, celui-ci ne pouvant être maintenu ni selon la requête principale (brevet délivré) ni selon la requête subsidiaire (uniquement la revendication de dispositif) ; son objet n'est pas brevetable. Ni le procédé revendiqué, ni le dispositif revendiqué n'impliquent une activité inventive compte tenu de la contribution technique qu'apporte l'invention revendiquée à l'état de la technique (articles 1^er et 4 PatG).

...

2. Il est douteux que l'invention revendiquée soit fondamentalement brevetable (article 1^er PatG).

...

La question de savoir si nous sommes ici en présence d'une invention technique brevetable et, le cas échéant, à quelle catégorie l'invention technique appartient, peut en fin de compte rester en suspens puisque les objets revendiqués sont dépourvus d'activité inventive.

3. On peut même se demander, en prenant pleinement en considération l'ensemble des caractéristiques de la revendication, y compris les éventuelles caractéristiques non techniques, si le procédé selon la revendication 1 implique une activité inventive. En effet, il ne faut pas, pour répondre à cette question, se limiter aux enseignements tirés des documents constituant l'état de la technique, ni aux réflexions et aux actes purement techniques de l'homme du métier techniquement compétent, comme le font valoir les titulaires du brevet. L'article 4 PatG stipule clairement qu'une invention implique une activité inventive si l'homme du métier ne peut la déduire de manière évidente de l'état de la technique. Même l'homme du métier techniquement compétent, soit en l'espèce un ingénieur électricien ou un physicien formé aux techniques de communication et disposant d'une expérience dans le domaine des communications téléphoniques, tarification et taxation incluses, agit de manière responsable également en vue de la réussite économique. Cela l'incite à tenir compte, de sa propre initiative, des souhaits évidents des utilisateurs qui recherchent la plus grande économie possible en termes de coûts lorsqu'ils utilisent des systèmes développés par ses soins, ou en tout cas à prendre ces souhaits en considération lorsque ceux-ci sont portés à sa connaissance (voir à ce sujet la décision de la Chambre dans GRUR 2002, 418 - "Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe"). Eu égard à la différente structure des tarifs proposés par les différents fournisseurs de communications téléphoniques, structure qui est représentée à juste titre comme connue dans le fascicule du brevet, il est fort possible que l'utilisateur souhaite la prise en compte du tarif le plus avantageux en fonction de la durée réelle de la communication. Cela n'est naturellement possible qu'après la fin de la communication téléphonique.

4. Cependant, considérée uniquement sous l'angle de sa contribution technique à l'état de la technique, l'invention revendiquée n'implique en tout état de cause aucune activité inventive, tant au niveau de son procédé qu'à celui de son dispositif.

a) Le droit des brevets a été conçu dans le but de promouvoir des solutions nouvelles, non évidentes et susceptibles d'application industrielle dans le domaine de la technique, en leur accordant un droit d'exclusivité limité dans le temps. Ce principe, sur lequel a toujours insisté la Cour fédérale de justice (BGH) et qui n'a jamais été sérieusement remis en question, se trouve également confirmé dans la récente décision du BGH "Suche fehlerhafter Zeichenketten" (BGH GRUR 2002, 143 - "Suche fehlerhafter Zeichenketten") concernant la question de la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Sur la base de ce principe, la Chambre a exposé dans sa décision "Elektronischer Zahlungsverkehr" (GRUR 2002, 791) que l'activité inventive doit elle aussi relever du domaine technique. Pour étayer cette conclusion, référence est faite dans les motifs à plusieurs décisions du BGH (GRUR 1987, 351 (353) - "Mauerkasten II", GRUR 1990, 594 (596) - "Computerträger", GRUR 1991, 120 (121) - "Elastische Bandage", GRUR 1994, 36 - "Meßventil") dans lesquelles l'existence d'une activité inventive a été niée pour certaines combinaisons de caractéristiques techniques, au motif que les activités à la base de ces dernières relevaient de considérations d'ordre commercial et non pas d'une activité allant au-delà des capacités de l'homme du métier de compétence moyenne.

Selon l'arrêt du BGH "Tauchcomputer") (GRUR 1992, 430), il faut certes que l'examen de l'activité inventive tienne compte de l'ensemble de l'objet de l'invention en faisant intervenir une éventuelle règle de calcul. Toutefois, dans le cas tranché par le BGH, la règle de calcul comprenait les profondeurs et les temps de plongée, soit des grandeurs techniques. La décision "Tauchcomputer" ne saurait justifier une généralisation de la déclaration relative au traitement des caractéristiques non techniques mentionnées dans la revendication à n'importe quel cas faisant intervenir une règle de calcul composée de grandeurs non techniques, telles que des sommes d'argent, comme cela a été le cas dans l'affaire tranchée par la Chambre. En conséquence, le BGH a, dans sa récente décision "Sprachanalyseeinrichtung" (BGH GRUR 2000, 1007), soulevé la question de savoir dans quelle mesure les éléments concernant la révision d'un texte, qui ne peut pas en tant que telle être classée dans le domaine technique, sont à prendre en considération lors de l'examen de la brevetabilité. Il a cependant laissé cette question en suspens, car celle-ci ne se posait pas dans le cas tranché. Le BGH a néanmoins exposé que le fait de "ne prendre absolument pas en considération" les constatations non techniques à la base de l'objet de la demande est contraire aux principes établis par la jurisprudence pour l'appréciation de l'activité inventive des inventions dans le domaine informatique. Comme l'a indiqué la Chambre dans le contexte global des motifs exposés dans la décision "Sprachanalyseeinrichtung", il convient, dans le cadre de cette constatation, de mettre l'accent sur le terme "absolument".

Après s'être penchée sur deux décisions rendues par une chambre de recours de l'OEB (T 931/95 GRUR Int. 2002, 87 - Contrôle d'un système de caisse de retraite /PBS PARTNERSHIP2; T 619/98 Television set, en date du 23 avril 1999, non publiée au JO OEB) et après avoir fait référence à la proposition de la Commission européenne quant à une directive sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur en date du 20 février 2002, la Chambre expose finalement dans les motifs de la décision "Elektronischer Zahlungsverkehr" qu'elle conclut de l'esprit et de la finalité de la Loi sur les brevets et des décisions susmentionnées rendues par le BGH et l'OEB que - dans la mesure où cela est conforme aux considérations déterminantes énoncées dans le projet de directive - une activité inventive au sens de l'article premier (1) et de l'article 4 PatG ne peut qu'impliquer une contribution technique à l'état de la technique. Toutefois, la contribution technique ne saurait être appréciée en décomposant l'objet de l'invention revendiqué, pas plus qu'il ne saurait être ensuite question de ne faire porter l'examen quant à l'activité inventive, c.-à-d. l'évidence, que sur la partie de l'invention constituée par des caractéristiques techniques. Pour apprécier la contribution technique de l'objet revendiqué, il faut au contraire prendre en considération l'objet dans son ensemble en tenant compte des caractéristiques en soi non techniques. Les éléments non techniques ne devraient cependant pas être pris en considération lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, dans la mesure où ils ne présentent aucun rapport technique et ne contribuent pas directement à la description d'une caractéristique technique de l'objet revendiqué.

La Chambre maintient cette conception. Elle se voit confortée dans ce sens par les nombreuses autres décisions qui ont entre-temps été rendues par les chambres de recours de l'OEB, dont deux seront citées ci-après à titre d'exemple. Ainsi est-il mentionné dans le sommaire de la décision T 641/00 en date du 26 septembre 2002 (GRUR Int. 2003, 852 - Deux identités/COMVIK3) que lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qu'elle présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique, les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne pouvant étayer l'existence d'une activité inventive. Autre exemple, la décision T 258/97 en date du 8 février 2002, où il est indiqué au point 5 des motifs : "However, an abstract algorithm is relevant to inventive step only if a technical effect can be established which is causally linked to the algorithm, providing a contribution to the solution of a technical problem and conferring, in this sense, "technical character" to the algorithm (see T 27/97 Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM, not published in the OJ EPO)."

L'activité inventive doit par conséquent relever du domaine technique.

b) Pour la présente affaire, il s'ensuit que :

aa) L'état de la technique selon (9), mis en avant par les titulaires du brevet lors de la procédure orale, concerne déjà un procédé servant à procurer aux abonnés des liaisons de télécommunication et dans le cadre duquel il est déterminé seulement après la fin des appels lequel des tarifs est le plus avantageux selon la tarification en place et en fonction de la durée de l'appel. Cette sélection s'effectue toutefois non pas pour chacun des appels, mais pour tous les appels opérés dans un intervalle de temps donné et pour la somme totale de toutes les durées des appels effectués à l'intérieur de différentes tranches de distance.

Selon (9), revendication 1, colonne 6, lignes 29 à 36, les liaisons de télécommunication sont procurées aux abonnés par l'intermédiaire d'un système de télécommunication moyennant des tarifs concurrentiels (service plans), la sélection du tarif le plus avantageux pour l'abonné s'effectuant sur la base de données de tarifs concurrentiels (colonne 6, lignes 56 à 67). Il va sans dire que ces données sont pour ce faire stockées dans une mémoire (voir également la colonne 4, lignes 33 à 36). Ces données représentent des prix établis en fonction de l'heure de début de la communication (colonne 6, ligne 33, en liaison avec la colonne 4, lignes 11 à 20) et de la zone tarifaire (concernant les numéros appelants et appelés, cf. colonne 4, ligne 38 jusqu'au tableau 1). On peut par conséquent déduire de (9) un procédé connu ayant pour caractéristiques celles indiquées dans le préambule de la revendication 1.

Conformément au procédé revendiqué, la durée d'une liaison de télécommunication et les données correspondantes peuvent, selon (9), être intégrées comme paramètres supplémentaires dans lesdites données tarifaires (colonne 5, lignes 7 à 14 ; voir également colonne 2, alinéa 2, concernant le principe d'un tarif basé sur la somme des temps de communication). La durée d'appel de chaque communication est en tout cas toujours saisie en vue du calcul des frais (colonne 1, avant-dernier alinéa ; colonne 4, lignes 38 à 40). Comme dans le cas du procédé revendiqué, la liaison de télécommunication est établie sans sélection préalable d'un seul tarif (colonne 2, lignes 40 à 43 en liaison avec la colonne 1, lignes 41 à 46). C'est seulement après un certain intervalle de temps, et donc après qu'un grand nombre de liaisons de télécommunication ont pris fin, qu'il sera déterminé sur la base des données tarifaires lequel des tarifs est le plus avantageux également en fonction de la durée (totale) des liaisons de télécommunication (fig. 4 avec description afférente ; revendication 3 en liaison avec la revendication 1). Comme dans l'invention, ce tarif le plus avantageux sera finalement celui utilisé pour le calcul des frais d'appel de l'abonné (revendication 1, dernière caractéristique ; fig. 4, tableau inférieur, colonne "cost to account").

La différence qui subsiste par rapport à l'état de la technique selon (9) réside en ce que, dans la revendication, les données tarifaires comprennent comme paramètre supplémentaire l'heure d'achèvement d'une liaison de télécommunication, et en ce qu'il est déterminé, non pas pour la totalité de plusieurs appels, mais pour chacun des appels, le tarif le plus avantageux en fonction de la durée de la communication.

bb) L'enregistrement de l'heure de début et de la durée de la communication étant expressément prévu sous (9) (colonne 1, avant-dernier alinéa), il est évident que l'heure d'achèvement de la communication devra elle aussi être saisie pour le calcul de la durée de la communication. L'heure de début et la date de la communication, tout comme l'heure d'achèvement de la communication, font normalement partie des données tarifaires, car elles peuvent intervenir dans un intervalle de temps soumis à un tarif autre que celui applicable à l'heure de début (cf. (9) colonne 4, lignes 16 à 21; (10) fig. 11 en liaison avec la page 21, alinéa 3).

La contribution apportée en outre à l'état de la technique selon (9), qui consiste à déterminer le tarif le plus avantageux en fonction également de la durée de la communication, non plus pour la totalité des appels, mais pour chacune des communications, est le produit de considérations de nature calculatoire et concurrentielle. Elle relève non pas du domaine technique mais de réflexions purement commerciales, lesquelles ne sauraient par conséquent étayer l'existence d'une activité inventive. Contrairement à ce que font valoir les titulaires du brevet, une réussite commerciale liée à l'invention ne saurait pas davantage impliquer une activité technique.

Les grandeurs techniques qui caractérisent une liaison de télécommunication, à savoir l'heure du début de la communication, le numéro appelant et le numéro appelé (et donc la distance) ainsi que la durée de la communication, existent selon (9) sous la forme d'un "record" effectué pour chacune des communications (colonne 1, avant-dernier alinéa), la prise en considération de l'heure d'achèvement de la communication comme paramètre supplémentaire étant évidente. Cela n'implique par conséquent pas de réflexions techniques, notamment pas pour la saisie de la durée de la communication. La méthode à appliquer pour définir les coûts de la communication sur la base de ces différentes grandeurs, c.-à-d. la tarification, relève de considérations commerciales, tout comme la sélection d'un mode de facturation pour chaque appel ou pour plusieurs appels additionnés.

Il n'existe non plus aucune interaction étroite entre la tarification (mode de facturation inclus) et les grandeurs caractérisant une communication achevée. La manière de traduire dans le prix les grandeurs saisies et stockées relève de considérations strictement commerciales. Le procédé selon le brevet n'exige pas de grandeurs autres que celles qui sont déjà saisies et utilisées dans l'état de la technique selon (9). La seule chose qui diffère est leur combinaison qui conduit à un autre mode d'établissement des prix et à un autre mode de facturation, pour atteindre non pas une autre grandeur technique mais un but et des résultats d'ordre commercial. Par conséquent, la référence faite par les titulaires du brevet à la décision rendue par le BGH "Tauchcomputer" (loc. cit.) n'est pas appropriée. Le BGH a certes souligné dans cette décision qu'il fallait, lors de l'examen d'inventions associant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques, prendre en considération l'objet global de l'invention en utilisant éventuellement une méthode de calcul pour examiner si l'invention implique une activité inventive. L'objet de l'invention ne saurait être décomposé, pas plus qu'il ne saurait être ensuite question, lors de l'examen de l'activité inventive (évidence), d'examiner uniquement la partie de l'invention constituée par des caractéristiques techniques (GRUR 1992, 430 [432]). Dans l'affaire susmentionnée, la méthode de calcul utilisée combinait comme grandeurs techniques les profondeurs de plongée et les durées de plongée dans un contexte scientifique plutôt que commercial, pour obtenir le résultat technique visé, soit le temps total - affiché - de remontée vers la surface.

L'effet technique que font finalement valoir les titulaires du brevet, et qui se traduit par un établissement plus rapide de la communication, peut certes étayer le caractère technique de l'invention, mais pas l'existence d'une activité inventive, car il ne diffère en rien de l'état de la technique selon (9).

cc) Le dispositif pour la mise en oeuvre du procédé, qui est le seul objet revendiqué dans la requête subsidiaire, n'implique pas d'activité inventive pour les mêmes motifs que le procédé selon la revendication 1 de la requête principale.

Le dispositif selon la revendication 4 correspond au procédé de la revendication 1. L'homme du métier peut aisément déduire de l'état de la technique selon (9) les caractéristiques du dispositif nécessaires aux étapes du procédé, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà expressément indiquées (cf. figure 1). L'homme du métier déduit également de (9) (fig. 1 avec description afférente, notamment colonne 3, ligne 62, à colonne 4, ligne 4) le réseau revendiqué en liaison avec le dispositif, qui est censé être conçu pour la mise en œuvre du procédé et la fourniture des données caractérisant chaque appel (AMA, Call-Detail-Record, fichier de données). Ainsi, le dispositif revendiqué ne se distingue-t-il de l'état de la technique selon (9) que par les caractéristiques du procédé énoncées plus haut.

II. Le pourvoi est recevable en vertu de l'article 147 (3), cinquième phrase ensemble l'article 100 (2) point 2 PatG.