T 0250/09 (Trennung von Nukleinsäuregemischen/QIAGEN GmbH) 22-01-2013

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

Änderungen - Artikel 100 c) EPÜ und Artikel 76(1) EPÜ

1. Der im Hinblick auf Artikel 76(1) EPÜ strittige Punkt betrifft die Basis in der Stammanmeldung für das Merkmal "wässriges Gemisch von chaotropen Salzen in einer Konzentration von 1 bis 10 M" in den Varianten 1.1 und 1.4 des erteilten Anspruchs 1.

2. Gemäß Artikel 76(1) EPÜ darf der Gegenstand der Teilanmeldung nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob durch eine Änderung ein Gegenstand hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, ob die vorgeschlagene Änderung insgesamt dazu führt, dass dem Fachmann zusätzliche, technische Informationen vermittelt werden, die er der Stammanmeldung auch unter Berücksichtigung dessen, was für den Fachmann vom Inhalt her implizit miterfasst ist, nicht unmittelbar und eindeutig entnommen hätte (vgl. z.B. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Abschnitt IV.1).

3. Es ist unbestritten, dass die Stammanmeldung das Merkmal "wässriges Gemisch von chaotropen Salzen in einer Konzentration von 1 bis 10 M" nicht explizit offenbart. Daher gilt es zu klären, ob dieses Merkmal in der Stammanmeldung implizit offenbart ist, d.h. dem Inhalt der Stammanmeldung unmittelbar und eindeutig entnommen werden kann.

4. Die Beschwerdeführerin I argumentiert, dass der erteilte Anspruch 1 durch die Ansprüche 1 und 5 und insbesondere den Aufbau der Ansprüche 1 bis 5 der Stammanmeldung gestützt werde. Anspruch 1 der Stammanmeldung (Verweise beziehen sich auf die veröffentliche Fassung der PCT-Anmeldung der Stammanmeldung, WO 95/21849) offenbart, dass gemäß Verfahrensvariante 1.1 "[…] die Behandlungsbedingungen durch ein wässriges Gemisch von Salzen und Alkoholgruppen enthaltenden Substanzen so eingestellt sind, dass überwiegend die einzelsträngige Nukleinsäure enthaltende Fraktion an einem ersten mineralischen Träger adsorbiert wird […]", bzw. gemäss Verfahrensvariante 1.4 "[…] die Behandlungsbedingungen durch ein entsprechendes wässriges Gemisch von Salzen und Alkoholgruppen enthaltenden Substanzen so eingestellt sind, dass die Gesamtnukleinsäure (einzel- oder doppelsträngige) an einem ersten mineralischen Träger adsorbiert wird […]" (Hervorhebung durch die Kammer). Anspruch 5 der Stammanmeldung offenbart ein "Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Alkoholgruppen aufweisenden Substanzen niedere aliphatische Alkohole wie Methanol, Ethanol, Isopropanol, Butanol und Pentanol in einer Konzentration von 1 bis 90 Vol.-% sind und die Salze, wie NaCl, KCl, LiCl, MgCl2, NaAc, in Konzentration von 1 bis 10 M vorliegen." (Hervorhebung durch die Kammer).

5. Der Fachmann kann somit Ansprüchen 1 und 5 entnehmen, dass zum Binden der einzelsträngigen Nukleinsäure bzw. der Gesamtnukleinsäure an den mineralischen Träger die Salze in einer Konzentration von 1 bis 10 M vorliegen. Weder Anspruch 1 noch Anspruch 5 erwähnen jedoch das Merkmal "chaotrope Salze". Es bleibt zu prüfen, ob Anspruch 5 durch den Rückbezug auf die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 4, die Verwendung chaotroper Salze in einer Konzentration von 1 bis 10 M unmittelbar und eindeutig offenbart.

6. Anspruch 2 der Stammanmeldung offenbart ein "Verfahren nach Anspruch 1, wobei das System zur Lysierung der die Nukleinsäuren enthaltenden Quellen chaotrope Substanzen in einer Konzentration von 0,1 bis 10 M enthält". Es gehört zum Allgemeinwissen des Fachmanns, dass chaotrope Substanzen zwar Salze umfassen, jedoch nicht ausschließlich. Eine der am häufigsten verwendeten chaotropen Substanzen, nämlich Harnstoff, ist z.B. kein Salz. Somit ist der Begriff "chaotrope Substanzen" breiter als der Begriff "chaotrope Salze" und der letztere lässt sich Anspruch 2 der Stammanmeldung nicht klar und eindeutig entnehmen.

7. Anspruch 3 der Stammanmeldung offenbart ein "Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2 wobei die Nukleinsäuren enthaltenden Quelle mit einer Lösung versetzt wird, die Natriumperchlorat, Guanidiniumhydrochlorid, Guanidinium-iso-thiocyanat Guanidinium-thiocyanat, Natriumjodid, Kaliumjodid und/oder Kombinationen davon in einer Konzentration von 0,1 bis 10 M enthält." Die offenbarten Salze sind zwar chaotrope Salze, doch weiß der Fachmann auch, dass es wesentlich mehr chaotrope Salze als die sechs spezifisch aufgeführten Salze gibt. Das Merkmal "chaotrope Salze" stellt daher eine unzulässige Verallgemeinerung der spezifisch genannten chaotropen Salze dar und lässt sich somit auch Anspruch 3 der Stammanmeldung nicht klar und eindeutig entnehmen.

8. Anspruch 4 der Stammanmeldung schließlich offenbart ein "Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Nukleinsäuren enthaltende Quelle mit einer Lösung versetzt wird, die Natriumchlorid, Lithiumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumacetat, Magnesiumchlorid, Harnstoff und/oder Kombinationen davon in einer Konzentration von 0,1 bis 10 M enthält." Die genannten Salze sind dieselben wie die in Anspruch 5 genannten Salze und Harnstoff ist zwar chaotrop aber kein Salz. Somit lässt sich das Merkmal "chaotrope Salze" auch Anspruch 4 der Stammanmeldung nicht klar und eindeutig entnehmen.

9. Damit offenbart Anspruch 5 der Stammanmeldung - auch unter Berücksichtigung der Offenbarung der Ansprüche 2 bis 4 - nicht unmittelbar und eindeutig die Verwendung von chaotropen Salzen in einer Konzentration von 1 bis 10 M.

10. Die Beschwerdeführerin I argumentiert weiters, dass Anspruch 5 im Lichte der Beschreibung der Stammanmeldung den Konzentrationsbereich von 1 bis 10 M für chaotrope Salze offenbare. Die Kammer stellt fest, dass die Stammanmeldung auf Seite 5, 2. Absatz offenbart, dass "[…] die Behandlungsbedingungen durch ein entsprechendes wässriges Gemisch von Salzen, insbesondere chaotrope Substanzen und Alkoholgruppen enthaltender Substanz so eingestellt sind, dass überwiegend die einzelsträngige Nukleinsäure Fraktion an einem ersten mineralischen Träger adsorbiert wird, […]". Laut Seite 7, 2. Absatz werden "[…] die Behandlungsbedingungen durch ein entsprechendes wässriges Gemisch von Salzen, insbesondere chaotrope Substanzen und Alkoholgruppen enthaltenden Substanzen so eingestellt, dass die Gesamtnukleinsäure aus einzelsträngiger Nukleinsäure und doppelsträngiger Nukleinsäure an einem mineralischen Träger adsorbiert wird […]". Diese Passagen offenbaren somit, dass es sich bei den zur selektiven Bindung der einzelsträngigen Nukleinsäure bzw. Gesamtnukleinsäure an den mineralischen Träger verwendeten Salzen insbesondere um chaotrope Substanzen - nicht chaotrope Salze - handeln soll, ohne jedoch in diesem Zusammenhang die Konzentration der zur Bindung an den mineralischen Träger verwendeten chaotropen Substanz zu offenbaren.

11. Seite 11, 3. Absatz der Stammanmeldung offenbart, dass "Systeme zur Lysierung der die Nukleinsäure enthaltenden Quellen sind vorzugsweise Lösungen chaotroper Substanzen in einer Konzentration von 0,1 bis 10 M. Als chaotrope Substanzen kommen insbesondere Salze wie Natrium-perchlorat, Guanidiniumhydrochlorid, Guanidinium-iso-thiocyanat/Guanidinium-thiocyanat, Natriumjodid, Kaliumjodid und/oder Kombinationen davon in Frage." Nach Auffassung der Kammer geht hieraus jedoch nicht hervor, dass chaotrope Salze im allgemeinen eine Ausführungsform der in der Stammanmeldung genannten Salze darstellen, sondern lediglich, dass die spezifisch genannten chaotropen Salze in dem auf Seite 11 offenbarten System in einer Konzentration von 0,1 bis 10 M als chaotrope Substanzen zur Lysierung - nicht zur Bindung an den mineralischen Träger - verwendet werden können. Im nachfolgenden Absatz (siehe Seite 11, 4. Absatz) offenbart die Stammanmeldung, dass wässrige Lösungen enthaltend Salze wie Natriumchlorid, Lithiumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumacetat, Magnesiumchlorid in einer Konzentration von 0,1 bis 10 M als wässrige Systeme sowohl zur Lyse als auch zur Bindung verwendet werden können.

12. Zusammenfassend, entnimmt der Fachmann der Beschreibung der Stammanmeldung, dass chaotrope Substanzen in unbekannter Konzentration in Kombination mit Alkoholgruppen enthaltenden Substanzen zum Binden einzelsträngiger Nukleinsäuren eingesetzt werden sowie, dass bestimmte chaotrope Salze in einer Konzentration von 0,1 bis 1 M und in Abwesenheit Alkoholgruppen enthaltender Substanzen zur Lyse der Nukleinsäure enthaltenden Quellen eingesetzt werden wohingegen Salze wie Natriumchlorid, Lithiumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumacetat, Magnesiumchlorid in einer Konzentration von 0,1 bis 1 M zur Lyse und zur Bindung eingesetzt werden.

13. In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass in der Stammanmeldung durchaus zwischen chaotropen Substanzen und "anderen Salzen" unterschieden wird (siehe Seite 10, letzter Absatz und Anspruch 8). Die Kammer stellt überdies fest, dass die Stammanmeldung den Begriff "chaotropes Salz" ein einziges Mal offenbart (siehe den Absatz welcher die Seiten 9 und 10 verbindet). Dieser Absatz kann jedoch nicht als Basis für die Verwendung chaotroper Salze zur Bindung an einen mineralischen Träger in einer Konzentration von 1 bis 10 M dienen, da er explizit die Abwesenheit chaotroper Salze in den erfindungsgemässen Verfahren offenbart. Angesichts der in der Stammanmeldung vorgenommenen Unterscheidung zwischen chaotropen Substanzen und "anderen Salzen" und im Lichte der Offenbarung der Beschreibung der Stammanmeldung (siehe Seite 9, letzter Absatz bis Seite 10 erster Absatz; Seite 11, 3. und 4. Absatz) kann sich die Kammer daher nicht der Auffassung der Beschwerdeführerin I anschließen, dass der Fachmann im Lichte der Beschreibung Anspruch 5 der Stammanmeldung dahingehend verstanden hätte, dass der Ausdruck "Salze, wie NaCl, KCl, LiCl, MgCl2, NaAc, in Konzentration von 1 bis 10 M" den Konzentrationsbereich von 1 bis 10 M unmittelbar und eindeutig für "chaotrope Salze" offenbart. Es ist unbestritten, dass die beispielhaft aufgezählten Salze den Schutzumfang des Anspruchs nicht einschränken. Der Fachmann hatte jedoch - auch unter Berücksichtigung der Beschreibung der Stammanmeldung - keinerlei Veranlassung anzunehmen, dass Anspruch 5 den Konzentrationsbereich von 1 bis 10 M insbesondere für chaotrope Salze definiert.

14. Die Beschwerdeführerin I macht weiters geltend, dass die Beispiele die Untergrenze des Einsatzes von chaotropen Salzen in einer Konzentration von 1 M offenbare. Die Kammer stellt fest, dass in jedem der Beispiele 2 bis 8 der Stammanmeldung (siehe Seite 22, 1. Absatz bis Seite 26, letzter Absatz) zum Zeitpunkt der Bindung der RNA an den mineralischen Träger die Konzentration des chaotropen Salzes (GTC oder GuHCl) deutlich über 1 M liegt. Daher ist die Konzentration von 1 M zur Bindung der einzelsträngigen Nukleinsäure an den mineralischen Träger gemäss Variante 1.1 des erteilten Anspruchs 1 den Beispielen 2 bis 8 nicht zu entnehmen. Es ist zwar korrekt, dass in den Beispielen 2, 3, 5, 6 und 7 jeweils mit einem Waschpuffer gewaschen wird, der 1,0 M GTC enthält. Dies ist jedoch insofern irrelevant, als es sich bei dem Waschschritt um einen anderen Schritt im Verfahren handelt und sich für den Fachmann aus der Tatsache, dass der zum Waschen verwendete Puffer unter anderem 1 M GTC enthält nicht unmittelbar und eindeutig die Verwendung eines Puffers mit 1 M chaotropem Salz zum Binden an den mineralischen Träger ergibt, insbesondere da dieselben Beispiele explizit eine höhere Konzentration des chaotropen Salzes für den Bindeschritt offenbaren.

15. Auch Beispiel 13 offenbart nicht die Verwendung eines chaotropen Salzes in der Konzentration von 1 M zur Bindung der Gesamtnukleinsäure an den mineralischen Träger. In diesem Beispiel wird Lebergewebe in 300 myl eines Puffers, welcher 4,0 M GTC, 25 mM NaCitrat pH 7,5, 0,7 % beta-MSH enthält, lysiert und die Gesamtnukleinsäure nach Zugabe von 250 myl EtOH an den mineralischen Träger gebunden. Aus der Tatsache, dass der zur Bindung verwendete Puffer 2.2 M GTC enthält ergibt sich für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig die Verwendung eines Puffers mit mindestens 1 M chaotropem Salz in einem Verfahren gemäß Variante 1.4 des erteilten Anspruchs 1.

16. Nach der ständigen Rechtssprechung ist die Änderung eines Konzentrationsbereiches auf der Basis eines in einem Beispiel offenbarten Wertes überdies nur zulässig, wenn der Fachmann ohne weiteres erkennen kann, dass dieser Wert mit den übrigen Merkmalen des Beispiels nicht so eng verbunden ist, dass er die Wirkung dieser erfindungsgemässen Ausführungsform als Ganzes auf außergewöhnliche Weise und in erheblichen Ausmaß bestimmt (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Abschnitt III.A.1). Laut der Stammanmeldung besteht jedoch ein enger funktioneller Zusammenhang zwischen der Bindung der Nukleinsäure an den mineralischen Träger, der Konzentration des chaotropen Salzes und der Menge des Alkohols. So ist die Konzentration des Alkohols in Kombination mit der Konzentration des chaotropen Salzes ausschlaggebend dafür, ob eine selektive Bindung der einzelsträngigen Nukleinsäure oder der Gesamtnukleinsäure an den mineralischen Träger erfolgt (siehe Seite 8, Zeile 1 bis Seite 9, zweiter Absatz und Abbildung 1). Selbst wenn die Beispiele der Stammanmeldung die Verwendung einer 1 M Lösung eines chaotropen Salzes zum Binden der einzelsträngigen Nukleinsäure bzw. der Gesamtnukleinsäure an den mineralischen Träger offenbaren würden, könnte dieser Wert daher nicht zur Beschränkung eines Konzentrations-bereiches herangezogen werden.

17. Somit ist weder den Ansprüchen noch der Beschreibung oder den Abbildungen der Stammanmeldung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass zur Bindung von einzelsträngiger Nukleinsäure bzw. Gesamtnukleinsäure an den mineralischen Träger chaotrope Salze in einer Konzentration von 1 bis 10 M eingesetzt werden und daher enthält der erteilte Anspruch 1 technische Information die über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht.

18. Die Kammer kommt aus den oben angeführten Gründen zu dem Ergebnis, dass Anspruch 1 in der erteilten Fassung gegen Artikel 76(1) EPÜ verstößt und stimmt daher der angefochtenen Entscheidung in diesem Punkt zu.

Hilfsanträge 1 bis 24

Zulässigkeit

19. Entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern müssen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag einer Partei enthalten. Sie sollen neben allen Tatsachen, Argumenten und Beweismitteln auch alle Anträge enthalten (Artikel 12(2) VOBK). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin I mit der Beschwerdebegründung den Gegenstand des Hauptantrags vor der Einspruchsabteilung weiterverfolgt und ihren vollständigen Sachvortrag darauf beschränkt. Weder in der Beschwerdebegründung noch in der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin II wurden Rückzugspositionen formuliert. Erst nach Ablauf der gemäß 12(1)b) VOBK gesetzten Frist wurden mit Schreiben vom 22 Dezember 2009 sieben Hilfsanträge eingereicht. Knapp einen Monat vor der mündlichen Verhandlung wurden diese Hilfsanträge durch die Hilfsanträge 1 bis 24 ersetzt. Die Beschwerdeführerin II beantragte diese Anträge als verspätet nicht in das Verfahren zuzulassen.

20. Die Beschwerdeführerin I hat im schriftlichen Verfahren weder eine Rechtfertigung für das späte Vorbringen der Hilfsanträge 1 bis 24 noch eine Begründung für die Vielzahl der durchgeführten Änderungen oder deren Zweck hinsichtlich der im Lauf des Verfahrens erhobenen Einwände geliefert. Erst in der mündlichen Verhandlung wurde angegeben, dass die Änderungen den Zweck verfolgten sich ernsthaft mit der Problematik unter Artikel 54 EPÜ und 56 EPÜ auseinanderzusetzen. Die Beschwerdeführerin I machte geltend, dass ein Nicht-Zulassen der Hilfsanträge 1 bis 24 eine deutliche Benachteiligung der Patentinhaberin darstellen würde, da es ihr gestattet sein müsse, auch während des Beschwerdeverfahrens ihr Schutzrecht zu verteidigen.

21. Hierzu ist anzumerken, dass das Beschwerdeverfahren nicht die Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens ist. Der Hauptzweck eines zweiseitigen Beschwerde-verfahrens besteht darin, dem Unterlegenen die Möglichkeit zu geben, die ihm nachteilige Entscheidung der ersten Instanz sachlich anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist der faktische und rechtliche Rahmen des Einspruchsverfahrens grundsätzlich für das weitere Beschwerdeverfahren bestimmend (vgl. Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, ABl. EPA, 1993, 408, 420). Nach ständiger Rechtsprechung hat die beschwerdeführende Patentinhaberin somit das Recht, die zurückgewiesenen Anträge vor der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen oder im Beschwerdeverfahren rechtzeitig - insbesondre zusammen mit ihrer Beschwerdebegründung oder ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung einer anderen Partei - neue Anträge einzureichen (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Abschnitt VII.E.16.2.1).

22. Aus Artikel 13(1) VOBK geht jedoch hervor, dass kein Rechtsanspruch auf eine nachträgliche Änderung des Vorbringens besteht, sondern dass es im Ermessen der Beschwerdekammer steht Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung dieses Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

23. Es stellt sich daher im vorliegenden Verfahren unter anderem die Frage, ob eine Zulassung der Anträge das Verfahren so komplizieren würde, dass es mit der gebotenen Verfahrensökonomie unvereinbar wäre diese Änderung des Vorbringens zuzulassen (Artikel 13(1) VOBK).

24. Die Kammer ist der Auffassung, dass alleine die Vielzahl der Anträge ohne Angabe über den Zweck der durchgeführten Änderungen hinsichtlich der im Laufe des Verfahrens erhobenen Einwände, noch irgendwelcher Argumente hinsichtlich der zu überwindenden Einspruchsgründe, gegen die Zulassung der Anträge unter dem Gesichtspunkt der gebotenen Verfahrensökonomie spricht. Die im Artikel 12(2) VOBK kodifizierten Erfordernisse für die Beschwerdebegründung und die Erwiderung gelten auch, wenn das Vorbringen eines Beteiligten geändert wird. Mit anderen Worten hätte die Beschwerdeführerin I bereits zum Zeitpunkt der Vorlage der Änderungen darlegen müssen, warum angesichts der durchgeführten Änderungen die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei und sie hätte alle diesbezüglichen Argumente ausdrücklich und spezifisch anführen müssen, um es der Gegenpartei und der Kammer zu ermöglichen, sich in einem vernünftigen Zeitrahmen einen Überblick über die mögliche Bedeutung der unterschiedlichen Änderungen zu verschaffen.

25. Nach der ständigen Rechtssprechung der Beschwerdekammern ergibt sich aus dem allgemeinen Grundsatz der Verfahrensökonomie überdies, dass die in den Ansprüchen in einem so fortgeschrittenem Verfahrensstadium vorgenommenen Änderungen zumindest den formellen Vorschriften des EPÜ genügen müssen, um als verfahrensfördernd angesehen werden zu können und damit zulässig zu sein. Denn nur dann können sie von den anderen Beteiligten und von der Kammer ohne Weiteres und unverzüglich unter dem Gesichtspunkt der Patentier-barkeit beurteilt werden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Abschnitt VII.E.16.4.1).

26. Die Kammer hatte in der Mitteilung unter Artikel 15(1) VOBK (siehe vorstehend Nr. XV) dargelegt, warum nach ihrer vorläufigen Auffassung die in den damals vorliegenden Hilfsanträgen 1 bis 3 und 5 bis 7 vorgenommenen Änderungen gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoßen. Die nun vorliegenden Hilfsanträge 1 bis 3, 6 bis 8, 11 bis 13 und 16 bis 18 enthalten dieselben Änderungen (siehe vorstehend Nr. XIII bzw. Nr. XVI), welche bereits von der Kammer unter Artikel 123(2) EPÜ beanstandet wurden.

27. Die Beschwerdeführerin I ist weder im schriftlichen Verfahren noch auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung auf die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ eingegangen. Die Kammer sieht daher keine Veranlassung von ihrer Meinung abzuweichen, dass die Änderungen, welche im Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 3, 6 bis 8, 11 bis 13 und 16 bis 18 vorgenommen wurden gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoßen. Diese Anträge können somit nicht als verfahrensfördernd angesehen werden und sind deswegen auch aus diesem Grund nicht in das Verfahren zuzulassen.

28. Hilfsanträge 5, 10 und 15 umfassen die Verfahrens-varianten 1.1 und 1.4 des erteilten Anspruchs 1 und verstoßen daher, so wie der erteilte Anspruch 1, gegen Artikel 76 EPÜ (siehe vorstehend Nr. 18) und sind somit ebenso wenig verfahrensfördernd. Diese Anträge sind somit auch aus diesem Grund nicht in das Verfahren zuzulassen.

29. In den Hilfsanträgen 4, 9, 14 und 19 wurden die Verfahrensvarianten 1.1 und 1.4 des erteilten Anspruchs 1 durch Definition des chaotropen Salzes (GTC), des Alkohols (EtOH) und der jeweiligen Konzentration eingeschränkt. Diese Merkmalskombination entstammt nicht einem abhängigen Anspruch, sondern wurde der Beschreibung entnommen und erstmalig beansprucht. Diese Änderung war nicht vorhersehbar und ist damit überraschend. Die Behandlung der damit verbundenen Fragen ist der Gegenpartei und der Kammer zu einem so späten Zeitpunkt nicht zumutbar und daher sind diese Anträge auch aus diesem Grund nicht zuzulassen.

30. Unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie ist für die Zulassung erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingeführter neuer Anträge auch von Bedeutung, ob die Patentinhaberin mit ihren verschiedenen Anträgen eine konsistente Verteidigungslinie verfolgt und nicht, zumal am Ende des Beschwerdeverfahrens, durch einen Schirm divergierender Anspruchsfassungen sowohl für die andere Partei als auch für die Kammer eine unübersichtliche und unzumutbare Verfahrenssituation schafft, in der eine Vielzahl von inkongruenten Anspruchsfassungen mit den jeweils daran geknüpften unterschiedlichsten rechtlichen und sachlichen Aspekten zu bewerten wären (vgl. Entscheidung T 1685/07 vom 4. August 2010, Nr. 6.5ff der Gründe).

31. Im vorliegenden Fall umfasst Anspruch 1 des Hauptantrags vier Verfahrensvarianten 1.1. bis 1.4, die sich auf die Bindung von einzelsträngiger Nukleinsäure (1.1), doppel-strängiger Nukleinsäure (1.2 und 1.3) bzw. Gesamt-nukleinsäure (1.4) an den mineralischen Träger richten. Während nun in den Hilfsanträgen 1 bis 4 die Verfahrens-varianten 1.1 und 1.4 des erteilten Anspruchs 1 einge-schränkt wurden, finden sich diese Einschränkungen nicht mehr im Hilfsantrag 5, in welchem die Varianten 1.1 und 1.4 wieder in der erteilten Fassung gemäß dem Haupt-antrag verfolgt werden. In den Hilfsanträgen 6 bis 9 und 11 bis 14 werden unterschiedliche Änderungen aller vier Verfahrensvarianten 1.1 bis 1.4 verfolgt, wohingegen in den Hilfsanträgen 10 und 15 die Varianten 1.1 und 1.4 erneut in der erteilten Fassung verfolgt werden. Hilfs-anträge 16 bis 19 verfolgen unterschiedliche Änderungen der erteilten Varianten 1.1 und 1.4, wobei Verfahrens-varianten 1.2 und 1.3 in allen diesen Anträgen gestrichen wurden. Im Hilfsantrag 20 werden im Gegensatz hierzu die Verfahrensvarianten 1.1 und 1.4 ersatzlos gestrichen und erneut die Verfahrensvarianten 1.2 und 1.3, und zwar in der erteilten Fassung, weiterverfolgt, welche in den vorangehenden Hilfsanträgen eingeschränkt oder gänzlich gestrichen worden waren. Hilfsanträge 21 bis 24 schließlich richten sich auf unterschiedliche Änderungen der erteilten Verfahrensvarianten 1.2 und 1.3.

32. Insgesamt gehen somit die vorliegenden Hilfsanträge in unterschiedliche Richtungen. Einerseits dadurch, dass Einschränkungen, die in den einzelnen Verfahrens-varianten in höherrangigen Hilfsanträgen vorgenommen worden sind wieder fallen gelassen werden und andererseits dadurch, dass Verfahrensvarianten, die in höherrangigen Hilfsanträgen deutlich eingeschränkt oder bereits gänzlich gestrichen worden waren zum alleinigen Gegenstand nachrangiger Hilfsanträge gemacht werden, siehe insbesondere Hilfsanträge 20 bis 24. Anstatt den Gegenstand des Hauptantrags in eine Richtung zunehmend einzuschränken, wurden durch die Aufnahme jeweils verschiedener Merkmale mit nachfolgender Beschränkung zuerst auf zwei bestimmte Verfahrensvarianten (1.1 und 1.4) und sodann auf die anderen zwei Verfahrensvarianten (1.2 und 1.3) unterschiedliche Erfindungsgedanken verfolgt. Diese Vorgehensweise ist nicht verfahrens-fördernd und spricht auch gegen die Zulassung der Anträge, da eine unübersichtliche Verfahrenssituation geschaffen würde (siehe vorstehend Nr. 30).

33. Hilfsanträge 23 und 24 bedürfen einer gesonderten Würdigung. Im Begleitschreiben gab die Beschwerde-führerin I an, dass Hilfsantrag 23 "im Wesentlichen" und Hilfsantrag 24 "exakt" dem durch die Einspruchabteilung aufrecht erhaltenen Anspruchsatz entspräche. Bei Prüfung durch die Kammer stellte sich heraus, dass im Hilfs-antrag 23 zwei Ansprüche, welche in dem durch die Einspruchabteilung aufrecht erhaltenen Anspruchsatz gestrichen worden waren, darunter der einzige erteilte Produktanspruch, nicht gestrichen worden waren. Hilfsantrag 24 schließlich entsprach nicht dem durch die Einspruchabteilung aufrecht erhaltenen Anspruchsatz, sondern unterschied sich von diesem dadurch, dass im Anspruch 1 die letzten 5 Zeilen gestrichen worden waren und ein bereits gestrichenes Merkmal (DNA) wieder eingeführt wurde. Auf diese Unterschiede angesprochen, merkte die Beschwerdeführerin I an, dass die Streichung der letzen 5 Zeilen im Anspruch 1 durch die Streichung der erteilten Variante 1.4 bedingt sei. Für die übrigen Änderungen in Bezug auf den von der Einspruchabteilung aufrecht erhaltenen Anspruchsatz wurde keine Erklärung angeboten.

34. Angesichts der unvollständigen Angaben über die durchgeführten Änderungen und in Ermangelung jeglicher Argumentation seitens der Beschwerdeführerin I, warum angesichts der durchgeführten Änderungen die angefochtenen Entscheidung aufzuheben sei, kommt die Kammer zu dem Schluss, dass eine Zulassung dieser verspäteten Anspruchsätze der gebotenen Verfahrensökonomie zuwider laufen würde, da es der Gegenpartei und der Kammer nicht zuzumuten ist, sich in kurzer Zeit einen Überblick über die möglichen Konsequenzen der tatsächlich durchgeführten Änderungen zu verschaffen.

35. Die Beschwerdeführerin I macht geltend, dass die Hilfsanträge 1 bis 24 nicht über den Umfang der vorhergehenden Hilfsanträge 1 bis 7 hinausgingen und zu berücksichtigen sei, dass nach Einreichen der Beschwerdebegründung ein Vertreterwechsel stattgefunden habe.

36. Die Kammer stellt fest, dass der Vertreterwechsel stattfand, bevor die Frist unter Artikel 12(1)b) VOBK abgelaufen war. Die Beschwerdeführerin I hatte daher Gelegenheit nach dem Vertreterwechsel mit ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Beschwerde-führerin II Hilfsanträge einzureichen. Diese Gelegenheit wurde jedoch nicht wahrgenommen. Nach der ständigen Rechtssprechung der Beschwerdekammern stellt ein Vertreterwechsel überdies keinen stichhaltigen Grund für verspätetes Vorbringen dar. Der Vertreterwechsel ist alleine von der Beschwerdeführerin I zu verantworten. Es ist jedoch nicht mit einer vernünftigen Führung des Verfahrens vereinbar, dass eine Partei, hier die Beschwerdeführerin I, darauf Einfluss nehmen kann, welche Verfahrensschritte als verspätet bzw. als fristgerecht betrachtet werden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, VII.E.16.7.2). Somit wären bereits die vorherigen Hilfsanträge 1 bis 7 als verspätet zu betrachten gewesen.

37. Das Argument, dass die Hilfsanträge nicht über den Gegenstand hinausgingen, der bereits im Einspruchs-verfahren diskutiert wurde, hat die Kammer nicht überzeugt, da die in den Hilfsanträgen 1 bis 9, 11 bis 14, 16 bis 19, 21 bis 24 vorgenommenen Änderungen erstmals im Beschwerdeverfahren eingeführt worden sind (siehe vorstehend Nr. XIII und Nr. XVI).

38. Auch das Argument, dass die Hilfsanträge nur im Verfahren befindliche Merkmalskombinationen bzw. Anspruchsvarianten, die sich lediglich durch Streichung bereits in den Ansprüchen befindlicher Merkmale ergeben, berücksichtigen, hat die Kammer nicht überzeugt. Die einzige im Verfahren befindliche Merkmalskombination ist die des Hauptantrags sowie die des Hilfsantrag 3 wie von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten (siehe nachstehend Nr. 43). Die Kammer stellt fest, dass die in den vorhergehenden Hilfsanträgen 1 bis 7 verfolgten Merkmalskombinationen nicht im Verfahren sind, da die Beschwerdeführerin I diese Anträge ersetzt hat, bevor die Kammer über die Zulässigkeit dieser Anträge ins Verfahren entscheiden konnte.

39. Auch das Argument der Beschwerdeführerin I, dass alle Hilfsanträge innerhalb der Schriftsatzfrist eingereicht worden waren und daher zulässig sein sollten, hat die Kammer nicht überzeugt. Weder in der Ladung zu der mündlichen Verhandlung noch in der Mitteilung der Kammer unter Artikel 15(1) VOBK wurde ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu welchem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können (vgl. Entscheidung G 6/95, Nr. 5 der Gründe). Im Beschwerde-verfahren ist grundsätzlich jedes weitere Vorbringen nach der Beschwerdebegründung und der termingerechten Beschwerdeerwiderung verspätet und bedarf der Zulassung durch die Kammer (Artikel 13(1) VOBK). Neue Anträge nach einem Bescheid der Kammer sind nur dann nicht verspätet, wenn sie gemäss den Anweisungen der Kammer eingereicht wurden (Artikel 12(1)c) VOBK). Im vorliegenden Fall ist die Kammer in ihrer vorläufigen Mitteilung im Wesentlichen der Begründung der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich des Verstoßes gegen Artikel 76 EPÜ des Hauptantrags gefolgt. Weder Artikel 54 EPÜ noch Artikel 56 EPÜ wurden in der vorläufigen Mitteilung der Kammer angesprochen. Die Kammer hat in der Mitteilung unter Artikel 15(1) VOBK jedoch Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ gegen sechs der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Hilfsanträge erhoben. Das Einreichen neuer Anträge in welchen sich die beanstandeten Merkmale in nunmehr zwölf Anträgen wiederfinden, zudem ohne auf die Einwände der Kammer einzugehen, kann jedenfalls nicht als Antwort gemäß den Anweisungen der Kammer gewertet werden. Im übrigen wurde zu keinem Punkt geltend gemacht - noch ist es für die Kammer ersichtlich - dass sich der sachliche und rechtliche Rahmen durch den Bescheid der Kammer geändert hätte und dies das Einreichen der Hilfsanträge bedingt hätte.

40. Nach Abwägung dieser Gesamtumstände (siehe vorstehend Nr. 19 bis Nr. 39) hat die Kammer in der Ausübung ihres Ermessens (Artikel 13(1) VOBK) entschieden die Hilfsanträge 1 bis 24 nicht in das Verfahren zuzulassen.

41. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I ist somit zurückzuweisen.

Hilfsantrag 3 wie von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten

Zulässigkeit

42. Die Beschwerdeführerin II vertritt die Auffassung, dass dieser Antrag nicht vorliegt, da die Beschwerde-führerin I im Beschwerdeverfahren nie einen dahin-gehenden Antrag gestellt hat.

43. Es trifft zu, dass die Beschwerdeführerin I die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des von der Einspruchsabteilung aufrecht erhaltenen Hilfsantrags nicht explizit beantragt hat. Nach Ansicht der Kammer ist die Prüfung dieses Antrags jedoch im Rahmen der Prüfung der Beschwerde der Beschwerdeführerin II vorzunehmen, da die Zurückweisung der Beschwerde der Beschwerdeführerin I zunächst zur Folge hat, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrag 3 aufrechtzuerhalten, Bestand hat.

Änderungen - Artikel 123(2) EPÜ

44. In Anspruch 1 wurden die Varianten 1.1. und 1.4 des erteilten Anspruchs 1 gestrichen und die verbliebenen Varianten 1.2 und 1.3 des erteilten Anspruch 1 (nunmehr Varianten 1.1 und 1.2) durch Aufnahme der Merkmale aus den ursprünglichen unabhängigen Ansprüchen 14 bzw. 15 eingeschränkt (siehe vorstehend Nr. V).

45. Die Parteien waren sich einig, dass Anspruch 1 dahingehend zu verstehen ist, dass unter Verwendung der jeweiligen wässrigen Lösung gemäß Variante 1.1 oder 1.2 die Behandlungsbedingungen so eingestellt werden, dass die einzelsträngige Nukleinsäure nicht an den mineralischen Träger bindet, die doppelsträngige Nukleinsäure jedoch überwiegend an den mineralischen Träger bindet, wobei die in den ursprünglichen Ansprüchen 14 bzw. 15 angegebenen Konzentrationsbereiche unter- oder überschritten werden können. Die Kammer stimmt dieser Interpretation des Anspruchs 1 zu. Der im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ strittige Punkt betrifft die Basis für die Verbreiterung der in den ursprünglichen Ansprüchen 14 und 15 offenbarten Konzentrationsbereiche auf alle Konzentrationsbereiche, in denen eine Bindung der doppelsträngigen Nukleinsäure an den mineralische Träger stattfindet.

46. In der angefochtenen Entscheidung (siehe Nr. 5.2 der Gründe) wurde entschieden: "Aus der gesamten Offenbarung des Streitpatents geht hervor, dass diese Puffer [Puffer aus den früheren Ansprüchen 14 und 15, Anmerkung der Kammer] auch für eine Verwendung in den Verfahren des Anspruch 1 geeignet sind. Insbesondere weist das Streitpatent im Rahmen der allgemeinen Beschreibug des Verfahrens auf die Verwendbarkeit der betreffenden Lösungen hin (z.B. erteilte [sic] Fassung, Seite 5, Absatz [40]). Daher ergibt sich direkt und eindeutig eine Verwendung der Puffer aus den früheren Ansprüchen 14 und 15 in den Verfahren nach Anspruch 1."

47. Gemäß Artikel 123(2) EPÜ dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Kammer stellt fest, dass die ursprünglichen unabhängigen Ansprüche 14 bzw. 15 (Verweise beziehen sich auf die ursprünglich eingereichte Fassung der Teilanmeldung) die Verwendung einer wässrigen Lösung enthaltend 1 bis 5 M Guanidin-thiocyanat und/oder 1 bis 8 M Guanidinhydrochlorid, 0,1 bis 3% Sarkosyl bzw. 1 bis 5 M Guanidiniumthiocyanat und/oder 1 bis 8 M Guanidiniumhydrochlorid, 5 mM bis 200 mM EDTA oder EGTA zum Binden von DNA an mineralische Träger offenbaren. Diesen Ansprüchen lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass auch außerhalb der offenbarten Konzentrationsbereiche eine Bindung der DNA an den mineralische Träger stattfindet.

48. Die Beschwerdeführerin I verweist auf den 2. vollständigen Absatz auf Seite 13 sowie weitere Textstellen in der Beschreibung als Basis für Anspruch 1. Auf Seite 13, 2. vollständiger Absatz offenbart die Beschreibung: "Als wäßriges Lösungssystem, das zum Binden von doppelsträngiger Nukleinsäure an mineralische Träger verwendet werden kann, kommt eine wäßrige Lösung enthaltend 1 bis 5 M Guanidin-iso-thiocyanat und/oder 1 bis 8 M Guanidinhydrochlorid mit 0,1 bis 5 % Sarkosinaten oder 5 mM bis 200 mM EDTA in Betracht. Zum Binden von doppelsträngiger Nukleinsäure kommt auch eine Lösung enthaltend 1 bis 5 M Guanidinium-thiocyanat und/oder 1 bis 8 M Guanidiniumhydrochlorid, 5 mM bis 200 mM EDTA oder EGTA in Frage." Diese Passage offenbart somit ein System und die in dem System vorliegenden Konzentrationen der Salze zum Binden von doppel-strängiger Nukleinsäure an den mineralischen Träger. Es wird jedoch nicht offenbart, dass außerhalb der angegebenen Konzentrationsbereiche der Salze ebenfalls eine Bindung der doppelsträngigen Nukleinsäure an den mineralischen Träger stattfindet, geschweige denn, dass unter Verwendung der offenbarten wäßrigen Lösungen die Behandlungsbedingungen so eingestellt werden können, dass eine Bindung an den mineralischen Träger außerhalb der angegebenen Konzentrationsbereiche stattfinden würde.

49. Auch die weiteren von der Beschwerdeführerin I zitierten Textstellen liefern keine Basis für Anspruch 1. So offenbart Seite 10, letzter Absatz und Seite 11, erster Absatz: "Zellen werden vorzugsweise zunächst in einem wässrigen Lysesystem, welches chaotrope Substanzen und/oder andere Salze enthält, aufgeschlossen, indem im einfachsten Falle die Zellen damit versetzt werden. Gegebenenfalls kann durch mechanische Einwirkung der Prozess des Aufschliessens beschleunigt werden. Danach wird die so behandelte Probe, je nach Problemstellung welche Nukleinsäureart von der anderen getrennt werden soll, wie in den Verfahrensschritten 1.1 bis 1.4 gemäss Patentanspruch 1 beschrieben, weiter aufgearbeitet." Aus dieser Passage geht lediglich hervor, dass das wässrige Lysesystem - so wie es ist - zum Aufschluss der Zellen verwendet wird. Es werden jedoch keine Angaben zum Binden von doppelsträngiger Nukleinsäure an einen mineralischen Träger oder der dafür erforderlichen Konzentration der Salze gemacht.

50. Der Paragraph, welcher die Seiten 12 und 13 verbindet offenbart, dass: "Die im erfindungsgemässen Verfahren zur Anwendung kommenden Lösungen sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Als Lysepuffer und/oder Bindungspuffer kommen erfindungsgemäss insbesondere wässrige Lösungen enthaltend 0,5 bis 8,0 M Guanidinium-iso-thiocyanat/Guanidiniumthiocyanat und/oder Guanidinhydrochlorid, 0 bis 50 % Ethanol und/oder Isopropanol in Betracht." Diese Passage bezieht sich erstens nicht auf die im Anspruch 1 verwendeten Bindungspuffer und macht überdies auch keine Angaben zur Änderung der für den Bindungspuffer offenbarten Konzentrationen zur Bindung doppelsträngiger Nuklein-säure an den mineralischen Träger.

51. Der erste vollständige Absatz auf Seite 13 offenbart, dass "Als Lösung zum Auswaschen bzw. Eluieren von an dem mineralischen Träger gebundenen Nukleinsäuren kommt eine wässrige Lösung enthaltend 0,1 bis 3 M Guanidinium-iso-thiocyanat/Guanidiniumthiocyanat und/oder Guanidinhydrochlorid zusammen mit 1 bis 30 Vol. % Ethanol und/oder Isopropanol in Frage." Diese Passage bezieht sich auch nicht auf den im Anspruch 1 verwendeten Bindungspuffer und zudem auf einen völlig anderen Schritt im Verfahren und ist somit ebenfalls irrelevant.

52. Beispiele 9 und 10 (siehe Seite 26, die letzten zwei Absätze bis Seite 27, dritter Absatz) schließlich offenbaren die selektive DNA-Bindung an den mineralischen Träger unter Verwendung des Lysepuffers L8, bestehend aus 4,0 M GTC, 50 mM TRIS/HCl pH 7,5, 1 % Sarkosyl, bzw. L9, bestehend aus 4,0 M GTC, 50 mM TRIS/HCl pH 7,5, 25 mM EDTA und zwar ohne Zugabe irgendeiner anderen Lösung. Somit ist die Möglichkeit einer Abänderung der in den Ansprüchen 14 und 15 offenbarten Konzentrationen der Bindungspuffer, etwa durch Kombination mit anderen Lösungen, auch den Beispielen nicht zu entnehmen.

53. Das Argument der Beschwerdeführerin I, dass Anspruch 1 auf Verfahren beschränkt sei, welche funktionieren kann nicht überzeugen, da die Anmeldung ursprünglich nicht offenbart, dass doppelsträngige Nukleinsäure bei Konzentrationen, die außerhalb der in den Ansprüchen 14 und 15 offenbarten Konzentration von 1 bis 5 M Guanidin-thiocyanat und/oder 1 bis 8 M Guanidinhydrochlorid, 0,1 bis 3% Sarkosyl bzw. 1 bis 5 M Guanidiniumthiocyanat und/oder 1 bis 8 M Guanidiniumhydrochlorid, 5 mM bis 200 mM EDTA oder EGTA liegen, an den mineralischen Träger bindet. Somit führt die Aufnahme der Merkmale aus den ursprünglichen unabhängigen Ansprüchen 14 und 15 in den erteilten Anspruch 1 zu neuer technischer Information, die den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder unmittelbar noch eindeutig zu entnehmen ist.

54. Daher kommt die Kammer zum Schluss, dass Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, welcher der Einspruchsabteilung vorlag, gegen Artikel 123(2) EPÜ verstößt und das Patent auf der Grundlage dieses Antrags nicht aufrecht erhalten werden kann.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

55. Die Beschwerdeführerin I vertritt zwar die Auffassung, dass die Nichtzulassung der Hilfsanträge 1 bis 24 im Einklang mit der ständigen Rechtssprechung der Beschwerdekammern steht, regt jedoch an, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob die mit Schreiben vom 22. Dezember 2009 eingereichten Anträge in das Verfahren zuzulassen gewesen wären.

56. Artikel 112 (1) EPÜ sieht vor, dass zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befasst, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält. Eine Vorlage setzt somit voraus, dass eine Antwort für die Entscheidung erforderlich und nicht lediglich von theoretischem Interesse ist (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Abschnitt VII.E.14.2).

57. Die mit Schreiben vom 22. Dezember 2009 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 7 wurden von der Beschwerdeführerin I durch die Hilfsanträge 1 bis 24 ersetzt, bevor die Kammer über deren Zulässigkeit entscheiden konnte. Diese Anträge sind daher nicht Teil der vorliegenden Entscheidung und daher sieht die Kammer aus diesem Grund alleine keine Notwendigkeit der Großen Beschwerdekammer eine Frage vorzulegen.