T 0923/92 (menschlicher tPA) 08-11-1995

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.

Hauptantrag: Anspruch 1

Formale Zulässigkeit nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ

2. Anspruch 1 wird durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung formal gestützt, so daß kein Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ zu erheben ist.

Nach Einschätzung der Kammer geht Anspruch 1 dieses Antrags auch nicht über den Schutzbereich der erteilten Ansprüche 3 und 4 hinaus. De facto wird Anspruch 1 durch den Verweis auf die "in Abb. 5 dargestellte Aminosäuresequenz 1 - 527" auf eine genau definierte Ausführungsform beschränkt, nämlich auf das Verfahren zur Herstellung eines menschlichen tPA-Proteins mit der angegebenen Aminosäuresequenz durch Expression der für das Protein codierenden, transformierten DNA in einem rekombinanten Wirtsorganismus. Die fragliche transformierte DNA, die für das Protein codiert, fällt unter die in den erteilten Ansprüchen 3 und 4 umrissene große Gruppe der DNA-Sequenzen, die für "ein Polypeptid mit 527 Aminosäuren, das die Funktion eines menschlichen Gewebeplasminogenaktivators besitzt", codieren. Somit sind auch die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt.

Bestehen des Prioritätsrechts (Art. 87 und 88 EPÜ)

3. Das Prioritätsrecht ist in Artikel 87 EPÜ geregelt. Danach müssen sich die Anmeldung zum europäischen Patent und die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, auf dieselbe Erfindung beziehen. Werden eine oder mehrere Prioritäten für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen, so umfaßt das Prioritätsrecht nach Artikel 88 (3) EPÜ nur die Merkmale der Anmeldung, die in den prioritätsbegründenden Anmeldungen enthalten sind.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird durch Verweis auf die Aminosäuresequenz in Abbildung 5 definiert. Die in Abbildung 5 des Streitpatents dargestellte Sequenz unterscheidet sich von derjenigen in Abbildung 5 der ersten (P1) und zweiten (P2) Prioritätsunterlage durch drei Aminosäuren in Position 175, 178 und 191 und ist gleichlautend erst in der dritten Prioritätsunterlage (P3) erstmals offenbart worden. Die entsprechenden Nucleotid-Tripletts weichen ebenfalls voneinander ab.

Standpunkt der Beschwerdeführer

5. Die Beschwerdeführer bringen vor, Anspruch 1 stehe weder der erste noch der zweite, sondern nur der dritte Prioritätstag zu, weil die Sequenz in Abbildung 5, auf die Bezug genommen werde, erst in der dritten Prioritätsunterlage offenbart sei. Die Aminosäuresequenz sei ein wesentliches Element der Erfindung, da Unterschiede in einer oder mehreren Aminosäuren (hier: drei) zu einer anderen Faltung oder Aktivität des Proteins führen könnten. Die Entscheidung T 73/88 (s. o.), auf die sich der Beschwerdegegner berufe, betreffe einen anderen Sachverhalt auf einem anderen technischen Gebiet und sei daher hier nicht anwendbar. Relevant seien im vorliegenden Fall vielmehr die Entscheidungen T 81/87, T 269/87, T 301/87, T 161/86 und T 184/91 (s. o.), in denen es jeweils um den Prioritätsanspruch bei Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen gehe, bzw. die Entscheidung G 11/91 (ABl. EPA 1993, 125), die die Berichtigung von Mängeln betreffe. Die Beschwerdeführer beanstanden insbesondere, daß die betreffende DNA-Sequenz nicht hinterlegt worden ist, und sie bestreiten, daß man ausgehend von Bowes-Melanomzellen unweigerlich zu der DNA-Sequenz gemäß Abbildung 5 des Streitpatents gelangt wäre.

Standpunkt des Beschwerdegegners

6. Der Beschwerdegegner vertritt die Auffassung, daß die Unterschiede zwischen der in Abbildung 5 der Anmeldung dokumentierten Sequenz und derjenigen der ersten Prioritätsunterlage rein informatorischer und nicht sachlicher Natur seien. Die fragliche Sequenz sei nur für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgebend. Das in den beiden Dokumenten genannte Molekül sei im wesentlichen dasselbe. Es sei bereits anhand der Beschreibung in der ersten Prioritätsunterlage ausführbar, da der Fachmann bei Nacharbeitung des darin enthaltenen Protokolls über die Isolierung der DNA zu der richtigen, d. h. der in Abbildung 5 des Streitpatents dokumentierten Sequenz gelangen würde. Die drei strittigen Fehler beträfen keine kritischen Merkmale der Erfindung, weil sie - wie die vorgelegten Versuchsberichte zeigten - keinerlei Auswirkungen auf die Aktivität des Moleküls hätten und daher nichts am Wesen der Erfindung änderten. Die Entscheidungen T 81/87, T 269/87 und T 301/87 (s. o.) seien hier nicht anwendbar, da sie ausnahmslos Fälle beträfen, in denen entweder ein wesentliches Merkmal gefehlt habe oder keine ausreichenden Angaben zur Sequenz gemacht worden seien, während die DNA-Sequenz, die für menschlichen tPA codiere, im vorliegenden Fall vollständig ausgewiesen worden sei. Maßgebend seien vielmehr die beiden Entscheidungen T 73/88 und T 65/92 (s. o.). Der ersten Entscheidung zufolge sei die strenge Anwendung des Artikels 123 (2) EPÜ nicht der richtige oder zumindest nicht der einzig richtige Weg zur Beurteilung des Prioritätsanspruchs. In der zweiten Entscheidung sei der Sachverhalt ähnlich gelagert gewesen wie im vorliegenden Fall. Dort sei entschieden worden, daß eine in der europäischen Patentanmeldung und der prioritätsbegründenden Anmeldung unterschiedlich angegebene Obergrenze des Molekulargewichtsbereichs eines Polypeptids nichts am Wesen der Erfindung geändert habe, weil beide Anmeldungen - analog zum vorliegenden Fall - dieselben Versuchsprotokolle über die Isolierung und Charakterisierung des Produkts enthalten hätten.

Schlußfolgerungen der Kammer

7. Daß die Aminosäure- und die Nucleotidsequenz in Abbildung 5 des Streitpatents von den entsprechenden Sequenzen in Abbildung 5 der ersten und der zweiten Prioritätsunterlage abweichen und gleichlautend erstmals in der dritten Prioritätsunterlage auftauchen, ist unbestritten. Strittig ist dagegen, ob nicht doch dieselbe Erfindung wie in der ersten oder zweiten Prioritätsunterlage vorliegt.

8. Nach Auffassung der Kammer ist die primäre Aminosäurestruktur für den Fachmann ein wesentliches Merkmal des Proteins, da es seine chemische Formel darstellt. Der Fachmann weiß, daß Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur eines Proteins durch die Aminosäurestruktur der primären Polypeptidkette bestimmt werden und ihrerseits wiederum die physikalisch-chemischen und biologischen Eigenschaften des Moleküls bestimmen wie etwa seine Aktivität, seine immunologischen Eigenschaften, die Glykosylierung, die Spaltung durch Proteasen oder die In-vivo- Halbwertszeit. Dabei ist dem Fachmann einerseits bewußt, daß Allel-Variationen oder andere Modifikationen einer bestimmten Primärstruktur eines Proteins die wesentlichen physikalischen und biologischen Merkmale der daraus resultierenden Moleküle vielleicht gar nicht tangieren. Andererseits ist ihm aber auch bekannt, daß schon kleine Strukturveränderungen (wie die Substitution oder Deletion einer einzigen Aminosäure) einschneidende funktionelle Veränderungen mit sich bringen können. Deshalb würde er in dem Verweis auf die chemische Formel eines Proteins, d. h. auf seine Aminosäuresequenz, keine bloße informatorische Angabe, sondern ein echtes technisches Primärmerkmal sehen, das mit Wesen und Art des Produkts zusammenhängt.

9. Im vorliegenden Fall heißt es sowohl im Streitpatent als auch in der ersten (und zweiten) Prioritätsunterlage, daß die in Abbildung 5 dargestellte vollständige Nucleotidsequenz, die für menschlichen tPA codiert, (und damit auch die daraus abgeleitete Aminosäuresequenz von menschlichem tPA) anhand der beiden Klone pPA25E10 und pPA17 bestimmt worden ist. Die beiden Dokumente stimmen hier im Wortlaut überein. Bei einem Vergleich der jeweils in Abbildung 5 dargestellten Sequenzen stößt der fachkundige Leser jedoch bei drei abgeleiteten Aminosäuren (und den entsprechenden Tripletts) auf folgende Abweichungen:

- In Position 175 findet sich anstelle der in Abbildung 5 von P1 genannten basischen Aminosäure (Lys) eine saure Aminosäure (Glu).

- In Position 178 findet sich anstelle der in Abbildung 5 von P1 genannten aliphatischen Aminosäure (Gly) eine Hydroxyaminosäure (Ser).

- In Position 191 findet sich anstelle der in Abbildung 5 von P1 genannten aliphatischen Aminosäure (Ala) eine Hydroxyaminosäure (Thr).

Der fachkundige Leser würde beim Vergleich der technische Aussage von P1 (oder P2) mit derjenigen des Streitpatents zwar bemerken, daß sich bei der Angabe der Sequenzen möglicherweise einige Fehler eingeschlichen haben, könnte aber nicht feststellen, welche der beiden Sequenzen von menschlichem tPA die richtige ist. Ebensowenig wäre für ihn ersichtlich, ob die beiden Polypeptide trotz ihrer unterschiedlichen Primärstruktur dieselben physikalischen und biologischen Merkmale besitzen. Zumindest auf dem Papier ist die Tatsache, daß bestimmte Aminosäuren durch Aminosäuren anderer Art ersetzt worden sind, nicht ohne Belang und könnte daher Struktur und Funktion maßgeblich verändern. Der Fachmann würde deshalb in den beiden Polypeptiden der Abbildungen 5 zwei ganz spezifische, unterschiedliche Varianten von menschlichem tPA sehen, die möglicherweise ähnliche, aber nicht unbedingt identische Merkmale aufweisen.

10. Der Beschwerdegegner hat Beweismittel eingereicht (s. eidesstattliche Versicherung D. V. Goeddels vom 4. April 1988), die belegen sollen, daß die Sequenzfehler auf eine falsche Zuordnung dreier einzelner Nucleotide bei der DNA-Sequenzierung zurückzuführen waren und bei der experimentellen Nacharbeitung keinen wesentlichen Einfluß auf die Herstellung oder Aktivität von menschlichem tPA hatten. De facto produzierten die entsprechenden transfizierten Zellen in etwa dieselbe Menge an immunologisch erkennbarem tPA wie die Wildtyp-Transfektanten, wobei sich die spezifische Aktivität nur wenig verringerte. Die Kammer weist diesbezüglich jedoch darauf hin, daß die angezogenen Beweismittel, die sich verständlicherweise auf die Austestung einer begrenzten Zahl von Parametern, nämlich die Immunerkennung und die fibrinolytische Aktivität, beschränken, allenfalls eine Ähnlichkeit, nicht aber die Identität der beiden Polypeptide belegen. Selbst wenn sie eine ähnliche biologische oder immunologische Aktivität aufwiesen, könnten sie sich in einer oder mehreren der insgesamt mehreren hundert Eigenschaften des Proteins wie Stabilität, Faltung, Empfindlichkeit gegenüber Proteasen, Glykosylierung, In-vivo-Halbwertszeit usw. unterscheiden. In einem wesentlichen Merkmal - der primären Aminosäuresequenz - unterscheiden sie sich ohnehin.

11. Im Hinblick auf die von den Beteiligten angezogene Rechtsprechung ist die Kammer der Auffassung, daß die in den Entscheidungen T 73/88 und T 65/92 (s. o.) behandelten Rechtsfragen nicht auf den vorliegenden Fall zutreffen. Die Kammer sieht wegen der technischen Natur der strittigen Frage auch keine Veranlassung, die Große Beschwerdekammer zu befassen.

12. In der Entscheidung T 73/88 (s. o.) ging es um die Priorität eines Anspruchs für ein Snack-Produkt, dessen Oberbegriff ein in der Prioritätsunterlage nicht enthaltenes technisches Merkmal ("mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett") aufwies. Da dieses Merkmal nach Ansicht der Kammer zwar für die Einschränkung des Schutzbereichs notwendig war, mit dem Wesen und der Art der Erfindung als solcher aber nichts zu tun hatte, gelangte sie damals zu dem Schluß, daß dieselbe Erfindung beansprucht wurde, die schon in der Prioritätsunterlage offenbart worden war. Demgegenüber steht die primäre Aminosäuresequenz des Polypeptids im vorliegenden Fall, wie bereits dargelegt, sehr wohl im Zusammenhang mit dem Wesen und der Art der Erfindung.

13. In der Sache T 65/92 (s. o.) entschied die Kammer, daß ein zwischen der Prioritätsunterlage und der europäischen Patentanmeldung bestehender Unterschied in der dokumentierten Obergrenze des Molekulargewichts der glykosylierten Form eines Polypeptids (bei Gleichheit aller anderen gemessenen Parameter) nicht für einen echten Strukturunterschied zwischen den Produkten der beiden Anmeldungen spreche, zumal sich das Molekulargewicht nur näherungsweise ermitteln lasse. Anders verhält es sich im vorliegenden Fall, da die Primärstruktur von menschlichem tPA kein nur näherungsweise ermittelter Parameter ist, sofern nicht auf eine allgemeine Formel zurückgegriffen wird.

14. Von größerem Interesse für den vorliegenden Fall ist nach Auffassung der Kammer die Sache T 301/87 (s. o.). Dort wurde entschieden, daß der bloße Verweis auf eine bestimmte, in einem hinterlegten Plasmid vollständig enthaltene DNA-Sequenz nicht implizit als Priorität für einen Bestandteil der Sequenz anerkannt werden könne, da dieser nicht unmittelbar und eindeutig als solcher erkennbar sei und es erheblicher Nachforschungen bedürfe, um seine Identität festzustellen. Aus ähnlichen Gründen gelangt die Kammer auch im vorliegenden Fall zu dem Schluß, daß die Offenbarung der beiden Klone pPA25E10 und pPA17 in P1 (oder P2) entgegen der Argumentation des Beschwerdegegners keinerlei - implizites - Prioritätsrecht für die "richtigen" Sequenzen in Abbildung 5 des Streitpatents begründet. Diese Sequenzen lassen sich nämlich nicht unmittelbar und eindeutig aus P1 (oder P2) ableiten, deren Abbildung 5 andere Sequenzen darstellt, sondern in ihrer wahren Identität nur durch größere Nachforschungen ermitteln.

15. Die übrigen von den Beteiligten angezogenen Entscheidungen betreffen nach Einschätzung der Kammer andere Sachverhalte oder aber Fragen (z. B. die Berichtigung von Mängeln), die sich im vorliegenden Fall nicht stellen. Sie brauchen deshalb hier nicht näher erörtert zu werden.

16. Die primäre Aminosäuresequenz eines Proteins (oder die Nucleotidsequenz einer DNA) stellt demnach ein echtes technisches Merkmal dar, so daß es sehr wohl darauf ankommt, ob der Erfindungsgegenstand in einem Anspruch durch keine andere als eine ganz bestimmte Sequenz definiert wird. Anspruch 1 kann somit weder der erste noch der zweite Prioritätstag zuerkannt werden, da er sich nicht auf dieselbe Erfindung bezieht, die in den betreffenden Prioritätsunterlagen offenbart worden ist. Ihm steht nur der Prioritätstag von P3, d. h. der 7. April 1983, zu.

Neuheit (Art. 54 EPÜ)

17. Aufgrund der unter Nummer 16 getroffenen Feststellung gilt die Druckschrift Pennica et al. (18), die am 20. Januar 1983 veröffentlicht wurde, als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ. In dieser Entgegenhaltung wird die Klonierung und Expression von cDNA für menschlichen tPA in E. coli offenbart, und in Abbildung 3 werden die Nucleotid- und die abgeleitete Aminosäuresequenz der vollständigen cDNA-Insertion für menschlichen tPA im Expressionsplasmid pt-PAtrp12 dargestellt, die den Sequenzen in Abbildung 5 des Streitpatents entsprechen. Das exprimierte Polypeptid hat die für menschlichen tPA charakteristischen fibrinolytischen Eigenschaften. Somit ist der in Anspruch 1 des Streitpatents definierte Gegenstand gegenüber der Entgegenhaltung 18 nicht neu. Dem Hauptantrag, zu dem Anspruch 1 gehört, kann daher nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ nicht stattgegeben werden.

Hilfsanträge 1 und 2

18. Die Kammer muß zunächst klären, ob diese Anträge den Erfordernissen der Artikel 84 EPÜ (Klarheit und Stützung durch die Beschreibung) sowie 83 EPÜ (ausreichende Offenbarung) genügen; sie berücksichtigt dabei insbesondere die Begründung der Entscheidungen T 409/91 (ABl. EPA 1994, 653), T 435/91 (ABl. EPA 1995, 188) und T 626/91 vom 5. April 1995 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Da sich die obigen Fragen für beide Anträge stellen, werden diese gemeinsam behandelt.

Standpunkt der Beschwerdeführer

19. Die Beschwerdeführer machen vor allem geltend, daß der Umfang des in Anspruch 2 beantragten Monopolrechts für Derivate von menschlichem tPA viel zu weit abgesteckt sei, wenn man den begrenzten Beispielen und Angaben der Beschreibung einerseits und der vagen und unklaren Definition des Parameters "Funktion eines menschlichen Gewebeplasminogenaktivators" andererseits Rechnung trage.

Standpunkt des Beschwerdegegners

20. Der Beschwerdegegner bringt vor, daß Artikel 84 EPÜ keine Rechtsgrundlage für die Zurückweisung der Anträge biete, da sich die auf diesen Artikel gestützten Einwände nicht aus vermeintlich vagen oder unbestimmten Änderungen ergäben, sondern aus Definitionen, die bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten gewesen seien.

Schlußfolgerungen der Kammer

21. Nach Auffassung der Kammer bietet Artikel 84 EPÜ durchaus eine geeignete Handhabe für die Zurückweisung eines Antrags, wenn sich die Beanstandung aus Änderungen an den erteilten Ansprüchen ergibt. Fragen der Klarheit können zudem auch bei der Entscheidung über die Erfordernisse des Artikels 100 EPÜ wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit oder ausreichende Offenbarung eine Rolle spielen. In der Entscheidung T 626/91 (s. o.), die in einem mehrseitigen Verfahren erging, befaßte sich die Kammer bei der Prüfung auf Neuheit und ausreichende Offenbarung auch mit der Klarheit eines der Merkmale, durch die der beanspruchte Gegenstand definiert wurde. Das betreffende Merkmal war nicht auf eine Änderung zurückzuführen. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß das Streitpatent keine sachlich relevanten Angaben zur Abgrenzung dieses Merkmals enthalte und der entsprechende Gegenstand daher als unzureichend offenbart gelten müsse.

22. Die Entscheidung T 409/91 (s. o.) betraf ein einseitiges Verfahren, in dem Einwänden nach Artikel 84 EPÜ somit nichts im Wege stand. In dieser Entscheidung verwies die Kammer auf den allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach der durch die Ansprüche festgelegte Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts nur dann als gestützt bzw. begründet anzusehen ist, wenn er dem Beitrag zum Stand der Technik entspricht, und stellte auf dieser Grundlage eine Verknüpfung zwischen den Erfordernissen der Artikel 83 und 84 EPÜ her. Die Kammer befand, damit das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ erfüllt sei, müsse die Anmeldung in der eingereichten Fassung ausreichende Angaben enthalten, anhand deren ein Fachmann die Erfindung mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs ausführen könne. Ansprüche, in denen ein wesentliches Merkmal keinen Niederschlag finde und die sich mithin auf einen Gegenstand erstreckten, der einem Fachmann auch nach dem Lesen der Beschreibung noch nicht zugänglich wäre, seien sowohl nach Artikel 83 als auch nach Artikel 84 EPÜ zu beanstanden.

23. In der in einem zweiseitigen Verfahren ergangenen Entscheidung T 435/91 (s. o.) befand die Kammer einen Anspruch für eine Reinigungs- und Waschmittelzusammensetzung mit einem funktionell definierten "Additiv" nach Artikel 83 EPÜ für nicht gewährbar, weil das Patent keine in sich geschlossene technische Lehre offenbarte, die der betreffenden funktionellen Definition des "Additivs" gerecht geworden wäre. Sie sah in dieser Definition nicht mehr als eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms zur Ermittlung weiterer "Additive", die das im Anspruch enthaltene "funktionelle" Erfordernis erfüllen (s. Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe).

24. Im vorliegenden Fall bezieht sich Anspruch 2 der beiden Hilfsanträge unter anderem auf die Herstellung von Derivaten der "in Anspruch 1 definierten" (Hilfsantrag 1) bzw. "durch das DNA- Sequenz-Isolat gemäß Anspruch 1 codierbaren" (Hilfsantrag 2) Sequenz von 527 Aminosäuren in einem rekombinanten System, wobei die Derivate die "Funktion eines menschlichen Gewebeplasminogenaktivators" besitzen. Im Gegensatz zum bereits behandelten Hauptantrag wird in diesen Hilfsanträgen weder die Sequenz von 527 Aminosäuren noch die für sie codierende Nucleotidsequenz durch Verweis auf bestimmte Sequenzen definiert. Zur Definition werden vielmehr andere Parameter wie das Restriktionsmuster und die Hybridisierungseigenschaften der codierenden cDNA herangezogen. In den Ansprüchen für die Derivate ist also, anders als beim Hauptantrag, keine Referenzstruktur für menschlichen tPA (in Form einer Aminosäure- oder einer Nucleotidsequenz) angegeben.

25. Das Merkmal der "Funktion eines menschlichen Gewebeplasminogenaktivators" erscheint der Kammer recht vage und vieldeutig. Obwohl es im Einspruchsverfahren nicht geändert worden ist, müssen seine Bedeutung und damit auch seine Klarheit im Rahmen der übrigen Anspruchsänderungen nochmals geprüft werden, da sie die Entscheidung über die Frage der ausreichenden Offenbarung beeinflussen (s. vorstehend T 621/91).

26. Menschlicher tPA ist ein Molekül mit vielerlei Funktionen, die es zum Teil mit anderen Molekülen wie z. B. Urokinase gemeinsam hat (s. Beschreibung des Streitpatents, S. 1, Zeilen 42 - 58). Ein Verweis, der keinerlei Aufschluß über die genauen Funktionen gibt, hilft dem Fachmann deshalb nicht weiter. Das Streitpatent enthält mindestens vier diesbezügliche Definitionen:

a) Auf Seite 5, Zeilen 24 - 27 bezeichnet menschlicher tPA einen von mikrobiellen oder Zellkultursystemen hergestellten Plasminogenaktivator vom Gewebetyp in biologisch aktiver Form, der eine Proteasedomäne umfaßt und den nativen Gewebeplasminogenaktivatoren in menschlichem Gewebe entspricht.

b) Auf Seite 5, Zeilen 59 - 61 wird die Serinprotease-Funktion und die Fibrinbindung angesprochen.

c) Auf Seite 5, Zeilen 62 - 65 wird auf Produkte Bezug genommen, die nur die Serinproteasedomäne umfassen.

d) Auf Seite 6, Zeilen 1 - 3 wird auf ein Produkt verwiesen, das die Umwandlung von Plasminogen in Plasmin zu katalysieren vermag, an Fibrin bindet und auf der Basis immunologischer Eigenschaften als tPA eingestuft wird.

Der Fachmann bleibt also im unklaren, was mit dem Hinweis auf die "Funktion eines menschlichen Gewebeplasminogenaktivators" genau gemeint ist.

27. Unter diesen Umständen interpretiert die Kammer das Merkmal der "Funktion eines menschlichen Gewebeplasminogenaktivators" im breitestmöglichen Sinne und versteht darunter jedwede Funktion von menschlichem tPA. Bei dieser Definition bezieht sich der Gegenstand des Anspruchs 2 auf eine unüberschaubare Menge menschlicher tPA-Derivate unbestimmter Struktur, die eine beliebige Funktion von menschlichem tPA aufweisen. Daß die vorliegende Beschreibung die Herstellung von menschlichem tPA in einem rekombinanten System offenbart, wird nicht bestritten. Nach Auffassung der Kammer enthält sie jedoch nicht genügend Beispiele und Angaben, anhand deren ein Fachmann die Erfindung mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten beanspruchten Bereich ausführen könnte, zumal dem genannten Parameter eine äußerst breite funktionelle Bedeutung zukommt. Der Fachmann kann nur raten, ob ein Derivat von menschlichem tPA, das lediglich eine der für dieses Molekül typischen Funktionen erfüllt, unter Anspruch 2 fällt. Hier gelangt die Kammer in Übereinstimmung mit der bereits erwähnten Rechtsprechung zu dem Schluß, daß das Streitpatent keine ausreichende Offenbarung enthält und deshalb den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ nicht genügt. Zudem ist der Schutzbereich des Anspruchs nicht klar definiert, so daß ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ vorliegt.

28. Aus diesen Gründen sind die Hilfsanträge 1 und 2 nach den Artikeln 83 und 84 EPÜ zurückzuweisen.

Hilfsantrag 3

29. Wie bereits unter Nummer XIII, letzter Absatz erwähnt, unterscheidet sich dieser Hilfsantrag vom Hilfsantrag 1 nur dadurch, daß in den Ansprüchen 1 und 2 zur "Funktion von menschlichem tPA" zusätzlich ausgeführt wird, daß er "insbesondere die Umwandlung von Plasminogen in Plasmin zu katalysieren vermag, an Fibrin bindet und auf der Basis immunologischer Eigenschaften als tPA eingestuft wird". Im Kontext der strittigen Ansprüche bedeutet diese Ergänzung, daß sich die vorliegenden Ansprüche 1 und 2 auf das Verfahren zur Herstellung eines Proteins beziehen, das zumindest die angegebenen Funktionen von menschlichem tPA besitzt. Nach Auffassung der Kammer wird durch diese Änderung das bei den Hilfsanträgen 1 und 2 beanstandete Merkmal der "Funktion eines menschlichen Gewebeplasminogenaktivators" (s. Nrn. 25 - 28) nunmehr so klar abgegrenzt, daß die Gründe für die Zurückweisung der beiden ersten Hilfsanträge auf den vorliegenden Hilfsantrag nicht mehr zutreffen. Zwar wird auch bei diesem Hilfsantrag in den Ansprüchen für die menschlichen tPA-Derivate keine Referenzstruktur für menschlichen tPA genannt (s. Nr. 24); es wird aber zumindest angegeben, auf welche biologischen Aktivitäten die Derivate zu testen sind, wenn das gemäß Anspruch 1 hergestellte Protein modifiziert wird. Dadurch verringert sich der Aufwand, der dem Fachmann bei Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich abverlangt wird, auf ein zumutbares Maß. Außerdem ist der Schutzbereich des Anspruchs nun hinreichend genau definiert, so daß die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt sind.

Zulässigkeit des Antrags ...

37. Zusammenfassend gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß durch die Änderungen gemäß Hilfsantrag 3 der Schutzbereich gegenüber den erteilten Ansprüchen nicht erweitert und dem Patentbegehren auch nichts hinzugefügt wird, was über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Somit bestehen gegen diesen Antrag keine Einwände nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ.

Reformatio in peius

Standpunkt der Beschwerdeführer

38. Die Beschwerdeführer machen ... im wesentlichen geltend, daß die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 3 nicht mehr auf die in Abbildung 5 enthaltene Sequenz verweisen und dadurch einen wesentlich breiteren Schutzbereich haben als die Ansprüche des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Patents (Hauptantrag), in denen dieser Verweis ein Schlüsselmerkmal darstellte. In diesem Zusammenhang hat der Beschwerdeführer VII eine Berechnung vorgelegt, wonach sich durch den Wegfall dieses Verweises die Zahl der Referenznucleotide (Sonden, Restriktionsstellen) auf 214 verringert und nur noch 13,5 % der 1581 Nucleotide ausmacht, auf die sich der Hauptantrag erstreckte. Dies veranschaulicht nach Auffassung der Beschwerdeführer den enormen Schutzbereichsunterschied zwischen den beiden Anträgen. Sie fordern daher unter Berufung auf die Entscheidung G 4/93 (s. G 9/92, ABl. EPA 1994, 875), diesen Antrag nicht zum Verfahren zuzulassen, da die Beschwerdeführer, wenn ihm stattgegeben würde, schlechter gestellt würden, als wenn sie von vornherein auf die Beschwerde verzichtet hätten (Reformatio in peius).

Standpunkt des Beschwerdegegners

39. Der Beschwerdegegner hält dem entgegen, daß der hier zur Diskussion stehende Antrag, der Hauptantrag und die erteilten Ansprüche zwar unterschiedlich formuliert seien, aber doch alle denselben breiten Schutzbereich hätten, der sich auf die Herstellung von beliebigem menschlichem tPA und funktionellen tPA- Derivaten in einem rekombinanten Wirtsorganismus erstrecke. Die unterschiedlichen Anspruchsfassungen der verschiedenen Anträge seien also vom Schutzbereich her deckungsgleich. Unter diesen Umständen komme das in G 4/93 (s. o.) ausgesprochene Verschlechterungsverbot nicht zum Tragen.

Schlußfolgerungen der Kammer

40. In der Sache G 4/93 (s. o.) stellte die Große Beschwerdekammer (unter Nr. 2 der Entscheidungsformel) folgendes fest: "Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind." Im vorliegenden Fall war der Beschwerdegegner, dessen Hauptantrag ja stattgegeben wurde, durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht beschwert und damit nicht beschwerdeberechtigt (s. Art. 107 EPÜ). Da dieser Hauptantrag von den Beschwerdeführern aber nun erfolgreich angefochten worden ist (s. vorstehende Schlußfolgerungen der Kammer), liegt es auf der Hand, daß der Beschwerdegegner die gegen den Hauptantrag erhobenen Einwände durch Vorlage von Änderungen zu entkräften sucht, um sein Patentbegehren zu verteidigen. Seine entsprechenden Anträge wären nach der Entscheidung G 4/93 (s. o.) allerdings zurückzuweisen, wenn die Beschwerdeführer bei Zulassung der geänderten Ansprüche durch die Beschwerdekammer schlechter gestellt würden als ohne ihre Beschwerde.

41. Daher gilt es nun zu klären, ob der durch den strittigen Hilfsantrag abgesteckte Schutzbereich größer ist als derjenige nach dem Hauptantrag (Ansprüche des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Patents, s. Nr. IV). Dreh- und Angelpunkt des Hauptantrags waren "die in Abb. 5 dargestellte Aminosäuresequenz 1 - 527" und deren Allele und Derivate. Da die Kammer der Anmeldung den ersten Prioritätstag abgesprochen hat und der Hauptantrag am daraus resultierenden Neuheitsmangel scheiterte (s. Nrn. 3 - 17), bemüht sich der Beschwerdegegner im jetzt vorliegenden Antrag mit Fug und Recht, bei der Definition des Proteins einen Verweis auf Abbildung 5 zu vermeiden. Das Protein wird nun durch die für das Protein codierende DNA und seine Funktion definiert. Die für das Protein codierende DNA wiederum wird nicht durch eine Sequenz definiert, sondern durch ihre Herkunft ("cDNA ..., die von mRNA aus der Bowes-Melanomzellinie gewonnen wird"), das ("in Abb. 4 dargestellte") Restriktionsmuster und ihre starke Hybridisierung mit den Sequenzen i bis iii. Der Beschreibung der Patentschrift ist zu entnehmen, daß eine solche DNA tatsächlich für die in Abbildung 5 dargestellte Aminosäuresequenz 1 - 527 codiert.

42. Die Kammer räumt ein, daß die in Anspruch 1 des vorliegenden Antrags enthaltene Definition, wonach "das Protein eine Sequenz von 527 Aminosäuren von N-terminalem Serin bis C-terminalem Prolin umfaßt, die durch cDNA codierbar ist", breiter gefaßt ist als der Verweis auf ein "Protein, das ... die in Abb. 5 dargestellte Aminosäuresequenz 1 - 527 umfaßt" (Hervorhebung durch die Kammer). Andererseits war auch in Anspruch 2 des Hauptantrags (s. Nr. IV) schon von Allelen und Derivaten "der in Abb. 5 dargestellten Aminosäuresequenz 1 - 527" die Rede. Die Beschwerdeführer wurden von der Kammer in der mündlichen Verhandlung aufgefordert, ein Beispiel zu nennen, das unter die nun vorliegenden, nicht aber unter die von der Einspruchsabteilung für zulässig befundenen Ansprüche fällt, waren hierzu aber nicht in der Lage. Die Kammer folgert daraus, daß die Anträge insgesamt letztlich denselben Schutzumfang haben. Zudem wird der im Hauptantrag enthaltene vage Ausdruck "Funktion von menschlichem tPA" im nun vorliegenden Antrag klar umrissen (s. Nr. 29). Wenn diesem stattgegeben würde, wären die Beschwerdeführer nach Auffassung der Kammer somit nicht schlechter gestellt, als wenn sie keine Beschwerde eingelegt hätten. Daher kann der Antrag zugelassen werden.

Ausreichende Offenbarung (Art. 83 EPÜ)

Standpunkt der Beschwerdeführer

43. Die Beschwerdeführer wenden ein, die vorliegende Erfindung sei nicht so klar und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie danach ausführen könne. Im einzelnen machen sie folgendes geltend:

i) Die Bowes-Melanomzellinie sei zwar in einigen Labors verfügbar, der Öffentlichkeit aber nicht (als Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle) in einer Form allgemein zugänglich gewesen, die während der gesamten Laufzeit des Streitpatents einen ungehinderten Zugang gewährleistet hätte. In diesem Zusammenhang wurde auf das europäische Patent EP-B1-0 041 766 (Druckschrift 12) verwiesen, das nach einem Einspruch Dritter widerrufen worden sei, weil die Bowes- Melanomzellinie nicht zugänglich gewesen sei und damit keine ausreichende Offenbarung vorgelegen hätte.

ii) Die Ausführungsbeispiele für die Expression in E. coli seien nicht nacharbeitbar, wie die vom Beschwerdeführer VII im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vorgelegten Versuchsberichte zeigten. Dies werde auch durch spätere Beweismittel (Druckschriften 36 - 38) belegt, aus denen hervorgehe, daß die Herstellung von menschlichem tPA in E. coli auch lange nach dem Prioritätstag noch problematisch gewesen sei. Deshalb dürfe der Beschwerdegegner zumindest diese spezifische Ausführungsart nicht beanspruchen.

iii) Die Beschreibung der Patentschrift enthalte nicht genügend Angaben zu den die Fibrinbindung betreffenden und den immunologischen Tests, die für die Unterscheidung zwischen menschlichem tPA und Urokinase wichtig seien (s. Beschreibung, S. 3, Zeilen 44 - 52).

iv) Die Angaben zu der in Anspruch 1 genannten Sonde iii seien irreführend, da bekanntlich nicht das HpaII-RsaI-Fragment, sondern das RsaI-PstI-Fragment zu ihrer Isolierung verwendet werde (s. Pennica et al. (18)).

v) Die Beschreibung des Streitpatents enthalte kein einziges Beispiel eines funktionellen Derivats. Dennoch werde eine Vielzahl möglicher Derivate beansprucht. Dies sei nichts anderes als eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms zur Ermittlung geeigneter Derivate von menschlichem tPA (s. vorstehend T 435/91).

Schlußfolgerungen der Kammer

44. Die Kammer beurteilt die vorstehenden Einwände wie folgt:

i) Es liegen viele Beweise dafür vor, daß Bowes-Melanomzellen allgemein zugänglich waren, daß sie die wissenschaftlichen Mitarbeiter von tPA-Forschungsprojekten frei untereinander austauschten (s. beispielsweise Druckschriften 7, 13 und 17) und daß ihre Verwendung oder Weitergabe weder durch Geheimhaltungsvereinbarungen noch durch sonstige vertragliche Verpflichtungen zwischen den Forschern eingeschränkt war. Nicht nachgewiesen wurde dagegen, daß nur einige ausgewählte Labors befristeten Zugang zu den Zellen gehabt hätten. Somit gehörten die Bowes-Melanomzellen nach Einschätzung der Kammer schon am Prioritätstag zum Stand der Technik. Unter diesen Umständen kann sich die Kammer der Auffassung der Beschwerdeführer nicht anschließen, daß der Beschwerdegegner verpflichtet gewesen wäre, durch eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ sicherzustellen, daß diese Zellen während der gesamten Laufzeit des Patents zugänglich sind.

ii) Nach ständiger Rechtsprechung (s. beispielsweise T 281/86, ABl. EPA 1989, 202, T 301/87 (s. o.) und T 292/85, ABl. EPA 1989, 275) ist im Rahmen des Artikels 83 EPÜ nicht zu prüfen, ob ein konkret beschriebenes Ausführungsbeispiel genau wiederholbar ist, sondern vielmehr, ob die gesamte patentgemäße Lehre zu einer beanspruchten Ausführungsart dem Fachmann zuverlässig deren Ausführung ermöglicht. Die Lehre des Streitpatents zur Expression von menschlichem tPA in Säugerzellen (s. Ansprüche 5 und 6) wird von den Beschwerdeführern im vorliegenden Fall nicht beanstandet. Ihr Einwand der unzureichenden Offenbarung gilt der Expression in E. coli, die Gegenstand des Anspruchs 4 ist. Nach Auffassung der Kammer belegen die von den Beschwerdeführern hierzu nachgereichten Beweismittel jedoch nicht, daß die Expression eines menschlichen tPA-Moleküls in E. coli unmöglich war, sondern lediglich, daß keine "signifikante" Expression von aktivem tPA nachweisbar war (s. Sarmientos et al. (36)), daß sich "der Großteil des Proteins im Cytoplasma in inaktiver Form ansammelt" (s. Krause (37)) oder daß "die Expression dürftig ist" (s. Rothstein et al. (38)). An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert, daß es hier um die Frage geht, ob die Lehre des Streitpatents überhaupt eine Expression von menschlichem tPA in E. coli ermöglicht. Dies wird durch die genannten späteren Beweismittel eher bestätigt, da sie belegen, daß eine DNA-Sequenz, die für menschlichen tPA codiert, tatsächlich in einem rekombinanten E.-coli-System exprimiert werden kann. Selbst wenn das konkret beschriebene Ausführungsbeispiel nicht genau wiederholbar ist, wie die vom Beschwerdeführer VII eingereichten Versuchsberichte zeigen sollen, wird dadurch die Lehre des Streitpatents als Ganzes nicht in Frage gestellt. Das Augenmerk ist hier auf die gesamte Offenbarung (vollständige Nucleotidsequenz, die für menschlichen tPA codiert, und dessen Aminosäuresequenz) zu richten und nicht auf ein einzelnes Beispiel einzuengen, das schließlich nur umreißt, wie der Beschwerdegegner zum Endergebnis gelangt ist. Nach Überzeugung der Kammer kann der Fachmann anhand der Angaben zur Sequenz und der Ergebnisse ihrer Expression in einem Säuger als Wirtsorganismus ohne eigenes erfinderisches Zutun oder unzumutbaren experimentellen Aufwand die Expression im E.-coli- System bewerkstelligen.

iii) Immunologische und die Fibrinbindung betreffende Tests für menschlichen tPA waren am Prioritätstag Stand der Technik (s. beispielsweise Rijken et al. (7), insbesondere "Experimental Procedures") und bedurften in der Beschreibung der Patentschrift keiner näheren Ausführungen, da ihre Durchführung für den Fachmann nichts Ungewöhnliches war.

iv) Daß die Isolierung der in Anspruch 1 genannten Sonde iii tatsächlich nicht über das angegebene HpaII-RsaI-Fragment von pPA25E10, sondern über das benachbarte RsaI-PstI-Fragment erfolgte, spielt für die Frage der ausreichenden Offenbarung keine Rolle, weil auch das erstgenannte Fragment aufgrund seiner Struktur mit einem 4,2-kb-PvuII-Fragment genomischer menschlicher DNA zu hybridisieren vermag ... . Dies bestätigen auch die Aufzeichnungen von Pennica (s. Notebook 6, S. 90 - 95, das der Beschwerdegegner mit Schreiben vom 7. Mai 1991 eingereicht hat). Ihnen ist zu entnehmen, daß die 110 bp umfassende HpaII-RsaI-Sonde tatsächlich zum nochmaligen Screening positiver Klone benutzt wurde, die man bereits durch Screening mit dem 230 bp umfassenden RsaI-PstI-Fragment gefunden hatte.

v) Bei Vorgabe einer molekularen Grundstruktur (hier: Nucleotidsequenz und daraus abgeleitete Aminosäuresequenz von menschlichem tPA) und einer zu testenden Aktivität (hier: Fähigkeit zur Katalysierung der Umwandlung von Plasminogen in Plasmin, Bindung an Fibrin und immunologische Eigenschaften von tPA) kann vom Fachmann erwartet werden, daß er in der Lage ist, ohne erfinderisches Zutun oder unzumutbaren experimentellen Aufwand durch Aminosäuredeletion, -substitution, -insertion, -addition oder -austausch im Rahmen von Routineversuchen die festgelegten funktionellen Derivate des Moleküls herzustellen.

45. Alles in allem rechtfertigt nach Ansicht der Kammer keiner der von den Beschwerdeführern erhobenen Einwände den Schluß, daß die Offenbarung des beanspruchten Gegenstands nicht so klar und vollständig ist, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. Damit entspricht das Streitpatent den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ.

Bestehen des Prioritätsrechts (Art. 87 und 88 EPÜ)

46. Nach Auffassung der Kammer kann dem im vorliegenden Hilfsantrag beanspruchten Gegenstand der Prioritätstag von P1 zuerkannt werden, da alle ihn kennzeichnenden Elemente bereits in P1 zu finden sind und damit dieselbe Erfindung vorliegt. So bezieht sich P1 auf ein Verfahren zur Herstellung von menschlichem tPA-Protein durch Expression einer transformierten DNA in einem rekombinanten Wirtsorganismus wie E. coli oder Säugerzellen (s. S. 1 - 8), wobei das Protein eine Sequenz von 527 Aminosäuren von N-terminalem Serin bis C-terminalem Prolin (s. Abb. 5) umfaßt, die durch cDNA codiert wird, die von mRNA aus Bowes-Melanomzellen gewonnen werden kann (s. S. 21), das in Abbildung 4 dargestellte Restriktionsmuster besitzt und stark mit den auch in Anspruch 1 des vorliegenden Antrags genannten Sonden i bis iii hybridisiert (s. S. 27, Zeile 3; S. 29, drittletzte Zeile; S. 30 - 32 in Verbindung mit Abb. 5 und insbesondere den Nucleotiden zu den Aminosäureresten Nrn. 30 - 67, die mit den entsprechenden Nucleotiden in Abb. 5 des Streitpatents übereinstimmen). In P1 ist ferner die Herstellung von Varianten dieses Proteins erwähnt, bei denen es sich entweder um natürliche Allele oder um Varianten handelt, die durch Aminosäuredeletion, -substitution, -insertion, -inversion oder -addition gewonnen werden (s. S. 38). Damit steht dem Hilfsantrag 3 als Prioritätstag der 5. Mai 1982 (P1) zu.

Neuheit (Art. 54 EPÜ)

Erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ)

59. Gegen die abhängigen Ansprüche und den Wortlaut der Ansprüche für Österreich bestehen keine Einwände. Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand des vorliegenden Antrags erfinderisch ist. Damit kann dem Hilfsantrag 3 (mit Ansprüchen 1 - 15 für alle Staaten außer Österreich und Ansprüchen 1 - 15 für Österreich) stattgegeben werden.