T 0171/84 (Redox Katalysator) 24-10-1985
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Ausreichende Offenbarung
Offenbarung/ausreichende
Wiederholbarkeit des Ausführungsbeispiels
Wissensstand/allgemeiner
Sachverhalt und Anträge
I. Das europäische Patent Nr. 3870 wurde am 14. Oktober 1981 mit drei Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 136.3 erteilt, die am 29. Januar 1979 eingereicht worden war und die Priorität einer Voranmeldung vom 31. Januar 1978 in den USA in Anspruch genommen hatte.
Anspruch 1 lautete wie folgt:
"Wäßrige Polymerharzemulsion für Farben und Überzüge auf wäßriger Basis, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Polymerharz umfaßt, das durch Polymerisation eines Gemisches gebildet ist, das Allylharnstoff und/oder Methallylharnstoff enthält."
II. Die Einsprechende legte am 5. Juli 1982 gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf wegen mangelnder Patentfähigkeit aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung.
III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit Entscheidung vom 16. Mai 1984. Der Widerruf wurde damit begründet, daß die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart worden sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Die Einsprechende habe Beweismittel dafür vorgelegt, daß das einzige Beispiel in diesem Fall nicht wiederholbar sei. Anstatt der erwarteten Ausbeute von 56 % seien nur 17 % Poymer bei etwa 40 % Restmonomer erzielt worden. Außerdem sei das Produkt für den vorgeschlagenen Zweck ungeeignet.
Obwohl die in Gegenwart eines Redox-Katalysatorsystems durch freie Radikale in Gang gesetzte Emulsionspolymerisation allgemein bekannt sei, gehe aus den Beweismitteln der Einsprechen den sowie aus einigen allgemeinen Untersuchungen (vgl. Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Bd. 1, S. 757 (4) und Methoden der organischen Chemie, Bd. XIV/1, S. 1133 und 1134 (5)) hervor, daß die Herstellung von Copolymeren, die Allyl-oder Methallylmonomere enthalten, wegen der verminderten Reaktivität nicht ohne weiteres möglich sei.
Diese Ansicht sei nicht widerlegt worden. In dem Auszug aus Ullmanns Enzyklopädie, Bd. 14, 1963 (vgl. (6), S. 115) seien diese Monomere nicht erwähnt; er sei daher unerheblich. Da tatsächlich eine viel größere Menge des Reduktionskatalysators als in dem Beispiel empfohlen für einen erfolgreichen Verlauf nötig gewesen wäre, sei die Patentinhaberin ihrer Pflicht, in dem Patent ausreichende Informationen zu liefern, nicht nachgekommen.
Da keine Angaben über die tatsächlich erforderliche Menge gemacht worden seien, könne dem Mangel nicht abgeholfen werden, und das Patent sei ungültig. Es erübrige sich somit, auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit einzugehen.
IV. Die Patentinhaberin legte unter Zahlung der entsprechenden Gebühr am 6. Juli 1984 Beschwerde ein und reichte am 26. September 1984 eine Begründung nach. Die Beschwerdegegnerin reichte eine Erwiderung ein; am 24. Oktober 1985 fand eine mündliche Verhandlung statt. Obwohl die Beschwerdegegnerin dazu in aller Form geladen worden war, zog sie es vor, in der Verhandlung nicht vertreten zu sein.
V. Die Beschwerdeführerin brachte im Beschwerdeverfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgende Argumente vor:
a) Die Polymerisationsreaktion ähnele der des nächstliegenden Stands der Technik, der Druckschrift BE-A-856 911, Beispiel 5 (1).
Der Fachmann hätte ohne weiteres erkennen können, was an dem Verfahren falsch sei, und hätte dies während des Verfahrens berichtigen können. Bei dem Verfahren selbst handle es sich um ein bekanntes Polymerisationsverfahren mit freien Radikalen in Gegenwart eines Redox-Katalysatorsystems. In den Druckschriften US-A-4 035 329 (7), 3 954 687 (8), 4 044 197 (9) und 4 073 779 (10) sei die allgemeine Anwendung des Verfahrens auf Vinylester- und Acrylatpolymere in Gegenwart von Allylver bindungen beschrieben. Außerdem würden in dem allgemeinen Nachschlagewerk (6) in etwa äquivalente Mengen für die Oxidations- und Reduktionskomponenten des Redox-Systems empfohlen.
b) Daraus gehe hervor, daß der Gewichtsanteil des Reduktionsmittels größer sein müsse als der der Oxidationskomponente. Ersterer könne mindestens 1,2mal größer als letzterer sein. In dem Bericht, der zum Nachweis der Wiederholbarkeit des Verfahrens vorgelegt worden sei, betrage er das 1,6 fache. Es habe sich gezeigt, daß das auf diese Weise hergestellte Produkt eine Naßhaftung der Farbe ermögliche, obwohl in dem Bericht keine diesbezüglichen Versuchsergebnisse vorgelegt worden seien.
c) Die Einsprechende habe bei ihren Versuchen nicht gutgläubig gehandelt, da sie den Warnsignalen keinerlei Beachtung geschenkt habe. Der Fachmann hätte erkannt, daß die für das Reduktionsmittel angegebene Zahl zu niedrig sei, und hätte spätestens nach Anlaufen des Versuches die entsprechenden Korrekturen vorgenommen.
VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) erwiderte darauf im wesentlichen folgendes:
a) Wie aus den vorgelegten Beweismitteln hervorgehe, hätten die wiederholten, sehr sorgfältigen Versuche zum Nacharbeiten des einzigen Ausführungsbeispiels in der Patentschrift nicht das gewünschte Ergebnis gezeitigt. Man habe nur eine geringe Ausbeute an qualitativ unbefriedigenden Feststoffen erzielt, wobei der größte Teil des Monomers als Rest im Medium verblieben sei.
b) Die Patentinhaberin habe nahezu zwei Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie der Fehler korrigiert werden könne. Der einführende Teil der Patentschrift habe keine allgemeine Anleitung enthalten, wie die Copolymerisation der Allyl-komponente zu bewerkstelligen sei. Es sei keineswegs naheliegend, das 3-bis 5fache der vorgeschriebenen Katalysatormenge zu verwenden, um den Mangel zu beheben. Da dies nicht Teil des allgemeinen Wissensstandes gewesen sei, habe der Fachmann erfinderisch tätig werden müssen, um das Verfahren erfolgreich nacharbeiten zu können. Dies müsse als unzumutbar angesehen werden.
VII. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in unveränderter Form aufrechterhalten wird. Hilfsweise beantragt sie, daß ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen wird, um zu klären, ob das Verfahren anhand des Ausführungsbeispiels erfolgreich durchgeführt werden kann und zu dem gewünschten Produkt führt. Die Beschwerdegegnerin hat die Zurückweisung der Beschwerde beantragt.
Entscheidungsgründe
1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 und 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.
2. Im vorliegenden Fall geht es um die in Artikel 83 EPÜ geforderte ausreichende Offenbarung, die im Einspruchsverfahren unter Berufung auf Artikel 100 b) EPÜ formgerecht bestritten worden war. Aus den von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) vorgelegten Beweismitteln (vgl. Bericht vom 1. Juli 1982) ging hervor, daß die genaue Einhaltung der Mengenvorschriften des einzigen Ausführungsbeispiels der Patentschrift nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat. Es wurde eine wesentlich geringere Ausbeute an Feststoffen erzielt, wobei nach Beendigung der Reaktion das nicht umgesetzte Vinylacetatmonomer nicht in 0,5%iger, sondern in 40%iger Konzentration vorlag. Außerdem wies die Emulsion nicht die geforderten Naßhaftungseigenschaften auf.
3. Es ist allgemein anerkannt, daß die Offenbarung so deutlich und vollständig sein muß, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen kann (Art. 83 EPÜ). Im vorliegenden Fall ist der Fachmann, n den sich die Patentschrift wendet, der auf dem Gebiet der Polymere praktisch tätige Chemiker, der über Sachkenntnis und Erfahrung im Umgang mit Polymerisationen verfügt, die durch freie Radikale, z. B. mittels Redox-Katalysatoren, ausgelöst werden. Das wesentliche Merkmal der Erfindung ist die Einpolymerisierung von Allyl- oder Methallylharnstoff (vgl. Anspruch 1 und S. 2, Zeile 9) in ein Copolymer bekannter Art, um dessen Naßhaftungseigenschaften zu verbessern. Die Menge dieses Additivs soll relativ klein sein; im Ausführungsbeispiel ist von 0,75 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Monomers, die Rede. Wird die sich ergebende Copolymeremulsion, wie auf den Seiten 3 und 4 der Patentschrift anhand entsprechender Testergebnisse behauptet, dadurch tatsächlich erheblich verbessert, so läge kaum ein Grund vor, den Anteil des Additivs auch nur geringfügig zu erhöhen.
4. Die Kammer geht deshalb davon aus, daß es sich bei dem betreffenden Erzeugnis im wesentlichen um ein typisches Copolymer z. B. auf der Grundlage von Vinyl- oder Acrylestern handelt, das kleine Mengen einer Allyl- oder Methallylharnstoffkomponente enthält. Somit sind die Entgegenhaltungen (4) und (5), die auf Schwierigkeiten bei der Copolymerisation hinweisen, wenn die Allylkomponente einen Großteil des Reaktionsproduktes ausmacht, nicht maßgebend, da die Reaktion erwartungsgemäß in der für die bekannten Copolymere typischen Art und Weise hätte ablaufen müssen. Nachdem der Einpolymerisierungsgrad in diesen unteren Bereichen nicht kritisch ist, solange wenigstens ein Teil des Additivs von dem Produkt aufgenommen wird, waren in dieser Hinsicht keine nennenswerten Probleme zu erwarten.
5. Die maßgebende Frage ist demnach, welches Redox-System für die Copolymerisation von Vinylacetat und n-Butylacrylat in dem Ausführungsbeispiel verwendet werden soll. Die Beschwerdeführerin führte als Reaktionsmodell zunächst den nächstliegenden Stand der Technik (1) an. Diese Druckschrift ist jedoch weder in der Patentschrift zur Stützung der Offenbarung genannt (vgl. auch "Änderung der Ansprüche/MOBIL", T 6/84, ABl. EPA 1985, 238), noch ist sie Teil des allgemeinen Wissensstandes, z. B. durch Erwähnung in einem der gängigen Nachschlagewerke. Andere Patentschriften können in der Regel nicht zur Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung beitragen, es sei denn, daß der fachmännische Leser des fraglichen Patents sie gerade zur Hand hätte; dies gilt auch für die von der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift genannten Druckschriften, die somit außer Betracht bleiben müssen.
6. Anders ist es hingegen mit Ullmann (6), einem maßgebenden technischen Nachschlagewerk, das für Polymerisationen der genannten Art Redox-Katalysatorsysteme empfiehlt, die z. B. für den vorliegenden Zweck Derivate der schwefeligen Säure als Reduktionskomponenten und Peroxide als Oxidationsmittel zu etwa gleichen Teilen enthalten (vgl. S. 115). In diesem Werk sind auch die beiden im vorliegenden Fall benutzten Mittel ausdrücklich genannt. Die Einspruchsabteilung hat diese Quelle als unerheblich zurückgewiesen, da sie nicht speziell auf Allyl- und Methallyl monomere eingehe. Angesichts der obigen Ausführungen ist diese Offenbarung jedoch gerade wegen ihres allgemeinen Charakters für den vorliegenden Fall bedeutsam, da der Fachmann gar nicht auf den Gedanken käme, daß bei einer Zugabe von weniger als 1 % Allyl monomer die herkömmlichen Verfahren nicht mehr allgemein anwendbar sein könnten.
7. In der Anleitung zu dem Ausführungsbeispiel ist von 1,4 Teilen 70%iges t-Butylperoxid, d. h. etwa 1 Teil dieses Mittels als Oxidationsmittel und 0,4 Teilen Discolite PEA, d. h. Natriumform aldehydsulfoxylat (vgl. S. 5, Zeile 9), als Reduktionskomponente, die Rede. Die Beschwerdeführerin hat unwidersprochen behauptet, daß die Menge des Reduktionsmittels gerade bei dieser Komponentenverbindung größer sein müsse als die des Oxidations mittels (vgl. Beschwerdebegründung S. 13). So seien diese beiden Mittel z. B. in den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismitteln in einem Gewichtsverhältnis von 1,6 : 1 verwendet worden (vgl. Vorbringen vom 11. Januar 1985, S. 4, erster Absatz). Die Beschwerdeführerin hat dazu angegeben, daß dies der Empfehlung im Nachschlagewerk (6) entspreche, wonach in etwa gleiche Mengen zu verwenden seien.
8. In Anbetracht dessen hätte der aufmerksame Leser der Patentschrift sofort erkennen können, daß hier entgegen dem allgemeinen Fachwissen die vorgeschriebene Menge des Reduktionsmittels nur einen Bruchteil der Menge des Oxidationsmittels beträgt, anstatt größer als diese zu sein. Auch wenn die tatsächlichen Mengen verhältnisse in der Praxis um den empfohlenen Wert als annäherndes Mittel schwanken können, hätte der Fachmann keinesfalls davon ausgehen dürfen, daß ein Verhältnis von nur 0,4 Teilen des Reduktionsmittels zu 1 Teil der Oxidationskomponente den normalen Erfordernissen auch nur annähernd entspricht. Diese Diskrepanz zwischen der vorgeschlagenen und der üblichen Menge hätte ihn in die Lage versetzen müssen, die Zahl zu korrigieren oder im nachhinein die Ursache für das Fehlschlagen der Reaktion klar zu erkennen.
9. Auch wenn der Fachmann nicht erkannt hätte, daß die in dem Ausführungsbeispiel angegebene Zahl nicht der Norm entspricht, und den Versuch begonnen hätte, ohne die Menge des Reduktionsmittels zu korrigieren, hätte er bemerken müssen, daß sich die innere Reaktionstemperatur bei Zugabe des Gemisches 3 nicht aufrechterhalten läßt (vgl. S. 3, Zeilen 9 und 10 der Patentschrift). Das Gemisch wäre nämlich bereits zugesetzt und aufgebraucht gewesen, als die Gefäße, aus denen die anderen beiden Gemische gleichzeitig zugegeben werden, noch zu zwei Dritteln voll gewesen waren. Mit anderen Worten, die Exothermreaktion wäre sichtlich zum Erliegen gekommen.
10. Selbst wenn der Fachmann auch dies nicht erkannt hätte, hätte er unabhängig davon feststellen müssen, daß der Monomerspiegel im Reaktionsgefäß ganz beträchtlich über den empfohlenen Wert von 3 bis 5 % ansteigt. Selbst wenn er entgegen der üblichen Verfahrensweise die Reaktion in dieser Hinsicht nicht überwacht hätte, so hätte ihm schließlich die Tatsache, daß plötzlich keine Kühlung mehr erforderlich war, also die innere Temperatur gegenüber der Manteltemperatur abgesunken war, unmißverständlich anzeigen müssen, daß die Reaktion tatsächlich zum Erliegen gekommen war.
11. Die Kammer ist ferner davon überzeugt, daß der Fachmann in jedem Fall aufgrund seines allgemeinen Fachwissens hätte erkennen müssen, daß dies die einzig mögliche Ursache für das mangelnde Funktionieren der Reaktion war. Es liegen auch keinerlei Anzeichen dafür vor, daß die übrigen Reaktanten oder die angegebenen Reaktionsbedingungen aus dem Rahmen des Üblichen fallen. Die Ablaufgeschwindigkeit katalytischer Reaktionen hängt in erster Linie davon ab, daß der Katalysator in ausreichender Menge vorhanden ist. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn der Katalysator sich nicht von selbst völlig regeneriert. Die Mengenverhältnisse innerhalb des Redoxsystems in dem Ausführungsbeispiel deuten zwangsläufig darauf hin, daß der ständige Nachschub an Reduktionsmittel unterbrochen war und somit eine einzige Zugabe dieses Mittels genügt hätte, um den Mangel ohne langes Herumprobieren zu beheben.
12. Im vorliegenden Fall lag kein Vorurteil vor, das den Fachmann davon abgehalten hätte, von seinem allgemeinen Fachwissen über die ungefähr erforderlichen Mengenverhältnisse bei der Katalysator komponente Gebrauch zu machen; auch hätte ihn die Frage, wie die Reaktion wieder ins rechte Lot gebracht werden könne, vor keinerlei Probleme oder verwirrende Wahlmöglichkeiten gestellt. Außerdem haben die Nachforschungen und das möglicherweise damit verbundene Herumexperimentieren vom Fachmann keinen unzumutbaren Aufwand, geschweige denn eine erfinderische Tätigkeit verlangt. Abgesehen von der auffälligen Abweichung eines Merkmals des Ausführungsbeispiels von der Norm hätte die Praxis noch drei andere Warnsignale bereitgehalten, die den Experimentator zu Korrekturmaßnahmen veranlaßt hätten. Das unflexible Verhalten der Beschwerdeführerin ist nicht das, was man von Fachleuten erwartet, die ihr Gebiet beherrschen und ihre Versuche deshalb mit professionellem Können durchführen; dazu gehört auch die Fähigkeit, offensichtliche Abweichungen von der Norm zu erkennen und entsprechend zu reagieren.
13. Die Kammer ist deshalb zu der Auffassung gelangt, daß der Fehler in dem einzigen Ausführungsbeispiel im vorliegenden Fall keinen Mangel darstellt, auch wenn das gewünschte Produkt nicht anhand der gegebenen Informationen nachgearbeitet werden kann. Die Kammer ist daher der Ansicht, daß ein Fehler in der Beschreibung die Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung nicht beeinträchtigt, wenn der Fachmann ihn aufgrund seines allgemeinen Fachwissens erkennen und berichtigen kann. Da die Behebbarkeit eines solchen Mangels von der Sachlage im Einzelfalle abhängt, ist nach Ansicht der Kammer ein warnender Hinweis angebracht. Die Anmelder sollten sich durch ihre große Erfahrung auf dem erfindungsgemäßen Gebiet nicht dazu verleiten lassen, in der Anmeldung nicht alles anzugeben, was für die problemlose Ausführung der Erfindung erforderlich ist; sie sollten sich außerdem nicht allzusehr darauf verlassen, daß in der Offenbarung enthaltene Lücken und Mängel mit Hilfe des allgemeinen Wissens beseitigt werden können.
14. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit hatte die Einspruchsabteilung absichtlich keine Entscheidung getroffen. Die Kammer hält es nicht für angezeigt, diese Frage zu entscheiden, und macht von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.
ENTSCHEIDUNGSFORMEL
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der Ansprüche in der erteilten Fassung an die zurückverwiesen.