T 1216/12 14-12-2017

Entscheidungsgründe

1. Verfahrensbelange

1.1 Rücknahme des Einspruchs

Die ehemalige Einsprechende ist mit Rücknahme ihres Einspruchs nicht mehr an dem Beschwerdeverfahren beteiligt, da sich im vorliegenden Fall die Frage einer Kosten­ver­teilung nach Artikel 104 EPÜ 1973 nicht gestellt hat. Darüber hinaus hatte die Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens nach ständiger Recht­sprechung keine unmittelbaren verfahrensrechtlichen Folgen für das Beschwerdeverfahren, da die Ein­spre­chende im vorliegenden Fall Beschwerdegegnerin war und das Streitpatent mit der angefochtenen Entscheidung widerrufen wurde. Die Kammer hat daher die Entscheidung der Einspruchsabteilung inhaltlich zu prüfen und kann nur dann gemäß Antrag der Beschwerdeführerin diese Entscheidung aufheben und das Patent nach Artikel 101(3)(b) EPÜ aufrechterhalten, wenn das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erforder­nissen des EPÜ genügen. Bei dieser Prüfung können Beweismittel und Argumente, die von der Beschwerde­gegnerin vor der Rücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden (siehe T 629/90 und T 46/10, jeweils Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe, und Rechtsprechung der Beschwerde­kammern des EPA, 8. Auf­lage 2016, Kapitel IV.C.4.3.3).

1.2 Einwendungen Dritter

1.2.1 Gemäß Artikel 115 EPÜ kann in Verfahren vor dem EPA nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben, die Gegenstand der Anmeldung oder des Patents ist, wobei der Dritte am Verfahren nicht beteiligt ist. Diese Einwendungen können vom EPA in Ausübung des Ermessens nach Artikel 114(1) EPÜ 1973 von Amts wegen berücksichtigt und in das Verfahren eingeführt werden, insbesondere wenn die mit der Durchführung des Verfahrens befasste Stelle des EPA die Einwendungen für entscheidungserheblich hält (siehe Singer/Stauder, Europäisches Patent­überein­kommen, 7. Auflage 2016, Artikel 115 EPÜ, Randnoten 4 und 20).

Erst nach Ablauf der Einspruchs­frist vorgebrachte Ein­wendungen Dritter werden fiktiv als "verspätet" behan­delt und unterliegen den relevanten Kriterien der Ermessensausübung in Bezug auf die (Nicht-)Berück­sich­tigung von ver­spätetem Vorbringen nach Artikel 114(2) EPÜ 1973 (siehe T 1756/11, Nr. 2.3 der Entscheidungs­gründe). Insbesondere ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerde­kammern im Beschwerdeverfahren bei verspätetem Vorbringen als wesentlichem Kriterium der Frage nachzu­gehen, ob das Vorbringen prima facie hoch relevant ist, d.h. eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten lässt (siehe Rechtsprechung der Beschwerde­kammern des EPA, 8. Auflage 2016, Kapitel IV.C.1.3.7).

1.2.2 Im vorliegenden Fall wurden im Beschwerdeverfahren Einwendungen einer Dritten (Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.) mit der Erklärung (E14) eines Mitarbeiters (Mr. Toshiya Sawai) eingereicht. Laut dieser Erklärung seien die in der Einspruchsschrift geltend gemachten Testergebnisse fehlerhaft und daher bedeutungslos.

In der angefochtenen Entscheidung wurden die betrof­fenen Test­ergebnisse zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes herangezogen (siehe Nr. 5.4 der Entscheidungsgründe). Durch die ein­gereichte Erklärung wird diese Beurteilung daher grund­sätzlich in Frage gestellt. Die Einwendungen der Drit­ten Shin-Etsu Polymer Co. Ltd. werden somit als prima facie hoch relevant angesehen und in das Ver­fahren zugelassen.

1.2.3 Darüber hinaus wurden nach der Erwiderung der ehemaligen Beschwerde­gegnerin anonyme Einwendungen Dritter einge­reicht. Dabei wurde auf Doku­mente "D1", "D2", "D2'" und "D3" Bezug genommen, welche auch eingereicht wurden.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren sind anonyme Einwen­dungen Dritter, insbesondere wenn sie spät eingereicht werden, im Prinzip nicht im Verfahren zuzulassen (siehe Rechtsprechung der Beschwerde­kammern des EPA, 8. Auf­lage 2016, Kapitel III.N.2.4). Abgesehen davon fehlt es diesen Einwendungen jedoch auch an prima facie Relevanz, wie im Folgenden ausgeführt wird.

Dokumente "D1" und "D2" entsprechen den bereits in der Einspruchsschrift angeführten und somit im Verfahren befindlichen Dokumenten E4 beziehungsweise E5.

Dokument "D2'" betrifft eine Übersetzung des Dokuments "D2" ins Englische. Wie von der Beschwerdeführerin angemerkt, stellt Dokument "D2'" jedoch nur eine partielle Über­setzung dar, da nur jede zweite Seite übersetzt wurde, nämlich nur die Seiten mit ungerader Seitenzahl. Ins­besondere fehlen im Dokument "D2'" die (vollständigen) Übersetzungen der Paragraphen [0012] und [0017] der Beschreibung und des Anspruchs 6 des Dokuments "D2", worauf in den Ausführungen bezüglich erfinderischer Tätigkeit in den anonymen Einwendungen Bezug genommen wurde.

Dokument D3 wurde bereits im Europäischen Recherchen­bericht erwähnt, stand aber selbst der Erteilung des damals beanspruchten, im Vergleich zum gegenwärtigen Haupt­antrag breiter formulierten, Gegenstandes nicht ent­gegen. Die Kammer sieht auch keinen Anhaltspunkt, Dokument D3 als relevanter anzusehen als die bereits im Verfahren befindlichen Dokumente E4 oder E5.

Der Vortrag in den anonymen Einwendungen Dritter bezüg­lich erfinderischer Tätigkeit geht auch nicht substan­ziell über den entsprechenden Vortrag der ehemaligen Beschwerdegegnerin hinaus.

Weder die Dokumente D2' und D3 noch der Vortrag bezüg­lich erfinderischer Tätigkeit werden daher von der Kammer als prima facie hoch relevant angesehen.

Die anonymen Einwendungen Dritter werden folglich nicht in das Verfahren zugelassen.

1.3 Zulassung der Dokumente E12 und E13

1.3.1 Die eidesstattliche Erklärung E12 wurde von der Beschwer­deführerin erstmals mit der Beschwerde­begründung eingereicht. Die Erklärung E13 wurde von der ehemaligen Beschwerdegegnerin erstmals mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung einge­reicht.

1.3.2 Die ehemalige Beschwerdegegnerin hatte vorgebracht, dass Doku­ment E12 lediglich zum Nachweis der Komplexität von Kondensatoren eingereicht worden sei und für die Streit­­punkte der Beschwerde nicht relevant sei und daher nicht in das Verfahren zugelassen werden solle.

Gegen die Zulassung des Dokuments E13 wurde kein Ein­wand erhoben.

1.3.3 Dokument E12 betrifft eine eidesstattliche Erklärung mit Testergebnissen­, welche die technische Wirkung des Unter­schieds­­merkmals belegen sollen. Dokument E13 be­trifft eine Erklärung des Chemikers, welcher die in der Ein­spruchs­schrift geltend gemachten Testversuche über die technische Wirkung der Unterschiedsmerkmale durch­ge­führt hat. Beide Dokumente betreffen daher den für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit we­sent­­lichen Punkt der technischen Wirkung der beanspruchten Erfindung.

Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, von ihrer Befugnis unter Artikel 12(4) VOBK Gebrauch zu machen, die Dokumente E12 und E13 nicht in das Verfahren zuzu­lassen. Somit befinden sich diese, gemäß Artikel 12(2) VOBK eingereichten, Dokumente im Verfahren und werden von der Kammer berücksichtigt (Artikel 12(4) VOBK).

2. Hauptantrag

2.1 Offenbarung

2.1.1 In der angefochtenen Entscheidung entschied die Ein­spruchsabteilung, dass das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Insbesondere sei der ESR-Parameter für die Frage der Ausführbarkeit irrelevant, da er im damaligen Anspruch 1 nicht beansprucht sei (siehe Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

2.1.2 Die ehemalige Beschwerdegegnerin brachte vor, dass die bloße Anwesenheit eines Binders nicht die Redu­zie­rung des ESR-Wertes des Kondensators gewährleiste. Außerdem sei die Anwesenheit eines Binders lediglich einer der Parameter, welche den ESR-Wert beein­flussten. Dokument E12 zeige, dass der ESR-Wert auch stark durch andere Parameter beeinflusst werde. Weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung des Patents seien jedoch Werte oder Bereiche von Werten für diese Parameter angegeben.

2.1.3 Zunächst stellt die Kammer fest, dass das Verbot der reformatio in peius nicht auf alle entschiedenen Punkte einzeln anwendbar ist. Die Frage der Ausführ­barkeit unterliegt somit der Überprüfung durch die Beschwerde­kammer, obwohl diese Frage von der Ein­spruchs­abteilung in einer für die Beschwerdeführerin positiven Weise entschieden wurde (siehe T 327/92, Nr. 1 der Entschei­dungs­gründe; T 583/95, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine technische Wirkung bei der Beurteilung der Aus­führ­barkeit nur dann zu berücksichtigen, wenn sie ex­pli­zit beansprucht wird. Wird die Wirkung nicht bean­sprucht, ist die Frage, ob die Wirkung tatsächlich er­reicht wird, für die Beurteilung der Ausführbarkeit nicht relevant. In diesem Fall wird diese Frage gege­benenfalls bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bedeutsam, nämlich bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe (siehe T 862/11, Nr. 5 der Ent­schei­dungs­gründe; T 2001/12, Nr. 3 der Ent­scheidungs­gründe).

Im vorliegenden Fall wird die von der ehemaligen Be­schwer­degegnerin angeführte technische Wirkung, nämlich die Redu­zierung des ESR-Wertes des Kondensators, in keinem Anspruch des Haupt­antrags beansprucht. Somit ist diese Wirkung für die Beurteilung der Ausführbarkeit in der Tat nicht rele­vant. Folglich spielt es bei dieser Beurteilung auch keine Rolle, dass der ESR-Wert noch durch weitere Parameter des Kondensators beeinflusst wird und dass das Patent keine näheren Ausführungen bezüglich dieser weiteren Parameter enthält.

Eine Vielzahl von konkreten Ausführungsbeispielen des beanspruchten polymeren organischen Binders werden im Absatz [0023] der Patentschrift gemäß Hauptantrag genannt. Es besteht daher kein Zweifel, dass der Fachmann in die Lage versetzt ist, den beanspruchten Gegenstand auszuführen.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Artikel 100 b) EPÜ 1973).

2.2 Erfinderische Tätigkeit

2.2.1 Nächstliegender Stand der Technik / Unterschieds­merkmale

In der angefochtenen Entscheidung ging die Einspruchs­abteilung von Dokument E4 als dem nächstliegenden Stand der Technik aus, worin der Gegenstand der Präambel von Anspruch 1 des Hauptantrags offenbart sei (siehe Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe). Diese Punkte waren zwischen der Beschwerdeführerin und der ehemaligen Beschwerdegegnerin unstrittig.

Die Kammer sieht keinen Anlass hiervon abzuweichen. In der Tat offenbart Dokument E4 einen Gegenstand, der zum gleichen Zweck entwickelt wurde wie die beanspruchte Erfindung, nämlich zur Bereitstellung eines Elektrolyt­kondensators. Ferner hat der aus E4 bekannte Konden­sator­ die wichtigsten technischen Merkmale mit der beanspruchten Erfindung gemein, nämlich die in der Präambel von Anspruch 1 des Hauptantrags definierten Merkmale (siehe E4, Spalte 8, Zeile 48 - Spalte 9, Zeile 26). Dokument E4 wird daher als der nächst­lie­gende Stand der Technik angesehen, von dem sich der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch unterscheidet, dass

a) die Schicht enthaltend wenigstens ein polymeres Anion und wenigstens ein gegebenenfalls substi­tuiertes Polyanilin und/oder wenigstens ein Poly­thiophen mit wiederkehrenden Einheiten der all­gemeinen Formel (I), (II) oder wiederkehrenden Einheiten der allgemeinen Formel (I) und (II) wenigstens einen Binder enthält, wobei der Binder ein polymerer organischer Binder ist.

2.2.2 Objektive technische Aufgabe

In der angefochtenen Entscheidung war die Einspruchs­abteilung der Auffassung, dass das gemäß erteiltem Patent beanspruchte kennzeichnende Merk­mal (polymere Außenschicht mit Binder) nicht die Auf­gabe löse, einen Kondensator mit niedrigem ESR-Wert bereit­zustellen, und stützte sich dabei insbesondere auf die von der ehe­maligen Beschwer­de­gegnerin einge­reichten Test­ergebnisse (siehe Nr. 5.4 der Entschei­dungs­gründe).

Die ehemalige Beschwedegegnerin trug vor, dass auch die in Dokument E12 angegebenen Werte teil­weise weit über dem Wert von 51 mOmega lägen, dem oberen Grenz­wert des im Streitpatent angeführten Bereichs des ge­wünschten ESR-Wertes. Außerdem zeige dieses Dokument nicht, dass die Reduzierung des ESR-Wertes im gesamten beanspruchten Bereich erreicht werde.

Die Kammer stellt zunächst fest, dass die Beschwer­de­führerin - um dem Einwand zu begegnen, dass die Redu­zierung des ESR-Wertes nicht im gesamten bean­spruchten Bereich erreicht werde - den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem Patent in der erteilten Version auf einen polymeren organi­schen Binder eingeschränkt hat. Zur Bestimmung der objektiv zu lösenden tech­nischen Aufgabe ist nun die technische Wirkung des Unterschieds­merk­mals, d. h. der polymeren Außenschicht enthaltend einen poly­meren organi­schen Binder, zu ermitteln.

Aus der von der ehemaligen Beschwerdegegnerin einge­reichten Erklärung E13 geht hervor, dass die in der Einspruchsschrift angeführten Testversuche von Herrn Toshiya Sawai, Mitarbeiter der Shin-Etsu Polymer Co. Ltd., durch­geführt wurden. Aus der von der Dritten Shin-Etsu Polymer Co. Ltd. eingereichten weiteren Er­klärung E14 des Herrn Toshiya Sawai ergibt sich nun­, dass diese Testversuche mit defekten Konden­satoren durch­geführt wurden, so dass die entsprechenden Test­ergebnisse falsch sind. Somit können diese Test­ergeb­nisse nicht mehr zur Beantwortung der Frage heran­ge­zo­gen werden, welche technische Wirkung die Beigabe eines polymeren organischen Binders zur polymeren Außen­schicht des Kondensators hat.

Andererseits geht aus den in der eidesstattlichen Er­klärung E12 beschriebenen Testergebnissen hervor, dass die Beigabe eines Binders aus sulfoniertem Polyester zur polymeren Außenschicht eines Kondensators unter verschiedenen Bedingungen, z. B. bei unterschiedlichen Binder­anteilen, den ESR-Wert des Kondensators im Ver­gleich zu einem sonst baugleichen Kondensator ver­ringert. Aus den während des Einspruchsverfahrens vorgelegten Testergebnissen geht ferner hervor, dass auch andere polymere organische Binder diese Wirkung haben.

Die Kammer hat keinen Anhaltspunkt für die Annahme, dass das Unterschiedsmerkmal diese genannte Wirkung nicht hätte. Es ist für den Fachmann aber auch evident, dass durch die bloße Beigabe eines polymeren orga­nischen Binders zur polymeren Außenschicht eines Kon­den­sators nicht ein bestimmter ESR-Wert in absoluten Zahlen erreicht werden kann. Das ergibt sich schon daraus, dass der ESR-Wert invers mit der geometrischen Fläche des Kondensators korreliert (siehe Absatz [0081] der Beschreibung des Streitpatents gemäß Hauptantrag). Die Erfindung ist aber nicht auf bestimmte Konden­sa­toren beschränkt, z. B. solche einer bestimmten Größe. Vielmehr geht es um die Modifizierung von gegebenen Kondensatoren um die gewünschte Reduzierung des ESR-Wertes zu erreichen.

Es wird daher als die objektive technische Aufgabe der Erfindung angesehen, den Bau des Kondensators so zu modifizieren, dass der ESR-Wert des Kondensators im Vergleich einem ansonsten baugleichen Kondensator reduziert wird.

2.2.3 Naheliegen

Die Ein­spruchs­abteilung sah die Zugabe eines Binders bei der Herstellung der polymeren Schicht als eine Routine­maßnahme des Fachmannes an, um damit die Eigen­schaften der Schicht wie z.B. Sprödigkeit, Flexi­bili­tät, Homogenität, Uniformität, Adhäsion und Dicke der Schicht zu beeinflussen (siehe Nr. 5.1 der Gründe in der angefochtenen Entscheidung).

Die ehemalige Beschwerdegegnerin fügte hinzu, dass es aus Dokument E5 be­kannt sei, durch das Bedecken der Eckbereiche in einem Festelektrolytkondensator das Auftreten von Kurz­schlüssen zu verringern, was durch das Beimischen eines Binders in der äußeren Polymer­schicht erreicht werden könne. Somit sei der bean­spruchte Gegenstand im Lichte des Dokuments E4 allein oder in Kombination mit Doku­ment E5 nicht erfinderisch.

Dokument E5 offenbart (siehe die Zusammenfassung) einen Festelektrolytkondensator mit einer Anode 1, einer dielektrischen Oxidschicht und einer leitenden Polymer­schicht als Festelektrolytschicht, auf welcher Katho­den­schichten 8 und 9 vorgesehen sind. Die leitende Polymerschicht besteht aus einer ersten leitenden Polymerschicht 6 und einer zweiten leitenden Polymer­schicht 7, welche aus einem leitenden Polymer­pulver und einem Binder hergestellt wird.

Dokument E5 ist mit der Vermeidung von Kurzschlüssen befasst (siehe Zusammenfassung, Aufgabenstellung). Die Reduzierung des ESR-Wertes spielt in diesem Dokument jedoch keine Rolle. Daher würde der Fachmann Dokument E5 nicht zur Lösung der gestellten Aufgabe heranziehen.

Selbst eine hypothethische Kombination der Lehren der Dokumente E4 und E5 würde den Fachmann jedoch nicht zu dem beanspruchten Gegenstand führen, da in Dokument E5 lediglich generell ein Binder offenbart ist, aber nicht - wie beansprucht - ein polymerer organischer Binder. Außerdem läge es dem Fachmann fern, einen einzelnen Bestandteil (nämlich den Binder) der in E5 offenbarten zweiten leitenden Polymer­schicht 7, dessen Funktion überdies aus Dokument E5 nicht hervorgeht, der im Kon­den­sator gemäß Dokument E4 verwendeten Polymerschicht hinzuzufügen.

Nach Ansicht der Kammer würde der Fachmann auch nicht aufgrund seines Fachwissens zur beanspruchten Lösung der gestellten Aufgabe gelangen.

Daher weist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Haupt­antrags eine erfinderische Tätigkeit auf.

Der Verfahrensanspruch 17 entspricht dem Vorrichtungs­anspruch 1. Ansprüche 2 bis 16 und 18 bis 28 des Hauptantrags sind von Anspruch 1 beziehungsweise Anspruch 17 des Hauptantrags abhängig. Anspruch 29 des Hauptantrags betrifft eine Verwendung der beanspruchten Vorrichtung.

Folglich weist der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 29 des Hauptantrags eine erfinderische Tätigkeit auf (Artikel 52(1) EPÜ und Artikel 56 EPÜ 1973).

3. Schlussfolgerung

Aus den oben genannten Gründen stehen die von der ehemaligen Beschwerdegegnerin angeführten Einspruchs­gründe, nämlich unzureichende Offenbarung und mangelnde erfin­derische Tätigkeit, der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form gemäß Hauptantrag nicht entgegen. Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Er­for­der­nissen des EPÜ genügen. Das Patent ist demnach gemäß Hauptantrag aufrechtzuerhalten. Die Prüfung der Hilfsanträge erübrigt sich.