T 1145/09 (Stay of proceedings/FISHER-ROSEMOUNT) 17-06-2010

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig, weil sie den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und der Regel 99 EPÜ genügt. Insbesondere ist festzuhalten, dass die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 106 (2) EPÜ eine gesonderte Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung zugelassen hat.

2. Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung entschieden, das Einspruchsverfahren auszusetzen, damit die Prüfungsabteilung über den Berichtigungsantrag der Patentinhaberin nach Regel 140 EPÜ entscheiden kann. Das EPÜ enthält keine ausdrückliche Bestimmung, unter welchen Umständen ein Organ des Europäischen Patentamts ein anhängiges Verfahren aussetzen kann, um die Entscheidung eines anderen Organs des Amts abzuwarten. Die Regeln 14 und 78 EPÜ betreffen lediglich den Fall, dass die Berechtigung des Anmelders oder des Patentinhabers vor einem nationalen Gericht angefochten wird.

3. Nichtsdestotrotz erkennt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern an, dass eine Aussetzung des Verfahrens auch in anderen Fällen in Betracht kommen kann. Insbesondere ist es gängige Praxis der Kammern, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, wenn sein Ausgang von der Antwort der Großen Beschwerdekammer auf ihr vorgelegte Rechtsfragen abhängt. Auch die erstinstanzlichen Abteilungen setzen häufig das Erteilungs- oder das Einspruchsverfahren aus, um anstehende Entscheidungen oder Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer berücksichtigen zu können (siehe z. B. die Mitteilung des EPA vom 1. September 2006 über die Aussetzung von Verfahren, ABl. EPA 2006, 538, die die Mitteilung des EPA vom 2. November 2005 über Teilanmeldungen, ABl. EPA 2005, 606, ersetzt, sowie die Richtlinien für die Prüfung im EPA, E-VII, 3).

4. Der Kammer ist bewusst, dass die Aussetzung des Einspruchsverfahrens in einem Fall wie dem vorliegenden den Abschluss des Verfahrens erheblich verzögern kann, vor allem wenn man berücksichtigt, dass die Patentinhaberin die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Beschwerde anfechten könnte. Wie die Große Beschwerdekammer betont hat, soll das Einspruchsverfahren ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein. Eine möglichst rasche Entscheidung liegt nicht nur im Interesse beider Seiten, sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit, baldmöglichst geklärt zu wissen, ob es ein Ausschlussrecht zu beachten gilt (siehe G 2/04, ABl. EPA 2005, 549, Nr. 2.1.4 der Entscheidungsgründe).

5. Im Lichte der vorstehenden Erwägungen ist die Kammer der Ansicht, dass die Aussetzung des Einspruchsverfahrens im vorliegenden Fall nur gerechtfertigt werden kann, wenn der nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellte Berichtigungsantrag der Beschwerdegegnerin nach Regel 140 EPÜ einen zulässigen Rechtsbehelf darstellt, über den nur die Prüfungsabteilung bindend entscheiden kann, und wenn der Ausgang des Einspruchsverfahrens maßgeblich von dieser Entscheidung abhängt.

6. In ihrer Entscheidung G 8/95 (ABl. EPA 1996, 481) befand die Große Beschwerdekammer, dass für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ 1973 auf Berichtigung eines Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer - und nicht die Juristische Beschwerdekammer - zuständig ist. In den Entscheidungsgründen (Nr. 3.4) findet sich folgende Passage:

"Für die Berichtigung von Fehlern in einer Entscheidung nach Regel 89 EPÜ [1973] ist die Stelle zuständig, die die Entscheidung gefasst hat. Mithin hat im Prüfungsverfahren die Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern im Erteilungsbeschluss zu befinden."

Die Vorlageentscheidung T 850/95 (ABl. EPA 1996, 455) betraf einen Fall, in dem der Berichtigungsantrag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung gestellt worden war, also vor dem Tag, an dem der Erteilungsbeschluss gemäß Artikel 97 (4) EPÜ 1973 in Kraft trat. Innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ 1973 genannten Frist wurde kein Einspruch eingelegt.

7. In Beschwerdeentscheidungen wurde die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung anerkannt, auch in denjenigen Fällen über einen Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zu entscheiden, in denen dieser Antrag nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellt wurde (siehe T 226/02 vom 13. Juli 2004, Nr. 5.1; T 268/02 vom 31. Januar 2003, Nr. 2) bzw. sogar nachdem die Einspruchsabteilung das Patent bereits durch eine Entscheidung widerrufen hatte, gegen die der Patentinhaber später Beschwerde einlegte (siehe T 79/07 vom 24. Juni 2008, Abschnitte III bis VI und Nr. 4).

8. Die Kammer stellt fest, dass Regel 140 EPÜ keine Aussage dazu enthält, ob für die Berichtigung von Entscheidungen eine Frist gilt, und dass es - im Gegensatz zum Beschränkungsverfahren (siehe Regel 93 EPÜ) - keine besondere Vorschrift gibt, aus der sich ein etwaiger Vorrang des Einspruchsverfahrens ableiten ließe. Geht man aber davon aus, dass Berichtigungsanträge nach Regel 140 EPÜ, die erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellt wurden, überhaupt zulässig und von der Prüfungsabteilung zu bearbeiten sind, so ergeben sich zwangsläufig bestimmte Fragestellungen, weil zu ein und demselben Patent "parallele" Verfahren vor unterschiedlichen Abteilungen des Amts anhängig sind. Dies zeigt sich im vorliegenden Fall, in dem die beantragte Berichtigung einen behaupteten Fehler bei eben jenem Merkmal betrifft, auf das sich der Einspruchsgrund der Beschwerdeführerin, d. h. ihr Einwand der unzulässigen Erweiterung, stützt.

9. Gemäß den in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer anerkannten Grundsätzen richtet sich ein Berichtigungsantrag nach Regel 140 EPÜ gegen die Form der Entscheidung und nicht gegen ihren Inhalt (siehe G 8/95, Nr. 3.3). Hierzu heißt es in der Entscheidung G 1/97 (ABl. EPA 2000, 322, Nr. 3 c)) wie folgt:

"Aus den Materialien zum EPÜ betreffend die Regel 89 EPÜ [1973] geht im Übrigen hervor, dass der Schutz Dritter dem Gesetzgeber ein Anliegen war. Das zeigt sich eindeutig an der Entstehungsgeschichte dieser Regel ... . Letztlich wurde nur an der restriktiven Fassung der heutigen Regel 89 EPÜ [1973] festgehalten, die jegliche nachteilige Wirkung ausschließt."

10. Es scheint somit, dass eine Berichtigungsentscheidung der Prüfungsabteilung, die die immanenten Grenzen des Rechtsbehelfs der Regel 140 EPÜ berücksichtigt, den Erteilungsbeschluss inhaltlich nicht ändern kann. Da das erteilte Patent dann zwangsläufig inhaltlich gleich bleibt, kann argumentiert werden, dass es für den Ausgang des laufenden Einspruchsverfahrens unerheblich ist, ob die Prüfung der Einspruchsgründe ausgehend von der ursprünglichen Fassung des erteilten Patents oder ausgehend von der berichtigten Fassung erfolgt.

11. Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass die Prüfungsabteilung über die Grenzen des Rechtsbehelfs der Regel 140 EPÜ hinausgeht. Wäre die Einspruchsabteilung nicht durch die Berichtigungsentscheidung der Prüfungsabteilung gebunden, d. h. könnte sie - oder müsste sie sogar - prüfen, ob die von der Prüfungsabteilung zugelassenen Berichtigungen unzulässige Änderungen des Patents in der ursprünglich erteilten Fassung darstellen, müsste der Ausgang des Einspruchsverfahrens nicht durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung beeinflusst werden. Wäre die Einspruchsabteilung hingegen durch eine solche Entscheidung dahin gehend gebunden, dass die Prüfung des Einspruchs auf die berichtigte Fassung des Patents zu stützen ist, hätte die Entscheidung der Prüfungsabteilung maßgeblichen Einfluss auf das Einspruchsverfahren, weil die Einspruchsabteilung ohne diese Entscheidung eventuell zu einem anderen Ergebnis käme.

12. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern beantwortet die Frage, ob die Einspruchsabteilung tatsächlich in dem oben genannten Sinn an eine Berichtigungsentscheidung der Prüfungsabteilung gebunden ist, nicht einheitlich. So kam die Kammer 3.3.02 in ihrer Entscheidung T 268/02 vom 31. Januar 2003, Nr. 2, ohne nähere Begründung zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung - und im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Beschwerdekammer - grundsätzlich zu einer Überprüfung befugt sei, ob die Prüfungsabteilung die Bestimmungen der Regel 89 EPÜ 1973 korrekt angewandt hat.

13. Die Kammer 3.2.01 dagegen teilte diese Schlussfolgerung in ihrer Entscheidung T 79/07 vom 24. Juni 2008 nicht und kam zum gegenteiligen Ergebnis. Sie hob auf den anerkannten Grundsatz ab, dass der Einspruch ein unabhängiges Verfahren ist, das sich an das Erteilungsverfahren anschließt, und nicht als Fortsetzung oder Erweiterung des Prüfungsverfahrens betrachtet werden kann. Da die Änderung eines erteilten Anspruchs infolge einer Berichtigungsentscheidung der Prüfungsabteilung keine Änderung der Ansprüche nach der Patenterteilung darstelle, müsse die berichtigte Fassung des Patents als das erteilte Patent betrachtet werden. Im mehrseitigen Einspruchsbeschwerdeverfahren sei die Beschwerdekammer nicht befugt, die im einseitigen Prüfungsverfahren ergangene Entscheidung auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses als Berufungsinstanz zu überprüfen, weil dieser Beschluss nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei.

14. Wie bereits vorstehend ausgeführt (siehe Nr. 5), hängt die im vorliegenden Fall zu entscheidende Verfahrensfrage, nämlich ob die Einspruchsabteilung das anhängige Einspruchsverfahren aufgrund des Berichtigungsantrags der Beschwerdeführerin nach Regel 140 EPÜ aussetzen sollte, maßgeblich davon ab, ob ein solcher nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag ein zulässiger Rechtsbehelf ist, über den bindend zu entscheiden nur die Prüfungsabteilung befugt ist. Falls die Kammer zu dem Schluss käme, dass diese Frage zu bejahen ist, müsste die Aussetzung des Einspruchsverfahrens als gerechtfertigt angesehen und die Beschwerde zurückgewiesen werden.

15. Die Beschwerdeführerin hat jedoch vorgebracht (siehe vorstehend, Abschnitt XII), dass angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falls eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung und folglich eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens verfahrensrechtlich unfair wäre und gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der am Einspruchsverfahren Beteiligten verstoßen würde: Die Beteiligten sind sich darin einig, dass bei einer Zulassung der beantragten Berichtigung durch die Prüfungsabteilung der einzige Einspruchsgrund gegenstandslos würde, sodass der Einspruch wahrscheinlich als unbegründet oder - aufgrund der rückwirkenden Wirkung der Berichtigungsentscheidung - sogar als unzulässig zurückgewiesen würde. Ferner stünde der Einsprechenden kein Rechtsbehelf gegen die Berichtigungsentscheidung zur Verfügung, weil sie im Verfahren vor der Prüfungsabteilung keine Beteiligtenstellung hat und die Entscheidung deshalb nicht mit der Beschwerde anfechten kann. Die Patentinhaberin hingegen kann Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung einlegen, wenn dem Berichtigungsantrag nicht stattgegeben wird.

16. In Anbetracht dieser Argumente hat die Kammer Zweifel, ob das EPÜ so auszulegen ist, dass ein erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag der Patentinhaberin nach Regel 140 EPÜ noch zulässig sein kann. Obwohl in Regel 140 EPÜ keine Frist genannt wird, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass ein Berichtigungsantrag jederzeit wirksam gestellt werden kann und die Prüfungsabteilung im einseitigen Verfahren bindend über diesen Antrag entscheiden kann. Würde ein solcher Antrag zugelassen, könnte er es der Patentinhaberin de facto ermöglichen, ein zunächst mehrseitiges Verfahren in Bezug auf eben jenen Aspekt, der Anlass für den Einspruch war, in ein einseitiges Verfahren umzuwandeln. Die Kammer hat vor allem Bedenken, dass die Einsprechende ohne Rechtsbehelf zurückbleiben könnte, falls die Prüfungsabteilung die immanenten Grenzen der Regel 140 EPÜ überschreiten und den Erteilungsbeschluss durch ihre "Berichtigungsentscheidung" inhaltlich ändern sollte.

17. Die Kammer ist der Auffassung, dass das entscheidende Problem im vorliegenden Fall eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist, die nach Artikel 112 (1) a) EPÜ eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erfordert. Sie betrifft die Auslegung der Regel 140 EPÜ, die Abgrenzung der Zuständigkeit von Prüfungs- und Einspruchsabteilung sowie die mögliche Überlappung von einseitigem und mehrseitigem Verfahren. Die Verfahrensvorschriften des EPÜ enthalten hierzu keine Aussage, und die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist zumindest teilweise uneinheitlich. Die Befassung der Großen Beschwerdekammer dient deshalb auch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung.

18. Bei der Formulierung der vorzulegenden Fragen hat die Kammer die Vorschläge der Beteiligten berücksichtigt (siehe vorstehend, Abschnitte XI und XIV). Die Vorlagefragen spiegeln die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Fragen sowie die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Fragen 1 und 4 wider. Die weiteren Vorschläge der Beschwerdegegnerin sind nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall nicht entscheidungsrelevant, weil sie entweder Berichtigungsanträge nach Regel 88 EPÜ 1973/Regel 139 EPÜ anstatt Regel 89 EPÜ 1973/Regel 140 EPÜ (Fragen 2, 5 und 7) betreffen oder sich auf die substanziellen Kriterien für die Zulässigkeit einer Berichtigung nach Regel 140 EPÜ (Frage 6) oder auf die Beschwerdemöglichkeit des Einsprechenden gegen eine Berichtigungsentscheidung der Prüfungsabteilung (Frage 3) beziehen.