T 0541/09 18-08-2011

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents EP-B 1 517 947 auf die europäische Patentanmeldung 03 735 567.4, die als internationale Patentanmeldung PCT/EP03/05952 am 6. Juni 2003 im Namen der Firma BASF Aktiengesellschaft (jetzt BASF SE) angemeldet worden war, wurde am 22. März 2006 im Patentblatt 2006/12 bekanntgemacht.

Das Patent wurde mit 24 Ansprüchen erteilt, von denen die unabhängigen Verfahrensansprüche 1 und 16 wie folgt lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung von expandierbaren Styrolpolymeren mit einem Molekulargewicht Mw von mehr als 170.000 g/mol, dadurch gekennzeichnet, dass man eine treibmittelhaltige Styrolpolymerschmelze mit einer Temperatur im Bereich von 140 bis 300ºC durch eine Düsenplatte mit Bohrungen, deren Durchmesser am Düsenaustritt höchstens 1,5 mm betragen, fördert und anschließend granuliert."

"16. Verfahren zur Herstellung von expandierbaren Styrolpolymeren mit einem Molekulargewicht Mw von mehr als 170.000 g/mol, umfassend die Schritte

a) Polymerisation von Styrolmonomer und gegebenenfalls copolymerisierbaren Monomeren,

b) Entgasung des [sic] erhaltenen Styrolpolymerschmelze,

c) Einmischen des Treibmittels und gegebenenfalls Additiven, in die Styrolpolymerschmelze mittels statischen oder dynamischen [sic] Mischer bei einer Temperatur von mindestens 150ºC,

d) Kühlen der treibmittelhaltigen Styrolpolymerschmelze auf eine Temperatur von mindestens 120ºC

e) Austrag durch eine Düsenplatte mit Bohrungen, deren Durchmesser am Düsenaustritt höchstens 1.5 mm beträgt und

f) Granulieren der treibmittelhaltigen Schmelze."

Die Ansprüche 2 bis 15 und 17 waren abhängige Verfahrensansprüche. Die Produktansprüche 18 bis 24 waren auf expandierbare Styrolpolymere gerichtet.

II. Gegen das Patent legten die Firmen

Sulzer Chemtech AG - Einsprechende I,

Gala Industries, Inc. - Einsprechende II und

Sekisui Plastics Co., Ltd. - Einsprechende III

Einspruch ein und beantragten, gestützt auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit), den Widerruf des Patents. Die Einsprechende I machte zusätzlich mangelnde Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 100 b) EPÜ geltend.

Zur Stütze ihres Vorbringens verwiesen die Einsprechenden auf eine Reihe von Dokumenten, deren Nummerierung von der Einspruchsabteilung mit D1 bis D49 angegeben wurde. Die Dokumente D50, D51 wurden von der Patentinhaberin und die Dokumente D52 bis D61 von den Einsprechenden I und III nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht und von der Einspruchsabteilung zum Verfahren zugelassen.

Für diese Entscheidung sind folgende Dokumente relevant:

D45 JP-A 9-221562 und englische Übersetzung;

D55 "Spinning of man-made fibers and Film making, I", Society of Polymer Science, Japan, edited by T. Kawai et al., 1967;

D56 S. Mori, "Correlation Method for a Concentration Effect in the Calculation of Molecular Weight Average from GPC Chromatograms" in Journal of Applied Polymer Science, vol. 20, 2157-2164 (1976);

D57 Datenblatt für Polystyrol 158 K, BASF, März 2001

III. Das in der Einspruchsschrift der Einsprechenden I auf Artikel 100 b) gestützte Vorbringen der mangelnden Ausführbarkeit betraf den Einwand, dass dem Fachmann keine ausreichende Anleitung zur Verfügung stehe, um expandierbare Styrolpolymere mit einem Molekulargewicht von mehr als 170.000 g/mol zu erhalten. Dieser Einwand verlagerte sich im Laufe des Einspruchsverfahrens im wesentlichen auf zwei Streitpunkte:

- In der Patentschrift sei nicht angegeben, wie das Molekulargewicht Mw bestimmt werde; da es unterschiedliche Messmethoden für Mw gebe, die zu verschiedenen Ergebnissen führten, könne der Fachmann Mw nicht zuverlässig bestimmen.

- Ebenso wenig sei angegeben, wo die Temperatur der Düsenplatte zu messen sei; da die Düsenplatte eines Extruders einen Temperaturgradienten aufweise, könne der Fachmann die erforderliche Temperatur der Düsenplatte nicht messen.

IV. Die Patentinhaberin verteidigte die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hauptantrags, hilfsweise des Hilfsantrags, beide eingereicht mit Schreiben vom 8. August 2008. Während der mündlichen Verhandlung am 25. November 2008 reichte die Patentinhaberin einen weiteren Hilfsantrag ein, der als "Hilfsantrag 1" bezeichnet wurde. Der am 8. August 2008 eingereichte Hilfsantrag wurde in "Hilfsantrag 2" umbenannt.

V. In ihrer Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Hauptantrag wegen Verstoßes gegen Regel 80 EPÜ und den Hilfsantrag 1 wegen Verstoßes gegen Artikel 123(2) EPÜ zurück.

Der Hilfsantrag 2, gegen den von den Einsprechenden keine Einwände unter Artikel 84, 123(2)/(3) und Regel 80 EPÜ erhoben worden waren, wurde von der Einspruchs abteilung als gewährbar angesehen. Das Patent wurde auf Basis dieses Hilfsantrags 2 aufrechterhalten.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von expandierbaren Styrolpolymeren mit einem Molekulargewicht Mw im Bereich von 220.000 bis 300.000 g/mol, dadurch gekennzeichnet, dass man eine treibmittelhaltige Styrolpolymerschmelze mit einer Temperatur im Bereich von 160 bis 240ºC durch eine auf eine Temperatur im Bereich von 20 bis 100ºC über der Temperatur der treibmittelhaltigen Polystyrolschmelze beheizte Düsenplatte mit Bohrungen, deren Durchmesser am Düsenaustritt im Bereich von 0,2 bis 1,2 mm liegen, fördert und anschließend granuliert."

Die übrigen Ansprüche gemäß Hilfsantrag 2 sind abhängige Verfahrensansprüche. Produktansprüche waren gestrichen worden.

VI. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent im Umfang des Hilfsantrags 2 beschränkt aufrecht zuerhalten, legten alle Parteien Beschwerde ein:

Patentinhaberin (nachfolgend als BF-P bezeichnet);

Einsprechende I (nachfolgend als BF-I bezeichnet);

Einsprechende II (nachfolgend als BF-II bezeichnet) und

Einsprechende III (nachfolgende als BF-III bezeichnet).

Die erforderlichen Gebühren wurden jeweils am Eingangs tag der Beschwerdeschriften gezahlt.

Die Beschwerdeschriften/Beschwerdebegründungen gingen wie folgt ein:

BF-P: 5. März 2009 / 7. Mai 2009;

BF-I: 5. März 2009 / 6. Mai 2009;

BF-II: 27. Februar 2009 / 5. Mai 2009;

BF-III: 6. März 2009 / 11. Mai 2009.

VII. Die BF-P beantragte zunächst die Aufhebung der Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hauptantrags vom 8. August 2008, hilfsweise im Umfang des in der mündlichen Verhandlung vom 25. November 2008 eingereichten Hilfsantrags 1, oder des Hilfsantrags 2 vom 8. August 2008.

Nachdem von den Beschwerdeführerinnen BF-I, BF-II und BF-III gegen den Haupt- und Hilfsantrag 1 Einwände unter den Artikeln 84, 123(2)/(3) EPÜ und Regel 80 EPÜ erhoben worden waren, reichte die BF-P mit Schreiben vom 17. Juni 2011 einen neuen Haupt- und Hilfsantrag ein, die die bisherigen Anträge ersetzten.

Der neue Hauptantrag entspricht dem von der Einspruchs abteilung als gewährbar angesehenen Hilfsantrag 2. Der neue Hilfsantrag wurde in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, die am 18. August 2011 stattfand, zurück gezogen.

VIII. Die Beschwerdeführerinnen BF-I, BF-II und BF-III hielten bezüglich des neuen Hauptantrags ihre auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ gestützten Einwände der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit aufrecht. Die BF-I und BF-III machten außerdem mangelnde Ausführbarkeit gemäß Artikel 100 b) EPÜ geltend.

IX. Im Beschwerdeverfahren wurden von den Parteien neue Dokumente eingereicht. Die von den Beschwerdeführerinnen BF-I, BF-II und BF-III genannten Dokumente umfassen die Dokumente D62 bis D73 sowie weitere vier nicht nummerierte US-Dokumente:

D62-Manual SMUP 6D (Gala);

D63 L.S. Henderson III, "The Effect of Die Plate Temperature Gradients on Pellet Size Distribution from Underwater Die-Face Pelletizers", Advances in Polymer Technology, 1985, vol. 5, issue 3, 53-57 (Sulzer);

D64 GPC-Messdaten von Sulzer betreffend die Bestimmung von Mw von in Japan und Deutschland bezogenen Proben des Polystyrols PS 158 K der BASF;

D65 C.-Y. Ma et al, "Foam Extrusion Characteristics of Thermoplastic Resin with Fluorocarbon Blowing Agent. II. Polystyrene Foam Extrusion", Journal of Applied Polymer Science, 1983, vol. 28, 2983-2998 (Sulzer);

D66 GB 1 015 872 (Sulzer);

D67 "Analysis of two Polystyrene Samples (PS Europa, PS Korea) by Triple Detection Method Size Exclusion Chromatography" erstellt von Viscotek (Sulzer);

D68 Prüfbericht Nr. 452520 erstellt durch die Eidge nössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) am 5. Juni 2009 betreffend PS Europa und PS Korea (Sulzer);

D69 Rohdaten des Labors der ETH Lausanne (EPFL) betreffend die Mw-Bestimmung von PS 158 K (PS Europa und PS Korea) (Sulzer);

D70 Ringversuche an polymeren Werkstoffen 2004 - Molekulargewichtsbestimmung (GPC/SEC), Präsentation der Ergebnisse durch EMPA am 3.2.2005(Sulzer);

D71 S. Mori et al., "Report on the Cooperative Determination of Molecular Weight Averages of Polymers by Size Exclusion Chromatography - VII. A Report on the Fourth Round Robin Test (No. 1)", Bunseki Kagaku, vol. 46, no. 10, pages 837-844 (1997) & English Translation (Sekisui Plastics);

D72 DIN 55672-1 Gelpermeationschromatographie, Teil 1: Tetrahydrofuran (THF) als Elutionsmittel (Sekisui Plastics); und

D73 Gutachterliche Stellungnahme von Prof. Dr.-Ing. W.-M. Kulicke, Universität Hamburg (Sekisui Plastics).

Die BF-P reichte folgende zwei Versuchsberichte ein:

- Versuchsbericht I mit Schreiben vom 25. November 2009;

- Versuchsbericht II mit Schreiben vom 17. Juni 2011.

X. Am 18. August 2011 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Zu Beginn wurde über die von der BF-P schon im schriftlichen Verfahren bestrittene Zulassung der im Einspruchsverfahren verspätet eingereichten Dokumente D52 bis D61 und der im Beschwerdeverfahren genannten Dokumente sowie über die von den BF-I, BF-II und BF-III beanstandete Zulassung des von der BF-P eingereichten Versuchsberichts II diskutiert.

XI. Die hierzu schriftlich und mündlich vorgetragenen Argumente der Parteien lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zulassung von D52 bis D61, D62 bis D73 und der vier nicht nummerierten US-Dokumente.

Die BF-P argumentierte, dass D52 bis D61 zwar von der Einspruchsabteilung zum Verfahren zugelassen wurden, jedoch nur im Hinblick auf die Vermutung, dass sie von Bedeutung für die Beurteilung der Neuheit und/oder erfinderischen Tätigkeit relevant sein könnten. Tatsächlich wurden aber in der angefochtenen Entscheidung nur D55 und D58 bezüglich des Streit punktes der mangelnden Offenbarung erwähnt.

Ebenso seien sämtliche im Beschwerdeverfahren ab D62 genannten Dokumente als verspätet nicht zuzulassen, da bereits im Einspruchverfahren sämtliche strittigen Punkte diskutiert worden seien und kein begründeter Anlass bestehe, im Beschwerdeverfahren hierzu nochmals neue Dokumente einzuführen.

Die BF-I, BF-II und BF-III argumentierten demgegenüber, dass D52 bis D61 von der Einspruchs abteilung als prima facie relevant zugelassen, und von der BF-P weder im Einspruchsverfahren noch in der Beschwerdebegründung Einwände gegen ihre Zulassung erhoben worden waren. Zudem war die Nennung weiterer Dokumente im Beschwerdeverfahren notwendig geworden, einerseits um Gründen der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung entgegenzutreten, andererseits um angemessen auf die weitere Entwicklung des Sachverhalts im Beschwerdeverfahren zu reagieren, Argumente der BF-P zu entkräften oder das allgemeine Fachwissen zu belegen. Es sei etablierte Rechtssprechung der Beschwerdekammern, dass in solchen Fällen Dokumente zum Verfahren zugelassen würden.

b) Zulassung des Versuchsberichts II der BF-P

Nach Ansicht der BF-P sei der Versuchsbericht II zum Verfahren zuzulassen, da er eine Reaktion auf die von den BF-I, BF-II und BF-III in Frage gestellte Erzielung einer technischen Verbesserung durch das beanspruchte Verfahren sei. Insbesondere zeige der Bericht, dass durch die anspruchsgemäße Temperatur führung an der Düsenplatte und die Einhaltung eines spezifischen Molekulargewichtsbereichs des expandierbaren Styrolpolymerisats geschäumte Platten mit verbesserten Eigenschaften erhalten werden.

Die BF-I, BF-II und BF-III argumentierten, dass der Versuchsbericht II erst 2 Monate vor dem Verhandlungstermin eingereicht wurde, so dass der darin geltend gemachte positive Einfluss des beanspruchten Molekulargewichts Mw auf die geschäumten Styrolpolymerisat-Platten in der Kürze der Zeit nicht mehr durch eigene Versuche nachgeprüft werden konnte. Der Versuchsbericht sei auch keine unmittelbare Reaktion auf einen neuen Einwand gegen die erfinderische Tätigkeit. Diese sei vielmehr während des gesamten Einspruchs-Beschwerdeverfahrens diskutiert worden. Die BF-P hätte daher den Versuchsbericht II schon viel früher einreichen können.

XII. Der zweite Streitpunkt, der in der mündlichen Verhandlung diskutiert wurde, betraf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ bezüglich des Einwands, dass der Fachmann das Molekulargewicht Mw des Styrolpolymeren aufgrund fehlender Messangaben nicht zuverlässig bestimmen könne.

Die für diese Entscheidung relevanten Argumente der Parteien, wie sie sich aus dem schriftlichen und mündlichen Verfahren ergeben, können wie folgt zusammengefasst werden:

a) BF-I, BF-II und BF-III

Gemäß ständiger Rechtssprechung der Beschwerdekammern sei es für die Ausführbarkeit einer mit Hilfe von Parametern definierten Erfindung im Sinne von Artikel 83 EPÜ erforderlich, dass der Parameter eindeutig und zuverlässig qualifiziert werden könne. Dies treffe jedoch nicht zu für die Bestimmung des Molekular gewichts Mw von 220.000 bis 300.000 g/mol des nach dem beanspruchten Verfahren erhaltenen expandierbaren Styrolpolymeren.

Es sei allgemein bekannt, dass bei der Bestimmung des Molekulargewichts Mw nicht alle Standardverfahren zum gleichen Ergebnis führen. So zeige D55 (Seite 5, Tabelle), dass verschiedene Messmethoden (Lichtstreuung, Ultrazentrifugation, GPC) zu einer starken Streuung der gemessenen Mw-Werte für die Polystyrol-Proben NBS-705 und NBS-706 führen, die bis zu 30% betrage. Selbst bei Einsatz derselben Methode (GPC), aber Anwendung verschiedener Messbedingungen, seien signifikante Abweichungen zu beobachten. Letzteres werde durch D56 bestätigt, wonach gemäß Tabelle 1 auf S. 2161 (erster und letzter Mw-Wert für NBS-706) sogar eine 30%-ige Abweichung in Abhängigkeit von den Konzentrationen der Messprobe und des Standards sowie der Viskosität der Probe festzustellen sei.

Soweit die BF-P darauf hinweise, dass in der Patentschrift für das in den Beispielen verwendete Polystyrol PS 158 K ein Molekulargewicht von 280.000 angegeben sei, welches damit als Standard für die Mw-Bestimmung eingesetzt werden könne, müsse darauf hingewiesen werden, dass jüngere Messdaten gemäß D64 zeigten, dass die in Japan und in Deutschland bezogenen Chargen von PS 158 K zwar ein ähnliches Molekulargewicht Mw aufwiesen, das jedoch mit 260.000 deutlich niedriger sei als der in der Patentschrift angegebene Wert von 280.000. Es könne somit nicht davon ausgegangen werden, dass eine zum Prioritätszeitpunkt (2002) gekaufte Probe von PS 158 K mit der zum jetzigen Zeitpunkt vertriebenen Probe identisch sei und dasselbe Mw besitze.

Selbst wenn man davon ausgehe, dass der Fachmann in Ermangelung von Angaben zur Messmethode in der Patentschrift zur Mw-Bestimmung die gängigste Methode der Gelpermeationschromatographie (GPC) verwenden würde, wüsste er nicht, welche Bedingungen er zur Erreichung des anspruchsgemäßen Mw anzuwenden hat. Dem Fachmann müsse zusätzlich auch der verwendete Kalibrier-Standard bekannt sein. Wie D71 am Beispiel der Polystyrolprobe SRM 706 zeige, führten unterschiedliche Standards (TSK oder Shodex) zu unterschiedlichen Mw-Werten (Tabelle 2 auf Seite 8), wobei auf der Seite 12 betont werde, dass bei Verwendung der Shodex-Kalibrierungskurve ein um 10% höheres Mw erhalten werde als mittels der TSK-Kurve. Zudem weise D72 (DIN-Norm 55672-1) darauf hin, dass der Prüfbericht zur Messung des Mw von Polymeren mittels GPC und THF als Elutionsmittel unter anderem Angaben bezüglich der Trennsäule, der Säulen temperatur und des Detektors enthalten müsse (Seite 8, Abschnitt 12.1.1, Punkte e), g) und h)). Ferner sei eine Definition des Kalibrierstandards erforderlich (Seite 8, rechte Spalte oben). Um GPC-Bedingungen zu finden, die zu dem für PS 158 K in der Patentschrift angegebenen Mw von 280.000 führen, müsse daher eine Anzahl von Tests durchgeführt werden, die dem Fachmann in Anbetracht des Fehlens geeigneter Informationen ohne erfinderisches Zutun nicht zuzumuten sei.

Das beanspruchte Verfahren sei außerdem nicht auf die Verwendung von Styrol-Homopolymerisaten beschränkt, sondern erlaube - wie aus Abschnitt [0010] der Patentschrift hervorgehe - auch den Einsatz von zahlreichen Styrol-Copolymerisaten mit von Homo polymerisaten deutlich abweichenden Molekülstrukturen, deren Molekulargewichtsbestimmung daher andere Methoden und/oder Messbedingungen verlangten.

Zudem enthalte das expandierbare Styrolpolymer als Produkt des beanspruchten Verfahrens Treibmittel, Flammschutzmittel und/oder andere Zusätze (Abschnitt [0018] der Patentschrift), die vor der Extrusion der Schmelze dem Polymer zugemischt werden und während des Extrusionsprozesses daher unvorhersehbare Veränderungen/Vernetzungen der Polymerketten bewirken könnten, so dass für die Bestimmung des Mw des Endprodukts keine Referenzmethode anwendbar sei.

Nach alledem sei festzuhalten, dass aufgrund fehlender Angaben in den Ursprungsunterlagen und der Patentschrift bezüglich der Bestimmung des erfin dungswesentlichen Molekulargewichts Mw des expandierbaren Styrolpolymeren der Fachmann nicht in der Lage sei zu beurteilen, ob er sich innerhalb oder außerhalb des Bereichs der beanspruchten Erfindung bewege. Dies sei kein Klarheitsmangel, sondern - im Sinne der Entscheidungen T 256/87 und T 186/06 - ein Verstoß gegen Artikel 83 EPÜ.

b) BF-P

Die Bestimmung des Molekulargewichts Mw von Poly styrol sei kein Problem, da Polystyrol ein altbekanntes Polymer mit einer relativ einheitlichen Molekülstruktur sei. Da die Bestimmung von Mw eine Relativmethode sei, könne der Fachmann ohne weiteres unter Zuhilfenahme von PS 158 K mit dem in der Patentschrift angegebenen Mw von 280.000 als Standard eine Kalibrierung durchführen. Dies umso mehr, als sich die Eigenschaften und das Mw von PS 158 K über die Jahre nicht geändert hätten. Dies gehe aus D68 aus dem Jahre 2009 hervor, wonach PS 158 K immer noch ein Mw von 278.000 habe.

PS 158 K sei in Abschnitt [0030] der Patentschrift außerdem noch durch die Viskositätszahl VZ von 98 ml/g charakterisiert. Diese Kombination von Mw und Viskositätszahl lege das Molekulargewicht Mw eindeutig fest.

Offensichtlich hatten auch die gegnerischen Parteien zum Zeitpunkt der Einlegung ihrer Einsprüche keine Probleme, Mw zu bestimmen, da innerhalb der Einspruchsfrist ein derartiger Einwand gar nicht erhoben wurde.

Überdies betreffe die beanspruchte Erfindung kein Polymerisationsverfahren, bei dem es auf die Erzielung eines bestimmten Molekulargewichtsbereichs ankomme. Die Molekulargewichtsangaben in der Patentschrift dienten vielmehr als Anhaltspunkte für den Fachmann, in welchem Molekulargewichtsbereich des Ausgangs-Polystyrols er sich bewegen soll, damit er unter Berücksichtigung des Polymerabbaus während der Extrusion zum Produkt mit den gewünschten Eigen schaften kommt.

Ein Polystyrol mit einem Mw von 280.000, wie für PS 158 K in der Patentschrift angegeben, sei ein im Stand der Technik übliches Polystyrol und werde beispielsweise in Beispiel 1 von D45 eingesetzt. Der Fachmann wisse also, dass er bei Verwendung eines üblichen Polystyrols mit einem Mw im Bereich um 280.000 das beanspruchte Verfahren erfolgreich durchführen könne und den beanspruchten Bereich von Mw 220.000 bis 300.000 g/mol für das Verfahrens produkt erreiche.

XIII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerden der Einsprechenden I, II und III zurückzuweisen und das Patent im Umfang des mit Schreiben vom 17. Juni 2011 eingereichten Hauptantrags (Patentansprüche 1 bis 11), der mit dem von der Einspruchsabteilung aufrecht erhaltenen damaligen Hilfsantrag 2 identisch ist, aufrechtzuerhalten.

XIV. Die Beschwerdeführerinnen I, II und III (Einsprechenden I, II und III) beantragten die Aufhebung der ange fochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.