T 2020/07 28-07-2011

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die am 19. Oktober 2007 schriftlich ergangene Entschei dung der Einspruchsabteilung vom 26. September 2007, mit der das europäische Patent 1 226 188 widerrufen worden ist.

II. Das Patent beruhte auf der mit der Priorität der deutschen Voranmeldung 199 48 111.3 vom 6. Oktober 1999 eingereichten Anmeldung 00 971 319.9 vom 5. Oktober 2000 und war mit 15 Ansprüchen erteilt worden.

Anspruch 1 (in der von der Anmelderin vorgelegten und von der Prüfungsabteilung genehmigten Fassung) lautete:

Verfahren zur Herstellung Polyisobutenphenol-haltiger Mannichaddukte durch

a) Alkylierung eines Phenols mit Polyisobuten, das einen Anteil an Vinyliden-Doppelbindungen von größer 70 Mol-% und ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 300 bis 3000 aufweist, bei einer Temperatur unterhalb von etwa 50ºC in Gegenwart eines Alkylierungskatalysators;

b) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus a) mit

Formaldehyd, einem Oligomer oder einem Polymer des Form aldehyds und

wenigstens einem Amin, das wenigstens eine sekundäre Aminofunktion und keine primäre Aminofunktion aufweist, oder

c) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus a) mit wenigstens einem Addukt aus wenigstens einem Amin, das wenigstens eine sekundäre oder primäre Aminofunktion aufweist, und Formaldehyd, einem Oligomer des Formaldehyds, einem Polymer des Formaldehyds oder einem Formaldehydäquivalent.

Ansprüche 2 bis 9 bezogen sich auf das Verfahren nach Anspruch 1.

Anspruch 10 lautete:

Mannichaddukt, erhältlich durch

a) Alkylierung eines Phenols mit Polyisobuten, das einen Anteil an Vinyliden-Doppelbindungen von größer 70 Mol-% und ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 300 bis 3000 aufweist, bei einer Temperatur unterhalb von etwa 50ºC in Gegenwart eines Alkylierungskatalysators;

b) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus a) mit

Formaldehyd, einem Oligomer oder einem Polymer des Formaldehyds und

wenigstens einem Amin, das wenigstens eine sekundäre Aminofunktion und keine primäre Aminofunktion aufweist.

Die weiteren unabhängigen Ansprüche 11 bis 14 waren auf verschiedene den Einsatz dieses Mannichadduktes betref fende Gegenstände gerichtet, darunter Anspruch 13 auf eine Kraftstoffzusammensetzung, mit deren Verwendung als Otto- oder Dieselkraftstoff sich Anspruch 15 befasste.

III. Gegen dieses Patent war am 19. August 2005 Einspruch wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ) eingelegt worden.

IV. In der am Ende einer mündlichen Verhandlung am 26. September 2007 verkündeten Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das Patent wegen fehlender Neuheit und verwies dabei auf die folgende Literatur:

| D1: |WO-A-00/78898 (veröffentlicht a|

| |m 28. Dezember 2000) |

| | |

| D8: | EP-A-0 831 141 |

| | |

| | |

| D9: |Sir R. Norman, J.M. Coxon, "Pri|

| |nciples of Organic Synthesis", |

| |3. Auflage, Blackie Academic & |

| |Professional, London 1993, Seit|

| |en 261 bis 264 |

| | |

| D10: |J. March, "Advanced Organic Che|

| |mistry", 4. Auflage, J.Wiley & |

| |Sons, New York 1992, Seite 900 |

| |und |

| | |

| D12: | US-A-5 725 612. |

| | |

| | |

(1) Die Einspruchsabteilung befand, dass im Anspruch 1 die in Absatz b) von Anspruch 1 beschriebene Verfahrens variante (im Folgenden als "Variante b)" bezeichnet) eine "Eintopfreaktion" betraf, bei der das Produkt aus der Reaktionsstufe a) mit Formaldehyd bzw. einem Oligo mer oder Polymer des Formaldehyds und wenigstens einem spezifischen Amin umgesetzt wurde, während in der in Abschnitt c) des Anspruchs beschriebenen "Variante c)" die Umsetzung des Produktes aus (a) mit einem "Addukt" aus wenigstens einem spezifischen Amin und Formaldehyd, einem Oligomer des Formaldehyds, einem Polymer des Form aldehyds oder einem Formaldehydäquivalent gefordert war.

(2) In der Sache befand sie, mit dem Ausdruck "wenigs tens einem Amin" werde die Anwesenheit "anderer" Amine als der im Anspruch 1 definierten nicht ausgeschlossen. Zudem umfasse der Ausdruck "Addukt" auch solche, die in situ, also in einer "Eintopfreaktion" erhalten würden, auch wenn in Abschnitt [0054] des Streitpatents in dieser Hinsicht eine "andere" Lehre angeboten werde. Die Frage der Neuheit sei nur anhand des tatsächlichen Umfangs der unabhängigen Ansprüche zu klären. Dabei sah die Einspruchsabteilung ihre Interpretation der Ansprü che als mit der Entscheidung T 190/99 vom 6. März 2001 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) im Einklang stehend an.

(3) Der Variante b) der Ansprüche 1 und 10 sprach die Einspruchsabteilung die Neuheit ab, obwohl im einzigen Beispiel von D1 ausschließlich Ethylendiamin, also im Gegensatz zu Absatz b) der beiden Ansprüche ein Amin mit zwei primären Aminogruppen eingesetzt worden war. Dieses Beispiel sei jedoch als repräsentativ für die allgemeine Lehre von D1 anzusehen, und so könne das Ethylendiamin durch andere im allgemeinen Teil der Beschreibung von D1 aufgezählte Amine, z.B. Dimethylamin, Dibutylamin oder Morpholin ersetzt werden, ohne dabei eine unzulässige, in dieser Form nicht explizit offen barte neue Kombi nation von Merkmalen zu kreieren. Dabei verwies sie auf die Entscheidung T 332/87 vom 23. November 1990 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

(4) Auch die Variante c) von Anspruch 1 sei durch die Offenbarung von D1 neuheitsschädlich getroffen, weil sich im erforderlichen Reaktionsablauf zwangsläufig ein "Addukt" aus Aldehyd und Amin in situ bilden müsse, bevor die Folgereaktion zum gewünschten Mannichaddukt ablaufen könne. Als Beleg hierfür verwies die Ein spruchsabteilung insbesondere auf die Lehrbücher D9 und D10. Eine explizite Offenbarung eines solchen in situ erzeugten Addukts in D1 sei daher nicht nötig.

(5) Zum gleichen Ergebnis gelangte die Einspruchs abteilung im Bezug auf Variante c) auch auf der Basis des experimentellen Teils von D8 bzw. auf der Grundlage von D12.

(6) Aus diesen Gründen schloss die Einspruchsabteilung, dass die Gesamtheit der Merkmale beider Varianten des Verfahrensanspruchs 1 und auch die des auf Variante b) beruhenden Product-by-Process-Anspruchs 10 in den Druck schriften D1, D8 und/oder D12 für den Fachmann direkt und zweifelsfrei erkenntlich vorbeschrieben sei, und beurteilte die Gegenstände dieser beiden Ansprüche als nicht neu.

(7) Zur erfinderischen Tätigkeit äußerte sich die Einspruchsabteilung nicht.

V. Gegen diese Entscheidung erhob die Patentinhaberin am 17. Dezember 2007 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde. In ihrer am 27. Februar 2008 eingereichten Beschwerdebegründung widersprach sie der Argumentation in der angefochtenen Entscheidung und reichte gleichzeitig einen Hauptantrag sowie Hilfsanträge 1 bis 11 ein. Außerdem ergänzte sie den während des Einspruchsverfahrens mit Schriftsatz vom 13. Juli 2007 eingereichten Versuchsbericht (nun als Versuchsbericht 1 bezeichnet) durch drei weitere, die sie als D15, D16 und D17 bezeichnete.

VI. Mit Schriftsatz vom 27. Mai 2011 ersetzte die Beschwer deführerin ihre sämtlichen Anträge durch einen neuen Hauptantrag und sechs neue Hilfsanträge, die zunächst die Grundlage der Diskussion während der am 28. Juli 2011 abgehaltenen mündlichen Verhandlung bildeten. Im Laufe der mündlichen Verhandlung, in der die Kammer zu verstehen gab, dass sie einen in den Ansprüchen der Hilfsanträge 3 bis 5 enthaltenen Disclaimer für nicht zulässig hielt, reagierte die Beschwerdeführerin auf den Gang der Diskussion durch mehrmalige Änderung ihrer Hilfsanträge. So ersetzte sie die am 27. Mai 2011 eingereichten Hilfsanträge 3 bis 5 zunächst durch eine geänderte Version dieser Hilfsanträge, zog diese dann aber wieder zurück und reichte stattdessen die Hilfs anträge 3 und 4 in neuer Version ein. Den mit Schreiben vom 27. Mai 2011 eingereichten 6. Hilfsantrag hielt sie als 5. Hilfsantrag aufrecht. Alle von der Beschwerde führerin im Laufe des Beschwerdeverfahrens vorgelegten neuen Anspruchssätze wurden als Kopien aus der gedruck ten Patentschrift mit hand- oder maschinenschriftlich ein- bzw. angefügten Änderungen eingereicht.

Letztlich lagen der Kammer neben dem Hauptantrag fünf Hilfsanträge der Beschwerdeführerin zur Entscheidung vor. Im Folgenden sind die jeweiligen Änderungen gegenüber den gedruckten Fassungen der Ansprüche der Patentschrift unterstrichen.

(1) Anspruch 1 des mit Schreiben vom 27. Mai 2011 ein gereichten Hauptantrags lautete wie folgt:

Verfahren zur Herstellung Polyisobutenphenol-haltiger Mannichaddukte durch

a) Alkylierung eines Phenols mit Polyisobuten, das einen Anteil an vinyliden-Doppelbindungen von gröBer 70 Mol-% [sic] und ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 300 bis 3000 aufweist, bei einer Temperatur unterhalb von etwa 50ºC in Gegenwart eines Alkylierungskatalysators;

b) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus a) mit

Formaldehyd, einem Oligomer oder einem Polymer des Form aldehyds und

wenigstens einem Amin, das wenigstens eine sekundäre Aminofunktion und keine primäre Aminofunktion aufweist, oder

c) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus a) mit wenigstens einem Addukt aus wenigstens einem Amin, das wenigstens eine sekundäre oder primäre Aminofunktion aufweist, und Formaldehyd, einem Oligomer des Formaldehyds, einem Poly mer des Formaldehyds oder einem Formaldehydäquivalent, wobei man in Schritt c) ein Addukt einsetzt, das aus wenigstens einem Amin und Formaldehyd, einem Oligomer des Formaldehyds, einem Polymer des Formaldehyds oder einem Formaldehydäquivalent durch wenigstens 15-minütige Umsetzung der beiden Reaktanden bei einer Temperatur oberhalb von +15ºC erhalten wird und man in Abwesenheit des Polyisobutenphenols das Addukt bildet und dieses Addukt erst anschließend mit dem Polyisobutenphenol umsetzt.

Der Produktanspruch, nun Anspruch 9, blieb wie erteilt, der erteilte Anspruch 6 entfiel.

(2) Im 1. Hilfsantrag (eingereicht mit Schreiben vom 27. Mai 2011) lautete Anspruch 1 wie folgt:

Verfahren zur Herstellung Polyisobutenphenol-haltiger Mannichaddukte durch

a) Alkylierung eines Phenols mit Polyisobuten, das einen Anteil an vinyliden-Doppelbindungen von gröBer 70 Mol-% [sic] und ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 300 bis 3000 aufweist, bei einer Temperatur unterhalb von etwa 50ºC in Gegenwart eines Alkylierungskatalysators;

b) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus a) mit

Formaldehyd, einem Oligomer oder einem Polymer des Form aldehyds und

wenigstens einem Amin HNR**(4)R**(5), wobei die Reste R**(4) und R**(5) für Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, iso-Butyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pently oder n-Hexyl stehen, oder

c) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus a) mit wenigstens einem Addukt aus wenigstens einem Amin, das wenigstens eine sekundäre oder primäre Aminofunktion aufweist, und Formaldehyd, einem Oligomer des Formaldehyds, einem Poly mer des Formaldehyds oder einem Formaldehydäquivalent, wobei man in Schritt c) ein Addukt einsetzt, das aus wenigstens einem Amin und Formaldehyd, einem Oligomer des Formaldehyds, einem Polymer des Formaldehyds oder einem Formaldehydäquivalent durch wenigstens 15-minütige Umsetzung der beiden Reaktanden bei einer Temperatur oberhalb von +15ºC erhalten wird und man in Abwesenheit des Polyisobutenphenols das Addukt bildet und dieses Addukt erst anschließend mit dem Polyisobutenphenol umsetzt.

Im Produktanspruch, nun Anspruch 7, war der Absatz b) in gleicher Weise wie im Anspruch 1 umformuliert. Außerdem wurden Anspruch 2 auf "Dimethylamin, Diethylamin oder Di-n-propylamin" beschränkt und die erteilten Ansprüche 3, 4 und 6 gestrichen.

(3) Der 2. Hilfsantrag, mit Schreiben vom 27. Mai 2011 eingereicht, unterschied sich vom 1. Hilfsantrag im Anspruch 1 durch die Streichung des Wortes "oder" am Ende von Absatz b) und des Absatzes c) und die Strei chung von "oder c)" aus dem umnummerierten Anspruch 4.

(4) Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags, der nur noch Verfahrensansprüche enthielt und während der mündlichen Verhandlung am 28. Juli 2011 eingereicht worden war, lautete wie folgt:

Verfahren zur Herstellung Polyisobutenphenol-haltiger Mannichaddukte durch

a) Alkylierung eines Phenols mit Polyisobuten, das einen Anteil an vinyliden-Doppelbindungen von gröBer 70 Mol-% [sic] und ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 300 bis 3000 aufweist, bei einer Temperatur unterhalb von etwa 50ºC in Gegenwart eines Alkylierungskatalysators;

b) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus a) mit

Formaldehyd, einem Oligomer oder einem Polymer des Form aldehyds und

wenigstens einem Amin HNR**(4)R**(5), wobei die Reste R**(4) und R**(5) für Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, iso-Butyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl oder n-Hexyl stehen, ausgenommen ein Verfahren, bei dem man in Schritt a) folgendermaßen vorgeht:

Phenol (203.2 g, 2.16 mol) wird bei 40ºC geschmolzen und in einem 5 l Rundkolben zu Bortrifluoridetherat (73.5ml, 0.60 mol) gegeben. Ultravis 10 (1040 g, 1.09 mol) wird in Hexan (1863 ml) gelöst und die Lösung wird in den Phenol enthaltenden Kolben über einen Tropftrichter mit Druck ausgleich innerhalb von 3 Stunden mit einer solchen Geschwindigkeit gegeben, dass die Temperatur des Reaktionsgemischs 22 bis 27 ºC beträgt. Die Lösung wird weitere 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, bevor Ammoniak (400 ml einer 30 Gew.-%igen wässrigen Lösung, 2.88 mol) zugegeben wird. Wasser (1000 ml) wird hinzu gefügt und das Gemisch wird gerührt. Die Lösung wird in einem 5 l Scheidetrichter in eine organische und eine wässrige Phase getrennt. Die wässrige Phase wird mit Hexan extrahiert. Es werden vier Extraktionsschritte mit jeweils 500 ml Hexan durchgeführt. Die organischen Phasen der vier Extraktionsschritte werden kombiniert und über MgSO4 über Nacht getrocknet und dann über eine 12 mm Celite-Schicht filtriert. Das Lösungsmittel wird bei 80 ºC/23” Hg vom Filtrat am Rotationsverdampfer entfernt;

und das Amin Dimethylamin, N-methyl-ethylamin oder Dibutylamin ist.

An diesen Anspruch schlossen sich die abhängigen Ansprü che 2 bis 6 an, die auf den erteilten Ansprüchen 2, 5, 7, 8 und 9 in angepasster Fassung beruhten. Wie aus der geänderten Zählung der abhängigen Ansprüche ersichtlich, wurde offensichtlich der erteilte Anspruch 6 irrtümlich nicht aus dem vorgelegten Anspruchssatz dieses Hilfs antrags gestrichen.

(5) Der während der mündlichen Verhandlung am 28. Juli eingereichte 4. Hilfsantrag unterschied sich von diesem 3. Hilfsantrag nur durch die unterstrichenen Änderungen im Disclaimer in den beiden letzten Absätzen von Anspruch 1:

Phenol (203.2 g, 2.16 mol) wird bei 40ºC geschmolzen und in einem 5 l Rundkolben zu Bortrifluoridetherat (73.5ml, 0.60 mol) gegeben. Ein Polyisobuten mit einem zahlen mittleren Molekulargewicht von etwa 950 und einem Methyl vinylidengehalt von etwa 82 % (1040 g, 1.09 mol) wird in Hexan (1863 ml) gelöst und die Lösung wird in den Phenol enthaltenden Kolben über einen Tropftrichter mit Druck ausgleich innerhalb von 3 Stunden mit einer solchen Geschwindigkeit gegeben, dass die Temperatur des Reaktionsgemischs 22 bis 27 ºC beträgt. Die Lösung wird weitere 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, bevor Ammoniak (400 ml einer 30 Gew.-%igen wässrigen Lösung, 2.88 mol) zugegeben wird. Wasser (1000 ml) wird hinzu gefügt und das Gemisch wird gerührt. Die Lösung wird in einem 5 l Scheidetrichter in eine organische und eine wässrige Phase getrennt. Die wässrige Phase wird mit Hexan extrahiert. Es werden vier Extraktionsschritte mit jeweils 500 ml Hexan durchgeführt. Die organischen Phasen der vier Extraktionsschritte werden kombiniert und über MgSO4 über Nacht getrocknet und dann über eine 12 mm Celite-Schicht filtriert. Das Lösungsmittel wird bei 80 ºC/23” Hg vom Filtrat am Rotationsverdampfer entfernt;

und bei dem das Amin Dimethylamin, N-methyl-ethylamin oder Dibutylamin ist.

(6) Der 5. Hilfsantrag (mit Schreiben vom 27. Mai 2011 als 6. Hilfsantrag eingereicht) unterschied sich vom 2. Hilfsantrag nur durch die Beschränkung auf dessen Ansprüche 1 bis 6.

VII. In ihrer Erwiderung vom 10. November 2008 auf die Beschwerdebegründung hatte die Beschwerdegegnerin den von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Argumenten widersprochen und weitere Dokumente eingereicht:

| D18: |Declaration von Dr. P.R. Steven|

| |son vom 14. Oktober 2008, |

| | |

| D19: |CRC Handbook of Chemistry and P|

| |hysics, 69. Auflage, CRC Press,|

| | Boca Raton 1988, Seiten C-246 |

| |und C-271) |

| | |

| D20: |Declaration von Dr. D.J. Moreto|

| |n vom 14. Oktober 2008, |

| | |

| D21: |Declaration von J. Schoonover v|

| |om 21. August 2008, und |

| | |

| D22: |Lubrizol Ltd., "MATERIAL SAFETY|

| |DATA SHEET" für Dimethylamin (4|

| |0 gew.-%ige Lösung in Wasser) m|

| |it Datum: 23/01/01. |

| | |

Mit einer weiteren Eingabe vom 4. Juli 2011 reichte die Beschwerdegegnerin zwei weitere Declarations ein:

| D23: |Declaration von Dr. P.R. Steven|

| |son vom 28. Juni 2008 und |

| | |

| D24: |Declaration von Dr. A. Clarke v|

| |om 29. Juni 2008. |

| | |

VIII. Am 28. Juli 2011 fand eine mündliche Verhandlung statt, zu der die Ladung am 31. März 2011 ergangen war.

IX. Die im schriftlichen und mündlichen Verfahren vorge brachten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Zum Hauptantrag

(1) Die Beschwerdeführerin widersprach der Auffassung der Einspruchsabteilung, dass mit dem Ausdruck "wenigs tens ein Amin" in den Verfahrensschritten b) und c) von Anspruch 1 des Hauptantrags die Anwesenheit "anderer" Amine nicht ausgeschlossen sei. Vielmehr schließe die vorliegende Formulierung in den Absätzen b) der Ansprü che 1 und 10 den Einsatz anderer Amine als solcher, die "wenigstens eine sekundäre Aminofunktion und keine primäre Aminofunktion aufweisen", ausdrücklich aus.

(2) Auch der Auffassung, in Variante c) von Anspruch 1 des Hauptantrags würden in situ gebildete Addukte (und somit auch nicht isolierbare Übergangszustände) umfasst, widersprach die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die Klarstellung des Anspruchs 1 durch die Einbeziehung des Merkmals aus dem erteilten Anspruch 6.

(3) Zur Neuheit des Hauptantrags trug die Beschwerde führerin vor, dass die Druckschrift D1 als nachveröf fentlichte ältere Anmeldung nur für die Neuheit relevant sei (Artikel 54(3) und 54(4) EPÜ 1973) und eine Zusam mensetzung, die ein Mannichprodukt in Kombination mit einem Alkohol enthalte, und deren Verwendung als Detergenzadditiv für Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe beschreibe. Das Mannichprodukt werde aus (A) einem alkylierten Hydroxyaromaten mit einem Kohlenwasserstoff rest, der bis zu 400 C-Atome aufweisen könne, (B) einem Aldehyd oder Keton und (C) einem Gemisch aus Wasser und Amin, das wenigstens eine primäre oder sekundäre Amino gruppe aufweise, erhalten. Ein Verfahren zur Herstellung des alkylierten Hydroxyaromaten, das dem Schritt a) des Streitpatents entspräche, werde in der allgemeinen Beschreibung von D1 aber nicht offenbart. Lediglich Teil A des Beispiels von D1 gebe ein solches Herstellungs verfahren an. Da jedoch im Teil B des Beispiels von D1 das Polyisobutenyl-substituierten Phenol (PIB-Phenol) aus Teil A mit Ethylendiamin zu einem Mannichprodukt um gesetzt werde, also einem Amin mit zwei primären Amino gruppen, werde dort Schritt b) gemäß Streitpatent nicht verwirklicht. Folglich nehme das dortige Beispiel den Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht vorweg.

(4) Der Auffassung der Einspruchsabteilung, dass in Anlehnung an T 332/87 (oben) das Ethylendiamin durch andere in der allgemeinen Beschreibung aufgezählte Amine ersetzt werden könne, ohne dass eine neue Kombination kreiert werde, widersprach die Beschwerdeführerin.

Das Beispiel stelle vielmehr eine in sich abgeschlossene Lehre dar. Auch könne daraus nicht abgeleitet werden, dass und welche der Ausgangsmaterialien ausgetauscht bzw. welche Parameter verändert werden müssten. Zur Auswahl stünde dann jede der Komponenten (A), (B) und (C) in der vollen Breite ihrer Definitionen auf den Seiten 1 und 2 von D1. Dabei könne zudem nicht von nur einer Liste von Aminen die Rede sein, da ein Teil der Verbindungen nicht mit Wasser mischbar seien. Dies werde aber in den dortigen Ansprüchen verlangt. Außerdem verlange D1 eindeutig die Anwesenheit von Alkohol, enthalte aber in ihrer allgemeinen Beschreibung darüber hinaus keinerlei Angaben zu Einzelheiten des Herstellungsverfahrens.

Daher könne der gezielte Rückgriff auf einige in der Beschreibung von D1 genannte Amine die Neuheit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 9 des Hauptantrags nicht in Frage stellen. Folglich sei auch die Variante b) neu. Zudem ergebe sich aus den Unterschieden in den Ventil ablagerungen in den Beispielen und Versuchsberichten, dass die Produkte verschieden seien.

(5) Die von der Einsprechenden genannten Entscheidungen waren nach Ansicht der Beschwerdeführerin nicht einschlägig, da dort andere Umstände geherrscht hätten. So sei es in T 332/87 um die Addition eines Merkmals, nicht aber um seinen Ersatz gegangen.

(6) Außerdem machte die Beschwerdeführerin geltend, dass der Ausschluss primärer Amine eine präzisere Definition darstelle als die in D1 enthaltene Definition dieser Komponente als Amine mit mindestens einer primären oder sekundären Aminofunktion.

(7) Abgesehen von einer kurzen Wiederholung der Argumente zu D8 und D12 aus der Beschwerdebegründung durch die Beschwerdeführerin wurden in der mündlichen Verhandlung nur noch Argumente zu D1 ausgetauscht.

Zur Druckschrift D8 argumentierte die Beschwerdeführerin, dass es unstreitig sei, dass diese Druckschrift für die Frage der Neuheit der Variante b) nicht relevant sei.

Was die Variante c) angehe, so werde die Neuheit dieser Ausführungsform auch nicht von D8 vorweggenommen, da sie nicht offenbare, in der Mannichreaktion ein Addukt einzusetzen, das durch eine wenigstens 15-minütige Umsetzung wenigstens eines Amins, das wenigstens eine sekundäre oder primäre Aminofunktion aufweise, mit Formaldehyd oder Oligomer, Polymer oder Äquivalent davon bei einer Temperatur oberhalb 15ºC erhalten werde.

Zu D12 stimmte die Beschwerdeführerin der Anerkennung der Neuheit der Variante b) in der Streitentscheidung zu und argumentierte zur Variante c) genauso wie zu D8.

Zu den Hilfsanträgen 1 und 2

(8) Zu den beiden Hilfsanträgen 1 und 2 verwies die Beschwerdeführerin darauf, dass darin die eingesetzten Amine nicht mehr allgemein als sekundäre Amine bezeich net, sondern auf Grundlage der Beschreibung noch genauer definiert worden seien, um zu demonstrieren, dass Amine mit primären Aminofunktionen ausgeschlossen seien.

Zu den Hilfsanträgen 3 und 4

(9) Zur Einreichung des 3. Hilfsantrags vom 27. Mai 2011 argumentierte die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin dadurch im Hinblick auf einige schon mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge keinesfalls überrascht worden sein könne.

(10) Die Beschwerdeführerin stellte ihr Bemühen heraus, den Disclaimer so eng wie möglich an die Offenbarung im Beispiel von D1 anzupassen und auch den Rückgriff auf die dortige Beschreibung so exakt wie möglich durchzu führen, um das beanspruchte Verfahren eindeutig und in zulässiger Weise von D1 abzugrenzen und damit Neuheit herzustellen.

(11) In der Diskussion der Hilfsanträge 3 und 4 trug die Beschwerdeführerin weiter vor, dass ein Verfahren, das die Maßnahmen gemäß Teil A des Beispiels ausschließe, wohl neu sein müsse, da sein Gegenstand durch diesen Disclaimer gegenüber der Offenbarung von D1 abgegrenzt sei. D1 könnte allenfalls bezüglich Variante b) für die Frage der Neuheit relevant sein. Dies gelte dann auch für die spezielle Merkmalskombination des Beispiels von D1, die nun durch den Disclaimer ausgeschlossen sei.

X. Die im schriftlichen und mündlichen Verfahren vorge brachten Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Zum Hauptantrag und zu den Hilfsanträgen 1 und 2

(1) Die Beschwerdegegnerin erhob gegen die Änderungen im Hauptantrag und in den Hilfsanträgen 1 und 2 keine Einwände unter den Artikeln 84 bzw. 123(2) EPÜ.

(2) Zur Neuheit des Hauptantrags gegenüber D1 folgte die Beschwerdegegnerin den Argumenten und Feststellungen zur Neuheit in der Streitentscheidung.

(3) So beruhten die Argumente der Beschwerdegegnerin auf der Abänderung des einzigen Beispiels von D1 durch den Ersatz des darin verwendeten Ethylendiamins durch ein Amin aus der Liste der Amine auf den Seiten 6 bis 8 von D1. Genau wie die Streitentscheidung erachtete sie einen derartigen Ersatz eines Merkmals in einem Beispiel durch einen speziellen Bestandteil einer Liste in der allgemeinen Beschreibung im Lichte der Entscheidungen T 332/87 (oben) oder T 278/97 vom 21. März 2001 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) als Grundlage für den Einwand fehlender Neuheit für zulässig.

(4) Das einzige Beispiel der Druckschrift sei zweifel los repräsentativ für die allgemeine Lehre von D1, genau wie die Liste der Komponente (C) in der Beschreibung. Aus dieser Liste könne natürlich ein beliebiges Amin ausgewählt werden, z.B. eines der sekundären Amine. Da aber lediglich die Reaktionstemperatur in Verfahrens schritt a) im vorliegenden Anspruch 1 vorgegeben sei, müssten dann die anderen erforderlichen Reaktionsbedin gungen selbstverständlich an die Eigenschaften der ausgewählten Reaktanten angepasst werden. Zudem schrieben nach Ansicht der Beschwerdegegnerin die Ansprüche des Streitpatents alle notwendigen Komponenten vor, schlossen aber weitere Komponenten wie z.B. Wasser und Alkohole nicht aus.

(5) Im Hinblick auf z.B. Dimethylamin und andere in D1 namentlich genannte Amine sah die Beschwerdegegnerin in der Bedingung in Anspruch 1 des Hauptantrags, dass die Amine zwar sekundäre, aber keine primäre Aminofunktionen haben sollten, keine gültige Abgrenzung gegenüber D1.

(6) Wenn aber das Herstellungsverfahren schon aus einer Entgegenhaltung bekannt sei, fehle es naturgemäß auch dem dabei hergestellten Produkt direkt und unzweideutig an Neuheit. Gleiches gelte auch für die Anwendung der Produkte. So sei auf Seite 1, Absatz 1 von D1 sogar das gleiche technische Gebiet der Detergenzien für Kohlen wasserstoff-Treibstoffe als Anwendungsgebiet genannt.

(7) Die gleichen Argumente galten nach Ansicht der Beschwerdegegnerin auch für die Hilfsanträge 1 und 2.

Zum Hilfsantrag 3

(8) Da sie ihren Einwand gegen den 3. Hilfsantrag bereits vor der mündlichen Verhandlung erhoben habe, sah die Beschwerdegegnerin die Einreichung der neuen Anspruchs sätze zum 3. und 4. Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung als verspätet an und beantragte, diese beiden Hilfsanträge nicht zuzulassen.

(9) In ihrem Schriftsatz vom 4. Juli 2011 (Punkt 3.1) hatte die Beschwerdegegnerin erstmals einen Einwand wegen Verletzung der Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ gegen den damaligen 3. Hilfsantrag vom 27. Mai 2011 erhoben, da der darin enthaltene Disclaimer ihrer Ansicht nach zu breit war.

Dieser Einwand wurde von ihr dann auch in der mündlichen Verhandlung unter Hinweis auf die Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (ABl. EPA 2004, 413 und 448) aufrechterhalten. Zum ersten Mal brachte die Beschwerdegegnerin zusätzlich vor, dass der Disclaimer des 3. Hilfsantrags nicht nur die Variante b), sondern auch die Variante c) betreffe und er infolgedessen zu breit sei.

(10) Außerdem erweiterte die Beschwerdegegnerin ihren Einwand gegen den Hilfsantrag 3 auf Artikel 84 EPÜ. Allgemein gelte, dass ein Anspruch immer in Form eines Satzes zu formulieren sei. Dies sei im Disclaimer aber nicht der Fall. Damit verletze die letzte Fassung von Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags auch die Erfordernisse der knappen Formulierung und der Klarheit von Artikel 84 EPÜ. Zudem enthalte er auch noch einen Handelsnamen.

XI. Als die Parteien erkennen ließen, dass sie keine weite ren Wortmeldungen zum 4. Hilfsantrag zu den diskutierten Punkten beabsichtigten, stellte die Vorsitzende die Anträge der beiden Parteien zu diesem Zeitpunkt fest und schloss dann die Debatte über diese Punkte, namentlich die Zulässigkeit der Ansprüche und die Neuheit.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhabern) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streit patent mit den Ansprüchen 1 bis 14 gemäß Hauptantrag vom 27. Mai 2011, hilfsweise in der Fassung der Hilfsanträge 1 und 2, eingereicht mit Schreiben vom 27. Mai 2011, weiter hilfsweise in der (letzten) Fassung der Hilfs anträge 3 und 4 (jeweils Ansprüche 1 bis 6), eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 28. Juli 2011, oder in der Fassung gemäß Hilfsantrag 5 (vormals Hilfsantrag 6, wie eingereicht mit Schreiben vom 27. Mai 2011) aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.