T 0475/01 (Phosphinothricin-Resistenzgen/BAYER) 15-06-2004

Entscheidungsgründe

Zulassung mündlicher Ausführungen von Begleitpersonen

1. In Ausübung des ihr durch das EPÜ eingeräumten Ermessens unter Berücksichtigung der von der Großen Beschwerde- kammer aufgestellten Kriterien (vgl. Entscheidung G 4/95, ABl. 1996, 412) hat die Kammer mündliche Ausführungen der in der mündlichen Verhandlung anwesenden Begleit- personen beider Beteiligten zugelassen. Im Gegensatz zu dem Vortrag der Beschwerdegegnerin ist die Kammer der Auffassung, daß weder dem EPÜ noch der vorgenannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer entnommen werden kann, daß ein Beteiligter, der sich selbst im Verfahren vertritt, in Bezug auf mündliche Ausführungen von Begleitpersonen anders zu behandeln sei als ein zugelassener Vertreter.

Zulässigkeit der Beschwerde

2. Die Beschwerdegegnerin hat die Zulässigkeit der Beschwerde in Abrede gestellt (siehe Absatz XI oben), und zwar unter anderem mit der Begründung, die Identität des Beschwerdeführers sei unklar (vgl. Regel 64 a) EPÜ). Die Kammer ist dagegen der Auffassung, daß der Beschwerdeführer, nämlich Dr. Christoph Then, durch die Angaben in der Beschwerdeschrift hinreichend identifiziert wird (vgl. Rechtsprechung der Beschwerde- kammern des EPA, 4. Auflage, Kapitel VII.D.7.4.1). Der in der Beschwerdeschrift unter der Unterschrift angegebene Name und die Anschrift im Briefkopf stimmen mit dem im Einspruchsschriftsatz angegebenen Namen und der im Einspruchsschriftsatz angegebenen Adresse des beschwerdeberechtigten Einsprechenden Dr. Christoph Then überein.

Die Beschwerdeschrift enthält ferner einen Antrag mit der Angabe der angefochtenen Entscheidung und des Umfangs, in dem die Entscheidung geändert oder aufgehoben werden soll. Somit sind die Voraussetzungen der Regel 64 a) und b) EPÜ erfüllt.

3. Bezüglich des Arguments der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführer handle berufsmäßig als Vertreter vor dem EPA (Artikel 133 und 134 EPÜ), ohne die hierfür erforderliche Qualifikation zu besitzen, hält die Kammer die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Beweis- unterlagen für nicht ausreichend, die behauptete berufs- mäßige Ausübung einer Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentrechts durch Dr. Then zu belegen (vgl. G 3/97, ABl. 1999, 245, Punkt 5.1.2 der Entscheidungsgründe). Zwar hat die Beschwerdegegnerin Kopien des europäischen Patentregisters vorgelegt, die nachweisen, daß der Beschwerdeführer in einigen Verfahren vor dem EPA als Einsprechender in eigenem Namen auftritt, jedoch ist weder aus den Auszügen des Patentregisters noch aus den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Papierkopien verschiedener elektronischer Publikationen, in denen Dr. Then als "Patentexperte" für die Organisationen Greenpeace und "Kein Patent auf Leben" bezeichnet wird, ersichtlich, daß seine Einspruchstätigkeit einer gewöhnlichen Berufstätigkeit auf dem Gebiet des Patentrechts zuzurechnen ist.

4. Die Beschwerdegegnerin hat ferner vorgetragen, die Beschwerde sei auch deswegen als unzulässig zu verwerfen, weil sie nicht ausreichend begründet worden sei (vgl. Artikel 108 EPÜ, dritten Satz). Zur Stützung ihres Vortrags hat die Beschwerdegegnerin auf verschiedene Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA hingewiesen, die sich mit den an eine Beschwerdebegründung zu stellenden Mindestanforderungen befassen, insbesondere die Entscheidungen T 220/83 (ABl. EPA 1986, 249) und T 213/85 (ABl. EPA 1987, 482).

4.1. In der Entscheidung T 220/83 (a. a. O., Punkt 4) führte die entscheidende Kammer aus, mit den Angaben in der Beschwerdebegründung müsse sichergestellt werden, daß eine objektive Überprüfung des Beschwerdevorbringens auf seine Richtigkeit hin möglich sei. Daher darf der Beschwerdeführer sich nicht damit begnügen, bloß die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten und auf eine erneute Überprüfung des vorinstanzlich entgegen seinem Antrag bewerteten Streit- punkts hinzuwirken. Vielmehr muß in der Beschwerde- begründung dargelegt werden, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll.

4.2. Gemäß der Entscheidung T 213/85 (a. a. O., Punkte 2 und 3), die sich auf die vorgenannte Entscheidung stützt, muß sich eine für die Zulässigkeit der Beschwerde ausreichende Begründung mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die vorgetragenen Argumente auch tatsächlich durchgreifen, wohl aber darauf, ob sich daraus Umstände erkennen lassen, die die vertretene Auffassung stützen und ihrer Natur nach grundsätzlich dafür in Frage kommen, die vorinstanzlichen Entscheidungsgründe zu erschüttern.

4.3. Im vorliegenden Fall beziehen sich die tragenden Gründe der angefochtenen Entscheidung auf die Patentierungs- voraussetzungen des Artikels 52 (1) EPÜ sowie auf den Ausschlußtatbestand des Artikels 52 (2) a) EPÜ und die Ausnahmen des Artikels 53 a) und b) EPÜ. Die Beschwerde- begründung enthält eine zwar denkbar knappe, jedoch schlüssige Argumentation bezüglich der Frage der erfinderischen Tätigkeit (siehe Absatz V oben). Hinsichtlich des Einwands nach Artikel 53 b) EPÜ mag zwar die Befassung des Beschwerdeführers mit den von ihm kritisierten Entscheidungen, auf die die Einspruchs- abteilung ihre Entscheidung gestützt hat (siehe Punkte 6.2.1. und 6.2.3 der angefochtenen Entscheidung), als zu pauschal anzusehen sein, jedoch hat der Beschwerdeführer sowohl weitere rechtliche (Artikel 53 b) und Regel 23c EPÜ schlössen die Patentierung von Pflanzen- sorten aus) als auch tatsächliche (das angegriffene Patent bestehe aus einzelnen konkreten Pflanzensorten) Gründe vorgetragen, die seiner Meinung nach zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen sollten.

5. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß die Beschwerdebegründung - zumindest zu den Einspruchs- gründen der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und des Patentierungsverbots für Pflanzensorten - eine hinreichende Begründung enthält. Da es für die Zulässigkeit der Beschwerde genügt, wenn der Beschwerde- führer zu einem im Verfahren befindlichen Einspruchs- grund eine hinreichende Begründung gibt, ist die Beschwerde zulässig.

Artikel 53 b) EPÜ

6. Anspruch 9 des Streitpatents ist auf transgene Pflanzen, deren Teile und Samen gerichtet, die durch ein Resistenzgen oder eine Genstruktur gekennzeichnet sind, das bzw. die den Pflanzen Resistenz gegen das Herbizid Phosphinothricin und/oder das Herbizid Bialaphos verleiht. In dem Anspruch selbst werden Pflanzensorten nicht individuell beansprucht und aus der Beschreibung des Streitpatents geht auch nicht hervor, daß nur die in den Beispielen des Streitpatents beschriebenen transgenen Pflanzen, die von der Sorte Nicotiana tabacum Wisconsin 38 abgeleitet sind, Gegenstand des Patents sein sollen oder können.

Demgemäß steht die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ im Lichte der Entscheidung G 1/98 (ABl. EPA 2000, 111) der Großen Beschwerdekammer dem Schutz des Gegenstands des Anspruchs 9 durch ein europäisches Patent nicht entgegen. Zum selben Ergebnis würde die Anwendung der nach Erteilung des Streitpatents in Kraft getretenen Regel 23c b) EPÜ führen, auf die sich die Einspruchs- abteilung in ihrer Entscheidung auch stützt. Die vorinstanzliche Entscheidung ist also im Ergebnis nicht zu beanstanden.

7. Der Beschwerdeführer hat argumentiert, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf einer falschen Interpretation verschiedener Entscheidungen der Beschwerdekammern beruht (siehe Punkt V oben). Dem ist nicht so. Denn die Vorlageentscheidung T 1054/96 (ABl. 1998, 511), die zur Entscheidung G 1/98 der Großen Beschwerdekammer führte, läßt die Frage, ob Artikel 53 b) EPÜ den Patentschutz für einen Anspruch ausschließt, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, offen. Die Frage wurde dann in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) eindeutig beantwortet. Was die Entscheidung T 356/93 (ABl. 1995, 545) betrifft, in der ein anderer Standpunkt hinsichtlich der Interpretation des Artikels 53 b) EPÜ vertreten wurde, so ist sie durch die Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) überholt. Die Interpretation dieser Entscheidungen durch die Einspruchsabteilung ist daher nicht zu beanstanden.

8. Der Beschwerdeführer hat sich auch darauf berufen, die vom Streitpatent geschützten Pflanzen seien "im wesentlichen abgeleitete Sorten". Auch insoweit gilt jedoch, daß das Streitpatent nicht im Sinne der Entscheidung G 1/98 Pflanzensorten individuell beansprucht und auch nicht technisch auf die Ausführung an diesen beschränkt ist. Zwar kann die Eigenschaft einer Pflanzensorte als "im wesentlichen von einer anderen Sorte abgeleitet" für den Inhalt des Züchter- rechts relevant sein (vgl. Artikel 14 (5) i) UPOV und Artikel 13 (5) a) der Verordnung 2100/94/EG, ABl. EG Nr. L 227 vom 1. September 1994, Seite 1), hinsichtlich des Patentschutzes kann die Kammer unter Berücksichtigung der ratio decidendi der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) jedoch keinen Unterschied zwischen einer im wesentlichen abgeleiteten Sorte und einer Sorte im Sinne der vorgenannten Entscheidung (vgl. Artikel 1 vi) UPOV und Artikel 5 (2) der Verordnung 2100/94/EG, a. a. O.) erkennen. Die Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) bezieht sich daher auch auf den Fall, daß eine abgeleitete Sorte vom Patentanspruch umfaßt wird.

Artikel 53 a) EPÜ

9. Die Kammer 3.3.4 hatte sich bereits in der Entscheidung T 0356/93 (a. a. O.) mit zum Zweck der Erzeugung von Herbizidresistenz genetisch veränderten Pflanzen zu befassen. Ausgehend von der in dieser Entscheidung (siehe Punkte 5 bis 7) gegebenen Definition der Begriffe "öffentliche Ordnung" und "gute Sitten" und der dort angestellten Erwägungen kann die Kammer bei der Verwertung des vorliegenden Patents keinen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten erkennen. Eine gegenüber der Entscheidung T 0356/93 (a. a. O.) wesentlich veränderte Sachlage ist hier nicht vorgetragen worden. Zwar ist der Kammer nicht nur aus der von dem Beschwerdeführer eingereichten Entgegenhaltung (D5) bekannt, daß eine Ausweitung des Patentrechts auf (höhere) Lebewesen und deren Gene von vielen Bürgerinnen und Bürgern abgelehnt wird, diese Ablehnung ist jedoch nicht mit einem Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten im Sinne des Artikels 53 a) EPÜ gleichzusetzen (siehe in T 356/93 insbesondere den Punkt 15 der Entscheidungsgründe).

10. Gemäß Artikel 4 (1) a) und (2) der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotech- nologischer Erfindungen ("Biotechnologierichtlinie", ABl. EPA 1999, 101), der in Verbindung mit dem bestehenden Artikel 53 b) als Regel 23c b) EPÜ in das EPÜ aufgenommen wurde, sind zwar Pflanzensorten nicht patentierbar. Dagegen können Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen sind, patentiert werden, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist. Mit der Verabschiedung der EU-Richtlinie ist somit durch ihren Artikel 4 ein EU-weit verbindlicher Konsens darüber erzielt worden, daß, wie es die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/98 ausgedrückt hat, Erfindungen, die Pflanzen und nicht eine bestimmte Pflanzensorte individuell beanspruchen, patentierbar sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist.

11. Daraus ergibt sich zugleich, daß die Mitgliedstaaten der EU als Mitwirkende an dieser EU-Gesetzgebung mit der Verabschiedung des Artikels 4 Biotechnologierichtlinie auch zum Ausdruck gebracht haben, daß derartige Patente nicht als solche gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Denn es wäre widersprüchlich, wenn ein Gesetzgeber in einer Vorschrift etwas ausdrücklich erlauben würde, von dem er schon selbst der Meinung wäre, daß es gegen eine andere, von ihm gleichzeitig erlassene Vorschrift verstößt. Ein derartiger Gesetzgebungswille kann nicht unterstellt werden. Gemäß Artikel 6 (1) Biotechnologierichtlinie sind Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit ausgenommen. Es werden in Absatz (2) der Vorschrift als nicht patentierbar geltende Erfindungen genannt. Keine der dort erwähnten Arten von Erfindungen bezieht sich aber nur entfernt auf Pflanzen. Der EU-Gesetzgeber hat in seinem Zuständigkeitsbereich durch Normsetzung den Begriff der Erfindungen, deren Verwertung als typischerweise gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßend oder als mit ihr vereinbar anzusehen ist, näher bestimmt und damit Werte gesetzt. Diese Wertsetzungen sind verbindlich und bei der Auslegung von Rechtsvorschriften zu berücksichtigen, auch wenn einzelne gesellschaftliche Gruppen - aus ihrer Sicht zu Recht - weiterhin abweichender Auffassung sind.

12. Der damit für die überwiegende Zahl der Vertragsstaaten des EPÜ auf EU-Ebene gesetzte Maßstab ist auch für die Auslegung des EPÜ heranzuziehen, weil die Vertrags- staaten des EPÜ mit der Aufnahme der Vorschriften der Biotechnologierichtlinie in das EPÜ nicht nur deren Normsetzungen, sondern damit zugleich auch die diesen zugrundeliegenden Wertvorstellungen für das EPÜ übernommen haben. Darüberhinaus kann schon der Entscheidung G 1/98 der Großen Beschwerdekammer (a. a. O., Punkt 3.9 der Entscheidungsgründe) entnommen werden, daß diese im Hinblick auf die in der Biotechnologierichtlinie ausgesprochene Förderungs- würdigkeit des Einsatzes der Gentechnik im Bereich der Pflanzenbiotechnologie die von ihr für mit Artikel 53 b) EPÜ vereinbar angesehenen, auf genetisch veränderte Pflanzen gerichteten Ansprüche als nicht gegen Artikel 53 a) EPÜ verstoßend betrachtet hat.

Artikel 54 EPÜ (Neuheit)

13. Der Beschwerdeführer hat - weder im Einspruchsverfahren noch im darauffolgenden Beschwerdeverfahren - konkrete Tatsachen oder Beweismittel genannt, die den Einwand mangelnder Neuheit des Gegenstands des Patents rechtfertigen könnten. Die Berücksichtigung dieses Einspruchsgrundes wird daher mangels Substantiierung abgelehnt.

Artikel 56 EPÜ (erfinderische Tätigkeit)

14. Nächstkommender Stand der Technik ist die Entgegenhaltung (D7), in der die Klonierung und Charakterisierung von an der Biosynthese des Antibiotikums Bialaphos beteiligten Genen des Bakteriums Streptomyces hygroscopicus beschrieben werden. Es wird in der Entgegenhaltung erwähnt, daß die an der Biosynthese beteiligten Gene mit den Resistenzgenen gegen Bialaphos in einem Cluster gekoppelt sind (siehe Seite 48, rechte Spalte, zweiter vollständiger Absatz). Ferner wird beschrieben, daß durch Klonierung längerer Fragmente und Selektion auf Bialaphos-Resistenz ein solches Cluster aus einer anderen Streptomyces-Art (Streptomyces lividans) isoliert werden kann.

15. Im Hinblick auf diesen Stand der Technik bestand die Aufgabe des Patents darin, ein weiteres Resistenzgen zu isolieren, das den Pflanzen Resistenz gegen Bialaphos bzw. Phosphinothricin verleiht.

16. Diese Aufgabe wurde durch ein Resistenzgen gemäß Anspruch 1 des Streitpatents gelöst, d. h. durch ein spezifisches, aus Streptomyces viridochromogenes isoliertes Resistenzgen, bei dem als Startcodon ATG und als Stopcodon TGA verwendet wurde und dessen GC-Anteil an den in Pflanzen angepaßt ist.

17. Weder Entgegenhaltung (D7) noch eine der anderen vorliegenden Entgegenhaltungen enthält einen Hinweis auf eine mögliche Erzeugung von Resistenz gegen Phosphino- thricin bzw. Bialaphos in Pflanzen durch Expression eines Resistenzgens von Streptomyces. Dies allein spricht für die Anerkennung von erfinderischer Tätigkeit.

18. Aber selbst wenn man annimmt, daß der Fachmann - ausgehend von der Entgegenhaltung (D7) - die Klonierung eines spezifischen Resistenzgens aus Streptomyces hygroscopicus oder Streptomyces lividans in Erwägung gezogen hätte, erscheint die Klonierung des Phosphinothricin-Resistenzgens von Streptomyces viridochromogenes unter Berücksichtigung der vorliegenden Druckschriften des Standes der Technik nicht ohne weiteres für den Fachmann naheliegend und auch nicht ohne erfinderisches Zutun zu bewerkstelligen. Die Tatsache, daß die Anpassung einer heterologen Sequenz an den Codongebrauch und das GC-Verhältnis von Pflanzen aus z. B. den Entgegenhaltungen (D8) oder (D17) bekannt war, steht dieser Feststellung nicht entgegen; denn eine solche Anpassung kann erst stattfinden, wenn ein geeignetes Resistenzgen identifiziert und kloniert worden ist.

19. Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 für den Fachmann im Hinblick auf den entgegengehaltenen Stand der Technik nicht naheliegend war und somit den Anforderungen des Artikels 56 EPÜ genügt. Da der Gegenstand der Ansprüche 2 bis 10 direkt oder indirekt auf dem Resistenzgen des Anspruchs 1 beruht, muß erfinderische Tätigkeit auch für diese Ansprüche anerkannt werden.

20. Die Kammer stellt fest, daß keines der vom Beschwerde- führer vorgebrachten Argumente die Aufhebung der Entscheidung der Vorinstanz rechtfertigt.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

21. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die Große Beschwerdekammer mit zwei Fragen bezüglich der Patentierbarkeit von im wesentlichen abgeleiteten Sorten zu befassen.

22. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ liegt es im Ermessen der Beschwerdekammern zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Große Beschwerde- kammer mit einer Rechtsfrage zu befassen, die sich in einem bei ihr anhängigen Beschwerdeverfahren stellt.

23. Im vorliegenden Fall ist keiner der beiden Tatbestände erfüllt. Die vorliegende Entscheidung steht in Einklang mit der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) der Großen Beschwerdekammer, in der die Rechtsfrage, ob ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei, verneint wurde. Frühere Entscheidungen, in denen diese Rechtsfrage anders als von der Großen Beschwerdekammer beurteilt wurde, sind durch die Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) überholt.

Die Kammer vermag aus den in Punkt 8 oben genannten Gründen in den vom Beschwerdeführer vorgelegten Fragen (siehe Punkt XII oben) auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu sehen, die nicht schon in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) beantwortet worden wäre.

24. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird daher zurückgewiesen.