J 0029/94 (Rücknahmefiktion) 10-03-1997

Entscheidungsgründe

1. Die Tatsache, daß der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig auf den Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ geantwortet hat, zog als Rechtsfolge nach sich, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt (Art. 110 (3) EPÜ).

1.1 Die Kammer vermag sich nicht der Auffassung des Beschwerdeführers anzuschließen, wonach es sich bei dem Schreiben vom 8. Juni 1995 nicht um einen Bescheid nach Artikel 110 (2) gehandelt habe. Weder vom Inhalt noch von der Form her gibt der Bescheid in dieser Hinsicht Anlaß zu irgendwelchen Zweifeln.

1.1.1 Der Bescheid war in der Verfahrenssprache im oberen Teil des Deckblatts deutlich und fett gedruckt als "Communication pursuant to Article 110 (2) EPC" ausgewiesen. Darüber hinaus entspricht der Wortlaut der an den Beschwerdeführer gerichteten Aufforderung auf dem Deckblatt Wort für Wort dem Text von Artikel 110 (2) EPÜ. Dieses Formblatt gibt keinerlei Anlaß zu Mißverständnissen seitens des Empfängers. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf die deutsche Formulierung "Sie werden gebeten ..." ist für seinen Fall ohne Belang. Es trifft zwar zu, daß dieser Wortlaut sich von der Formulierung in Artikel 110 (2) EPÜ (... "fordert auf" ...) unterscheidet, aber trotzdem macht die Angabe "Mitteilung nach Artikel 110 (2)" auch in dieser Sprache, die nicht Verfahrenssprache ist, deutlich, daß in dem Bescheid nur eine höflichere Formulierung als in der Vorschrift des EPÜ verwendet wird.

1.1.2 Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer darin überein, daß der Bescheid nicht auf die Beantwortung einer spezifischen Frage ausgerichtet war. Dies ist jedoch für einen Bescheid durchaus nicht unüblich. In Bescheiden des EPA können die Beteiligten gebeten werden, einen Mangel zu beheben oder eine bestimmte Information zu geben. Jedoch dienen sie auch dazu, den Beteiligten Gelegenheit zu geben, ihren Fall erneut zu prüfen oder zu der vorläufigen Auffassung der Kammer Stellung zu nehmen. Jedenfalls sind Bescheide nach Artikel 113 (1) EPÜ erforderlich, um sicherzustellen, daß eine spätere Entscheidung nur auf Gründe gestützt ist, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Ist ein Anmelder nach Kenntnisnahme einer Mitteilung nach Artikel 110 (2) EPÜ an einer Verfolgung der Anmeldung nicht mehr interessiert, so kann er einfach von einer Stellungnahme absehen. Dies führt dazu, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, ohne daß eine Entscheidung ergehen muß. Will der Anmelder sich nicht zur Sache äußern, aber seine Anmeldung weiterverfolgen, so kann er um eine Entscheidung nach Aktenlage ersuchen.

1.1.3 Ferner ist darauf hinzuweisen, daß der Beschwerdeführer nie behauptet hat, durch die Mitteilung irregeführt worden zu sein oder geglaubt zu haben, daß eine Reaktion nicht notwendig sei.

1.2 Auch kann sich die Kammer nicht der Meinung des Beschwerdeführers anschließen, wonach die Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) eine unangemessene Sanktion sei, wenn gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle über die Gültigkeit einer Benennung Beschwerde eingelegt wurde.

1.2.1 Da die Kammer durch das Übereinkommen gebunden ist, könnte sie eine Abweichung vom eindeutigen Wortlaut einer Regelung des Übereinkommens nur dann in Erwägung ziehen, wenn die Regelung gegen eine übergeordnete Norm verstößt oder auf reiner Willkür beruht (G 10/92, ABl. EPA 1994, 633, Entscheidungsgründe 9). Der Beschwerdeführer bestritt nicht, daß Artikel 110 (3) aufgrund der eindeutigen Formulierung auf diesen Fall anwendbar sei.

Als eine solche übergeordnete Norm, die eine Abweichung von dieser Vorschrift erforderlich machen würde, könnte die Tatsache gelten, daß die Anmeldung nicht vor der Kammer anhängig war und daher im Beschwerdeverfahren nicht als zurückgenommen gelten konnte. In bezug auf diese Frage ist an den Grundsatz der Einheit der Patentanmeldung und des Patents im Verfahren (s. Art. 118 EPÜ) zu erinnern. Nach diesem Grundsatz kann eine Entscheidung bezüglich der Anmeldung nur in bezug auf die Anmeldung als Ganzes getroffen werden. Wird der territoriale Geltungsbereich, für den das Patent erteilt werden soll, angefochten, und wird diese Frage Gegenstand einer Beschwerde, so betrifft die aufschiebende Wirkung der Beschwerde (Art. 106 (1) Satz 2 EPÜ) die Anmeldung insgesamt. Infolge der Beschwerde in dieser Sache verlor die erste Instanz ihre Zuständigkeit für die Weiterbehandlung der Anmeldung für alle Vertragsstaaten. Die erste Instanz wäre nicht berechtigt gewesen, die Anmeldung weiterzubehandeln und das Patent für alle anderen Vertragsstaaten, mit Ausnahme Italiens, zu erteilen, da damit der Grundsatz der Einheit der Anmeldung im Verfahren verletzt worden wäre. Darüber hinaus hat sich das EPA auf die Prüfung der Anträge des Anmelders (Art. 113 (2) EPÜ) zu beschränken und ist nicht berechtigt, ein von diesen Anträgen abweichendes Patent zu erteilen. Dies gilt nicht nur für den Wortlaut des Patents, sondern für alle Einzelheiten, die für die Rechtswirkung des Patents von Belang sind. Hierzu zählen insbesondere die Vertragsstaaten, für die das Patent erteilt werden soll (s. Art. 64 (1) EPÜ). Daher führte die Beschwerde nicht dazu, daß ein Teil der Anmeldung in der ersten Instanz anhängig blieb, und die Rücknahmefiktion ist nicht als eine Rechtsfolge außerhalb des Rahmens dieses Beschwerdeverfahrens zu betrachten.

1.2.2 Das Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach der Verlust der Anmeldung in diesem Fall eine unangemessene Sanktion sei, vermag die Kammer nicht zu überzeugen.

1.2.2.1 Das EPÜ sieht in verschiedenen Situationen die Rücknahmefiktion als Folge eines Versäumnisses des Anmelders bei der Weiterverfolgung seiner Anmeldung vor. Dies liegt zweifellos im Interesse eines zügigen und straffen Verfahrens. Die Versäumnisse können Sachfragen (z. B. Einwände gegen die Patentierbarkeit) oder Formfragen (z. B. Gebührenzahlung, Erfordernisse hinsichtlich der Form der Anmeldung) betreffen. Diesen Fällen ist gemeinsam, daß ein bestimmtes Erfordernis für die Erteilung des Patents in der beantragten Form oder für die Fortsetzung des Verfahrens insgesamt nicht erfüllt ist. Allerdings ist die Rücknahmefiktion nicht für alle Situationen vorgesehen, in denen der Anmelder eine vorgeschriebene Handlung nicht vornimmt oder auf eine Aktion des Amts nicht reagiert. Während es sehr wohl zur Rücknahmefiktion (Art. 96 (3) EPÜ) kommt, wenn es der Anmelder unterläßt, auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung zu antworten, ist dies in der Regel nicht der Fall, wenn auf eine Mitteilung der Eingangsstelle nicht geantwortet wird. Die Eingangsstelle hat die Anmeldung vielmehr aufgrund der in der Mitteilung festgestellten Mängel zurückzuweisen (Art. 91 (3) 1. Halbsatz EPÜ; für Ausnahmen s. z. B. Art. 91 (5) EPÜ).

1.2.2.2 Für Ex-parte-Beschwerdeverfahren hat der Gesetzgeber in Artikel 110 (3) EPÜ denselben Mechanismus wie für Verfahren vor der Prüfungsabteilung vorgesehen. Daher ist die Rücknahmefiktion für alle Ex-parte-Beschwerdeverfahren ausdrücklich vorgesehen, auch wenn sie im Verfahren vor der Eingangsstelle nicht anwendbar war. Auch in Artikel 110 (3) EPÜ wird hinsichtlich der Art der angefochtenen Entscheidungen kein Unterschied gemacht. Im vorliegenden Fall hat dies zur Folge, daß die Rücknahmefiktion im Beschwerdeverfahren eintreten kann, auch wenn die Weiterbehandlung der Anmeldung in anderer Form in der angefochtenen Entscheidung in Betracht gezogen worden war.

1.2.2.3 Diese Rechtslage ist nicht darauf zurückzuführen, daß der Gesetzgeber an Verfahrenssituationen wie die vorliegende nicht gedacht hätte. Aus der Entstehungsgeschichte des EPÜ wird nämlich deutlich, daß bei der Abfassung des Artikels 110 (3) EPÜ nicht beabsichtigt war, zwischen verschiedenen Arten von Entscheidungen der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung zu unterscheiden. Nach Artikel 109 (3) (nunmehr Art. 110 (3) EPÜ) des der Münchner Diplomatischen Konferenz vorgelegten Entwurfs (Konferenzdokument M/1) war Artikel 95 (3) des Entwurfs (nunmehr Art. 96 (3) EPÜ) entsprechend anzuwenden. Die Bedeutung dieser Bestimmung des Entwurfs wurde von den Delegationen unterschiedlich interpretiert. Während die österreichische Delegation die Vorschrift so auslegte, daß lediglich die Beschwerde und nicht die gesamte Anmeldung als zurückgenommen gelten solle, machte die niederländische Delegation geltend, daß die Rechtsfolge die Zurücknahme der Anmeldung sei (Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, oben, Nrn. 472 und 474). Unter Berücksichtigung der anschließenden Diskussion im Hauptausschuß I legte der Redaktionsausschuß den folgenden Vorschlag vor (Sitzungsbericht, oben, Nr. 499):

"Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen."

Dieser Text war bereits mit dem derzeitigen Text von Artikel 110 (3) EPÜ identisch, abgesehen davon, daß die Vorschrift betreffend Entscheidungen der Rechtsabteilung noch nicht enthalten war. Nach der Erörterung stimmte der Ausschuß mit der österreichischen Delegation dahingehend überein, daß die Rücknahmefiktion in Beschwerden gegen Entscheidungen der Rechtsabteilung (betreffend Rechtsübergänge) nicht eintreten solle. Obwohl bereits zuvor der Vorsitzende zusammenfassend festgestellt hatte, daß nach Auffassung des Ausschusses diese Vorschrift auf die Fälle einer die Anmeldung betreffenden Beschwerde im Erteilungsverfahren beschränkt werden solle (Sitzungsbericht, oben, Nr. 498), erhielt die österreichische Delegation keine mehrheitliche Unterstützung für ihren Vorschlag, dort festzulegen, daß sich die Beschwerde "gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung im Erteilungsverfahren" richten müsse (Sitzungsbericht, oben, Nr. 501). Andere Delegationen vertraten die Auffassung, daß es außerordentlich schwierig sei, Absatz 3 so zu formulieren, daß er auf alle Beschwerden gegen Entscheidungen im Erteilungsverfahren anwendbar sei, nicht jedoch auf Beschwerden gegen andere Entscheidungen. Angesichts des Umstands, daß der Anmelder eine Weiterbehandlung einer als zurückgenommen fingierten Anmeldung verlangen könne, sollte man auf eine nähere Umschreibung der Beschwerden verzichten, auf die Absatz 3 nicht anzuwenden wäre (Sitzungsbericht, oben, Nr. 503). Daher wurde nur der Vorbehalt betreffend die Entscheidungen der Rechtsabteilung aufgenommen; der restliche Entwurf blieb unverändert. Der Wortlaut der Vorschrift in der derzeitigen Fassung wurde von allen Delegationen bei einer Gegenstimme angenommen (Sitzungsbericht, oben, Nr. 507).

1.2.2.4 Überdies kann die Rücknahmefiktion nicht als eine willkürliche Regelung angesehen werden. Die angefochtene Entscheidung betraf die Benennung Italiens und damit den territorialen Geltungsbereich des zu erteilenden Patents. Die Gültigkeit einer Benennung ist Bestandteil des Erteilungsverfahrens, da im Erteilungsbeschluß die Staaten anzugeben sind, für die das Patent erteilt wird. Der Gesetzgeber wertete die Nichterwiderung auf eine Mitteilung im Beschwerdeverfahren als Versäumnis bei der Weiterverfolgung der Anmeldung, die die Rücknahmefiktion als Rechtsfolge rechtfertigt. Da im Beschwerdeverfahren betreffend eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ eine für das weitere Erteilungsverfahren maßgebliche Frage geregelt werden soll, kann die Kammer die dieser Vorschrift zugrunde liegende Absicht nicht als willkürlich betrachten, auch nicht in einem Fall wie dem vorliegenden, wenn man insbesondere in Betracht zieht, daß die gleichen Abhilfemöglichkeiten zur Verfügung stehen wie im Verfahren vor der Prüfungsabteilung, von denen der Beschwerdeführer angemessenen Gebrauch hätte machen können (s. nachstehend Nrn. 2 und 3).

Es sind Situationen denkbar, bei denen sich die Beschwerde auf eine vom Erteilungsverfahren weitgehend losgelöste Frage bezieht (z. B. Erstattung einer Gebühr) und bei denen die vorgenannten Gründe keine Anwendung finden würden. Da der Kammer aber ein solcher Fall nicht vorliegt, bedarf dieses Problem hier keiner weiteren Erörterung.

2. Der Beschwerdeführer hatte Gelegenheit, die Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) EPÜ durch einen rechtswirksamen Weiterbehandlungsantrag (Art. 121 (1) EPÜ) aufheben zu lassen.

Nach Artikel 121 (2) EPÜ ist ein solcher Antrag innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag einzureichen, an dem die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist. Im vorliegenden Fall war die Mitteilung am 20. Dezember 1995 per Einschreiben mit Rückschein abgesandt worden. Nach Regel 78 (3) EPÜ galt die Mitteilung als am 30. Dezember 1995 zugestellt. Daher lief die Zweimonatsfrist am 29. Februar 1996 ab (R. 83 (4) EPÜ). Folglich wurde der am 1. März 1996 eingegangene Antrag auf Weiterbehandlung nicht fristgerecht eingereicht und ist daher nicht zulässig.

3. Auch nach Versäumung der Frist für die Stellung des Antrags auf Weiterbehandlung war der Beschwerdeführer noch in der Lage, den endgültigen Verlust der Anmeldung abzuwenden, wenn das Versäumnis trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt eingetreten war, da ihm die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ noch offenstand (J 12/92, unveröffentlicht, zitiert in: Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2. Auflage, 1996, S. 240). Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen (Art. 122 (2) Satz 1 EPÜ). Der Beschwerdeführer hatte spätestens beim tatsächlichen Eingang der Mitteilung des EPA vom 21. März 1996 davon Kenntnis erlangt, daß sein Antrag auf Weiterbehandlung nicht rechtzeitig eingereicht worden war (J 7/82, ABl. EPA 1982, 391, Entscheidungsgründe 3 und 4). Wenn man zugunsten des Beschwerdeführers davon ausgeht, daß er die Mitteilung nicht vor dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post (R. 78 (3) EPÜ) erhielt, war dieser letzte Tag der 31. März 1996. Dem Beschwerdeführer müßte es möglich gewesen sein, die versäumte Handlung innerhalb von zwei Monaten ab diesem Datum nachzuholen. Der am 1. Juli 1996 eingegangene Antrag auf Wiedereinsetzung war daher verspätet gestellt.

4. Zur Rechtfertigung seines Versäumnisses, den Antrag auf Weiterbehandlung und auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rechtzeitig zu stellen, berief sich der Beschwerdeführer auf den Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes. Dieser in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannte Grundsatz (G 5/88, ABl. EPA 1991, 137, Entscheidungsgründe 3.2) besagt, daß einem Anmelder kein Nachteil daraus erwachsen darf, daß er einem mißverständlichen Bescheid des EPA vertraut hat (J 3/87, ABl. EPA 1989, 3). Der Beschwerdeführer konnte jedoch nicht nachweisen, daß das Versäumnis, die richtige Handlung vorzunehmen, auf irgendeine Information des EPA zurückzuführen war.

4.1 In bezug auf die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags brachte er vor, die Mitteilung der Kammer, die ihn auf den verspäteten Antrag aufmerksam gemacht habe, und die weiteren Bescheide und Fristverlängerungen hätten bei ihm den Eindruck hervorgerufen, daß die Frage der Zulässigkeit des verspäteten Antrags noch offen sei. Andernfalls sei ihm nicht verständlich, warum die Kammer ihn durch Fristsetzung oder Gewährung von Fristverlängerungen auf seinen Antrag hin wiederholt aufgefordert habe, eine Stellungnahme abzugeben.

Dieses Argument beruht auf einer grundlegend falschen Vorstellung von den Verfahren vor dem EPA. Die Zustellung einer Mitteilung besagt keineswegs, daß den früheren Anträgen eines Beteiligten noch stattgegeben werden kann. In Artikel 113 (1) EPÜ ist vorgesehen, daß Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Daher war es nach Artikel 113 (1) EPÜ erforderlich, den Beschwerdeführer über den Mangel des Antrags auf Weiterbehandlung sowie über die Gründe zu unterrichten, aus denen seinen weiteren Anträgen nicht stattgegeben werden konnte. Überdies hatte der Beschwerdeführer Anspruch auf Fristverlängerungen nach Regel 84 EPÜ, und zwar unabhängig davon, ob sein Fall noch aussichtsreich erschien oder nicht. Die Verfahrensführung der Kammer war nicht Ursache für das Versäumnis der Frist zur Stellung des Weiterbehandlungsantrags, das zu dem Rechtsverlust führte, denn dieses Versäumnis war bereits eingetreten, als der Beschwerdeführer die weiteren Bescheide der Kammer erhielt.

4.2 Hinsichtlich der Frist für den Wiedereinsetzungsantrag argumentiert der Beschwerdeführer ähnlich. Seiner Auffassung nach vermittelte der Bescheid, der ihn über die verspätete Einreichung des Weiterbehandlungsantrags unterrichtete, den Eindruck, daß das Beschwerdeverfahren noch anhängig sei und Handlungen, die zum Wiederauflebenlassen der Anmeldung notwendig seien, noch vorgenommen werden könnten. Es wurde vorgebracht, daß das Hindernis im Sinne des Artikels 122 (2) Satz 1 EPÜ frühestens bei Ablauf der verlängerten Frist für die Erwiderung, d. h. am 5. Juni 1996, weggefallen sei. Dies trifft nicht zu.

Die in 4.1 angegebenen Gründe finden hier entsprechend Anwendung. Der Tag des Wegfalls des Hindernisses bestimmt sich nicht nach dem Ermessen des EPA, sondern ist nach Sachlage zu ermitteln. Demzufolge war der Beschwerdeführer in der Lage, die versäumte Handlung nachzuholen, sobald er die Mitteilung vom 21. März 1996 erhalten hatte, die ihn über das Versäumnis in Kenntnis setzte (s. oben, Nr. 3).

Die Verlängerung der Frist für die Abgabe einer Stellungnahme konnte nicht so verstanden werden, daß damit die Frist für den Wiedereinsetzungsantrag verlängert worden sei. Die Verlängerung bezog sich nicht auf einen solchen Antrag, und der Beschwerdeführer hatte nicht mitgeteilt, daß er einen solchen Antrag zu stellen gedenke. Es ist davon auszugehen, daß einem Beschwerdeführer, der die Dienste eines zugelassenen Vertreters in Anspruch nimmt, bekannt ist, daß nur vom EPA festgesetzte Fristen nach Regel 84 EPÜ verlängert werden können, und daß dies die Fristen nach Artikel 122 EPÜ betreffend die Wiedereinsetzung nicht einschließt. Unabhängig von dem Eindruck, den der Beschwerdeführer oder sein Vertreter tatsächlich hatten, war die Gewährung einer Verlängerung nicht die Ursache für das Versäumnis, die Wiedereinsetzung rechtzeitig zu beantragen, da die Verlängerung selbst erst um 21.10 Uhr am letzten Tag der Frist nach Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ beantragt wurde, d. h. dem letzten Tag, an dem der Antrag auf Wiedereinsetzung hätte eingereicht werden können.

5. Auch dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers, die Rücknahme der Beschwerde und die Weiterbehandlung dieser Anmeldung ohne die Benennung Italiens zuzulassen, kann nicht stattgegeben werden. Die Rücknahmefiktion als Rechtsfolge des Versäumnisses, auf einen Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ zu antworten, ist in Artikel 110 (3) EPÜ vorgesehen und dient dem Zweck, unangemessene Verzögerungen bei der Weiterverfolgung von Anmeldungen zu vermeiden (s. oben, 1.2.2). Die Rücknahmefiktion trat im Oktober 1995 ein. Der Beschwerdeführer versäumte es dann, die im Übereinkommen vorgesehenen Schritte für die Aufhebung der Rücknahmefiktion zu unternehmen. Bei dieser Sachlage liegt es nicht im Ermessen der Kammer, eine rückwirkende Zurücknahme der Beschwerde zuzulassen, damit eine im Übereinkommen beabsichtigte Folge vermieden wird.

6. Hinsichtlich seiner Anträge, die Große Beschwerdekammer mit zwei Fragen zu befassen, war der Beschwerdeführer nicht in der Lage, einen Präzedenzfall anzugeben, der mit den Schlußfolgerungen dieser Kammer nicht im Einklang steht. Daher sieht die Kammer keinen Anlaß, der Großen Beschwerdekammer diese Fragen vorzulegen, um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Die Kammer hat keinerlei Zweifel bezüglich der Antworten, die das Übereinkommen auf die Fragen des Beschwerdeführers vorsieht (zu Frage 1 s. Entscheidungsgründe 1.2, zu Frage 2 s. Entscheidungsgründe 1.1). Darüber hinaus vertritt die Kammer die Auffassung, daß Fälle, in denen eine Anmeldung auf diese Weise verlorengeht, extrem selten sind, so daß die Zahl der davon negativ betroffenen Fälle eine solche Vorlage nicht begründen kann. Die Vorlage ist nicht gerechtfertigt, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt oder zu klären ist (J 5/81, ABl. EPA 1982, 155).

7. Mit seinem dritten und vierten Hilfsantrag ersuchte der Beschwerdeführer um weitere Zwischenentscheidungen der Kammer, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Der Beschwerdeführer wurde in mehreren Bescheiden über die vorläufigen Auffassungen der Kammer unterrichtet und hatte Gelegenheit, seinen Fall schriftlich und in einer mündlichen Verhandlung in jeder Hinsicht zu erörtern. Ein weiterer Aufschub ist daher nicht gerechtfertigt.