T 0296/87 (Enantiomères) 30-08-1988
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Modification des revendications au cours de la procédure d'opposition
Essai de formulation et non pas renonciation partielle
Nouveauté (oui) - énantiomères de racémates connus
Activité inventive (non) - expériences évidentes donnant un résultat d'une ampleur surprenante (activité d'un énantiomère plus de deux fois supérieure à celle du racémate)
Objection relative au caractère insuffisant de l'exposé non retenue, car soulevée tardivement
I. Le 2 décembre 1981, la demande de brevet européen n° 78 101 792.6, déposée le 20 décembre 1978 et revendiquant la priorité d'une demande allemande en date du 24 décembre 1977, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 2 800 sur la base de neuf revendications pour les Etats contractants BE, DE, FR, GB, NL, SE (ci-après dénommés "premier groupe d'Etats contractants"), et sur la base de onze revendications pour l'Etat contractant IT.
La revendication 1 prévue pour le premier groupe d'Etats contractants s'énonçait comme suit :
"(...)
1. Les composés de formule générale
(FORMULA)
dans laquelle
R représente un groupe de formule
(FORMULA)
ou
(FORMULA)
R1 étant l'hydrogène, un halogène ou le groupe CF3, R2 l'hydrogène, un alkyle en C1 - C4, un halogène ou le groupe NO2, avec la condition que si R est un radical de formule II, III ou VI, R1 ne soit pas l'hydrogène et Z est un groupe de formule
(FORMULA)
R3 étant H, un alkyle en C1-C12 éventuellement substitué par 1 à 6 atomes d'halogènes et/ou par OH, des alcoxy en C1-C6, des alkythio en C1-C4, des (C1-C6)-alcoxy-(C2-C6)-alcoxy, halogéno- (C1-C2) alcoxy, méthoxy-éthoxy-éthoxy, (C1-C4)-alkylamino, D-(C1-C4)-alkylamino, phényle, oxiranyle et phénoxy, ce dernier pouvant être de même substitué par un ou deux halogènes et/ou alkyles en (C1-C4), un cycloalkyle en (C5-C6) éventuellement halogéné, un alcényle en (C3-C6) éventuellement halogéné ou un cycloalcényle en (C5-C6),
un alcynyle en (C3-C4) éventuellement substitué par un ou deux alkyles en (C1-C6), phényles, halogènes ou alcoxy en (C1-C2), un phényle éventuellement substitué par un à trois alkyles ou alcoxy en (C1-C4), halogènes ou groupes NO2 ou CF3, ou encore un radical furfuryle ou tétrahydrofurfuryle ou un équivalent de cation d'une base organique ou minérale,
R4 étant un alkyle en (C1-C6) éventuellement substitué par un alcoxy en (C1-C4), un halogène ou un phényle, ce dernier pouvant être de même substitué par un à trois alkyles en (C1-C4) et halogènes, un alcényle en (C3-C6) ou un phényle, éventuellement substitué par un à trois alkyles en (C1-C4) et/ou halogènes,
R5 et R6, qui peuvent être identiques ou différents l'un de l'autre, représentent chacun H, un alkyle ou un hydroxy-alkyle en (C1-C6), un cycloalkyle en (C5-C6) ou un phényle, éventuellement substitué par un à trois alkyles ou alcoxy en (C1-C4), halogènes ou CF3 (avec la condition que R5 et R6 ne forment pas ensemble un phényle), ou bien constituent ensemble une chaîne méthylénique à 2,4 ou 5 chaînons, chaîne dans laquelle un groupe CH2 peut être éventuellement remplacé par O, NH, ou N(CH3),
R7 est H ou CH3,
R8 est H, CH3 ou C2H5, et
R9 est H, CH3, C2H5 ou un phényle,
avec la restriction que dans les composés dans lesquels R est un groupe de formule II, R3 ne puisse être l'hydrogène ou un alkyle non substitué [que] si R1 ou R2 est un atome de chlore à la position para. (Traduction fournie par la titulaire du brevet, à part les termes entre []).
La revendication 1 prévue pour l'Etat contractant IT ne différait de cette revendication que par une restriction de moindre portée ajoutée à la fin, s'énonçant comme suit :
"... avec la restriction que R3 n'est pas l'hydrogène si R1 est un trifluorométhyle, R2 est l'hydrogène et R est un radical de formule II".
Chacune de ces deux revendications 1 était suivie de trois revendications indépendantes, la revendication 2 qui portait sur un procédé de préparation de composés de formule I (sous deux variantes, a) et b)), la revendication 3, relative à des produits herbicides caractérisés en ce qu'ils contiennent une substance active de formule I, et la revendication 4, ayant pour objet l'utilisation des composés de formule I pour la lutte contre les plantes nuisibles. Enfin, ces revendications étaient elles-mêmes suivies par les revendications 5 à 9 ou, dans le jeu valable pour l'Italie, 5 à 11, portant sur des composés particuliers entrant dans le cadre de la formule I.
II. L'une après l'autre, à savoir les 10, 27 et 30 août et le 2 septembre 1982, les quatre intimées actuelles ont fait opposition à ce brevet, invoquant le défaut de nouveauté et d'activité inventive, et même, dans le cas d'une opposante (Ciba-Geigy), le caractère insuffisant de l'exposé de la variante b du procédé selon la revendication 2. Elles ont cité à l'appui de leurs dires une série de documents publiés antérieurement, parmi lesquels les seuls restés pertinents étaient en définitive :
(1) DE-A-2 546 251,
(2) EP-A-483,
(3) DE-A-2 623 558,
(4) Ann. Appl. Biol. 39 (1952), 295-307 et
(9) DE-A-2 531 643 (dont le contenu est pour l'essentiel identique à celui du document (6) BE-A-831 469),
ainsi que les documents mentionnés ci-après, non publiés antérieurement, mais revendiquant une priorité plus ancienne :
(7) EP-A-1 473 et
(8) EP-A-2 925.
III. La question de la nouveauté et de l'activité inventive a été examinée en détail en première instance, dans le cadre de la procédure d'opposition, au cours de laquelle la titulaire du brevet (actuelle requérante) s'était efforcée de délimiter son invention par rapport aux antériorités en apportant diverses modifications à la signification et en précisant la position de certains substituants R, R1 et R2, ceci dans chacune des deux revendications 1 (cf. décision attaquée, de la page 14, 8e ligne à la page 15, 18e ligne). La division d'opposition a estimé que ce mode de délimitation contrevenait à l'article 123(2) CBE ; étant donné que cette délimitation a été maintenue sans être modifiée, la division d'opposition a finalement révoqué le brevet pour ce seul motif par décision du 10 juin 1987, sans tirer de conclusion définitive au sujet de la brevetabilité de l'objet du brevet contesté, et notamment de sa nouveauté et de l'activité inventive qu'il implique (cf. décision attaquée, page 11, dernier paragraphe).
IV. Le 7 août 1987, la titulaire du brevet révoqué a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, en même temps qu'elle acquittait la taxe prescrite, et le 8 septembre 1987, elle a déposé un mémoire exposant ses motifs, accompagné de quatre nouveaux jeux de revendications (requêtes principale et subsidiaire, pour le premier groupe d'Etats contractants et pour l'Italie). Sans discuter les motifs de la décision qu'elle attaquait, la requérante a renoncé aux revendications libellées de manière plus limitée qui avaient été soumises en première instance, au cours de la procédure d'opposition, et a essayé de délimiter à l'aide de disclaimers son invention par rapport à l'état de la technique. Elle s'estimait en droit de le faire, car elle n'avait pas renoncé aux parties qu'elles avait supprimées au cours de la procédure d'opposition ; les revendications modifiées qu'elle avait soumises à l'époque constituaient bien plutôt de simples essais de formulation (cf. page 4, alinéa 2 du mémoire exposant les motifs du recours). Par ailleurs, en ce qui concerne le fond, elle n'a plus abordé par écrit la question de la brevetabilité.
V. Sur les quatre intimées, deux (ICI et BASF) ne se sont plus prononcées sur le fond lors de la procédure de recours ; une troisième (Ciba-Geigy), se plaçant du point de vue de la forme, a certes contesté par écrit la recevabilité des revendications modifiées ; toutefois, comme les deux premières intimées visées ci-dessus, elle s'est abstenue de comparaître à la procédure orale à laquelle les parties avaient été citées en bonne et due forme. La quatrième a certes contesté elle aussi brièvement, sans toutefois revenir sur les détails, la recevabilité quant à la forme et la brevetabilité quant au fond des revendications sur lesquelles se fondaient à l'époque les requêtes de la titulaire du brevet. Avant la procédure orale, la Chambre a encore rappelé par téléfax qu'il s'agissait de discuter de façon définitive de la question de savoir non seulement si les revendications étaient recevables du point de vue de la forme, mais également si elles répondaient aux conditions requises en ce qui concerne le fond.
VI. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 30 août 1988, et à laquelle seules la requérante et l'intimée Dow (ci- après dénommée "opposante"), étaient représentées, il a été vancé essentiellement les arguments suivants :
A. La requérante a soumis, dans le cadre d'une nouvelle requête présentée à titre principal, de nouvelles revendications qui se distinguent du texte du brevet délivré par les modifications suivantes :
- le dernier membre de phrase de la revendication 1 destinée au premier groupe d'Etats contractants, à savoir "avec la restriction que..... position para." est remplacé par :
"...... avec toutefois les restrictions suivantes :
a) lorsque R est un groupe de formule II, R3 ne peut être l'hydrogène ou un alkyle non substitué que si R1 ou R2 est en même temps un atome de chlore à la position para ;
b) lorsque R est un radical de formule
(FORMULA)
R3 n'est pas l'hydrogène, un alkyle en C1-C9 éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogènes ou groupes hydroxy, un alcényle en C3-C4, ou un cyclohexyle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogènes, un phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogènes ou groupements méthyles, un groupement benzyle ou un équivalent de cation ;
c) la formule II n'est pas
(FORMULA)
contenant au moins 80 % de configuration D" ;
- dans la revendication 2 correspondante, formule IX, Y devient H ;
- il est ajouté à la fin des revendications 5 à 8 qui suivent la précision : "contenant au moins 80 % de configuration D" ;
- le dernier membre de phrase de la revendication 1 valable pour l'Italie, à savoir "...avec la restriction que ... formule II.", est remplacé par :
"avec toutefois les restrictions suivantes :
Cln
a) la formule II n'est pas CF3 - - O -, avec
n = 0 ou 1,
b) ... (libellé identique à celui prévu pour le premier groupe d'Etats contractants)
(...),
contenant au moins 80 % de configuration D." ;
- les corrections apportées aux revendications 2 et 5 à 10 valables pour l'Italie sont les mêmes que celles apportées aux revendications 2 et 5 à 8 destinées au premier groupe d'Etats contractants.
B. La requérante a, dans le cadre de la requête subsidiaire, présenté les deux revendications suivantes, libellées de manière identique pour l'ensemble des Etats contractants désignés, à savoir :
"1. Composé de formule
(FORMULA)
contenant au moins 80 % de configuration D.
2. Composé de formule
(FORMULA)
contenant au moins 80 % de configuration D."
C. La requérante a fait valoir en faveur de sa requête principale que, d'après la pratique constante suivie par l'OEB, les énantiomères doivent être considérés comme nouveaux par rapport aux racémates connus de structure correspondante. L'Office a délivré de nombreux brevets entrant dans cette catégorie, dont quelques uns portaient même sur des énantiomères de certains racémates cités dans le document (9), alors qu'il connaissait l'existence de ce document. S'agissant de l'activité inventive, la requérante a renvoyé au compte-rendu d'expériences soumis le 17 mai 1985 duquel il ressort que, pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes, il suffit en général d'utiliser une dose d'énantiomère D représentant le quart de la dose requise du racémate correspondant. Même si l'on considérait qu'il était évident d'attribuer toute l'activité du racémate à l'énantiomère D, on aurait tout au plus pu s'attendre à ce que l'activité de ce dernier soit multipliée par deux, mais non pas par quatre par rapport à l'activité du racémate. La requérante a fait observer en outre que les herbicides décrits dans le document (4), où il est fait état d'une activité supérieure des énantiomères dextrogyres par rapport aux énantiomères lévogyres, étaient des composés différents de par leur structure et leur mode d'action ; de même, on ne peut pas assimiler systématiquement la configuration d (configuration +) et la configuration D. L'étude de l'importante amélioration de l'activité dans le cas des énantiomères D ne serait allée de soi que si l'on avait déjà observé une telle amélioration dans le cas des composés de structure proche.
D. S'agissant de la requête subsidiaire, la requérante a rappelé qu'il ressortait du compte-rendu d'expériences du 17 mai 1985 que pour l'un des deux composés - le composé n° 20 - encore revendiqués dans cette requête, il avait été constaté une augmentation exceptionnelle de l'activité de l'énantiomère D par rapport à celle du racémate, et qu'en outre les racémates correspondant aux deux composés revendiqués n'étaient pas compris dans l'état de la technique publié, n'ayant été décrits que dans une demande de brevet européen de la requérante constituant une priorité antérieure ; ils ne devaient donc être pris en considération que pour l'appréciation de la nouveauté, et non de l'activité inventive.
E. i) L'intimée a répondu en critiquant tout d'abord la nouvelle extension dans le cadre de la requête principale de certaines caractéristiques de la revendication 1 soumise en première instance, au cours de la procédure d'opposition, soulignant qu'il ne s'était pas agi à l'époque, comme la requérante s'obstinait à le soutenir, en dépit des objections émises par la division d'opposition, d'un simple essai de formulation, mais d'une renonciation à une protection plus étendue.
ii) L'intimée a ensuite fait valoir - et ce pour la première fois - que certains produits participant à la réaction dans la variante b) et comptant parmi les précurseurs nécessaires dans la variante a) du procédé suivant la revendication 2 de la requête principale n'étaient pas à la disposition des hommes du métier à la date de priorité, et que donc certains composés selon la revendication 1, dans lesquels R était un radical de formule III, n'avaient pas fait l'objet d'un exposé suffisant, au sens de la décision T 206/83 "Herbicides", JO OEB 1/1987, 5.
iii) En outre, l'exemple 17 ayant été supprimé, il n'y avait plus d'exemples sur lesquels aurait pu se fonder la revendication de composés dans lesquels R était un radical de formule III, de sorte que ces composés n'étaient plus susceptibles d'être protégés.
iv) Si l'intimée ne conteste plus la nouveauté des revendications présentées dans la requête principale, elle objecte en revanche, au sujet de l'activité inventive qu'elles impliquent, que le compte-rendu d'expériences qui a été invoqué ne comporte pas suffisamment d'éléments montrant que les énantiomères D ont un effet quantitativement meilleur et que l'obtention d'un tel effet ne suffit pas pour prouver l'existence d'une activité inventive. En effet, tous les hommes du métier savent que les énantiomères se distinguent fréquemment par leur activité, puisqu'ils agissent en général sur les enzymes des organismes traités et que ces enzymes sont quant à elles actives d'un point de vue optique. En l'espèce, le document (4) (page 295, alinéa 2) fait non seulement état d'une activité supérieure des énantiomères dextrogyres par rapport à celle des énantiomères lévogyres des composés qu'il cite, mais encore suggère l'existence d'un antagonisme (page 295, alinéa 3) ; par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'activité de l'énantiomère d soit plus de deux fois supérieure à celle du racémate. Il apparaît en outre à la page 304, figure 4, que l'énantiomère dextrogyre (d) est le composé ayant la configuration D absolue. Mais même pour les composés de structure plus proche selon le document (9), il a été divulgué une activité supérieure de la configuration d. Il était donc évident de proposer les énantiomères D du brevet attaqué (revendication principale) pour obtenir une activité supérieure à celle des racémates de base.
v) L'intimée n'a pas formulé d'observations au sujet de la requête subsidiaire.
VII. La requérante a conclu en riposte à l'annulation de la décision attaquée et au maintien du brevet sur la base des revendications remises lors de la procédure orale (requêtes principale ou subsidiaire).
VIII. L'intimée pour sa part a demandé le rejet du recours.
IX. Au terme de la procédure orale, le président a fait connaître la décision de la Chambre.
1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.
Requête principale
2. Vu les circonstances, le texte des revendications déposé le 17 août 1983 est à considérer comme un essai de formulation et non pas comme une renonciation à une protection plus large.
2.1. Le texte modifié des revendications produit le 17 août 1983 visait à délimiter la demande par rapport aux documents produits pendant la procédure d'opposition (cf. page 2, lignes 5 à 7 de la lettre d'accompagnement). La division d'opposition n'avait pas exigé que les revendications soient limitées, bien au contraire : la question de la délimitation n'a été abordée ni pendant la procédure d'opposition, ni dans de la décision de révocation du brevet ; il ne peut donc avoir été renoncé aux objets qui n'étaient plus couverts par les revendications modifiées.
2.2. Une chambre de recours a au demeurant déjà estimé (cf. décision T 123/85 en date du 23 février 1988, publiée dans le JO 8/1989, 336) que la CBE ne prévoyant pas la possibilité pour le titulaire du brevet de renoncer à son brevet au cours de la procédure d'opposition, il est exclu que celui-ci puisse y renoncer en tout ou en partie (même par une déclaration expresse de renonciation, ce qui n'est pas le cas ici). Il peut uniquement en demander la modification, cette requête pouvant en tout état de cause être retirée ou être modifiée à tout moment, à condition qu'il ne soit pas fait un usage abusif de ce droit (cf. points 3.1.1 et 3.1.2 des motifs de la décision en question). Rien n'indique en l'espèce que l'on se trouve en présence d'un tel abus. Vu la complexité du problème, il est bien naturel au contraire que la requérante se soit réellement demandé quelle forme de limitation l'OEB accepterait pour pouvoir conclure à la nouveauté.
2.3. En conséquence, les revendications actuelles, dont la formulation a à nouveau été élargie, doivent absolument être prises en considération.
3. Du point de vue de la forme, en ce qui concerne la recevabilité des revendications, il convient de faire les constatations suivantes :
3.1. Il n'y a pas violation de l'article 123(3) CBE pour cause d'extension de la protection par rapport au texte du brevet délivré. Au contraire, dans le texte destiné au premier groupe d'Etats contractants qui ne comportait qu'un seul disclaimer lors de la délivrance (actuel disclaimer "a"), il a été ajouté deux disclaimers de plus ("b" et "c"). Dans le texte destiné à l'Italie, qui contenait un seul disclaimer lors de la délivrance, ce disclaimer a été remplacé par un disclaimer "a" élargi, et il a été ajouté un second disclaimer "b".
3.2. Le disclaimer "b" (identique pour tous les Etats contractants) sert à délimiter la demande par rapport au document (8) qui revendiquait une priorité en date du 23 décembre 1977 et décrit entre autres des énantiomères D dont la structure correspond en partie à la formule I du brevet attaqué. En effet, dans la formule I du brevet attaqué, R correspond à la formule II donnée dans le document (8) et -OR3 représente certaines des définitions données pour le substituant R1 à la page 3, lignes 8 s. dudit document. Il a été constaté toutefois que le document dont la priorité était revendiquée par le document (8) ne couvrait pas les définitions indiquées à la page 3, lignes 18 à 22 du document (8), que le document (8) n'avait donc pas à cet égard de date de dépôt ou de priorité antérieure à celles du brevet attaqué, et que c'est donc avec juste raison que ces définitions n'ont pas été exclues en l'occurrence par le disclaimer "b", lequel exclut toutefois à juste titre le groupe de produits divulgué aux pages 3 et 4 du document de priorité.
3.3. Le disclaimer "c" contenu dans la revendication 1 valable pour le premier groupe d'Etats contractants et le disclaimer "a", de contenu identique, figurant dans la revendication 1 valable pour l'Italie (qui exclut également ce qui avait déjà été exclu par l'unique disclaimer contenu dans la revendication 1 du brevet délivré pour l'Italie, rendant ainsi cet ancien disclaimer superflu) servent à délimiter ces revendications par rapport au document (9) publié antérieurement. Même si du fait de certaines différences existant entre les définitions de -OR3 selon le brevet attaqué d'une part et de R1 selon la revendication 1 du document (9) d'autre part, ces disclaimers ne tiennent pas exactement compte du recoupement avec le document (9) - ils excluent par exemple également les composants pertinents dans lesquels -OR3 = (C10 - C12)-alkoxy, bien que le document (9) ne détruise la nouveauté que des composés (C1 - C9)-alkoxy, ils doivent cependant être considérés comme admissibles, car ils font disparaître tous les points communs, ne vont au-delà du strict nécessaire que pour des détails mineurs, et présentent l'avantage d'être sensiblement plus clairs que la version réduite au strict nécessaire.
3.4. Le membre de phrase "contenant au moins 80 % de configuration D" ajouté à la fin des revendications 1, 5, 6, 7 et 8 prévues pour le premier groupe d'Etats contractants et des revendications 1 et 5 à 10 prévues pour l'Italie se fonde sur les indications figurant dans les pièces initiales de la demande (page 6, lignes 11 à 14 et page 10, lignes 23 à 29) et reprises dans le fascicule du brevet attaqué, page 4, lignes 21 à 23 et page 5, lignes 56 à 58.
3.5. La modification apportée à la formule IX de la revendication 2 est une correction admissible au sens de la règle 88 CBE, vu que la rectification consistant à remplacer "Y" par "H" s'impose effectivement à l'évidence.
3.6. Au total, les revendications n'appellent aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE.
4. L'objection relative au caractère insuffisant de l'exposé, au sens où l'entend la décision T 206/83 (cf. supra, point VI.E (ii)) a été soulevée pour la première fois lors de la procédure orale tenue dans le cadre de la procédure de recours faisant suite à la procédure d'opposition, et doit donc être considérée comme n'ayant pas été invoquée en temps utile au sens de l'article 114(2) CBE. Du reste, du seul fait qu'il ne peut pour d'autres motifs être fait droit à la requête principale de la requérante (cf. ci- après, point 8), elle n'a pas à être prise en considération. Il convient cependant de noter que l'intimée n'a pas réussi à convaincre la Chambre que les produits en question étaient également des précurseurs indispensables même dans la variante a) de la revendication 2 du brevet attaqué, et qu'il était exclu qu'entre la date de priorité du document (2) -juillet 1977 - et celle du brevet attaqué -décembre 1977-certaines connaissances générales nouvelles de l'homme du métier aient pu mettre ces produits à sa disposition.
5. De même, l'objection selon laquelle, après la suppression de l'exemple 17, les composés dans lesquels R = III (cf. supra, point VI, E (iii) ) ne se fondaient pas suffisamment sur la description, n'a pas été soulevée en temps utile ; en effet, cet exemple a été supprimé dès le 17 août 1983, date à laquelle de nouvelles revendications ont été produites (R1 = CF3, R2 = hydrogène ou halogène), et cette suppression ressortait également du disclaimer "b" que comportaient les revendications produites le 8 septembre 1987 dans le cadre de la requête subsidiaire d'alors. En outre, l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description est énoncée à l'article 84 CBE, mais le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un motif d'opposition, ni a fortiori de recours (cf. article 100 ensemble la règle 66(1) CBE). Cette objection est donc sans importance dans la présente espèce.
6. L'examen de la nouveauté doit tout d'abord consister à déterminer si l'existence d'une formule chimique connue, comportant à ce que l'on peut constater un atome de carbone asymétrique (unique), détruit la nouveauté non seulement du composé concerné lorsqu'il se présente sous la forme racémate, mais également des énantiomères qui le constituent (configuration d et l et D et L) ; cette question se pose notamment eu égard aux documents (1), (2) et (3), qui divulguent incontestablement des structures présentant certains recoupements avec celles du brevet attaqué, à ceci près que dans ce dernier, il est revendiqué les énantiomères D qui, dans les documents en question, ne sont nullement mentionnés.
6.1. La Chambre se laisse ici guider par des considérations qu'elle avait déjà développées auparavant dans sa décision T 181/82 "Composés spiro" (JO OEB 1984, 401) au sujet de la nouveauté d'individus chimiques appartenant à un groupe de produits de formule connue. Dans le cas des produits obtenus par réaction de certains composés spiro avec un bromure d'alkyle en C1 - C4 défini sous la forme d'un ensemble de produits, la Chambre a distingué de manière très stricte entre le contenu purement conceptuel d'une information d'une part et la teneur de l'exposé correspondant compris comme un enseignement concret en vue d'une action technique d'autre part. Seul cet enseignement technique peut détruire la nouveauté. Pour que cet enseignement existe dans le cas d'un produit chimique, il est nécessaire que celui-ci ait été préalablement décrit de manière individualisée. C'est ainsi que, comme la Chambre l'a exposé dans cette décision, si les huit radicaux méthyle (C1), éthyle (C2), n- et isopropyle (chacun étant C3), ainsi que les n-, sec-, iso- et tertio-butyle (chacun étant un C4) sont couverts conceptuellement parlant par la définition alkyle en C1-C4, en revanche, seul le groupe méthyle est divulgué explicitement, car c'est la valeur limite inférieure C1-alkyle, à la différence du groupe alkyles spéciaux à deux ou trois atomes de carbone et des quatre radicaux auxquels peut correspondre la valeur limite supérieure (C4), qui, bien que compris dans cette définition, ne sont pas énumérés individuellement, l'indication de cette valeur ne divulguant les radicaux butyle que de manière générique.
6.2. La Chambre estime que ce principe peut également s'appliquer à la présente espèce dans la mesure où l'état de la technique, à en juger par l'interprétation que donnent les hommes du métier des formules de structure indiquées et des désignations scientifiques, décrit uniquement des racémates. Les produits concernés peuvent certes se présenter sous une multitude de configurations conceptuellement imaginables (énantiomères D et L), en raison de la présence dans la formule de l'atome de carbone asymétrique ; ces configurations n'en sont pas divulguées pour autant de manière individualisée. C'est pourquoi la nouveauté des énantiomères D et L n'est pas détruite par la description des racémates.
6.3. La situation est différente pour les énantiomères, dans la mesure où ils sont nommément cités dans l'état de la technique - quelle que soit la manière dont ils sont désignés (D, d, L, I ou + ou -), - et où leur préparation est possible.
6.4. Le point de vue défendu ici est dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Chambre en ce qui concerne la nouveauté des produits chimiques, jurisprudence qui veut que la nouveauté ne puisse être détuite que par les enseignements techniques dans lesquels le produit est présenté comme nécessairement obtenu par un procédé décrit antérieurement ou exposé sous une forme spécifique, c'est- à-dire individualisée (cf. décisions T 12/81 "Diastéréisomères" JO OEB 1982, 296 ; T 181/82 "Composés spiro", loc. cit. ; T 7/86 "Xanthines", JO OEB 1988, 381).
6.5. La Chambre n'ignore pas ce faisant que non seulement les deux énantiomères rentrent d'un point de vue conceptuel dans la définition des structures indiquées, mais encore qu'ils se trouvent effectivement dans le racémate sans être séparés. Un mode classique de séparation consiste à transformer les énantiomères en un mélange de diastéréoisomères, par exemple à l'aide de produits optiquement actifs, à décomposer celui-ci, puis à isoler les énantiomères parmi les produits obtenus. De telles considérations ne peuvent cependant intervenir dans le cadre de l'examen de la nouveauté, elles ne peuvent jouer en effet que pour l'examen de l'activité inventive.
7. Si l'on applique les principes énoncés ci-dessus à la présente espèce, on constate que :
7.1. Les énantiomères ne sont nullement mentionnés dans les documents (1), (2) et (3). Rien n'indique non plus que des énantiomères pourraient apparaître au cours du procédé de préparation indiqué, par exemple du fait de l'utilisation de produits de départ optiquement actifs. La Chambre en conclut qu'il n'est décrit dans cet état de la technique que des racémates qui n'affectent pas la nouveauté des configurations D revendiquées dans le brevet attaqué. Ceci doit également valoir pour ceux des produits selon le brevet attaqué qui - comme cela est revendiqué dans le dernier texte soumis - "contiennent au moins 80 % de configuration D". En effet, la question d'une séparation possible du racémate ou d'un enrichissement possible d'un énantiomère ne doit pas intervenir lors de l'appréciation de la nouveauté (cf. supra, point 6.5).
7.2. Les structures décrites dans le document (4) sont indiscutablement différentes de celles mentionnées dans le brevet attaqué ; c'est pourquoi ce document ne détruit pas lui non plus la nouveauté du brevet.
7.3. Le document (7), qui n'a pas été publié antérieurement, mentionne certes nommément à la page 4, deuxième alinéa, les formes lévogyres et dextrogyres de structures se recoupant avec celles dont il est fait état dans le brevet attaqué. Mais le passage en question n'existait pas dans les documents dont la priorité est revendiquée par le document (7). Le document (7) ne constitue donc pas à cet égard une antériorité du fait de sa date de priorité et ne détruit donc pas la nouveauté du brevet attaqué puisque par ailleurs ce qui a été dit des documents (1), (2) et (3) vaut également pour le document (7).
7.4. De même le document (8), qui n'a pas été publié antérieurement lui non plus, ne détruit pas la nouveauté du brevet, ceci en raison de l'existence du disclaimer "b" (cf. ci-dessus, point 3.2 ), qui exclut à juste titre des composés selon le brevet attaqué définis par la formule I, très générale, non seulement les composés spécifiques cités concrètement dans les exemples et autres pièces du document (8), mais également tout le groupe de produits que recouvre l'exposé de ce document (formule générale), dans la mesure où ce document jouit effectivement d'une priorité plus ancienne que le brevet attaqué.
7.5. Le même raisonnement vaut également pour le document (9), en raison du disclaimer "c" prévu pour le premier groupe d'Etats contractants et du disclaimer "a" prévu pour l'Italie. Le document (9) ne détruit donc pas lui non plus la nouveauté du brevet.
8. Pour l'appréciation de l'activité inventive au regard de l'article 56 CBE, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état de la technique non publié antérieurement que constituent les documents (7) et (8) ; en d'autres termes, seuls les documents (1) à (4) et le document (9) sont à prendre en considération.
8.1. On peut considérer que les racémates correspondant aux énantiomères D revendiqués constituent l'état de la technique le plus proche. Pour ceux des composés revendiqués dans lesquels R correspond à la formule II ou III, ces racémates sont divulgués dans les documents (1), (2), (3) ou (9), suivant les composés considérés ; les racémates des composés dans lesquels R correspond à la formule IV, V ou VI ne sont certes pas divulgués dans les documents cités, néanmoins il n'y a pas lieu d'apprécier à part l'activité inventive pour ce qui est des énantiomères D qui leur correspondent, car la requérante ne comptait pas présenter de requête spéciale pour les revendiquer, comme la procédure orale l'a révélé.
8.2. Si l'on admet que les racémates définis dans les documents (1), (2) et (3) et dans le document (9) correspondent à l'état de la technique le plus proche, on peut estimer que le brevet attaqué a fondamentalement pour objet des composés dont une dose considérablement réduite suffit pour lutter contre des plantes nuisibles. La solution offerte par le brevet attaqué - revendication 1 de la requête principale - consiste à proposer les composés de formule I.
8.3. Le compte rendu d'expériences du 17 mai 1985 donne à penser que ce problème a été effectivement résolu.
8.4. En ce qui concerne l'activité inventive, il y a lieu de formuler les observations suivantes :
8.4.1. Bien avant la date de priorité du brevet attaqué, tous les hommes du métier savaient que, dans les substances physiologiquement actives (comme par exemple, les herbicides, les fongicides, les insecticides, les régulateurs de croissance, mais également les produits pharmaceutiques ou les substances nutritives) comportant un atome de carbone asymétrique et pouvant donc se présenter sous la forme d'un racémate ou de l'un des deux énantiomères possibles, l'un de ces énantiomères présente fréquemment une activité quantitativement supérieure à celle de l'autre ou du racémate. Si donc, comme dans la présente invention, l'on se propose de préparer à partir d'un racémate physiologiquement actif des substances présentant cette activité physiologique de façon accrue, il est évident qu'avant de passer à la synthèse de produits de structure modifiée, on va commencer par isoler les deux énantiomères et faire des essais pour voir si l'un d'eux est plus actif que le racémate ("obvious to try"). De telles expériences relèvent de la routine. Selon la jurisprudence constante de la Chambre, une activité supérieure ne saurait impliquer une activité inventive si elle peut être constatée à partir d'expériences évidentes. Vu que dans la présente espèce les expériences effectuées avec les énantiomères étaient évidentes dans la perspective du problème à résoudre, la découverte de l'activité des énantiomères D qui a été revendiquée, comparée à celle des racémates correspondants, n'implique pas une activité inventive.
8.4.2. Il convient de noter que cette conclusion ne peut être systématiquement généralisée. Le résultat obtenu pourrait en effet être tout autre avec des composés comportant plus d'un atome de carbone asymétrique, car le nombre des isomères envisageables serait multiplié de manière exponentielle. Il se pourrait également que, dans le cas où le racémate de base est connu mais négligé par les chercheurs, l'obtention des énantiomères par séparation à partir de ce racémate implique une activité inventive. On peut également penser à d'autres cas de figure donnant un autre résultat - par exemple, obtention d'énantiomères actifs ou ayant un effet qualitatif différent à partir de racémates essentiellement inactifs ou à effet différent. Or, dans la présente espèce, les parties n'ont pas fait valoir de tels arguments, et pour la Chambre, ils ne s'imposent pas.
8.4.3. Vu la nature générale des considérations qui précèdent, le fait que la requérante ait attiré l'attention sur le mode d'action différent des composés revendiqués par rapport à ceux décrits dans le document (4) ne permet pas de porter une autre appréciation, pas plus que ne le permettent les explications données par l'intimée au sujet du caractère identique des énantiomères d et D dans le document (4), voire même dans le document (9) : en effet, dès lors qu'il était évident d'étudier expérimentalement si l'un des énantiomères d'un quelconque racémate connu a une activité physiologique supérieure à celle de ce racémate lui-même, peu importe de savoir quelle configuration se révèle alors être la plus active et si ce résultat est parfaitement en accord avec l'état de la technique le plus proche.
8.4.4. Même si l'on admet avec la requérante que dans le cas présent, les énantiomères D présentaient effectivement une activité qui était non seulement le double, mais le quadruple de celle des racémates correspondants, l'argumentation développée ci-dessus n'en est pas pour autant ébranlée. En effet, dès lors qu'il était évident pour l'homme du métier de procéder à des expériences avec des énantiomères dans l'espoir de résoudre le problème posé, c'est-à-dire d'obtenir une activité plus élevée, l'indication chiffrée de cet accroissement de l'activité ne peut d'une manière générale permettre de conclure a posteriori que ces expériences évidentes impliquent une activité inventive.
Nous n'examinerons pas ici si le jugement porté devrait être différent pour des cas extrêmes, lorsque l'accroissement de l'activité est si important que la situation est plus proche de celle d'une obtention d'un énantiomère actif à partir d'un racémate inactif. L'activité n'étant multipliée que par 4, il ne semble pas utile d'étudier cette question.
8.4.5. Il apparaît en conclusion que la solution proposée selon la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive.
9. La revendication 2 concerne un procédé de préparation directe d'énantiomères D selon la revendication 1, procédé comportant deux variantes : a et b. Ce procédé n'étant décrit dans aucune antériorité, il est donc nouveau ; toutefois, aucun argument tendant à montrer que ce procédé implique une activité inventive n'a été avancé par la requérante, ni n'a été retenu par la Chambre. Au demeurant, du seul fait que la Chambre ne peut statuer que sur la totalité d'une requête, la revendication 2 doit partager le sort de la revendication 1.
10. Il en va de même des revendications 3 et 4 qui ne constituent qu'un autre aspect de l'enseignement selon la revendication 1 et ne sont donc pas davantage admissibles.
11. Les revendications 5 à 8, prévues pour le premier groupe d'Etats contractants, tout comme les revendications 5 à 10 prévues pour l'Italie, portent sur différents composés couverts par la revendication 1, qui n'ont pas été revendiqués spécialement, si l'on fait abstraction de la requête subsidiaire qui reste encore à examiner. Ces revendications elles non plus ne sont pas admissibles dans le cadre de la requête principale.
12. Il ne peut donc être fait droit au recours pour ce qui est de la requête principale.
Requête subsidiaire
13. Les deux revendications concernées correspondent pour l'essentiel aux revendications initiales 9 et 10, et, dans le texte du brevet délivré, aux revendications 7 et 8 prévues pour le premier groupe d'Etats contractants et 9 et 10 prévues pour l'Italie. Pour ce qui est de la restriction "contenant au moins 80 % de configuration D", voir ci- dessus point 3.4. Ces deux revendications n'appellent donc pas d'objection d'un point de vue formel.
14. Les objections relatives au caractère insuffisant de l'exposé et à l'absence d'exemple de composés dans lesquels R = III (cf. ci-dessus, points 4 et 5) sont à écarter d'emblée, car ces composés ne sont pas couverts par les revendications qui font l'objet de la requête subsidiaire.
15. L'objet de ces deux revendications est nouveau par rapport à l'ensemble de l'état de la technique cité au cours de la procédure, puisque les deux composés revendiqués comportant un groupe benzothiazolyloxy ou benzoxazolyloxy n'y sont pas divulgués.
16. En ce qui concerne l'activité inventive, il convient de formuler les remarques suivantes :
16.1. L'état de la technique le plus proche, sur lequel il convient de se fonder pour l'examen de l'activité inventive, ne fait état que des composés dans lesquels R = II ou III, cités dans les documents (1), (2), (3) et (9). Au total, d'après la Chambre, dans l'état de la technique, le composé le plus proche est le composé 10 mentionné à la page 9 du document (1), qui correspond aux deux composés revendiqués pour ce qui est de la structure de base indiquée dans la formule I et de la signification
(FORMULA)
et qui comporte également comme substituant R un radical hétérocyclyloxy substitué uniquement par un atome de chlore, radical qui est en fait un radical pyridyloxy ; il faut en outre noter ici que la configuration stéréo de l'atome de carbone asymétrique n'est pas indiquée, de sorte qu'il faut considérer qu'il s'agit du racémate (cf. à ce sujet les développements figurant aux points 6 et 7).
16.2. Le compte rendu d'expériences du 17 mai 1985 tend certes à montrer la supériorité du composé selon la revendication 2, identique à celui de l'exemple 20 du fascicule du brevet attaqué, par rapport au racémate correspondant (page 3 du tableau figurant dans le compte rendu, composé 20). Etant donné toutefois que, pour autant que l'on sache, ce racémate n'est pas mentionné dans l'état de la technique, cet effet ne peut entrer en ligne de compte. Il n'a pas été revendiqué d'effet inattendu par rapport au composé 10 du document (1) correspondant pour la Chambre à l'état de la technique le plus proche ou par rapport à d'autres substances mentionnées dans des publications antérieures. Il est donc considéré que le brevet attaqué vise simplement à proposer d'autres produits présentant une bonne activité herbicide. Les indications relatives au composé 20 contenues dans le compte rendu d'expériences du 17 mai 1985 tendent à monter que ce problème a été effectivement résolu grâce aux produits revendiqués qui ont pu être préparés.
16.3. L'homme du métier qui cherche d'autres produits présentant une bonne activité herbicide pensera d'abord aux composés dont la structure se rapproche le plus du produit dont il part (en l'occurrence le composé 10 du document 1) ; en effet, dans la mesure limitée où l'on peut escompter une activité physiologique, herbicide par exemple, ce sont plutôt les produits dont la structure est la plus proche qui semblent être ceux qui pourraient présenter une activité comparable.
Par conséquent, l'homme du métier qui cherchera à préparer d'autres produits appropriés à partir du composé 10 indiqué dans le document (1) fera tout d'abord varier les substituants R, R1 et X faisant partie de la formule générale du document (1)
(FORMULA)
ainsi que leur position dans l'ensemble de la molécule avant de modifier fondamentalement la structure et de remplacer par exemple le radical pyridyloxy par un autre radical hétérocyclique. S'il venait cependant à opter pour cette seconde solution, il disposerait de toutes sortes de possibilités, même abstraction faite du choix des énantiomères D, avant de choisir précisément un radical benzothiazolyloxy ou benzoxazolyloxy substitué par du chlore en une position déterminée. Compte tenu du nombre d'opérations intellectuelles à effectuer, de la multitude de variations possibles et des différences structurelles considérables des deux substances revendiquées par rapport au composé 10 du document (1), il ne pouvait pas être évident de proposer précisément ces composés comme autres produits herbicides, d'autant que l'on ne trouve dans l'état de la technique qui a été cité ni d'exemple de recours à de tels composés, ni aucune suggestion allant en ce sens (cf. aussi la décision T 20/83 "Dérivés de benzothiopyranne", JO OEB 1983, 419, notamment les points 5, 6 et 7). La solution proposée qui a été revendiquée implique donc une activité inventive.
17. Il doit donc être fait droit à la requête subsidiaire.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. La décision attaquée est annulée.
2. Le recours est rejeté en ce qui concerne la requête principale.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet européen sur la base des revendications présentées dans le cadre de la requête subsidiaire et d'une description qu'il conviendra de remanier en conséquence.