J 0008/83 (Remboursement de la taxe d'examen (PCT) II) 13-02-1985
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1. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européene doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse les invitations visées à l'article 96(1) et à la règle 51(1) de la CBE.
2. La Division d'examen n'étant pas compétente pour l'examen d'une demande internationale de ce type tant que le demandeur n'a pas déclaré, en application de l'article 96(1) de la CBE, qu'il maintient sa demande, le remboursement de la taxe d'examen peut être accordé si, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article précité, le demandeur retire sa demande ou fait en sorte que celle-ci soit réputée retirée.
Invitation addressée au demandeur par l'OEB
Remboursement de la taxe d'examen
I. Le 28 juillet 1980, la requérante a déposé aux Etats-Unis d'Amérique une demande internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis le 30 août 1979. Trois Etats contractants de la CBE ayant été désignés dans la demande et la requérante ayant indiqué qu'elle désirait obtenir un brevet pour ces Etats, l'Office européen des brevets a agi en tant qu'office désigné aux fins du PCT. La demande de brevet européen correspondante a reçu le numéro 80901737.9.
II. Le rapport de recherche internationale a été transmis à la requérante le 30 octobre 1980 par l'administration des Etats-Unis chargée de la recherche internationale au sens du PCT. En décembre 1980, la requérante a déposé des revendications modifiées auprès du Bureau international. La demande internationale comportant les revendications modifiées a été publiée avec le rapport de recherche internationale le 5 mars 1981.
Après avoir acquitté les taxes nationales le 21 avril 1981 et la taxe d'examen le 6 août 1981, la requérante a formulé en temps voulu, le 11 août 1981, une requête en examen auprès de l'Office européen des brevets.
III. Le rapport complémentaire de recherche européenne a été transmis au mandataire de la requérante le 16 février 1982. Par lettre datée du 22 avril 1982, ce dernier a informé l'Office européen des brevets que le demandeur ne maintenait pas sa demande et que, par conséquent, celle-ci était retirée. Faisant valoir les principes énoncés dans le renseignement juridique n° 1/79 publié au JO de l'OEB n° 2/1979, p. 61, il a demandé le remboursement de la taxe d'examen.
IV. Par une notification datée du 20 mai 1982, un agent des formalités de la Direction générale 2 a avisé le mandataire de la requérante qu'il ne pouvait être fait droit à cette requête et qu'en cas de désaccord sur cette conclusion, il pouvait requérir une décision en l'espèce en vertu de la règle 69 (2) de la CBE.
V. Par lettre du 5 juillet 1982, le mandataire de la requérante a dûment requis une telle décision en alléguant que le rapport complémentaire de recherche européenne faisait partie du rapport de recherche européenne aux fins de l'application de l'article 96 (1) de la CBE.
Il a fait valoir que la notification du rapport complémentaire de recherche européenne constituait l'acte déterminant aux fins de l'application de l'article 96 (1) de la CBE et que la requérante n'avait pas eu la possibilité de solliciter le remboursement de la taxe d'examen prévu par le renseignement juridique n° 1/1979, aucune invitation au sens dudit article ne lui ayant été adressée.
VI. Par la décision attaquée, rendue le 18 avril 1983, la demande de remboursement de la taxe d'examen a été rejetée au motif que le déposant d'une demande internationale réputée être une demande de brevet européen ("demande euro-PCT") n'a droit à ce remboursement que si la demande a été retirée avant l'entrée dans la phase régionale, avant laquelle, en vertu des articles 23.1) et 40.1) du PCT, il est interdit à l'OEB de traiter ou d'examiner la demande.
VII. Par lettre datée du 8 juin 1983, la requérante a attaqué l'ensemble de cette décision, demandant son annulation ainsi que le remboursement de la taxe d'examen. Elle a dûment acquitté la taxe de recours.
VIII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, dûment déposé le 25 juillet 1983, la requérante a allégué qu'aucune disposition de la CBE ou du règlement d'exécution n'excluait le remboursement de la taxe d'examen et que l'article 96 (1) de la CBE était applicable en l'espèce, au même titre que le renseignement juridique n° 1/1979. Elle a estimé en outre que dans l'intérêt du public et également dans celui de l'OEB, il était bon que les demandeurs puissent espérer obtenir le remboursement de la taxe d'examen, de façon à ce qu'ils soient encouragés à réviser leurs demandes lorsqu'ils sont invités à le faire et à retirer avant que la procédure d'examen ne soit engagée celles qui sont susceptibles de ne pas aboutir. Le remboursement se justifiait également au plan moral: la taxe d'examen avait été acquittée pour un examen quant au fond qui, en l'occurrence, n'avait pas été effectué.
IX. Dans une notification datée du 17 juillet 1984, la Chambre de recours juridique a fait savoir qu'il paraissait difficile d'admettre que l'article 96 (1) de la CBE puisse s'appliquer aux demandes euro-PCT. Elle a notamment attiré l'attention de la requérante sur les déclarations faites en 1981 par un représentant de la Direction générale 5 au Comité consultatif permanent auprès de l'Office européen des brevets (SACEPO).
X. Répondant à cette notification par une lettre datée du 11 septembre 1984, le mandataire de la requérante a demandé à être entendu au cours d'une procédure orale, Après concertation avec ce dernier ainsi qu'avec le mandataire de la requérante dans l'affaire n° J 09/83, qui soulevait les mêmes points de droit, la procédure orale a eu lieu à la date convenue, le 23 janvier 1985.
XI. Avec l'accord des mandataires concernés, les deux affaires ont été instruites au cours d'une procédure orale commune (cf. règlement de procédure des chambres de recours, article 9 (2)). Après avoir entendu les mandataires des deux requérantes, la Chambre a déclaré qu'elle entendait réserver sa décision dans chacune de ces affaires, et que si elle constatait qu'il était impossible de trancher en faveur de la requérante, elle envisagerait de déférer ce point de droit à la Grande Chambre de recours. Le mandataire de la requérante a indiqué qu'il apprécierait que la Chambre soumette le cas échéant une question de droit à la Grande Chambre de recours, mais qu'il désirait avoir la possibilité de présenter des observations à la Chambre avant que la Grande Chambre de recours ne soit saisie.
1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.
2. La question soulevée en la présente espèce, à savoir s'il y a lieu de rembourser la taxe d'examen en cas de retrait d'une demande euro-PCT après réception du rapport complémentaire de recherche européenne, pose depuis longtemps des difficultés au plan juridique. Cette question a été examinée à diverses reprises par le Service juridique de l'Office européen des brevets et a été discutée en 1981 au sein du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), sans que des résultats satisfaisants aient été obtenus.
3. Très tôt, il a été de règle à l'Office européen des brevets de rembourser la taxe d'examen lorsqu'une demande de brevet européen qui n'est pas une demande euro-PCT est retirée avant que la compétence relative à la procédure de délivrance ne passe de la Section de dépôt à une Division d'examen. Eu égard aux principes énoncés dans le renseignement juridique n° 1/79 (JO de l'OEB 1979, p. 61), ce remboursement est justifié, car le but de l'article 96 (1) de la CBE est d'éviter que la procédure d'examen ne soit engagée inutilement.
4. L'article 96 (1) de la CBE dispose que "si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer s'il maintient sa demande". S'il ne désire pas maintenir sa demande, il peut tout simplement s'abstenir de déférer à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, de sorte que la demande est réputée retirée en vertu de l'article 96 (3) de la CBE.
5. La règle 51 (1) de la CBE dispose que l'Office européen des brevets, dans la notification adressée au demandeur en vertu de l'article 96 (1) de la CBE, l'invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et à modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.
6. Les dispositions de l'article 96 (1) et de la règle 51 (1) de la CBE servent à l'évidence à la fois les intérêts des demandeurs, des tiers et de l'Office européen des brevets, puisqu'elles encouragent les demandeurs à soumettre leurs demandes à un examen critique et réaliste à la lumière du rapport de recherche européenne, avant que ne commence l'examen quant au fond. Le fait que l'Office ait prévu la possibilité pour le demandeur d'obtenir le remboursement du montant substantiel de la taxe d'examen en retirant sa demande à ce stade ou en faisant en sorte que celle-ci soit réputée retirée constitue pour celui-ci une incitation supplémentaire à retirer les demandes qui ne sont pas susceptibles d'aboutir.
7. L'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE confèrent à un demandeur de brevet européen des droits dont il ne jouirait pas autrement.
Le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins après avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 86 (2) de la CBE). En outre, étant donné qu'à ce stade il a le droit, en vertu de la règle 51 (1) de la CBE, de prendre position au sujet du rapport de recherche européenne, il peut compter trouver une réponse à ses observations dans la première notification de la Division d'examen, ce qui peut lui être utile, puisqu'il a le droit de proposer des modifications dans sa réponse à cette notification règle 86 (3) de la CBE).
8. En principe, le déposant d'une demande internationale réputée être une demande de brevet européen conformément à l'article 150 (3) de la CBE doit pouvoir jouir des mêmes droits que tout autre demandeur de brevet européen. Il ne saurait y avoir de discrimination entre les demandeurs. Néanmoins, il se peut qu'il y ait lieu de faire des distinctions entre des demandeurs se trouvant dans des situations différentes au plan juridique.
9. Dans le cas d'une demande internationale, le paragraphe 1 de l'article 157 de la CBE stipule notamment que, sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants de ce même article, le rapport de recherche internationale qui, en vertu de l'article 18 du PCT, est établi et transmis au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale, remplace le rapport de recherche européenne. L'article 19 du PCT autorise le déposant à modifier les revendications de la demande internationale au cours de la phase internationale.
En revanche, dans la CBE, l'article 92 prévoit dans son premier paragraphe qu'un rapport de recherche européenne doit être établi, et dans son second paragraphe que ce rapport doit être notifié par l'OEB au demandeur. L'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE, qui prévoient que des invitations doivent être adressées au demandeur, ne deviennent applicables qu'après application des dispositions relatives à l'établissement et à la notification du rapport de recherche européenne, dont elles découlent logiquement. Compte tenu du contexte, on peut donc conclure que si l'article 92 (1) et (2) n'est pas applicable, l'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE ne s'appliquent pas non plus.
10. Conformément à l'article 16 de la CBE, la Section de dépôt cesse d'être compétente pour la procédure relative à une demande de brevet européen dès que la requête en examen a été présentée ou dès que le demandeur a déclaré maintenir sa demande, en application de l'article 96 (1) de la CBE. Dans le cas d'une demande internationale qui ne doit pas donner lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne, la référence à l'article 96 (1) de la CBE figurant dans l'article 16 de la CBE devient inapplicable, pour la raison exposée au paragraphe précédent, et il ne peut en être tenu compte. On peut donc affirmer à juste titre que la Division d'examen devient compétente pour la procédure relative à une demande internationale de ce type à compter de la présentation de la requête en examen.
11. L'article 16 de la CBE s'applique-t-il différemment lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, en vertu de l'article 157 (2) a) de la CBE? Pour pouvoir répondre à cette question, il est indispensable d'examiner le statut juridique du rapport complémentaire de recherche européenne. Comme la Chambre l'a déjà constaté dans l'affaire J 06/83 (décision du 25 septembre 1984), le rapport complémentaire de recherche européenne doit être considéré à certaines fins comme un rapport de recherche européenne au sens de la CBE, et les articles 17 et 92 de la CBE sont applicables à l'établissement de ce rapport et à sa notification au demandeur par la Division de la recherche.
12. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus dans les paragraphes 7, 8 et 9, la Chambre conclut de la formulation de l'article 96 (1) de la CBE, de l'objectif qui lui a été assigné ainsi que du contexte dans lequel il s'inscrit à l'intérieur des autres dispositions de la CBE, qu'il y a tout lieu de considérer que la référence faite dans l'article 96 (1) de la CBE à la notification du rapport de recherche européenne doit être interprétée comme englobant la notification du rapport complémentaire de recherche européenne.
13. Il s'ensuit que l'article 16 de la CBE s'applique intégralement en cas de notification d'un rapport complémentaire de recherche européenne. La présentation d'une requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne n'ait été notifié au demandeur n'a pas pour effet de transférer immédiatement à la Division d'examen la compétence relative à la procédure de délivrance. A cet égard, la Chambre ne saurait suivre les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C-VI, point 1.1.3 (octobre 1981). En conséquence, le demandeur se trouve dans la même situation juridique que tout autre demandeur en droit d'attendre que l'OEB lui adresse les invitations visées à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE.
14. Si l'on applique l'article 16 de la CBE à la présente espèce, il est manifeste qu'à aucun moment la compétence relative à la procédure de délivrance n'est passée de la Section de dépôt à la Division d'examen. Etant donné que la société requérante n'a jamais reçu les invitations visées à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE alors qu'elle était en droit de les recevoir, elle n'a jamais eu la possibilité de donner sa réponse.
15. Dans ces conditions, la décision contestée doit être annulée et la requérante admise à bénéficier du remboursement de la taxe d'examen.
16. La Chambre estime que telle qu'elle découle de la CBE, la situation juridique est sans ambiguïté, et qu'il est inutile par conséquent de saisir la Grande Chambre de recours.
17. Bien que la Chambre ait décidé, contrairement à l'opinion généralement admise jusqu'à présent, que la compétence relative à la procédure de délivrance n'est passée à aucun moment à la Division d'examen, le fait que la Division d'examen se soit fondée sur l'interprétation donnée habituellement de la CBE pour rendre sa décision ne peut être considéré comme un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 de la CBE, de nature à justifier le remboursement de la taxe de recours.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit:
1. La décision de la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'Office européen des brevets en date du 18 avril 1983 est annulée.
2. Il y a lieu de rembourser à la requérante la taxe d'examen qu'elle a acquittée pour sa demande de brevet européen.