T 0248/85 (Bestrahlungsverfahren) 21-01-1986

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die oben wiedergegebenen Ansprüche 4 und 5 sind Gegenstand dieser Beschwerde. Die Prüfungsabteilung hält die Ansprüche 1 bis 3 aus den in ihrer Entscheidung angegebenen Gründen für gewährbar. Die Kammer ist zwar weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt, sieht aber keine Veranlassung, diese Ansprüche in diesem Stadium des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen.

Dementsprechend wird hier, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, nur über die "Product-by-process"-Ansprüche 4 und 5 verhandelt.

3. In einer früheren Entscheidung (T 150/82) hat die Kammer bereits festgestellt, daß Ansprüche für Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind (sog. "Product-by-process"-Ansprüche), nur zulässig sind, wenn die Erzeugnisse alssolche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen.

Dieser Entscheidung lag ein Anspruch zugrunde, der wie folgt lautete:

"Erzeugnisse, die durch das Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt sind." In den Entscheidungsgründen hieß es, daß dieser "Product-by-process"-Anspruch die Erzeugnisse definiert, die durch das als erfinderisch bezeichnete Verfahren hergestellt werden.

4. Um zu betonen, daß nur der nach Artikel 64 (2) EPÜ gewährte Schutz begehrt wird, hat die Beschwerdeführerin ihre "Product-by-process"-Ansprüche entsprechend formuliert und dabei teilweise den Wortlautdes Artikels 64 (2) EPÜ verwendet. Die beanspruchten Erzeugnisse sind dadurch gekennzeichnet, daß sie durch das in dem jeweiligen Verfahrensanspruch beanspruchte "Verfahren tatsächlich hergestellt" werden und "dessen unmittelbares Erzeugnis" sind.

5. Was die Neuheit des so definierten Erzeugnisses anbelangt, so räumt die Beschwerdeführerin zwar ein, daß die beanspruchten Erzeugnisse sich an sich nicht von denen des Stands der Technik unterscheiden; sie stellt sich jedoch auf den Standpunkt, daß den beanspruchten Erzeugnissen durch das Verfahren nach dem entsprechenden Verfahrensanspruch Neuheit verliehen werde. Die Kammer kann sich dieser Auslegung nicht anschließen.

6. Das Vorbringen unter Nummer V 2 ist aus folgenden Gründen falsch:

6.1. Nach Artikel 84 EPÜ müssen die Ansprüche "den Gegenstand angeben für den Schutz begehrt wird", und nicht den Schutzbereich. Das erteilte Patent soll dem Patentinhaber dadurch Schutz gewähren, daß es ihm Rechte in den benannten Staaten verleiht. Die Art dieses Schutzes wird nach Artikel 69 EPÜ durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt. Die Ansprüche geben aber nicht den Schutzbereich, sondern den Gegenstand an, für den Schutz begehrt wird.

6.2. Gemäß Artikel 52 (1) EPÜ werden "europäische Patente ... für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind". Mit anderen Worten: Der Schutz kann nur für Erfindungen gewährt werden. Somit muß der "Gegenstand", für den Schutz begehrt wird und der in den einzelnen Ansprüchen angegeben ist, den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ entsprechen. Insbesondere muß der Gegenstand jedes Anspruchs neu sein und damit Artikel 54 (1) EPÜ genügen.

6.3. Der Gegenstand eines Patents, d. h. der in seinen Ansprüchen angegebene Gegenstand, kann in bestimmten Fällen sowohl ein Verfahren als auch das oder die Erzeugnisse dieses Verfahrens beinhalten. In diesen Fällen müssen jedoch sowohl die Ansprüche auf das Verfahren als auch die auf die Erzeugnisse dieses Verfahrens Artikel 52 (1) EPÜ entsprechen.

6.4. Ein Erzeugnis kann gegebenenfalls durch die Verwendung verschiedener Parameter, z. B. seine Struktur, seine Zusammensetzung oder sein Herstellungsverfahren, definiert werden. Die Tatsache, daß zur Definition eines Erzeugnisses ein anderer Parameter verwendet wird, verleiht ihm an sich noch keine Neuheit. Im vorliegenden Fall stimmen, wie die Beschwerdeführerin einräumt, die in den Ansprüchen 4 und 5 genannten Erzeugnisse physikalisch mit den nach bekannten Verfahren hergestellten Erzeugnissen völlig überein, so daß diese Ansprüche dem Erfordernis der Neuheit im Sinne der Artikel 52 (1) und 54 (1) EPÜ nicht genügen können. In den beiden Ansprüchen 4 und 5 wird der "Gegenstand, für den Schutz begehrt wird", d. h. ein Erzeugnis, nur durch Angabe des Verfahrens, nach dem dieses Erzeugnis hergestellt wird, definiert. Diese Art der Definition des Erzeugnisses ist für die Frage der Neuheit ohne Belang, sobald feststeht oder - wie im vorliegenden Fall - zugegeben wird, daß das Erzeugnis im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ zum Stand der Technik gehört. Im EPÜ gibt es für die Neuheit nur ein Kriterium, nämlich das in Artikel 54 (1) EPÜ dargelegte.

6.5. Die Artikel 52 (1) und 64 (2) EPÜ sind nicht widersprüchlich, wi die Beschwerdeführerin behauptet, wenn sie in dieser Weise gesehen werden. Daß bei einem Patent, das ein Verfahren zum Gegenstand hat, Artikel 64 (2) EPÜ einen bestimmten Schutz gewährt, ist für die Beurteilung der Frage unerheblich, ob der in den Ansprüchen angegebene Gegenstand den in Artikel 52 (1) EPÜ genannten Anforderungen an die Patentierbarkeit genügt.

Insbesondere verleiht Artikel 64 (2) EPÜ einem Anspruch, der als "Product-by-process"-Anspruch formuliert ist, keine Neuheit, wenn das Erzeugnis an sich nicht neu ist, und ermächtigt den europäischen Patentanmelder nicht, diese Ansprüche in sein Patent aufzunehmen, wenn sie die Anforderungen an die Patentierbarkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ nicht erfüllen.

6.6. In Anbetracht der Ausführungen unter Nummer 6.1 bis 6.5 fallen die Nebenargumente der Beschwerdeführerin nicht ins Gewicht. Insbesondere die von ihr angesprochene Auslegung und die Durchsetzbarkeit europäischer Patente sind im wesentlichen Sache des nationalen Rechts und fallen nicht unter das EPÜ. Außerdem geht aus den genannten Ausführungen klar hervor, daß die genaue Form der "Product-by-process"-Ansprüche, d. h. die vorgeschlagenen geringfügigen Änderungen der Ansprüche 4 und 5, für deren Gewährbarkeit unerheblich ist, da diese unter Zugrundelegung der materiellrechtlichen Anforderungen des Artikels 52 (1) EPÜ zu beurteilen ist.

6.7. Vor der Entstehung des EPÜ mag es durchaus vorgekommen sein, daß nationale Patentämter nach dem nationalen Recht "Product-by-process"-Ansprüche generell zugelassen haben. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die oben dargelegte, richtige Auslegung des durch das EPÜ geschaffenen Rechts.

7. Da die Ansprüche 4 und 5 nicht gewährbar sind, muß die Kammer den Hilfsantrag prüfen und ihre Entscheidung auf der Grundlage der am 13. März 1985 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 treffen. Diese Ansprüche sind mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 3 identisch.

8. In ihrer Entscheidung vom 18. Juli 1985 hat die Prüfungsabteilung festgestellt, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 neu und eine erfinderische Tätigkeit erkennbar sei.

9. Solche Feststellungen müssen aus Entscheidungen dieser Art zwar nicht generell ausgeschlossen werden, sollten jedoch auf einer objektiven Prüfung des Gegenstands der Ansprüche beruhen. Dies war hier offensichtlich nicht der Fall. Daher ist die Kammer weder bereit, sich der Feststellung der Vorinstanz anzuschließen, noch die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 in diesem Stadium des Verfahrens zu beschließen.

9.1. Die Kammer hat bereits zu Beginn ihrer Rechtsprechung darauf hingewiesen, daß bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Objektivität gewahrt werden müsse (s. T 01/80 "Reaktionsdurchschreibepapier", ABl. EPA 1981, 206, insbesondere Leitsatz I). Bei dem von der Kammer zur Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung immer wieder empfohlenen Verfahren (Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung) wird die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit vor allem dadurch objektiviert, daß man vom objektiv gegebenen Stand der Technik ausgeht und demgegenüber die Aufgabe ermittelt, die erfindungsgemäß gestellt und gelöst wird (T 24/81 "Metallveredlung/BASF", ABl. EPA 1983, 133).

9.2. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung zu Recht eingeräumt daß der in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung geschilderte Stand der Technik der nächstliegende zu sein scheine. Die entsprechende Druckschrift ist jedoch weder, wie in Regel 27 (1) c) EPÜ empfohlen, angegeben noch überhaupt näher bezeichnet worden. Daraus ist zu schließen, daß dieser nächstliegende Stand der Technik nicht überprüft worden ist und daß sich die Prüfungsabteilung mit der Beschreibung der Beschwerdeführerin begnügt hat. Diese Beurteilung des nächstliegenden Stands der Technik kann nicht als objektiv bezeichnet werden. Da von einem nächstliegenden Stand der Technik ausgegangen wurde, der nicht objektiv angegeben und auch nicht näher bezeichnet worden ist, kann auch die technische Aufgabe keinesfalls objektiv ermittelt worden sein.

kann daher gar nicht ordnungsgemäß beurteilt worden sein, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt. Dasselbe gilt für die Neuheit.

10. Somit wird festgestellt, daß noch keine vollständige erstinstanzliche Prüfung auf der Grundlage der von der Kammer entwickelten Grundsätze, d. h. anhand der Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung, stattgefunden hat. Dies allein hat schon zur Folge, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit ohne Entscheidung zur Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen ist.