T 1422/17 23-02-2021

Entscheidungsgründe

1. Die revidierte Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Vorbehaltlich der Übergangsbestimmungen (Artikel 25 VOBK 2020) ist die revidierte Fassung auch auf am Tag des Inkrafttretens bereits anhängige Beschwerden anwendbar. Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdebegründung vor dem 1. Januar 2020 und die Erwiderung darauf fristgerecht eingereicht. Daher ist Artikel 12 (4)-(6) VOBK 2020 nicht anzuwenden. Stattdessen ist Artikel 12 (4) VOBK 2007 sowohl auf die Beschwerdebegründung als auch auf die Erwiderung anzuwenden (Artikel 25 (2) VOBK 2020).

Die Zustellung der Ladung erfolgte hingegen im Mai 2020, d.h. nach Inkrafttreten der revidierten Fassung der Verfahrensordnung, so dass bezüglich der Änderung des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten Artikel 13 VOBK 2020 Anwendung findet.

2. Verlegung der mündlichen Verhandlung

2.1 Mit Schreiben vom 11. Januar 2021 beantragte die Beschwerdegegnerin die Verlegung der für 23. Februar 2021 anberaumten mündlichen Verhandlung "um einige Monate", da aufgrund der "begonnenen Impfungen" davon auszugehen sei, dass im Sommer 2021 eine mündliche Verhandlung ohne Videokonferenz möglich sein werde.

2.2 Gemäß Artikel 15 (2) VOBK 2020 kann einem Antrag eines Beteiligten auf Verlegung der mündlichen Verhandlung stattgegeben werden, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringt, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen.

2.3 Die Beschwerdegegnerin hat keinen schwerwiegenden Grund vorgebracht, der die Verlegung der mündlichen Verhandlung rechtfertigen würde.

2.4 Zunächst war davon auszugehen, dass die für 23. Februar 2021 anberaumte mündliche Verhandlung in Präsenzform durchgeführt werden konnte, da die Vertreter der Beteiligten ihren Firmensitz in Stuttgart bzw. München haben, und in Deutschland keine pandemiebedingten Beschränkungen für gerichtliche Verfahren und beruflich bedingte Reisetätigkeit bestehen.

2.5 Aufgrund der bestehenden Engpässe beim Impfstoff, der organisatorischen Herausforderungen und anderer Unwägbarkeiten konnte zudem nicht vorhergesagt werden, zu welchem Zeitpunkt dieses Impfprogramm gegen das SARS-CoV-2 Virus zu einer dauerhaften Entspannung des Infektionsgeschehens führen würde.

2.6 Aus diesen Gründen konnte dem Antrag vom 11. Januar 2021 auf Verlegung der für den 23. Februar 2021 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht entsprochen werden.

3. In der Patentschrift anerkannter Stand der Technik

3.1 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann der in einer Anmeldung für die Formulierung der technischen Aufgabe angeführte und anerkannte Stand der Technik zum Ausgangspunkt für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemacht werden (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, Kapitel I.C.2.7).

3.2 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf die Entscheidungen T 654/92 und T 211/06 geltend, dass man normalerweise davon ausgehen müsse, dass ein im Patent genannter Stand der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht zu lassen sei. Dies überzeugt jedoch nicht. Die Entscheidung T 654/92 betraf einen im Patent genannten Stand der Technik, der nachweislich vor dem Prioritätstag des Patents nicht veröffentlichtes firmeninternes Wissen war (Gründe Nr. 4.1). Die Entscheidung T 211/06 betraf eine in einer Anmeldung enthaltene Offenbarung, von der sich ebenfalls herausstellte, dass sie kein Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ 1973 war, sondern firmeninterne Information (Gründe Nr. 3.3). Aus den in diesem spezifischen Kontext getroffenen Aussagen lässt sich nicht ableiten, dass prinzipiell nicht von im Patent als bekannt bezeichnetem Stand der Technik ausgegangen werden kann (wie dies der ständigen Rechtsprechung entspricht, s.o.). Diese Entscheidungen lassen sich auch deshalb nicht auf den vorliegenden Fall übertragen, da die neuen Angaben der Beschwerdegegnerin zum im Patent genannten Stand der Technik eine Änderung des Vorbringens im Beschwerdeverfahren darstellen, deren Zulassung den strikten Kriterien des hier anzuwendenden, in den damaligen Fällen noch gar nicht existierenden Artikels 13(2) der VOBK 2020 unterliegt.

3.3 Die Beschwerdeführerin hat erstmalig in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, dass der in Absatz 3 der Patenschrift als bekannt gewürdigte Stand der Technik nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit verwendet werden könne, da es sich dabei um lediglich intern bekanntes Wissen handle.

3.4 Die Beschwerdegegnerin war der Ansicht, dass dieses Argument bereits auf Seite 16 ihrer Beschwerdebegründung ausgeführt worden sei. Die Kammer teilt diese Ansicht nicht. Dort wird lediglich gerügt, dass nicht erkennbar sei, "auf welchen im Streitpatent zitierten Stand der Technik sich die Einsprechende" berufe. Auf Seite 17 der Beschwerdeerwiderung wird zwar - jedoch in Zusammenhang mit der alternativen Angriffslinie "D7 + im Streitpatent zitierter Stand der Technik" - ausgeführt, dass "die Beschreibung des Standes der Technik im Streitpatent lediglich eine nachveröffentlichte subjektive Äußerung der Anmelderin (in Kenntnis der Erfindung)" darstelle, dass "zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf objektiv vorveröffentlichten Stand der Technik abzustellen" sei, und dass eine allgemeine Kombination der D7 mit im Streitpatent zitiertem Stand der Technik daher nicht zulässig sei. Dies stellt aber lediglich einen allgemeinen, grundsätzlichen Vorbehalt gegen die Verwendung von allen in einer Patentschrift als bekannt gewürdigten Tatsachen dar (siehe Punkt 3.2 oben). Es wird damit jedoch nicht ausgesagt, dass die im Patent, Absatz 3 als "bekannt" bezeichneten Tatsachen gar nicht allgemein bekannt gewesen wären, sondern lediglich intern, im Hause der Beschwerdegegnerin. Den genannten Textstellen kann somit nicht entnommen werden, dass - entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung - der im Streitpatent, Absatz 3 beschriebene Stand der Technik nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anzusehen sei (Entscheidungsgründe Nr. 17.1). Insbesondere das von der Beschwerdegegnerin erstmals am Tag der mündlichen Verhandlung erstattete Vorbringen, dass das in Absatz 3 als bekannt gewürdigte Wissen gar nicht allgemein (sondern lediglich intern im Hause der Beschwerdegegnerin) bekannt gewesen sei, stellt eine Änderung des Beschwerdevorbringens dar.

3.5 Gemäß den Bestimmungen in Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

3.6 In Ermangelung eines die späte Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin rechtfertigenden außergewöhnlichen Umstands lässt die Kammer diese Änderung des Beschwerdevorbringens in Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK 2020 daher unberücksichtigt.

4. Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit

4.1 Die Beschwerdeführerin argumentiert, der Gegenstand von Anspruch 1 beruhe auf keiner erfinderischen Tätigkeit ausgehend von dem im Patent genannten Stand der Technik als nächstliegendem Stand der Technik unter Berücksichtigung der Lehre der D3.

4.2 Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdegegnerin insoweit, dass die Beschwerdeführerin nicht ausdrücklich angegeben hat, von welchem im Patent genannten Stand der Technik sie ausgeht (siehe Absätze 2, 3 und 7 in der Patentschrift). Nachdem die Beschwerdeführerin sich auf die Begründung in der angefochtene Entscheidung bezieht und alternativ von der in D11 offenbarten Ausschalvorrichtung ausgeht, ist jedoch implizit, dass die Beschwerdeführerin sich tatsächlich auf den in Absatz 3 der Patentschrift gewürdigten Stand der Technik stützt, bei welchem die Vertikalbewegung der Zugstange durch die Drehbewegung einer Spindel erzeugt wird.

4.3 Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdeführerin, dass dieser Stand der Technik einen realistischen Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstellt, und dass der Gegenstand von Anspruch 1 sich davon durch Merkmal 1.4) und/oder Merkmal 1.5) unterscheidet.

4.4 Es stellt sich die Frage, welche objektive technische Aufgabe sich der Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik stellen würde.

4.5 In der Regel ist bei der Formulierung der zu lösenden technischen Aufgabe von der im Patent formulierten Aufgabe auszugehen. Auf die im Absatz 4 der Patentschrift erwähnte Aufgabe, "eine Ausschalvorrichtung derart weiterzubilden, dass sie mit möglichst geringem Aufwand und möglichst gefahrlos vom ausgehärteten Beton gelöst werden kann", kann aber nicht zurückgegriffen werden, weil nicht glaubhaft ist, dass sie durch Merkmal 1.4) und/oder Merkmal 1.5) gelöst wird. Insbesondere ergibt sich aus dem Wortlaut dieser Merkmale nicht zwingend, dass es für das Einhängen einer Zugkette bzw. für das Betätigen eines Hebels nicht nötig ist, auf die Innenschachtschalung zu klettern, so dass im Vergleich zum nächstliegendem Stand der Technik die Absturzgefahr reduziert wird.

4.6 Aus den Absätzen 5 und 6 der Patentschrift geht hervor, dass dank Merkmal 1.4) bzw. Merkmal 1.5) das Anbringen einer Spindel nicht mehr nötig ist, um das Eckschalungselement zu betätigen, was eine Aufwandsreduzierung beim Ausschalen ermöglicht. Unter Berücksichtigung dieser Lehre besteht die zu lösende objektive technische Aufgabe darin, die Handhabung des Eckschalungselements zu vereinfachen und mithin ein Ausschalen mit geringerem Aufwand zu ermöglichen. Dies entspricht im Wesentlichen der von der Beschwerdeführerin formulierten Aufgabe.

4.7 Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdeführerin, dass es für den mit dieser Aufgabe befassten Fachmann naheliegend wäre, die Lehre von D3 (Absätze 6, 8 und 38 i.V.m. Figur 5, dort insbesondere obere Lasche 33 für Zugkette eines Krans bzw. untere Öffnungen 41 für den Eingriff von Werkzeugen wie Hebeeisen zum Anheben der Ausgleichselements 23 in die Ausschalposition) mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu kombinieren. Der Fachmann würde die Vorteile der Lehre von D3 zur Lösung der gestellten Aufgabe erkennen und hätte keine praktischen Schwierigkeiten, diese Lehre auf den nächstliegenden Stand der Technik anzuwenden und mithin den dort verwendeten Spindelmechanismus zum Antrieb der Zugstange durch den in D3 offenbarten Hebe- bzw. Zugmechanismus ersetzen, um eine leichtere Handhabung des Eckschalungselements mit Spindelmechanismus zu erreichen.

4.8 Soweit die Beschwerdegegnerin argumentiert, der Fachmann würde die Lehre von D3 nicht heranziehen und, falls doch, allenfalls die dort gezeigte Ausschalvorrichtung für eine Schalungsebene unverändert übernehmen und in die Ausschalvorrichtung des nächstliegenden Standes der Technik einbauen, überzeugt dies hingegen nicht. Der Fachmann würde das Dokument D3 schon allein deshalb heranziehen, weil es eine Vorrichtung zum Ein- und Ausschalen einer Innenschachtschalung mit Eckschalungselementen betrifft (vgl. diesbezüglich Figur 3). Auch würde der angesprochene Fachmann die technische Lehre von D3 dahingehend abstrahieren, dass das aus dem betonierten Schacht herausziehbare Ausgleichselement 23 bzw. 49 eine vertikal bewegliche Zugstange verwirklicht und dass - im Unterschied zu einem Spindelmechanismus ("Gewindespindeln" in Absatz 5 der D3) - der in D3 offenbarte Hebe- bzw. Zugmechanismus ein leichteres Ausschalen ermöglicht. Die weiteren in Figuren 11 bis 15 von D3 gezeigten Merkmale des Ausgleichselements 49 würde der Fachmann hingegen nicht übertragen, weil sie eine zusätzliche Aufgabe lösen, nämlich die beim Ausschalvorgang, auf die Schalungselemente wirkenden Kraftspitzen zu vermeiden (Absatz 6 der D3).

4.9 Nach Ansicht der Kammer beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrages daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 a) und 56 EPÜ).

5. Hilfsantrag - Zulassung ins Verfahren

5.1 Der Hilfsantrag wurde erstmals in Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 12. Mai 2020 eingereicht. Der neue Anspruch 1 entspricht einer Kombination der erteilten Ansprüche 1, 4 und 5. Dieser neu eingereichte Hilfsantrag stellt eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 dar.

5.2 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass im vorliegenden Fall folgende außergewöhnliche Umstände eine Zulassung des Hilfsantrags rechtfertigten:

- die Einspruchsabteilung habe entschieden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht;

- die Kammer habe erstmalig in ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit als durchgreifend angesehen;

- für die Beschwerdegegnerin sehr überraschend sei die Kammer dabei davon ausgegangen, dass die nicht für eine Ecke konstruierte Ausschalvorrichtung der D3 auf naheliegende Weise in einer Ecke vorgesehen werden könne,

- der neue Hilfsantrag sei lediglich eine Kombination erteilter Ansprüche, konvergent und prima facie gewährbar, weil er alle noch offenen Einwände ausräume, ohne neue Fragen aufzuwerfen,

- ein frühere Einreichung eines Hilfsantrags wäre der Verfahrensökonomie abträglich gewesen.

5.3 Die Kammer kann sich der Ansicht der Beschwerdeführerin, dass es sich dabei nicht um stichhaltige Gründe für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände handle, anschließen.

5.4 Das Beschwerdeverfahren dient maßgeblich der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung, wodurch dem Unterlegenen die Möglichkeit gegeben wird, die ihm nachteilige Entscheidung anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist der faktische und rechtliche Rahmen des Einspruchsverfahrens weitestgehend für das weitere Beschwerdeverfahren bestimmend (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, Kapitel V.A. 4.2.1).

5.5 Es is richtig, dass die erfinderische Tätigkeit in der angefochtenen Entscheidung positiv beurteilt wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Beschwerdegegnerin darauf vertrauen durfte, dass die Beschwerdekammer zur selben Beurteilung gelangen würde. Vielmehr liegt es in der Natur des Beschwerdeverfahrens, dass es darin auch zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung kommen kann. Die Beschwerdeführerin hat in Punkt 2.4.2.1 der Beschwerdebegründung die erfinderische Tätigkeit ausgehend von dem im Patent gewürdigten Stand der Technik angegriffen. Dementsprechend wurde diese Angriffslinie auch von der Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung in Abschnitt F diskutiert. Dass die Kammer diesen Angriff als durchgreifend gegenüber dem Hauptantrag ansehen könnte, musste von der Beschwerdegegnerin also von Anfang an in Betracht gezogen werden und konnte keine Überraschung darstellen, die einen neuen Antrag in diesem Abschnitt des Verfahrens rechtfertigen könnte.

5.6 Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin hat die Kammer in ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK auch keineswegs ausgesagt, dass die nicht für eine Ecke konstruierte Ausschalvorrichtung der D3 auf naheliegende Weise in einer Ecke vorgesehen werden könne. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D3 hat die Kammer vielmehr folgendes ausgeführt (Punkt 10.11):

"Die alternativen Angriffslinien b) und d) ausgehend von D3 bzw. D8 sind jeweils weniger erfolgversprechend als die Angriffslinie a) ausgehend von dem im Patent genannten Stand der Technik. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz eine Analyse verbietet, wonach der Fachmann den nächstliegenden Stand der Technik entgegen seiner Funktion modifiziert hätte. Mit der bewussten Wahl von D3 bzw. D8 als Ausgangspunkt wird nicht nur der als solcher dienende Gegenstand festgelegt, sondern auch der Rahmen für eine Weiterentwicklung abgesteckt, nämlich eine Weiterentwicklung innerhalb dieser Gattung. D3 betrifft eine Ausschalvorrichtung zum Einbau zwischen zwei zueinander fluchtenden Schalungselementen einer Innenschachtschalung, während D8 eine Ausschalvorrichtung für Außenschachtschalungen betrifft. Eine Änderung des Zwecks der in D3 bzw. D8 offenbarten Ausschalvorrichtung zu einem anderen Zweck ist während der Weiterentwicklung aber unwahrscheinlich und im Normalfall nicht naheliegend".

5.7 Die von der Beschwerdegegnerin ins Treffen geführte Verfahrensökonomie, die geringe Komplexität des neuen Vorbringens, die Konvergenz des neuen Anspruchsgegenstands (vgl. T1685/05) sowie dessen prima facie Gewährbarkeit sind Kriterien, die in Artikel 13 (1) VOBK 2007 genannt werden, bzw. in Zusammenhang mit diesem Artikel entwickelt wurden. Wie in obigem Punkt 5.1 ausgeführt ist zur Beurteilung der Zulassung des geänderten Beschwerdevorbringens vorliegend jedoch Artikel 13 (2) der VOBK 2020 anzuwenden. Gemäß diesem Artikel bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. Abgesehen davon ist nicht ersichtlich, weswegen es der Verfahrensökonomie zuträglich gewesen sein soll, dass der Hilfsantrag nicht bereits in der Beschwerdeerwiderung gestellt wurde, als Reaktion auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung.

5.8 In Ermangelung von außergewöhnlichen Umständen, die die späte Änderung des Beschwerdevorbringens rechtfertigen, lässt die Kammer den Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin in Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK 2020 daher unberücksichtigt.

6. Da kein gewährbarer Anspruchssatz vorliegt, hat die Beschwerde Erfolg.