T 0803/93 (Vertretung) 19-07-1995

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 169 649 wurde Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowie nach Artikel 100 b) EPÜ eingelegt. Der Gegenstand des Patents betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verminderung von Diebstählen aus einem Warenhaus.

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung fand am 20. Juli 1993 eine mündliche Verhandlung statt. Laut Niederschrift über die mündliche Verhandlung waren Herr Skone James (bevollmächtigter zugelassener Vertreter) in Begleitung von Frau Payne auf seiten des Patentinhabers und Herr Hafner (bevollmächtigter zugelassener Vertreter) in Begleitung der Herren Blecker und Engdahl auf seiten des Einsprechenden anwesend.

In der Niederschrift heißt es auch, daß Herr Hafner nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung "den Widerruf des Patents sowohl in der erteilten Fassung als auch in der durch den Hilfsantrag des Patentinhabers geänderten Fassung beantragte" und "die Bitte vortrug, Herrn Herbert Blecker aus New York (USA), einen Sachverständigen für Sicherheit in Ladengeschäften, die technischen Gesichtspunkte des Falles vortragen zu lassen". Herrn Bleckers Geschäftskarte liegt der Niederschrift bei und weist ihn als Angehörigen der Firma Robin, Blecker, Daley and Driscoll, Madison Avenue, New York, aus.

Aus der Niederschrift geht hervor, daß im Anschluß daran im wesentlichen der vollständige Fall des Einsprechenden von Herrn Blecker, der des Patentinhabers hingegen von Herrn Skone James vorgetragen wurde. Kurz bevor sich die Einspruchsabteilung zur Beratung zurückzog, bekräftigte Herr Hafner laut Niederschrift den Antrag des Einsprechenden, das Patent zu widerrufen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen werde.

In einer schriftlichen Entscheidung vom 2. August 1993 wurde im einzelnen begründet, warum dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und dem Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag keine erfinderische Tätigkeit zugebilligt werden könne.

III. Laut einer in der Akte befindlichen Notiz über ein Telefongespräch zwischen Herrn Skone James und einem Prüfer, der nicht Mitglied der Einspruchsabteilung war, habe Herr Skone James am 3. August 1993 Fragen in bezug auf Herrn Bleckers Anwesenheit sowie sein Auftreten in der mündlichen Verhandlung am 20. Juli 1993 gestellt. Der Notiz zufolge erteilte der Prüfer Herrn Skone James unter Bezugnahme auf die Richtlinien für die Prüfung sowie auf ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Einspruchsabteilung folgende Auskunft:

"Europäische Patentvertreter können sich von einem technischen Sachverständigen begleiten lassen, der die technischen Argumente vorträgt; sie machen von dieser Möglichkeit auch häufig Gebrauch.

Theoretisch kann sich der Vortrag des Sachverständigen auf alle oder nur auf einige der technischen Gesichtspunkte erstrecken.

Die patentrechtlichen Fragen, z. B. das Einbringen von Anträgen, ... sollten dem europäischen Patentvertreter vorbehalten sein.

Ob der "Sachverständige" Patentvertreter ist, hat keine Bedeutung, denn er hat sich auf technische Fragen zu beschränken und trägt nicht die "patentrechtlichen" Gesichtspunkte vor.

Die Entscheidung bleibt bestehen. Fühlt sich ein Beteiligter beschwert, so bleibt ihm nur die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen."

IV. Der Patentinhaber legte ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdeschrift beantragte er die Aufhebung der Entscheidung, die Ansprüche 1 bis 12 in der erteilten Fassung zurückzuweisen. In der Beschwerdebegründung wurde im wesentlichen folgendes vorgetragen:

1. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 20. Juli 1993 habe aus den folgenden Gründen ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen:

a) Herr Dr. Hafner und Herr Blecker hätten den Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vertreten. Der Einsprechende habe seinen Wohn- und Geschäftssitz in den USA, aber keinen Sitz in einem der Vertragsstaaten. Herr Blecker sei US-Patentvertreter, aber kein europäischer Patentvertreter. Nach Artikel 133 und 134 EPÜ sei er nicht berechtigt gewesen, als Vertreter des Einsprechenden das Wort zu ergreifen. Insbesondere heiße es in Artikel 133 (2) EPÜ wie folgt: "Natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, müssen in jedem durch" das EPÜ "geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen ... durch ihn vornehmen ..." Artikel 134 (1) EPÜ laute wie folgt: "Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen ... kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden ..." und Artikel 134 (7) EPÜ stelle fest: "Die Vertretung ... kann wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist ... wahrgenommen werden ..." usw. Herr Blecker erfülle keine dieser Bedingungen.

Die Entscheidung T 80/84 (ABl. EPA 1985, 269) sei für diesen Fall unmittelbar rechtserheblich.

Ferner sei Herr Blecker gar kein "Sachverständiger für Sicherheit in Ladengeschäften". Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei zwar auf der Grundlage von Erklärungen und Argumenten zustandegekommen, die von Herrn Blecker vorgetragen worden seien, aber da dieser weder bevollmächtigter Vertreter noch technischer Sachverständiger sei, könne man in seine Aussagen kein Vertrauen setzen.

b) Auch wenn man Herrn Blecker - entgegen dem vorstehend Gesagten - als technischen Sachverständigen betrachten wolle, so seien die Erfordernisse der Regel 72 EPÜ bezüglich der Vernehmung von Sachverständigen nicht erfüllt worden. Der Patentinhaber sei nämlich vom Einsprechenden nicht davon unterrichtet worden, daß ein Sachverständiger als Zeuge aussagen werde.

Ferner habe Herr Blecker nicht einfach die Entgegenhaltungen in technischer Hinsicht beurteilt, sondern den vollständigen Fall des Einsprechenden vorgetragen.

2. In Anbetracht der vorstehend genannten wesentlichen Verfahrensmängel, die vor der Einspruchsabteilung zutage getreten seien, solle für den Fall, daß das Patent nicht auf der Grundlage des derzeitigen Hauptantrags des Patentinhabers aufrechterhalten werden könne, die Sache an die Einspruchsabteilung zur erneuten Verhandlung in neuer Besetzung zurückverwiesen und die vorherige Entscheidung aufgehoben werden.

In jedem Fall sollten die dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung am 20. Juli 1993 entstandenen Kosten vom Einsprechenden getragen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden.

V. In seiner Erwiderung behauptete der Einsprechende unter anderem, aus den nachstehenden Gründen habe in der mündlichen Verhandlung kein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen:

1. Die Einspruchsabteilung habe auf Anfrage zugestimmt, daß Herr Blecker das Wort ergreifen dürfe. Der Patentinhaber habe keine Einwände dagegen erhoben.

2. Herr Blecker sei US-Patentvertreter und als solcher seit mehr als 20 Jahren für den Einsprechenden tätig; deshalb sei er mit Systemen zur Diebstahlabschreckung sehr vertraut. In dieser Eigenschaft sei er der Einspruchsabteilung vorgestellt worden.

3. Die Entscheidung T 80/84 sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Insbesondere habe die Einspruchsabteilung Herrn Blecker gestattet, das Wort zu ergreifen, und der Patentinhaber habe keine Einwände dagegen erhoben.

VI. In einer Erwiderung vom 15. September 1994 erklärte der Patentinhaber unter anderem folgendes:

1. Der Patentinhaber habe keine Gelegenheit gehabt, Einwände zu erheben. Falls die Einspruchsabteilung ihm die Gelegenheit hätte geben müssen, Einwände zu erheben, liege schon aus diesem Grund ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

2. Der Patentinhaber könne sich nicht daran erinnern, daß Herr Blecker der Einspruchsabteilung als US-Patentvertreter des Einsprechenden vorgestellt worden sei. Aus der Niederschrift gehe hervor, daß er lediglich als "Sachverständiger für Sicherheit in Ladengeschäften" vorgestellt worden sei.

Ferner "hänge es von der korrekten Auslegung der Artikel 133, 134 und 117 EPÜ ab, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen habe". Abgesehen von der bereits genannten Entscheidung T 80/84 seien auch die Entscheidungen T 598/91 vom 3. Juni 1993, T 227/92 vom 1. Juli 1993 und T 451/89 vom 1. April 1993 von Belang. Hinsichtlich der richtigen Verfahrensweise gingen die Meinungen auseinander; als Beispiele hierfür seien die Entscheidung T 80/84, in der ein relativ strenger Maßstab angelegt worden sei, und die Entscheidung T 598/91 angeführt, der ein sehr liberaler Maßstab zugrunde gelegt worden sei. In anderen Entscheidungen habe man eine Art Mittelweg gefunden.

Der Patentinhaber brachte folgendes vor:

a) Herr Blecker sei nicht vertretungsberechtigt, da er keines der Erfordernisse des Artikels 134 EPÜ erfülle.

b) Herr Blecker sei nach den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 117 EPÜ auch nicht berechtigt gewesen, als Zeuge auszusagen, da er weder Beteiligter noch Tatzeuge sei, und auch kein Sachverständiger auf dem einschlägigen Gebiet der Technik.

Herrn Bleckers Ausführungen in der mündlichen Verhandlung sollten gestrichen und die Sache zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen werden.

Sollte in der Tat entschieden werden, daß es Ermessenssache sei, jemanden wie Herrn Blecker anzuhören, so sei bei der Ausübung dieses Ermessens zwischen den Interessen der Beteiligten einerseits und der Absicht des EPÜ andererseits abzuwägen, wobei das Ermessen in diesem Fall unter anderem aus den folgenden Gründen nicht zugunsten Herrn Bleckers ausgeübt werden dürfte:

a) Einem nicht zugelassenen Vertreter würde das uneingeschränkte Recht eingeräumt, als Vertreter und nicht als Sachverständiger aufzutreten. Ein solches Recht bestehe vermutlich in keinem anderen Land der Welt.

b) Der Einsprechende habe Herrn Bleckers Stellung und/oder Fachkenntnis in unzutreffender Weise dargestellt.

c) Dem Patentinhaber sei keine Gelegenheit gegeben worden, Einwände gegen die Darlegung des Falls aus der Sicht des Einsprechenden durch Herrn Blecker zu erheben.

Schließlich beantragte der Patentinhaber für den Fall, daß die Beschwerdekammer diese Angelegenheit nicht entscheiden könne, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Steht es im Einklang mit den Artikeln 133 und 134 EPÜ, wenn einer Person, die die Bedingungen des Artikels 134 EPÜ nicht erfüllt, gestattet wird, in einer mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung oder in schriftlicher Form rechtliche Argumente vorzutragen und rechtliche Ausführungen zu machen?"

VII. In seiner Erwiderung machte der Einsprechende geltend, daß ein Verfahrensmangel unter anderem deshalb nicht vorgelegen habe, weil allen bei der Verhandlung Anwesenden Herrn Bleckers Stellung und Erfahrung bekannt gewesen sei und es dem Patentinhaber freigestanden habe, jederzeit während der Verhandlung Einwände zu erheben.

VIII. Der Patentinhaber reichte am 1. Juni 1995 Abschriften seiner Stellungnahme ein, die er - in diesem Fall als Stellungnahme eines Dritten - zu der Sache G 2/94 an die Große Beschwerdekammer gerichtet hatte, und äußerte die Vermutung, daß die in der Sache G 2/94 aufgeworfenen Fragen unmittelbar von Belang seien für die Fragen im vorliegenden Fall. Er beantragte, weitere Maßnahmen im vorliegenden Fall bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/94 zurückzustellen.