T 0021/89 27-06-1990

1. Die Beschwerde entspricht den Vorschriften der Artikel 106 bis 108 EPÜ sowie der Regel 64; sie ist daher zulässig.

2. Die Verbindungen der Formel I sind neu im Sinne von Artikel 54 (1) EPÜ. Zwar ist in (1) auf Seite 301 eine Herstellungsweise für 4-tert.-Butylbenzylbromid durch Bromierung von 4-tert.-Butyltoluol beschrieben, bei der die Aufarbeitung des rohen Reaktionsgemischs analog zur für die Herstellung von 3-tert.-Butylbenzylbromid gegebenen Vorschrift erfolgt. Bei dieser Aufarbeitung wird das rohe Reaktionsgemisch "zur Entfernung von Di- oder Tribromderivaten" mit 100 %iger Ameisensäure gekocht und sodann mit Natriumcarbonat und Natriumbisulfit behandelt. Letzteres ist ein wohlbekanntes Mittel zur Abtrennung von Aldehyden aus einer organischen Phase.

Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdegegnerin unterstellen wollte, daß der Fachmann die Anwesenheit von 4-tert.-Butylbenzalbromid als Verunreinigung in dem rohen Reaktionsgemisch als wahrscheinlich angesehen hätte, wäre damit noch keine technische Lehre gegeben, diese Verbindung als chemisches Individuum bereitzustellen. Anders als bei dem Sachverhalt, der der Entscheidung "Diastereomere" (T 12/81, ABl. EPA 1982, 296) zugrunde lag, ist in (1) keine konkrete Lehre enthalten, die dem Fachmann zwangsläufig das 4-tert.-Butylbenzalbromid in die Hand gibt. Auch der Umstand, daß diese Verbindung rein denkgesetzlich Bestandteil eines bekannten komplexen Gemisches sein kann, beeinträchtigt nach Überzeugung der Kammer ihre Neuheit nicht, da es sich dabei nicht um eine "individualisierte" Beschreibung handelt, siehe auch die Entscheidung "Enantiomere" (T 296/87, ABl. EPA 5/1990, 195), Punkt 6.5 der Entscheidungsgründe.

3. Es ist daher zu untersuchen, ob die Verbindungen der Formel I auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist nach Auffassung der Kammer nicht, wie die Beschwerdegegnerin meint, bereits durch die Entscheidung T 199/84 vorweggenommen, selbst wenn dieser früheren Entscheidung ein ähnlich gelagerter Fall und ein praktisch identischer Tatsachenvortrag zugrunde lag. Diese Entscheidung bindet nämlich weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer in dieser Frage. Hierzu ist folgendes auszuführen:

3.1. Wird eine Sache von einer Beschwerdekammer zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist diese Einspruchsabteilung gemäß Artikel 111 (2) EPÜ "durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist". Im gleichen Umfang ist nach Überzeugung der Kammer auch die Beschwerdekammer an eine eigene erste Entscheidung gebunden, wenn sie mit dem gleichen Gegenstand der Entscheidung durch eine zweite Beschwerde ein weiteres Mal befaßt wird (sog. Selbstbindung). Wenn sich aber die tatsächliche Grundlage der Entscheidung ändert, entfällt die Bindung (Artikel 111 (2) EPÜ).

3.2. Im vorliegenden Fall stellt die Einspruchsabteilung kein Organ dar, an das zurückverwiesen worden ist. Die Voraussetzungen des Artikels 111 (2) EPÜ, Satz 1 sind somit nicht erfüllt. Auch die Ausnahmebestimmung des Artikels 111 (2) EPÜ, Satz 2 ist nicht anwendbar. Außerdem unterscheidet sich die tatsächliche Grundlage der Entscheidung T 199/84 vom 18. Dezember 1986 (d. h. ein Verfahren zur Herstellung von Endprodukten unter Verwendung eines Zwischenproduktes) von dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Gegenstand (d. h. dieses Zwischenprodukt) in eindeutiger Weise.

4. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der vorliegenden Zwischenprodukte läßt sich die Kammer von dem Grundsatz leiten, daß hierbei die gleichen Kriterien wie bei jeder anderen Stofferfindung anzuwenden sind. Dabei kommt es darauf an, ob durch die Bereitstellung der Stoffe der Stand der Technik in nicht naheliegender Weise bereichert wird, siehe auch "Alpha-Tocopherol/BASF" (T 648/88 vom 23. November 1989, Leitsätze veröffentlicht im ABl. EPA 6/1990). Somit ist auch im vorliegenden Fall die Frage zu beantworten, ob ein Fachmann diese Verbindungen zur Lösung der hier bestehenden technischen Aufgabe tatsächlich in Betracht gezogen hätte.

Diese technische Aufgabe kann im vorliegenden Fall in Übereinstimmung mit den Angaben im Streitpatent, S. 2, Z. 36-40 darin gesehen werden, "Schlüsselsubstanzen" für ein gegenüber der in (5) beschriebenen Umsetzung verbessertes Verfahren zur Herstellung von 4-tert.- Butylbenzaldehyd und dessen im Kern halogenierten Derivaten bereitzustellen.

5. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß man in diesem Zusammenhang nicht von (5) als nächstem Stand der Technik ausgehen könne, weil das dort beschriebene Verfahren wegen der Bildung unerwünschter Nebenprodukte für die technische Herstellung von 4-tert.- Butylbenzaldehyd nicht in Betracht käme. Nächster Stand der Technik sei die bisher allein technisch durchgeführte Sommelet-Reaktion (siehe Streitpatent, S. 2, Z. 15 bis 22). Gegenüber dieser Umsetzung der entsprechenden Benzylbromide mit Hexamethylentetramin (Urotropin) werde mit Hilfe der Verbindungen der Formel I insbesondere die Abwasserbelastung vermindert.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen. Nach ständiger Rechtsprechung ist die bestehende Aufgabe gegenüber dem objektiv nächststehenden Stand der Technik zu ermitteln. In der Chemie ist dabei im allgemeinen auf die Strukturnähe der Verbindungen des Standes der Technik zur Erfindung bzw. die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Reaktionen abzustellen (vgl. z. B. T 181/82, ABl. EPA 1984, 401, 409 insb. Abs. 3 von unten). Da die Beschwerdeführerin die erfinderische Tätigkeit ihrer Zwischenprodukte mit überraschend hohen Ausbeuten eines über diese Produkte führenden, Bromierung und Hydrolyse umfassenden Gesamtverfahrens begründen will, qualifiziert sich als nächster Stand der Technik das über analoge Zwischenprodukte ablaufende gleichartige Verfahren gemäß (5). Die in (5) offenbarten Benzalchloride stehen als difunktionelle Verbindungen den gemäß Streitpatent beanspruchten Benzalbromiden strukturell näher als das bei der angezogenen Sommelet-Reaktion intermediär verwendete monofunktionelle Benzylbromid.

6. Zur Lösung der gegenüber (5) bestehenden Aufgabe werden gemäß Streitpatent anstelle des 4-tert.- Butylbenzalchlorids das entsprechende Benzalbromid bzw. dessen im Kern halogenierte Derivate als "Schlüsselsubstanzen" vorgeschlagen. Es ist glaubhaft und unbestritten, daß damit die bestehende Aufgabe tatsächlich gelöst wird.

7. Zur Lösung dieser Aufgabe konnte der Fachmann auf das allgemeine Fachwissen zurückgreifen. Hierzu gehört, wie in der Entscheidung T 199/84 (Teil V) zutreffend festgestellt wurde, daß Brom generell ein selektiveres Halogenierungsmittel ist als Chlor und daß die Verseifung der Benzalbromide ebenso glatt verläuft wie diejenige der Benzalchloride.

Außer von dieser unbestrittenen Feststellung geht die Kammer davon aus, daß der Fachmann die Ursache der unbefriedigenden Gesamtausbeute des aus (5) bekannten Verfahrens, nämlich die mangelnde Selektivität der Chlorierung des 4-tert.-Butyltoluols, ohne weiteres erkannt hätte.

8. Die Beschwerdeführerin hat nicht bestritten, daß der Fachmann im Hinblick auf die gewünschte Weiterverarbeitung zum Aldehyd, bei der das zunächst eingeführte Halogen wieder abgespalten wird, den Austausch von Chlor gegen Brom als erfolgversprechende Möglichkeit zur Verbesserung der Selektivität zunächst in Betracht gezogen hätte. Sie meint jedoch, daß der Fachmann durch näheres Literaturstudium davon abgehalten worden wäre, diesen Gedanken weiterzuverfolgen, weil er in Kenntnis von (6) und (8) erwartet hätte, daß im vorliegenden Falle die Bindungsenergie der C-H-Bindungen in der Brommethylgruppe etwa gleich groß sei wie diejenige der C-H-Bindungen in der tert.-Butylgruppe. Da aber, unabhängig von der Reaktivität des angreifenden Agens, eine selektive Spaltung unterschiedlicher C-H-Bindungen nur erfolgen könne, wenn diese Bindungsenergien unterschiedlich seien, hätte er aus diesem Umstand schließen müssen, daß die wohlbekannte unterschiedliche Reaktivität von Brom- und Chloratomen hier nicht zur Verbesserung der Selektivität genutzt werden könne.

Diese Schlußfolgerungen finden jedoch in (6) und (8) keine Stütze. In (6) wird auf S. 154 eine allgemeine Arbeitsvorschrift für die Photobromierung von Alkylaromaten angegeben, nach der für die Monobromierung etwa 30 Min. bis 2 Stdn. benötigt werden. In (8) wird im Kapitel "Discussion" (S. 272 bis 273) ausgeführt, daß die Bindungsenergie der C-H-Bindungen in der tert.-Butylgruppe des tert.-Butylbenzols etwa derjenigen im Propan entsprechen sollte und demnach um 18 kcal größer sein sollte als diejenige der C-H-Bindungen des Toluols. Ferner wird festgestellt, daß eine C-H-Bindung im Toluol 4,5 mal schneller mit Chloratomen reagiert, als eine C-H-Bindung im tert.-Butylbenzol. Dieser Reaktivitätsunterschied wird im Hinblick auf die abgeschätzte Differenz der Bindungsenergien als relativ gering bezeichnet (S. 273, Z. 1-3). Aus diesen Angaben kann die Kammer lediglich entnehmen, daß zwischen Reaktivität und Bindungsenergie kein einfacher, leicht überschaubarer Zusammenhang besteht und daß somit aus der aus (6) grob abschätzbaren 4-5 mal höheren Reaktivität der C-H-Bindungen der Methylgruppe in Methylaromaten gegenüber Bromatomen im Vergleich zu den entsprechenden C-H-Bindungen in Benzylbromiden keine verläßlichen Rückschlüsse auf die Bindungsenergien gezogen werden können.

9. Selbst wenn man jedoch zugunsten der Beschwerdeführerin unterstellen wollte, daß aufgrund der zitierten Angaben in (6) und (8) eine brauchbare Abschätzung von Bindungsstärken möglich wäre, so wäre dies für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im vorliegenden Falle unerheblich. Es ist nämlich nach Überzeugung der Kammer nicht realistisch, von einem Fachmann zu erwarten, daß er in der gegebenen Situation, in der es um die Überprüfung der mit gutem Grund vermuteten praktischen Brauchbarkeit von ganz einfach mit Hilfe von gut zugänglichen Ausgangsmaterialien herstellbaren Verbindungen geht, erst eine Literaturrecherche nach Daten über relative Reaktivitäten und Bindungsstärken anstellen würde. Der Aufwand hierfür steht nach Auffassung der Kammer in keinem vernünftigen Verhältnis zu der Möglichkeit, sich durch einen einfachen, mit gängiger Laboratoriumsausstattung durchführbaren Versuch Gewißheit darüber zu verschaffen, ob die sich aufgrund des allgemeinen Fachwissens als nächstliegend anbietende Lösung der bestehenden Aufgabe durch Bereitstellung der Verbindungen der Formel I zum Erfolg führt.

Demnach steht zur Überzeugung der Kammer fest, daß der Fachmann in Anbetracht der bestehenden Aufgabe diese Verbindungen bereitgestellt hätte. Es fehlt daher an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

10. Daran ändert auch der Einwand der Beschwerdeführerin nichts, jedenfalls das Ausmaß der mit Hilfe der Verbindungen der Formel I erzielbaren Verbesserung sei als überraschend anzusehen. Ähnlich wie in der Situation, die der Entscheidung "Formmassen" (T 69/82, ABl. EPA 1984, 387) zugrunde lag, mußte nämlich dieses möglicherweise quantitativ unerwartet gute Ergebnis dem Fachmann bei der naheliegenden Handlungsweise zwangsläufig in den Schoß fallen. Diese Beurteilung des Sachverhalts steht nicht, wie die Beschwerdeführerin meint, im Widerspruch zu den Grundsätzen, von denen sich die Kammer in der Entscheidung T 22/82 und erst kürzlich wieder in der Entscheidung T 648/88, in denen ebenfalls über die Patentierbarkeit sogenannter "Zwischenprodukte", entschieden worden ist, hat leiten lassen. In diesen Fällen ging es nicht um das Ausmaß der Bereicherung der Technik, sondern es war aus dem Stande der Technik nicht herleitbar, daß die Bereitstellung der dort in Betracht gezogenen Verbindungen die Technik überhaupt bereichern würde. Anders ausgedrückt, war in diesen Fällen kein Grund ersichtlich, warum ein Fachmann diese Verbindungen als mögliche Lösungen, geschweige denn als nächstliegende Lösungen der dort bestehenden Aufgaben in Betracht gezogen hätte. Diese Entscheidungen sind daher nicht so zu verstehen, daß für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der Bereitstellung von "Zwischenprodukten" das Vorliegen eines bloß quantitativ überraschenden Effekts anders zu beurteilen sein soll als bei chemischen Stoffen, die nicht zur weiteren chemischen Umsetzung bestimmt sind (s. hierzu z. B. die bereits früher zitierte Entscheidung "Enantiomere", Punkt 8.4 der Entscheidungsgründe).

11. Auch der Einwand, daß mit der Bereitstellung der Verbindungen der Formel I ein unbestreitbar bestehendes Bedürfnis in eleganter Weise befriedigt worden ist, greift nicht durch, da nicht dargetan worden ist, daß überhaupt ein dringendes Bedürfnis über einen längeren Zeitraum bestand und dieses nicht befriedigt werden konnte, obwohl sich die Fachwelt intensiv darum bemüht hat. Zumindest ist in dem Zeitraum von etwa 7 Jahren zwischen dem Publikationsdatum von (5) und dem Prioritätstag des Streitpatents - soweit für die Kammer derzeit ersichtlich - kein Versuch bekannt geworden, das bestehende Problem zu lösen. Nichts anderes ergibt sich auch in bezug auf die gegenüber der technisch durchgeführten Sommelet-Reaktion geltend gemachte Verringerung der Abwasserbelastung. Diese Problematik ist erst kurz vor dem Prioritätstag des Streitpatents durch die weltweit verstärkten Bemühungen um die Reinhaltung der Gewässer in den Vordergrund getreten. Die Kammer kann also in diesen Sachverhalten kein Anzeichen dafür finden, daß die Fachwelt bei der Suche nach Problemlösungen, die im Zusammenhang mit der hier interessierenden Aldehyd- Herstellung stehen, über einen längeren Zeitraum an dem im Streitpatent realisierten Vorschlag vorbeigegangen wäre.