T 0081/87 (Prä-Pro-Rennin) 24-01-1989

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU; sie ist somit zulässig.

Änderungen (Art. 123 (2) EPU)

(...)

Ausreichende Offenbarung, Klarheit und Stützung durch die Beschreibung (Art. 83 und 84 EPU)

4. Was die Verwendung von Zellen der in den Ansprüchen 1 und 2 genannten Art anbelangt, so wird in der Offenbarung wiederholt darauf hingewiesen, daß diese für die Expression von Proteinen geeignet sein müssen. Zum Anmeldezeitpunkt war bekannt, daß sich neben Bakterienzellen auch verschiedene Pilze, z. B. Hefezellen, hierfür eignen. Die Beschreibung selbst spricht in diesem Zusammenhang von verschiedenen bevorzugten Escherichia- und Saccharomyces-Stämmen. Somit ist bei den in den Ansprüchen verwendeten Begriffen eine gewisse formale Stützung vorhanden, da es unbillig wäre, die Ansprüche auf die in der Offenbarung mit Beispielen belegten Stämme zu beschränken und alle künftig möglicherweise verwendeten auszuschließen. Aus der Offenbarung ergibt sich für den Fachmann implizit, daß nur solche Zellorganismen verwendet werden können, die fähig sind, Expressionen der gewünschten Proteine zu liefern (vgl. T 292/85, "Polypeptidexpression/GENENTECH I" vom 27.1.1988, S. 10 - 13, Nummer 3.1, wird veröffentlicht).

Die Offenbarung in der europäischen Patentanmeldung ist also in dieser Hinsicht durchaus vollständig und gestützt im Sinne der Artikel 83 und 84 EPU.

Priorität (Art. 87 und 88 EPU)

5. Die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags sind auf eine transformierbare lebende Zelle gerichtet, die genetisches Material enthält, das unter anderem "zur Expression von Rinder-Prä-Pro-Rennin" bzw. "Pro-Rennin" fähig ist. Da andere, gleichzeitig anhängige europäische Anmeldungen als neuheitsschädlich genannt worden sind, gilt es, das früheste Prioritätsdatum zu ermitteln, auf das diese Ansprüche gestützt werden können.

6. Gemäß Artikel 87 EPU genießt eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf dieselbe Erfindung bezieht wie diese. Dies bedeutet, daß der Gegenstand der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung in den Unterlagen der früheren Anmeldung insgesamt klar erkennbar sein muß. Der Wortlaut braucht jedoch nicht identisch zu sein (vgl. T 184/84 "Ferritkristall/NGK Insulators" vom 4. April 1986). Fehlt jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung, für die ein europäisches Patent beantragt wird, so besteht kein Prioritätsanspruch.

Im vorliegenden Fall stellt sich daher die Frage, welche wesentlichen Bestandteile, d. h. Erfindungsmerkmale, in der europäischen Patentanmeldung beansprucht werden und ob diese Merkmale in den betreffenden Prioritätsunterlagen offenbart sind (vgl. Art. 88 (4) EPU).

7. Obwohl Anspruch 1 als Definition für das genetische Ausgangsmaterial nur angibt, daß es von rekombinantem DNA- Material abgeleitet ist, das die angegebene Eigenschaft besitzt, Prä-Pro-Rennin z. B. in einem bakteriellen Wirt zu exprimieren, gibt es doch eine Reihe von Merkmalen, die durch diese Definition impliziert werden. So muß z. B. das genetische Material auch sonst für diese Zwecke geeignet sein. Das Ausgangsmaterial selbst ist als neues Plasmid durch die Beschreibung eines bestimmten Verfahrens in der europäischen Patentanmeldung gestützt. Da dieses Merkmal in der Prioritätsunterlage nur durch eine Bezugnahme auf dieses Herstellungsverfahren definiert ist, muß geprüft werden, ob der Wortlaut der prioritätsbegründenden Anmeldung alle wesentlichen Bestandteile des Merkmals voll und ganz stützt. Am Anmeldetag der Prioritätsunterlage war keine zuverlässige Synthese zur Herstellung einer bestimmten DNA für Pro-Rennin, eine ansonsten bekannte Verbindung, und erst recht nicht für Prä-Pro-Rennin, eine unbekannte Zusammensetzung, bekannt. Die erforderlichen Gene können daher nur durch ihre besondere Herstellungsweise definiert und offenbart werden. Dies ist somit charakteristisch für diese DNA-Vorläufer und damit auch für die darauf beruhenden Erfindungen.

8. Zu den Verfahrensschritten, die zu dem gewünschten Prä-Pro-Rennin-Gen und dann zu dem entsprechenden Plasmid führen, gehören auch die üblichen Schritte der Herstellung einer aus einem bestimmten Gewebe isolierten Boten-RNA-Population, der Herstellung von DNA-Sonden, die sich zur Hybridisierung mit mindestens einem Teil der gewünschten Boten-RNA eignen, des Suchens der Boten-RNA-Population mit den entsprechenden DNA- Sonden, der Herstellung von c-DNA aus den jeweiligen Boten-RNAs durch eine reverse Transkriptase, der Klonierung der c-DNA- Fragmente in die Vektoren und der Auswahl derjenigen Vektoren, die für die Aufnahme der c-DNA-Fragmente geeignet sind. Nach Analysierung dieser Vektoren - z. B. mittels eines Restriktionsenzyms oder durch eine DNA-Sequenz-Analyse - sind folgende weitere Schritte möglich: Das c-DNA-Fragment kann in einen Expressionsvektor rekloniert werden, wenn es das gewünschte Gen bereits enthält, oder die c-DNA-Fragmente verschiedener Klone können miteinander kombiniert werden, falls sich herausstellt, daß keiner der ausgewählten Klone das vollständige Gen enthält, und das vollständige Gen kann anschließend in einen Expressionsvektor eingeschleust werden, der mit allen für eine wirksame Expression des gewünschten Polypeptids erforderlichen weiteren Genelementen ausgestattet ist.

9. Aus der Offenbarung der europäischen Patentanmeldung geht ebenso wie aus den genannten gleichzeitig anhängigen Anmeldungen eindeutig hervor, daß die genetischen Vorläufer des Rennins nicht unmittelbar hergestellt werden konnten, sondern in weiteren Schritten aus den vorhandenen Fragmenten kombiniert werden mußten. Dies kann an der Größe der Moleküle und den dadurch bedingten Fragmentationen liegen. In der europäischen Patentanmeldung heißt es, daß keiner der so erzielten Klone das vollständige Prä-Pro-Rennin-Gen enthalte. Vielmehr enthalte der rekombinante Phage 293 - 207 ein Insertionselement mit der Sequenz von Nucleotid 1 bis mindestens Nucleotid 1360 mit Ausnahme der deletierten Nucleotide 848 bis 961, während der Phage 293 bis 118/37 nur ein Insertionselement mit der Sequenz von Nucleotid 229 - 1 460 enthalte. Es sei erforderlich, Teile der Phagen 293 - 207 und 293 - 118/37 nach der Identifizierung ihrer relevanten Strukturelemente zu spalten und neu zu kombinieren, um das vollständige die Expression von Prä-Pro- Rennin ermöglichende Gen herzustellen. Erst danach könne in weiteren Verfahrensschritten z. B. das Pro-Rennin-Gen hergestellt werden.

Die Neuzusammenstellung bestimmter maßgeschneiderter Fragmente aus verschiedenen Klonen ist somit implizit auch ein wesentlicher Teil der beanspruchten Erfindung.

10. Die Beschwerdeführerin hat eingeräumt, daß sie zum Anmeldezeitpunkt der ersten Prioritätsunterlage den Gedanken, Prä-Pro-Rennin oder Rennin durch die rekombinante DNA-Technik herzustellen, noch nicht in die Praxis umgesetzt hatte. So war z. B. der entscheidende Schritt, bei dem verschiedene Klone in einer bestimmten Weise kombiniert werden müssen, von ihr offensichtlich noch nicht erkannt oder ins Auge gefaßt worden. In der Beschreibung der ersten Prioritätsunterlage wurde vielmehr die kühne Behauptung aufgestellt, daß der Phage 293 - 207 bereits die "gesamte Prä-Pro-Rennin-Sequenz" enthalte (S. 17, Zeilen 16 und 17) (vgl. auch die Empfehlungen auf Seite 17, Zeilen 21 bis 22), ohne daß besonders darauf hingewiesen worden wäre, daß dies den Tatsachen möglicherweise nicht entspricht. Außerdem fehlten in der Offenbarung des Verfahrens und damit auch des dadurch hergestellten Produkts im weiteren Verfahrensverlauf einige wesentliche Schritte einschließlich der Reklonierungsschritte und der Auswahl eines geeigneten Vektorsystems, d. h. der eine Weg unter vielen, der zum Erfolg führt. Die erste Prioritätsunterlage sagt nämlich über diese wesentlichen Schritte und damit über einige grundlegende Merkmale nichts aus.

11. Während das Verfahren bis hin zur Isolierung der Phagen 293 - 207 und 293 - 118/37 vollständig beschrieben war, ließ die weitere Offenbarung, die einer eher allgemeinen Darstellung des Standardverfahrens entsprach, einige unerwartete Eigenschaften unerwähnt, die für den Weg zum Prä-Pro-Rennin-Gen charakteristisch sind.

Wenn der Fachmann versucht, eine solche Standardlösung auf diesem besonderen Gebiet der rekombinanten DNA-Technik in die Praxis umzusetzen, sieht er sich vor mehr oder weniger große Schwierigkeiten gestellt, je nachdem, ob es z. B. bereits Vorläuferformen des gewünschten Gens oder geeignete Basensequenzen gibt, auf die die Restriktionsenzyme angesetzt werden können, um die DNA an den entsprechenden Stellen zu durchtrennen usw. So stellen sich bei jedem Gen, das durch rekombinante DNA-Techniken hergestellt werden soll, ganz spezielle Probleme, die nach dem insgesamt aufwendigen Verfahren nur schrittweise gelöst werden können. Hier hängt jeder Lösungsschritt davon ab, ob bei der Auswertung der Ergebnisse des vorhergehenden Lösungsschrittes die Gegebenheiten richtig erkannt worden sind. Das Argument, der Fachmann könne, wenn er auf Schwierigkeiten stoße, die Offenbarung anhand seines allgemeinen Fachwissens so ergänzen, daß er sie praktisch ausführen könne, ist keine Entschuldigung dafür, daß ein Definitionsmerkmal der Erfindung fehlt, vom Erfinder nicht erkannt worden und auch in der Beschreibung nicht implizit enthalten ist. Die nachträgliche Hinzufügung dieses Merkmals würde den Charakter der in der Prioritätsunterlage offenbarten Erfindung ändern. Aus diesem Grund kann das von der Beschwerdeführerin zur Stützung des Prioritätsanspruchs eingereichte Beweismaterial das Argument nicht entkräften, daß ein tragendes Offenbarungselement fehlt.

12. Auch wenn, wie unter Nummer 6 dargelegt, die Formulierung nicht identisch zu sein braucht, müssen nach Auffassung der Kammer die wesentlichen Bestandteile, d. h. die Erfindungsmerkmale, in der eingereichten Fassung der Prioritätsunterlage entweder ausdrücklich offenbart oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten sein, wenn diese prioritätsbegründend sein soll. Fehlende Bestandteile, die erst später als wesentlich erkannt werden, gehören somit nicht zur Offenbarung. Lücken bei den Grundbestandteilen der Offenbarung können deshalb nicht nachträglich durch einen Hinweis auf das einschlägige Fachwissen gefüllt werden. Es könnte zu einem Mißbrauch des Prioritätssystems führen, wenn Anmelder in einer Wettbewerbssituation die Möglichkeit erhielten, ihre Konkurrenten aufgrund reiner Spekulationen zu überrunden, ohne daß sie die entscheidenden Merkmale der Erfindung angeben müßten. Dies gilt insbesondere für die Merkmale, die zur Herstellung des Pro- Rennin-Gens erforderlich sind, weil sie nicht im Stand der Technik enthalten sind und nur durch die Erfindung selbst bereitgestellt werden können.

13. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die erste Prioritätsunterlage nicht alle entscheidenden Merkmale der beanspruchten Erfindung in der erforderlichen Weise offenbart. Diese gehen erst aus der zweiten Prioritätsunterlage und aus der europäischen Anmeldung hervor.

Neuheit (Art. 54 (3) und (4) EPU)

14. Angesichts dessen können sich die Ansprüche 1 und 2 nur auf den zweiten Prioritätstag stützen und könnten daher durch die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 gefährdet sein, die am 13. Oktober 1982 eingereicht worden ist und die Priorität einer Voranmeldung vom 14. Oktober 1981 in Anspruch nimmt.

Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung angenommen, daß die Entgegenhaltung 1 den Prioritätstag vom 14. Oktober 1981 zu Recht beanspruche, da glaubhafte Beweise dafür vorlägen, daß die in der europäischen Patentanmeldung genannten Mikroorganismen und Plasmide "mit den Mikroorganismen und Plasmiden in der Prioritätsunterlage identisch" seien. Die beiden Beschreibungen wurden als "nahezu identisch" bezeichnet.

15. Es muß geprüft werden, welche Offenbarungen in der relevanten ersten Prioritätsunterlage der Entgegenhaltung 1 dahingehend ausgelegt werden könnten, daß sie die hier vorliegenden Erfindungen für den Fachmann zugänglich machen (Art. 54 (2) EPU). Unabhängig von der Prioritätsfrage muß (wie von einer Beschwerdekammer in der Sache T 206/83 "Herbizide/ICI", ABl. EPA 1987, 5 dargelegt) eine nach Artikel 54 (2) und (3) EPU genannte Druckschrift eine ausführbare Offenbarung enthalten, um neuheitsschädlich zu sein. Dort heißt es weiter, daß das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung mit dem Erfordernis nach Artikel 83 EPU identisch ist (vgl. S. 9, Nr. 2). Mit anderen Worten, das entgegengehaltene Dokument muß die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

16. Aus der angefochtenen Entscheidung geht nicht hervor, ob die Prüfungsabteilung geprüft hat, ob die Entgegenhaltung 1 das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung erfüllt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere festzustellen, daß die Hinterlegung von Mikroorganismen im Zusammenhang mit der Entgegenhaltung 1 erst im Mai und September 1982, also lange nach dem Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung, erfolgte. Es läßt sich nicht feststellen, ob die Prüfungsabteilung dies wußte, als sie die Entgegenhaltung 1 als Vorwegnahme erklärte, und wenn ja, ob sie diesem Umstand überhaupt Bedeutung beigemessen hat oder aber der Auffassung war, daß die Existenz einer prioritätsbegründenden Anmeldung zur Entgegenhaltung 1 an sich schon für diesen Zweck ausreiche.

17. In der Entgegenhaltung 1 sind alle Schritte zur Erzielung der gewünschten Endprodukte einschließlich Prä-Pro-Chymosins, eines Synonyms für Prä-Pro-Rennin, in großen Zügen dargestellt. Es handelt sich dabei um eine Art allgemeingültiges Rezept für das Standardverfahren zur Isolierung und Herstellung von Vorläufern oder Zwischenprodukten. Darin wird die Herstellung vieler Plasmide, die mindestens einen Teil des gewünschten Gens enthalten, beschrieben, wobei zusätzlich zu den einzelnen Namen und Zahlen auch Konstruktionsschemata angegeben sind. Es ist zweifelhaft, ob die Ausgangsplasmide öffentlich zugänglich sind, da diesbezügliche Hinweise fehlen. Auch sind keine ausführlichen Versuchsdaten über den tatsächlichen Ablauf der einzelnen Verfahrensschritte angegeben.

18. Das vorgeschlagene Schema ist voll von Bezugnahmen auf andere Veröffentlichungen und setzt die Anwendung andernorts vorgeschlagener Verfahren voraus, ohne dabei genau anzugeben, welche Anpassungen und Änderungen vorgenommen werden müßten, um unter den hier gegebenen Verfahrensbedingungen einen Erfolg zu erzielen. Dies ist besonders auf Gebieten wichtig, wo sich bei einer Wiederholung des Verfahrens unweigerlich Variationen und Abweichungen ergeben und wo ein durch Fakten abgesichertes Modell dazu beitragen könnte, das Verfahren zu korrigieren. Bei den vorgeschlagenen Plasmidsträngen ist die Zusammensetzung nicht genau bekannt. Zwar ist es theoretisch vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, daß man anhand der Entgegenhaltung ans Ziel gelangen kann; nach der geltenden Praxis müssen neuheitsschädliche Dokumente jedoch ohne unzumutbaren Aufwand für den Fachmann ausführbar sein. Damit eine Erfindung im Sinne des Artikels 54 EPU zugänglich ist und zum Stand der Technik gehört, kann es unter diesen Umständen erforderlich sein, daß ihre praktische Ausführbarkeit tatsächlich nachgewiesen wird und entsprechende ausführliche Anweisungen für die Öffentlichkeit vorliegen.

19. Das Vorbringen der Anmelderin zur Entgegenhaltung 1 kann die Bedenken nicht zerstreuen, die hinsichtlich deren Neuheitsschädlichkeit im Sinne des Artikels 54 EPU bestehen. Die Kammer hält es jedoch für verfrüht, sich hierzu abschließend zu äußern, ohne im Besitz einer begründeten Stellungnahme der ersten Instanz zu sein. Nach Auffassung der Kammer sollte deshalb die erste Instanz die Frage der ausreichenden Offenbarung der Entgegenhaltung zuvor prüfen. 20. Was die Entgegenhaltung 2 (EP-68 691 Celltech) anbelangt, so wurde diese am 11. Juni 1982, also nach der streitigen europäischen Anmeldung, eingereicht. Die für die Entgegenhaltung 2 maßgebenden Prioritätsunterlagen stammen vom 17. Juni, 11. November und 1. Dezember 1981. Die Frage, ob diese Anmeldung diese Daten in Anspruch nehmen darf, war auch in der gleichzeitig anhängigen Beschwerdesache T 269/87 gestellt worden, die am 24. Januar 1989 von der Kammer entschieden wurde. Danach offenbaren diese Prioritätsunterlagen einige wesentliche Merkmale desjenigen Gegenstands nicht, der für die Ansprüche in der vorliegenden Beschwerde maßgeblich ist, und bilden somit keine Grundlage für einen Prioritätsanspruch. Die Kammer schließt sich im vorliegenden Fall dieser Auffassung an und zieht deshalb die Entgegenhaltung 2 nicht in Betracht.