T 0194/84 (Cellusosefasern) 22-09-1988

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1. Der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag ist weitgehend von einer Kombination der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 abgeleitet, die durch ihre offenbarten Funktionen erweitert worden sind. Er unterscheidet sich von dieser Kombination durch die Forderung nach "genügend beständigen, verstärkenden, hydrophilen, absorbierenden fasrigen Benetzungsmitteln, die das Gemisch durchziehen und damit die Teilchen auf dem Gitter binden ..., wobei die Benetzungsmittel Cellulosefasern aufweisen, deren Saugfähigkeit mit der natürlicher Cellulose im wesentlichen vergleichbar ist", während der ursprüngliche Anspruch 1 ein "Gemisch aus ... genügend natürlicher Cellulose" verlangte, "um die Teilchen auf dem Gitter festzuhalten". Zu diesem Aspekt der Änderung muß untersucht werden, ob das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU erfüllt ist; die Änderung hat diesbezüglich hauptsächlich zur Folge, daß der Anspruch nunmehr neben natürlichen auch andere Cellulosefasern umfaßt.

2.2. Die Beschreibung und die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung stimmen voll und ganz darin überein, daß sie sich nur auf natürliche Cellulosefasern beziehen; die einzige Ausnahme bildet die unter Nummer V zitierte Textpassage auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24, die - für sich genommen - darauf hindeuten könnte, daß die Erfindung weder auf natürliche Cellulosefasern noch auf Cellulosefasern überhaupt beschränkt ist. Es muß jedoch der Inhalt der Anmeldung als Ganzes betrachtet und die Passage so ausgelegt werden, wie dies der Fachmann im Gesamtzusammenhang der Beschreibung tun würde. In der übrigen Beschreibung ist wiederholt von natürlichen Cellulosefasern die Rede; wo nur die Ausdrücke "Cellulosefasern" oder "Fasern" vorkommen, geht diesen eine eindeutige Bezugnahme auf natürliche Cellulosefasern voraus. Auch die Beispiele mit geeigneten Fasern auf Seite 7 beschränken sich auf natürliche Cellulosefasern (aus Holz gewonnene Cellulosefasern, Zeitungspapier und hochwertiges Filterpapier). Dementsprechend ist die Kammer der Auffassung, daß die obengenannte Erklärung auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24 nur als eine allgemeine Feststellung über die Erfindung ausgelegt werden kann, die einer näheren Erläuterung bedarf, und nicht als Hinweis auf den Umfang der Erfindung.

Dem Argument der Beschwerdeführerin, die Verwendung des Wortes "comprehends" (umfaßt) auf Seite 3, Zeile 35 zeige, daß sich die anschließende Feststellung auf eine besondere Ausführungsart der Erfindung beziehe, die in der Textpassage auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24 allgemein dargestellt sei, kann sich die Kammer nicht anschließen. Diese Passage muß vielmehr in Verbindung mit der auf Seite 3, Zeile 35 bis Seite 4, Zeile 6 gelesen werden. Erstere stimmt jedoch mit den Ansprüchen darin überein, daß die Erfindung in der Nickel-Zink-Batterie liegt, während in der letzteren angegeben ist, daß die Erfindung eine Zinkelektrode umfaßt. Für den Leser, für den die Beschreibung bestimmt ist, scheint die Verwendung des Wortes "comprehends" mit der Änderung der Formulierung von "Batterie" in "Elektrode" einherzugehen; da er z. B. aus den Ansprüchen und der Bezeichnung der Erfindung weiß, daß die Erfindung in der Batterie besteht, wird er das Wort "comprehends" so auslegen, als habe es dieselbe Wirkung wie etwa die Formulierung "relates particularly to" ("bezieht sich insbesondere auf"). Außerdem ist die Formulierung "Zinkelektrode für eine alkalische Ni-Zn-Batterie mit einem im wesentlichen homogenen Gemisch aus zinkreichen Teilchen" (S. 3, Zeile 35 bis S. 4, Zeile 4) für den Durchschnittsfachmann lediglich eine ausführlichere Information über die auf Seite 3, Zeile 21 genannte Zinkelektrode. Daraus folgt, daß auch die "miteinander verflochtenen natürlichen Cellulosefasern" auf Seite 4, Zeilen 4 und 5 als nähere Information über die auf Seite 3, Zeile 24 genannten hydrophilen Fasern und nicht als ein Beispiel hierfür zu sehen sind. Dafür spricht auch, daß der Ausdruck "im wesentlichen frei von üblichen Bindemitteln" wiederholt wird, da dieses Merkmal fraglos nicht als Beispiel angegeben wird. Außerdem würde der Fachmann beim Durchlesen der Beschreibung der wiederholten Bezugnahme auf "natürliche Cellulosefasern" in den folgenden Zeilen mehr Bedeutung beimessen als der möglichen Auslegung von "comprehends".

Dem Durchschnittsfachmann liegt somit keine ausdrückliche Angabe darüber vor, daß die Zinkelektrode andere als natürliche Cellulosefasern enthalten könnte.

2.3. Die Kammer kann auch die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen, mit der diese zu beweisen versucht, daß der Fachmann der ausdrücklichen Lehre der ursprünglichen Anmeldung implizit entnehmen könne, daß Fasern, die ähnlich strukturiert seien wie natürliche Cellulose und eine vergleichbare Benetzungsfähigkeit aufwiesen, genauso gut verwendet werden könnten wie natürliche Cellulosefasern und deshalb in den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung aufgenommen werden sollten. Die Beschreibung enthält vier Bezugnahmen auf die Benetzung, nämlich auf Seite 3, Zeilen 26 und 27 ("diese ... Fasern benetzen das aktive Material"), auf Seite 4, Zeilen 18 und 19 ("die Wasseraufnahmefähigkeit der Fasern benetzt das aktive Material mit dem Elektrolyten"), auf Seite 6, Zeilen 4 und 5 im Zusammenhang mit der Benetzung (von Zink, das als Calciumzinkat eingelagert ist) durch die Cellulosefasern und auf Seite 7, Zeilen 1 bis 3 ("Bindemittel ..., deren Menge allerdings nicht so groß sein darf, daß die Fähigkeit der Cellulose zur Benetzung der Elektrode beeinträchtigt wird"). In keiner dieser Bezugnahmen ist für die Benetzungsfähigkeit natürlicher Cellulosefasern ein Maß angegeben, das als Kriterium für die Eignung alternativer Fasern dienen könnte; somit liegt diesbezüglich keine implizite Lehre und damit keine Analogie zu dem von der Beschwerdeführerin genannten Beispiel aus den Richtlinien C-IV, 7.2 vor, bei dem es um Gummi bzw. elastisches Material geht. Der Beschreibung ist explizit zu entnehmen, daß Zinkelektroden, die natürliche Cellulosefasern enthalten, auch nach mehreren Zyklen ihr Kapazitäts- und Leistungsniveau überdurchschnittlich gut halten (S. 4, Zeilen 9 bis 11) und daß sich nicht genau erklären läßt, nach welchem Mechanismus die natürlichen Cellulosefasern die zinkreichen Teilchen zusammenhalten und das Kapazitäts- und Leistungsniveau aufrechterhalten (S. 4, Zeilen 12 bis 15), obwohl ein denkbarer Mechanismus angegeben wird. Sollte in der Beschreibung als Ganzes und insbesondere auf Seite 3, Zeile 35 bis Seite 5, Zeile 3 implizit eine Lehre enthalten sein, so diejenige, daß die "Natürlichkeit" der natürlichen Cellulosefasern und nicht ihre Benetzungsfähigkeit zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterie bei hohem Kapazitäts- und Leistungsniveau führt, und zwar insbesondere dann, wenn sie mit Calciumoxid- oder -hydroxid-Teilchen kombiniert werden.

2.4. Das weitere Argument der Beschwerdeführerin, daß die ursprüngliche Anmeldung für einen Gattungsanspruch auf Cellulosefasern neuheitsschädlich wäre, beruht auf einer falschen Anwendung der Neuheitsprüfung zur Feststellung der Zulässigkeit einer Änderung. Andernfalls hätte dies zur Folge, daß Änderungen, die eine Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals beinhalten, in jedem Fall zulässig wären. Die Prüfung auf eine Erweiterung entspricht der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden muß, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbarten Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten lassen. Demnach ist eine Änderung nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder - anders ausgedrückt - der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu ist oder wenn - unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet - die Änderung des Inhalts für einen hypothetischen künftigen Anspruch neuheitsschädlich wäre, der ursprüngliche Inhalt hingegen nicht. Wichtig ist dabei, daß die Änderung des Inhalt geprüft wird, d. h. der geänderte Inhalt abzüglich des ursprünglichen Inhalts; diese Prüfung ist somit auch auf Änderungen durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals anwendbar.

"Neuheitsprüfung" bedeutet also, daß bei der Prüfung der Neuheit und der Prüfung auf Zulässigkeit von Änderungen derselbe Maßstab anzulegen ist.

2.5. Im vorliegenden Fall kann der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag entweder als Verallgemeinerung (Änderung von natürlichen Cellulosefasern in Cellulosefasern im allgemeinen) oder als Auslassung eines Merkmals (natürlich) angesehen werden. In beiden Fällen ergeben sich als Gegenstand andere als natürliche Cellulosefasern; dieser Gegenstand ist gegenüber dem ursprünglichen Inhalt der Anmeldung neu, weil - wie unter Nr. 2.2 und 2.3 dargelegt - andere als natürliche Cellulosefasern weder explizit noch implizit offenbart sind. Außerdem würde ein künftiger Anspruch auf Cellulosefasern, der natürliche Cellulosefasern ausschließt, durch den durch die Änderung entstandenen Gegenstand vorweggenommen, durch die ursprüngliche Anwendung jedoch nicht.

2.6. Anspruch 1 nach dem Hauptantrag enthält auch die Einschränkung, daß die Saugfähigkeit der Cellulosefasern mit der natürlicher Cellulose im wesentlichen vergleichbar sein muß. Diese Einschränkung ändert nichts an der Schlußfolgerung, daß die Änderung von "natürlichen Cellulosefasern" in "Cellulosefasern" gegen Artikel 123 (2) EPU verstößt, weil sie andere als natürliche Cellulosefasern nicht ausschließt. Außerdem scheint die Einschränkung selbst eine Erweiterung zu sein, weil in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen über die Saugfähigkeit der Fasern nichts ausgesagt wird. Dieser Einwand würde sich auch dann stellen, wenn man gelten ließe, daß die Saugfähigkeit einer Faser, gemessen an ihrer Feuchtigkeitsabgabe, ein - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - Indiz für ihre Benetzungsfähigkeit ist, weil, wie unter Nummer 2.3 dargelegt, die ursprüngliche Anmeldung kein Maß für die Benetzungsfähigkeit und damit möglicherweise auch die Saugfähigkeit natürlicher Cellulosefasern offenbart hat, das ein Kriterium für die Eignung alternativer Cellulosefasern bieten könnte.

2.7. Der Hauptantrag muß deshalb zurückgewiesen werden.

3. Erster Hilfsantrag

3.1. Auch in Anspruch 1 dieses Antrags werden "natürliche Cellulosefasern" durch "Cellulosefasern" ersetzt. Die Cellulosefasern sollen anstelle der Saugkraft eine Benetzungsfähigkeit aufweisen, die der natürlicher Cellulose zumindest im wesentlichen gleichkommt. Dementsprechend gelten für diesen Anspruch dieselben Uberlegungen wie für den des Hauptantrags.

3.2. Der erste Hilfsantrag muß daher ebenfalls zurückgewiesen werden.

4. Zweiter Hilfsantrag

4.1. Der Anspruch 1 nach diesem Antrag ist auf natürliche Cellulosefasern beschränkt. Die übrigen Merkmale des Anspruchs werden größtenteils durch die ursprüngliche Offenbarung gestützt, so daß nur das Wort "innig" in dem Ausdruck "innig vermischt" zu beanstanden ist. Dieses Wort erscheint in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht und scheint auf einen Einwand der Prüfungsabteilung gegen das Wort "homogen" im ursprünglichen Anspruch 1 hin aufgenommen worden zu sein. Die Kammer sieht keine Veranlassung zu einer Beanstandung des Ausdrucks "im wesentlichen homogen", der auf Seite 4, Zeile 2 der ursprünglichen Beschreibung vorkommt und deshalb wieder an die Stelle des Wortes "innig" gesetzt werden sollte. Mit dieser Änderung erfüllt Anspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU. Der Anspruch entspricht ferner Artikel 84 EPU. Die Ansprüche 2 und 3 nach dem zweiten Hilfsantrag sind als von Anspruch 1 abhängige Ansprüche gewährbar. Der terminologischen Einheitlichkeit halber ist in Anspruch 2 das Wort "mixture" in Zeile 31 in "admixture" zu ändern.

5. Die Prüfungsabteilung hat in ihrem Bescheid vom 18.1.1983 angegeben, daß der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs, der dem Anspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag vom Umfang her im wesentlichen entspricht, erfinderische Tätigkeit aufweisen würde. Die Kammer sieht keinen Grund, von der Feststellung der Prüfungsabteilung in dieser Hinsicht abzugehen. Die neueste Fassung der Beschreibung, d. h. die am 3.11.1982 eingegangenen Seiten 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 und 13 und die am 5.3.1983 eingegangenen Seiten 1, 2, 4, 7 und 11, ist jedoch an die gewährbaren Ansprüche noch nicht angepaßt worden. Dementsprechend hat die Kammer beschlossen, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

6. Angesichts dessen wird die von der Beschwerdeführerin unter bestimmten Bedingungen beantragte mündliche Verhandlung hinfällig.

7. Die Kammer hat den Verlauf, den das Verfahren vor der Prüfungsabteilung genommen hat, anhand der Akten sorgfältig geprüft und konnte keinen Verfahrensmangel, geschweige denn einen "wesentlichen", als Voraussetzung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU feststellen; auch hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht begründet.