T 1873/11 25-02-2016

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag - Zulassung

2.1 Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wurde erst mit Schreiben vom 25. Januar 2016 eingereicht, d.h. am letzten Tag der Frist, die in der Mitteilung der Kammer vom 2. Oktober 2015 gesetzt wurde. Die Bestimmungen von Artikel 13 (1) VOBK in Verbindung mit Artikel 12 (2) VOBK sind daher in Betracht zu ziehen. Nach Artikel 12 (2) VOBK muss die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag der Beschwerdeführerin enthalten. Nach Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer Änderungen des Vorbringens der Beschwerdeführerin nach Einreichung der Beschwerdebegründung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung dieses Ermessens sind u.a. der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall hat der neue Hauptantrag seine Grundlage ausschließlich in den erteilten Ansprüchen, wohingegen die gesamte Diskussion über die fünf mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge die Zulässigkeit und Klarheit der aus der Beschreibung stammenden Änderungen betrifft. Letzteres gilt auch für die Diskussion in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sowie für die Begründung der angefochtenen Entscheidung. Durch diesen neuen Hauptantrag wird daher ein gänzlich neuer Fall geschaffen. Laut ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammer ist ein solcher neuer Antrag nur dann zuzulassen, wenn dafür eine stichhaltige Begründung vorliegt.

2.2 Die Kammer ist jedoch aus den folgenden Gründen der Auffassung, dass im vorliegenden Fall keine stichhaltige Begründung für das verspätete Einreichen des neuen Hauptantrags vorliegt.

2.2.1 Das Argument der Beschwerdeführerin, dass die Änderung der Antragslage als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer anzusehen sei, findet die Kammer nicht überzeugend. Jene Mitteilung enthielt lediglich Bemerkungen zu mehreren in den schriftlichen Vorbringen der Parteien bzw. während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung diskutierten Themen sowie vorläufige Meinungen der Kammer zu einigen dieser Themen. Sie wirft daher keine neuen Fragen auf, die als Begründung für eine solche grundlegende Änderung der Antragslage dienen könnten.

2.2.2 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass es für die Beschwerdegegnerin vorhersehbar gewesen sei, dass die Beschwerdeführerin zu den erteilten Ansprüchen zurückkehren könnte, um die Einwände unter den Artikeln 84 und 123 (2) EPÜ zu überwinden. Die Kammer kann diesem Argument nicht folgen, weil die Beschwerdeführerin unter diesen Umständen umso mehr verpflichtet gewesen wäre, einen entsprechenden Antrag zu einem früheren Zeitpunkt mindestens als Reserveposition einzureichen. Wie die Beschwerdegegnerin darauf hingewiesen hat, gab es während des bisherigen Verfahrens zumindest drei Zeitpunkte, zu denen das Einreichen eines solchen Antrags angebracht gewesen wäre, nämlich mit der Antwort vom 13. April 2011 zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, im Rahmen dieser mündlichen Verhandlung nachdem die Patentinhaberin ihre Haupt- und Hilfsanträge vom 13. April 2011 zurückgezogen hatte, sowie mit der Beschwerdebegründung. Besonders relevant in dieser Hinsicht ist, dass die Patentinhaberin die zweite der vorgenannten Möglichkeiten nicht genutzt hat, um einen entsprechenden Antrag einzureichen. Angesichts dieser Umstände sieht die Kammer keinen Grund, weshalb sich die Beschwerdegegnerin auf das eventuelle Einreichen des jetzigen Hauptantrags zu diesem späten Zeitpunkt hätte vorbereiten sollen.

2.2.3 Die Argumente der Beschwerdeführerin bezüglich der Verfahrensökonomie findet die Kammer auch nicht überzeugend. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass der neue Hauptantrag sämtliche Einwände unter den Artikeln 123 (2), 83 und 84 EPÜ überwindet, so dass wenn der Antrag zugelassen würde, das jetzige Beschwerdeverfahren mit der Zurückverweisung der Angelegenheit an die 1. Instanz ohne weiteres abgeschlossen werden könnte. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zu einem effizienteren Gesamtverfahren, weil nach der Zurückverweisung ein weiteres Verfahren vor der Einspruchsabteilung und möglicherweise ein zweites Beschwerdeverfahren folgen würden. Andererseits, wie die Beschwerdegegnerin vorbrachte, sofern der Antrag nicht ins Verfahren zugelassen wird, würden die Hilfsanträge zur Diskussion kommen. Damit besteht die Möglichkeit, das gesamte Verfahren am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer endgültig abzuschließen.

2.3 Die Kammer übte ihr Ermessen unter Artikel 13 (1) VOBK daher dahingehend aus, den Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht ins Verfahren zuzulassen.

3. Hilfsanträge I und II - Zulassung

3.1 Bevor die Kammer eine Entscheidung über die Zulässigkeit dieser Anträge treffen konnte, war der Antrag der Beschwerdeführerin auf Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer (siehe II. oben) zu erörtern, da die Vorlagefrage die Befugnis bzw. das Ermessen der Kammer unter Artikel 12 (4) VOBK betrifft, so dass falls eine Vorlage notwendig gewesen wäre, die Verhandlung zu vertagen gewesen wäre. Bezüglich der Vorlagefrage brachte die Beschwerdeführerin mehrere Argumente vor, die im Folgenden behandelt werden.

3.1.1 Der Behauptung der Beschwerdeführerin, dass die Verwendung des Begriffs "Befugnis" in Artikel 12 (4) VOBK (in Kontrast zu dem Begriff "Ermessen" in Artikel 13 (1) VOBK) eine Ermessungsentscheidung durch die Kammer ausschließe, kann die Kammer nicht folgen. Vielmehr impliziert der Begriff "Befugnis" gerade die Entscheidungsmöglichkeit Anträge etc. unter bestimmten, in der Verfahrensordnung genannten Umständen nicht ins Verfahren zuzulassen, wobei eine Nichtzulassung selbstverständlich einer Begründung bedarf. Der Begriff "Befugnis" drückt daher lediglich aus, dass für die Kammer auch dann keine Verpflichtung zur Nichtzulassung besteht, wenn die im Absatz 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Nach Auffassung der Kammer, die mit der Rechtsprechung der Kammern übereinstimmt, handelt es sich daher um eine Ermessensentscheidung (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage, IV.E.4.3.2 c), erster Absatz, zweiter Satz).

3.1.2 Zweitens brachte die Beschwerdeführerin vor, dass der vorliegende Fall, bei dem die Anträge vor der ersten Instanz zurückgenommen worden sind, nicht unter Artikel 12 (4) VOBK falle. Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass der Wortlaut des Artikels "Anträge ... die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können" nicht ausschließt, dass die Anträge tatsächlich im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht wurden, wie im vorliegenden Fall. Diese Interpretation wird von der Rechtsprechung geteilt (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage, IV.E.4.3.2 c), erster Absatz, dritter Satz: "Dies gilt ... umso mehr für Anträge, die im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht und abschließend wieder zurückgenommen wurden").

3.1.3 Drittens behauptet die Beschwerdeführerin das Bestehen einer divergenten Rechtsprechung. Die Kammer sieht jedoch in der zitierten Rechtsprechung keine Divergenz, sondern vielmehr unterschiedliche Ergebnisse beim Ausüben des Ermessens der Kammern in unterschiedlichen Fallkonstellationen. Hierzu merkt die Kammer an, dass im oben zitierten Absatz der "Rechtsprechung", der einen Fall behandelt, der dem vorliegenden entspricht, die Kammer entschieden hat, die Anträge nicht erneut zuzulassen. Die weiteren Teile der Rechtsprechung, die die Beschwerdeführerin zitierte, und bei denen die Anträge zugelassen worden sind (d.h. IV.E.3.2.1 e) und IV.E.4.5.2), entsprechen nicht der vorliegende Sachlage, weil beide hauptsächlich die Frage betreffen, ob eine Patentinhaberin, die im erstinstanzlichen Verfahren nicht die Aufrechterhaltung der erteilten Ansprüche verfolgt hat, im Beschwerdeverfahren (insbesondere nach Einreichung der Beschwerdebegründung bzw. -erwiderung) zu der erteilten Fassung zurückkehren darf. Die dort genannten Entscheidungen der Kammern betreffen daher nicht die in Artikel 12 (4) VOBK angesprochenen Umstände. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung weist insofern daher keine Divergenz auf.

3.1.4 Die Kammer ist deshalb der Auffassung, dass die von der Beschwerdeführerin gestellte Frage eindeutig zu bejahen ist und dass die diesbezügliche Rechtsprechung nicht divergent ist. Angesichts der in Artikel 112 (1) a) EPÜ definierten Voraussetzungen für eine Vorlage kommt die Kammer daher zu dem Schluss, dass keine uneinheitliche Rechtsanwendung vorliegt und dass, obwohl die Frage offensichtlich von grundsätzlicher Bedeutung ist, sie ebenfalls eindeutig und im Einklang mit der bestehenden Rechtsprechung ohne eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer beantwortet werden kann.

3.1.5 Die Kammer hat daher den Antrag der Beschwerdeführerin auf Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer zurückgewiesen.

3.2 Die Kammer war daher ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung in der Lage eine Entscheidung über die Zulassung der Hilfsanträge I und II zu treffen. Diese Anträge sind mit jenem Hauptantrag und jenem Hilfsantrag identisch, die mit Schreiben vom 13. April 2011 eingereicht und während der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz vom 13. Mai 2011 wieder zurückgenommen wurden. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin zu dieser Frage deckt sich im Wesentlichen mit jenem zur Vorlagefrage (siehe 3.1.1 bis 3.1.3 oben). Die Beschwerdeführerin hat keine weiteren Argumente vorgebracht, weshalb diese Anträge zu diesem späten Verfahrensstadium zugelassen werden sollten.

3.3 Die Kammer übte ihr Ermessen unter Artikel 13 (1) VOBK daher dahingehend aus, die Hilfsanträge I und II der Beschwerdeführerin nicht ins Verfahren zuzulassen.

4. Hilfsantrag III - Zulassung

Die in diesem Antrag enthaltenen Änderungen können als Versuch angesehen werden, die Einwände in der angefochtenen Entscheidung gegen den damaligen Hauptantrag (siehe Absätze a) bis c) unter Punkt 3. der Entscheidung) zu überwinden. Die Beschwerdegegnerin argumentierte dagegen, dass dies zumindest bezüglich des Absatzes a) nicht zutreffe, weil Anspruch 1 immer noch die unklare Wortfolge "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" enthält. Die Kammer kann diesem Argument aus zwei Gründen nicht folgen. Erstens geht aus dem Protokoll der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung klar hervor, dass der diesbezügliche Einwand nicht die von der Beschwerdeführerin zitierte Passage betrifft, sondern die Definition des Zwecks des Systems (d.h. "aus Gründen der Sicherheit, Energieersparnis und zu Erhöhung des Komforts"), welche im vorliegenden Anspruch 1 gestrichen wurde. Zweitens sind die Begriffe "Zweckbauten" und "privaten Wohnbereich" zumindest in der deutschen Sprache (d.h. in der Verfahrenssprache) klar. Die Kammer entschied daher, ihr Ermessen unter Artikel 13 (1) VOBK dahingehend auszuüben, den Hilfsantrag III der Beschwerdeführerin ins Verfahren zuzulassen.

5. Hilfsantrag III - Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)

5.1 Die Definition der Verwendung des Sensorsystems "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" hat eine Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung lediglich in den zweiten und dritten Absätzen auf Seite 4 sowie im letzten vollen Absatz auf Seite 8 der Veröffentlichung (WO 03/034366 A1). Die erste dieser Passagen betrifft aber nur die Verwendung des Sensorsystems "zur Positionsbestimmung, z.B. von Fenstern, Türen und anderen beweglichen Einrichtungen" wohingegen die beiden anderen nur die Bestimmung der Beleuchtungsstärke betreffen. Der einzige Verwendungsanspruch der ursprünglichen Anmeldung (Anspruch 9) definiert ebenfalls nur diese zwei Arten von Verwendung und auch die Beschreibung enthält keinen Hinweis auf irgendwelche andere gemessene Eigenschaft. Die jetzige Definition einer Verwendung "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" ohne Bestimmung der gemessenen Eigenschaft stellt daher eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung dar, so dass dieser Antrag gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt. Die Kammer findet das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann die Anmeldung so verstehen würde, dass sie auch die Verwendung des Systems zur Bestimmung anderer Parametern, z.B. der Temperatur, erfasst, nicht überzeugend, weil die ursprünglichen Anmeldung solche Verwendungen nicht klar und eindeutig offenbart.

5.2 Das Merkmal "in ULP-Technik aufgebaute Halbleiter-Timerschaltung" entspricht nicht der ursprünglichen Offenbarung, wonach "die Timerschaltung mit Halbleiterbausteinen in ULP-Technik aufgebaut ist" (siehe Anspruch 4 sowie Seite 3, vorletzter Absatz), weil nach der jetzigen Definition sämtliche Komponenten der Timerschaltung in ULP-Technik aufgebaut werden müssen, wohingegen nach der ursprünglichen Offenbarung nur die Halbleiterbausteine in dieser Technik aufgebaut werden müssen, so dass offen war, in welcher Technik andere Komponenten der Schaltung aufzubauen sind. Dem Argument der Beschwerdeführerin, dass der vorliegende Wortlaut lediglich eine Vereinfachung der ursprünglichen Offenbarung sei, kann die Kammer deshalb nicht folgen. Diese Einschränkung hat daher keine Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung und verstößt somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

5.3 Die Definition einer "Zustandsänderung" im vorletzten Merkmal des Anspruchs 1 stellt ebenfalls eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung dar, weil sie nicht auf eine Bewegung einer beweglichen Einrichtung beschränkt ist. Wie die Beschwerdeführerin vorbrachte, hat dieses Merkmal eine Grundlage nur in Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der ursprünglichen Anmeldung. Die Beschwerdeführerin machte in diesem Zusammenhang geltend, dass der Begriff "dieser Einrichtungen" in der letzten Zeile dieses Absatzes einen allgemeinen Verweis auf die in der Anmeldung beschriebenen Einrichtungen sei, so dass dieser Absatz eine Grundlage für dieses Merkmal darstelle. Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass der Fachmann diesen Begriff als Verweis auf die im gleichen Satz erwähnten "überwachten [beweglichen] Einrichtungen" verstehe, so dass dieses Merkmal eine Verallgemeinerung dieser Offenbarung darstellt. Dieses Merkmal verstößt daher ebenfalls gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

5.4 Der Anspruch 1 des Hilfsantrags III verstößt daher zumindest aus den drei vorstehenden Gründen gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

6. Hilfsantrag IV - Zulassung

Die Kammer sieht auch die Änderung in diesem Antrag als Versuch, zumindest einige der gegen Hilfsantrag III erhobenen Einwände zu überwinden. Da die Beschwerdegegnerin keine Argumente in diesem Zusammenhang vorgebracht hat, entschied die Kammer diesen Antrag ins Verfahren zuzulassen.

7. Hilfsantrag IV - Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)

7.1 Obwohl die Definition im ersten Merkmal des Anspruchs 1 dieses Antrags, wonach die Verwendung eine "Positionsbestimmung von Fenstern, Türen und anderen beweglichen Einrichtungen" ist, den spezifischen Einwand unter Punkt 5.3 oben gegen das vorletzte Merkmal überwindet, bleibt die Kammer bei der Auffassung, dass dieses Merkmal der Offenbarung in Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der ursprünglichen Anmeldung nicht entspricht. Grund dafür ist, dass diese Passage der Anmeldung eindeutig impliziert, dass die Zustandsänderung, die die Übertragung des Sendetelegramms auslöst, eine Bewegung der Einrichtung ist, wohingegen der vorliegende Anspruch 1 die Art der Zustandsänderung völlig offen lässt. Dieses Merkmal stellt daher eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung dar.

7.2 Der Einwand unter Punkt 5.2 oben gilt ebenfalls gegenüber diesem Antrag.

7.3 Die ursprüngliche Anmeldung offenbart nicht, dass der Identcode ein "Identcode des Sensorsystems" ist. Einerseits lässt sie die Bedeutung des Identcodes offen (Anspruch 5), andererseits bestimmt sie, dass er ein Identcode eines Sensors sein muss (Seite 3, letzter Absatz sowie Seite 9, Zeile 2). Dass der Identcode vom Sensorsystem erzeugt wird, ist in diesem Zusammenhang nicht relevant, weil dieses Merkmal nicht das Erzeugen des Identcodes betrifft. Das letzte Merkmal des Anspruchs 1 geht daher über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

7.4 Der Anspruch 2 des vorliegenden Antrags in Verbindung mit Anspruch 1 in der Alternative mit nur einem Spannungsgenerator impliziert ein System zur Positionsbestimmung mit nur einer Solarzelle als Spannungsgenerator. Die ursprüngliche Anmeldung offenbart ein solches System jedoch nicht, weil sämtliche in der Anmeldung offenbarten Systeme zur Positionsbestimmung mindestens eine weitere Art eines Spannungsgenerators enthalten. Auf Seite 3 im dritten vollen Absatz ist ausdrücklich erwähnt, dass die Solarzelle zusätzlich zu dem piezoelektrischen oder induktiven Energiewandler vorgesehen ist. Auf den Seiten 5 und 6 im Zusammenhang mit Figur 1 ist offenbart, dass das System nicht nur die Solarzelle 11 sondern auch mindestens einen Energiewandler 2, der Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt, enthält. Der Gegenstand des Anspruchs 2 geht daher ebenfalls über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

7.5 Die Ansprüche des Hilfsantrags IV verstoßen daher aus allen vier vorstehenden Gründen gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

8. Hilfsantrag V - Zulassung

8.1 Dieser Antrag ist gegen Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und nach der Diskussion des Hauptantrags und der Hilfsanträge I bis IV als Ersatz für den vorherigen Hilfsantrag V eingereicht worden. Wie die Beschwerdegegnerin vorbrachte, ist es ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern unter dem Artikel 13 (1) und (3) VOBK, dass ein in einem solch späten Verfahrensstadium eingereichter neuer Antrag eindeutig gewährbar sein muss. Hierzu merkt die Kammer an, dass angesichts des begrenzten Umfangs der bisherigen Diskussion in diesem Fall für die Beurteilung der Gewährbarkeit lediglich die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 84 EPÜ in Betracht zu ziehen sind. In diesem Zusammenhang ist klar, dass die Änderungen in diesem Antrag die Einwände unter den Punkten 7.2 bis 7.4 oben überwinden.

8.2 Die Kammer merkt jedoch an, dass die Änderungen des vorletzten Merkmals des Anspruchs 1 nicht nur aus der Klarstellung der Begriffe "Zustandsänderung" und "Einrichtung" bestehen. Zusätzlich hat die Beschwerdeführerin das Wort "auch" (nach "Sendetelegramms") gestrichen. Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass diese Änderung lediglich eine sprachliche Korrektur sei, die die Wirkung habe, dass dieses Merkmal der Offenbarung auf Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der Anmeldung genau entspreche, weil es lediglich zwei Alternativen für die Auslösung des Sendetelegramms gebe und weil diese Änderung einen Widerspruch zwischen dem Anspruch und der ursprünglichen Offenbarung beseitige.

8.3 Dieses Argument stützt sich jedoch auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass die einzigen Optionen für die Auslösung des Sendetelegramms darin bestehen, entweder, dass die Zustandsänderung das Sendetelegramm als Alternative zur zeitabhängigen Auslösung auslöst, oder dass die Auslösung durch die Zustandsänderung zusätzlich zu der zeitabhängigen Auslösung erfolgt (kurzgefasst: "oder" oder "auch"). Die Kammer ist jedoch der Meinung, dass, obwohl dies unter einer rein grammatikalischen Betrachtung stimmen könnte, im technischen Kontext des Gegenstands des Anspruchs die Sachlage nicht dermaßen eindeutig ist, dass es nur diese beiden Optionen gebe. Vielmehr teilt die Kammer die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass sich beim Ausführen der kombinierten Auslösung des Sendetelegramms einige weitere technische Fragen zu beantworten sind als die bloße Frage nach dem "Oder" oder "Auch", z.B. die Art der Priorisierung oder der Einfluss der verfügbaren gespeicherten Energie. Folglich zweifelt die Kammer, dass eine eindeutige Trennung der von der Beschwerdeführerin erwähnten beiden Optionen möglich ist. Unter diesen Umständen bestehen für die Kammer begründete Bedenken, ob das geänderte vorletzte Merkmal des Anspruchs der Offenbarung auf Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der Anmeldung entspricht.

8.4 Angesichts dieser Sachlage ist die Kammer der Auffassung, dass die Streichung des Worts "auch" in Anspruch 1 dieses Antrags nicht lediglich als Klarstellung einer von zwei Alternativen anzusehen ist, sondern dass sie zu weiteren Einwänden jedenfalls unter Artikel 123 (2) EPÜ führen würde. Der Antrag ist deshalb nicht eindeutig gewährbar. Die Kammer ließ ihn daher nicht ins Verfahren zu.

9. Abschließende Bemerkungen

Aus den vorstehenden Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass keiner der zugelassenen Anträge der Beschwerdeführerin eine Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents bietet. Dem Antrag der Beschwerdegegnerin, die Beschwerde zurückzuweisen, war somit stattzugeben.