T 0670/09 (Silylierung von Kieselsäure/WACKER) 14-12-2011

Es gelten im Folgenden die Vorschriften des EPÜ 2000, es sei denn die Vorschriften des EPÜ 1973 gelten für anhängige Anmeldungen und Patente weiter.

Die Kammer hat sich davon überzeugt, dass die Beschwerde den Voraussetzungen der Artikel 106 bis 108 EPÜ und der Regel 99(2) EPÜ genügt und somit zulässig ist.

1. Verspätetes Vorbringen

1.1 Zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung, am 12. November 2011, hat die Beschwerdegegnerin erstmals das Argument der Unzulässigkeit der Beschwerde mangels Begründung im Sinne von Regel 99(2) EPÜ vorgebracht und die Zulässigkeit der Anträge vom 21. Oktober 2011 in Frage gestellt, weil diese über den Gegenstand der Beschwerde hinausgingen.

1.1.1 Zulässigkeit der Beschwerde

Gemäß Artikel 12(2) der VerfOBK muss die Erwiderung einer Beschwerde den vollständigen Sachvortrag enthalten.

Zumal sie die Voraussetzung für die Ermittlung des Sachverhaltes darstellen, müssen Einwände gegen die Zulässigkeit einer Beschwerde oder gegen die Zuständigkeit einer Kammer grundsätzlich, in limine litis, d.h. vor der sachlichen Verteidigung einer Partei, gestellt werden.

Eine Partei hat zwar keine Verpflichtung die Zulässigkeit einer Beschwerde zu beanstanden und kann sich durchaus in ihrer Erwiderung gemäß Artikel 12(2) VerfOBK auf die sachliche Verteidigung beschränken. Jedoch führt diese Handlungsweise dazu, dass die Beschwerdegegnerin diesbezüglich der Ermittlung des Sachverhalts durch die Beschwerdekammer zustimmt.

Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass innerhalb der gemäß Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist für eine Beschwerdebegründung, nämlich am 19. Juni 2009, ein Schriftsatz der Beschwerdeführerin eingegangen ist. Der Einwand der Unzulässigkeit der Beschwerde hätte daher bereits mit der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 27. Oktober 2009 zu diesem Schriftsatz vorgebracht werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt hat aber die Beschwerdegegnerin den Schriftsatz der Beschwerde-führerin als Beschwerdebegründung gewertet (vgl. Punkt VII und Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 27. Oktober 2009) und hat in ihrer Erwiderung nur sachlich argumentiert, was darauf hinweist, dass sie nicht die Absicht hatte, die Zulässigkeit der Beschwerde zu beanstanden. Weiterhin sei auch bemerkt, dass die Beschwerdegegnerin ihre Verteidigung im gesamten Beschwerdeverfahren, bis weit nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung, nur auf sachliche Argumente gestützt hat, sodass danach ein Zulässigkeitseinwand nicht mehr vorgebracht werden kann.

1.1.2 Auf die Mitteilung der Beschwerdekammer vom 26. August 2011 hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2011 geänderte Anspruchssätze gemäß Haupt- und Hilfsantrag fristgerecht eingereicht (Punkt VIII). In ihrer Mitteilung hat die Beschwerdekammer Zweifel daran erkennen lassen, dass die Beschwerdeführerin willentlich auf die erteilten Ansprüche 2 bis 6 verzichtet habe.

Es bestand also kein Grund, die Zulässigkeit dieser Anträge im Hinblick auf die Ansprüche 2 bis 6 erst am 12. Dezember 2011 zu beanstanden.

Der Hinweis der Beschwerdegegnerin darauf, dass die Verspätung durch den Vertreterwechsel bedingt sei, kann im mehrseitigen Verfahren nicht berücksichtigt werden, weil dies zu einer Benachteiligung der anderen Partei(en) führen könnte.

1.1.3 Der Einwand der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Unzulässigkeit der Beschwerde und der Anträge vom 21. Oktober 2011 sowie der Schriftsatz vom 12. Dezember 2011, soweit er diesen Einwand betrifft, bleiben daher unberücksichtigt.

1.2 Mit Schreiben vom 8. Dezember 2011 (Punkt IX), d.h. erheblich außerhalb der in der Mitteilung vom 26. August 2011 gesetzten Frist, hat die Beschwerdeführerin ohne jegliche Begründung geänderte Ansprüche in einem dritten Hilfsantrag nachgereicht. In der mündlichen Verhandlung hat sie die Verspätung mit dem Argument begründet, nach Ausscheiden des Erfinders aus der Firma sei erst jetzt eine weitere Beschränkung des Gegenstands möglich geworden.

Einen Zusammenhang der Beschränkung des Anspruchs-begehrens mit dem bisherigen Verfahren hat sie nicht hergestellt, auch nicht mit den Patentierbarkeits-voraussetzungen. Letzteres ist umso bemerkenswerter als der dritte Hilfsantrag eine Kombination der damaligen ersten und zweiten Hilfsanträge darstellt, so dass nicht ersichtlich ist, warum dieser Antrag bei Fortfall der höherrangigen Anträge gewährbar sein sollte.

Infolgedessen ist keinerlei verfahrensbedingte Notwendigkeit für die Vorlage des dritten Hilfsantrages erkennbar. Was die Begründung der Verspätung anbelangt, so ist darauf hinzuweisen, dass es der Beschwerde-führerin obliegt, ihre Anträge rechtzeitig zu stellen.

Der dritte Hilfsantrag der Beschwerdeführerin wird daher nicht im Verfahren zugelassen.

1.3 In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin erstmals versucht, zu den unabhängigen Ansprüchen 4 bis 6 Stellung zu nehmen, und zwar erst nachdem durch die Kammer mitgeteilt wurde, dass der neue Hauptantrag der Beschwerdeführerin möglicherweise die Patentierbarkeits-voraussetzungen erfülle.

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, sie sei erst durch den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchsatz dazu veranlasst gewesen.

Bei den Ansprüchen 4 bis 6 handelt es sich um sogenannte 'product by process'-Ansprüche, die bereits in der erteilten Fassung vorhanden waren und den Gegenstand des geltenden Hauptantrages umfassten.

Die Beschwerdegegnerin hat diese Ansprüche unter den Aspekten der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit niemals angegriffen, sondern es der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer überlassen, diese Ansprüche von Amts wegen zu beurteilen.

Das Vorbringen solcher Einwände erst dann, wenn in der mündlichen Verhandlung das voraussichtliche Ergebnis dieser Amtsermittlung mitgeteilt wird, ist nach Ansicht der Kammer definitiv verspätet.

Das Vorgehen der Beschwerdegegnerin ist umso mehr fragwürdig, als sie selbst auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung umgehend eine Mitteilung über die in der Verhandlung zu diskutierenden Punkte beantragte, worauf hin die Kammer unter Fristsetzung für Eingaben auf die Schriftsätze der Beteiligten verwies. Diese letzte Gelegenheit zur Stellungnahme hat die Beschwerdegegnerin nicht wahrgenommen.

Die späte Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zu den Ansprüchen 4 bis 6 wird gemäß Artikel 12(4) der VOBK in Verbindung mit Artikel 114(2) EPÜ nicht zugelassen.

2. Änderungen (Artikel 84 und 123 EPÜ)

Die vorgenommenen Änderungen sind unter den Aspekten von Artikel 84 EPÜ nicht zu beanstanden. Ein entsprechender Einwand wurde von der Beschwerdegegnerin nicht vorgebracht.

Die Beschwerdegegnerin hat indes die Auffassung vertreten, das in Anspruch 1 aufgenommene Merkmal "wobei als Basis-(Ausgangs-)-Produkt zur Silylierung eine hydrophile pyrogene Kieselsäure verwendet wird" sei nur im Zusammenhang mit deren wasserfreier Herstellung offenbart.

Diese Auffassung teilt die Kammer nicht. Zwar bezeichnet die von der Beschwerdegegnerin zitierte Passage auf Seite 7, Zeilen 12 bis 24, der ursprünglichen Anmeldung die Verwendung einer wasserfrei hergestellten, hydrophilen, pyrogenen Kieselsäure als Basis-(Ausgangs-) Kieselsäure als bevorzugte Variante des Verfahrens, aber der vorhergehende Absatz nennt allgemein pyrogen hergestellte Kieselsäuren als mögliche Ausgangskiesel-säuren, wobei diese auch hydrophil sein können (Seite 7, Zeilen 1 bis 5, in Verbindung mit Seite 5, Zeile 29). Das in den Anspruch aufgenommene Merkmal findet daher eine Stütze in den ursprünglichen Unterlagen.

Die Änderung des Ausdrucks "dass die Kieselsäure" in Anspruch 1 nach "dadurch gekennzeichnet" in "dass diese Kieselsäure" dient dazu, den Anspruch auf ein einstufiges Verfahren zu beschränken, bei dem eine Vorsilylierung der Kieselsäure ausgeschlossen ist. Diese Änderung wurde von der Beschwerdegegnerin nicht beanstandet. Auch sie wird gestützt durch die Offenbarung auf Seite 7, Zeilen 1 bis 5, in Verbindung mit Seite 5, Zeile 29, der ursprünglichen Unterlagen.

Die Streichung der Worte "verwendet wird" aus Anspruch 1 dient lediglich der Beseitigung eines offensichtlichen Fehlers und wurde von der Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht beanstandet.

Da das aufgenommene Merkmal auch den Schutzbereich des Patents nicht erweitert, sind die in den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen nach den Artikel 84 und 123(2) und (3) EPÜ zulässig.

3. Ausführbarkeit (Artikel 100(b) EPÜ)

Der Einwand der Beschwerdegegnerin, das Verfahren nach Anspruch 1 sei nicht ausführbar (vgl. Punkt XII) ist schon deshalb verfehlt, weil sich Artikel 100(b) EPÜ auf das gesamte Patent bezieht. Wie die Beschwerdegegnerin selbst festgestellt hat, zeigen die Beispiele der Streitpatenschrift unter welchen Bedingungen, insbesondere bei welchen Temperaturen, eine besonders gute Silylierung erzielt wird.

Infolgedessen kann nicht die Rede davon sein, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbaren würde, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

4. Neuheit

Da nach dem neuen Wortlaut der Gegenstand nach Anspruch 1 auf einstufige Verfahren beschränkt worden ist, ist Dokument D1 nicht mehr neuheitsschädlich. Dies gilt auch für die Produktansprüche 3 bis 6, da glaubhaft ist (siehe unter Punkt 5), dass durch das Weglassen der Vorsilylierung mit einem Silankuppler (siehe Anspruch 1 von Dokument D1) eine andere und homogenere Silyliermittelschicht auf der Kieselsäure erzeugt wird.

Aus gleichem Grund ist Dokument D3 nicht neuheits-schädlich (siehe dort Anspruch 1).

Auch Dokument D2 ist nicht neuheitsschädlich, weil dort andere Silyliermittel verwendet werden.

Die beanspruchten Gegenstände erfüllen daher die Voraussetzungen des Artikels 54 EPÜ.

5. Erfinderische Tätigkeit

5.1 Das Streitpatent betrifft die Silylierung von Kiesel-säure sowie Produkte, die diese silylierte Kieselsäure enthalten (Paragraphen 1, 8, 41, 44 und 46).

Silylierte Kieselsäuren sind gemäß Streitpatent Stand der Technik, haben aber den Nachteil, dass sie entweder nur über eine komplexe Reaktionsführung mit mindestens zwei unterschiedlichen Silyliermitteln erhältlich sind oder den Einsatz ausreichend reaktiver Silyliermittel erfordern, welche nur unter hohen Herstellungskosten erhältlich sind und zu unkontrollierten Reaktionen mit unerwünschten Nebenprodukten und/oder Abspaltprodukten führen können (Paragraphen 2 bis 5).

Gemäß Streitpatent liegt der Erfindung daher die technische Aufgabe zugrunde, diese Nachteile des Stands der Technik zu überwinden und eine exzellente Silylierung unter Bildung einer homogenen Silyliermittelschicht zu erzielen, ohne dass Abspaltprodukte gebildet werden und unerwünschte Nebenreaktionen auftreten (Seite 2, Paragraphen 6 und 7).

5.2 Die Beschwerdegegnerin geht von Dokument D1 als nächstliegendem Stand der Technik aus. Dem schließt sich die Kammer an, weil dieses Dokument auf eine Verbesserung der Silylierung gerichtet ist (Seite 2, Zeilen 43 bis 45) und - wie im Folgenden dargestellt -sich das streitgegenständliche Verfahren von dem dort offenbarten Verfahren nur dadurch unterscheidet, dass es einstufig, d.h. ohne Vorsilylierung mittels Silankuppler, durchgeführt wird.

Dokument D1 offenbart ein Verfahren zur Silylierung von Kieselsäure, bei dem die Kieselsäure, insbesondere hydrophile pyrogene Kieselsäure zunächst mit einem Silankuppler, z.B. Hexamethyldisilazan oder Dimethyldichlorsilan vorsilyliert wird und dann mit einem Organopolysiloxan weiterbehandelt wird. Dabei handelt es sich um spezielle reaktive Organopolysiloxane, nämlich solche aus 15 bis 500 Einheiten, entsprechend einer Viskosität von 20 bis 2 000 cs bei 25ºC, der Formel IIa

(R**(1)2SiO2/2),

welche zwei an endständige Si-Atome gebundenen Gruppen ­X enthalten, wobei X ein Halogenatom, eine Hydroxygruppe oder eine Alkoxygruppe ist und R**(1) eine Methyl- oder Ethylgruppe ist (Seite 2, Zeile 49 bis Seite 3, Zeile 32). Das Verfahren wird in beiden Stufen in einer Stickstoffatmosphäre durchgeführt (Seite 3, Zeilen 41 bis 45, Seite 4, Zeilen 2 bis 6). In Beispiel 1 wird zunächst hydrophile pyrogene Kieselsäure mit Hexamethyldisilazan vorsilyliert und dann mit Dihydroxydimethylpolysiloxan einer Viskosität von 40 cs umgesetzt.

Davon unterscheidet sich das gemäß Hauptantrag beanspruchte Verfahren dadurch, dass keine Vorsilylierung stattfindet.

5.3 Es ist glaubhaft, dass durch Weglassen der Vorsilylierung das Verfahren vereinfacht wird und ökonomischer ist als in Dokument D1.

Die Beschwerdeführerin hat keinen direkten Vergleich zu Produkten vorgelegt, die mit dem aus Dokument D1 bekannten Verfahren erhalten wurden; aber in der Patentschrift wird gezeigt, dass das beanspruchte Verfahren zu Kieselsäureprodukten mit excellentem Silyliergrad und guter Homogenität der Silyliermittel-schicht führt (Beispiele, Absatz 60, Tabelle 1 und Absatz 61). Insofern ist auch der Vortrag der Beschwerdeführerin überzeugend, dass die Homogenität der Silyliermittelschicht verbessert werden kann, dies umso mehr als ja nur ein einziges Silyliermittel verwendet wird.

5.4 Die gegenüber Dokument D1 tatsächlich gelöste technische Aufgabe kann daher in der Bereitstellung einer Kieselsäure mit homogenerer Silyliermittelschicht gesehen werden, welche durch eine einfachere und ökonomischere Verfahrensführung hergestellt werden kann.

5.5 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass der genannte Unterschied zu Dokument D1, nämlich die einstufige Verfahrensführung, bereits aus Dokument D2 bekannt sei, so dass der Streitgegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

5.6 Dieses Argument überzeugt aus folgenden Gründen nicht:

Dokument D2 geht von einem Stand der Technik aus, bei dem speziell Octamethylcyclotetrasiloxan als Silyliermittel verwendet wird, welches aber mit dem Nachteil behaftet ist, dass es unvollständig an die Kieselsäureoberfläche gebunden wird. Die technische Aufgabe von Dokument D2 bestand daher darin, diesen Nachteil zu beseitigen. Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, frisch hergestellte pyrogene Kieselsäure sofort mit halogenfreien, kettenförmigen Siloxanen oder monocyclischen Methyl-Dimethyl-Cyclosiloxangemischen D3 bis D9, vorzugsweise Octamethylcyclotetrasiloxan, umzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Umsetzung unter Bedingungen erfolgt, die zu einem Dimethylsilyl- zu Monomethylsilylgruppenverhältnis von 100:0 bis 50:50 auf der Oberfläche der Kieselsäure führt (vgl. Absätze 2 bis 7, 14, 23 und Beispiel 1).

Die zu verwendenden halogenfreien kettenförmigen Siloxane sind in Dokument D2 nicht weiter definiert und als Cyclosiloxane kommen nur solche in Frage, die 3 bis 9 Siloxaneinheiten aufweisen.

Es mag sein, dass Dokument D2 gegenüber Dokument 1 ebenfalls die obengenannte technische Aufgabe der Bereitstellung einer einfacheren und ökonomischeren Verfahrensführung bei guter Silylierung der Kieselsäure und Erzeugung einer homogeneren Silyliermittelschicht löst, nämlich durch die dort offenbarte spezielle Verfahrensweise unter Verwendung spezieller Silyliermittel.

Daraus lässt sich aber keineswegs ableiten, dass diese Aufgabe auch durch das streitige Verfahren mit den in Anspruch 1 des Hauptantrages genannten Organosiloxanen gelöst werden kann.

5.7 Dokument D3 sieht, wie Dokument D1, eine Vorsilylierung als wesentliche Verfahrensstufe vor (Anspruch 1) und ist daher ebenfalls nicht geeignet, den Verzicht auf diese Verfahrensstufe nahezulegen.

5.8 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass ein Fachmann in der Erwartung die Verfahrensführung bei dem aus Dokument D1 bekannten Verfahren zu vereinfachen und dennoch ein gut silyliertes Produkt bei homogenerer Silyliermittelschicht zu erhalten, aus dem verfügbaren Stand der Technik keine Anregung erhält, auf die Stufe der Vorsilylierung zu verzichten.

5.9 Infolgedessen wird der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrages durch den Stand der Technik nicht nahegelegt, sondern beruht auf der gemäß Artikel 56 EPÜ erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

5.10 Das gleiche gilt für die Produkte gemäß Anspruch 4 bis 6. Zwar sind die nach dem aus Dokument D1 bekannten Verfahren erhaltenen Kieselsäuren geeignet zur Verwendung in Verdickungsmitteln, Verstärkungsmitteln und Tonern (Seite 2, Zeilen 4 bis 9). Aber die Vereinfachung bei der Herstellung der silylierten Kieselsäure unter Beibehaltung von deren Qualität bedingt auch eine einfachere Gewinnung der Produkte nach Anspruch 4 bis 6, welche wie im Streitpatent dargestellt (Paragraphen 41 bis 47), ebenfalls den Qualitätsanforderungen entsprechen. Damit konnte der Fachmann nicht ohne weiteres rechnen.