T 1242/06 (Tomaten/STAAT ISRAEL) 04-04-2008

Schriftliches Vorbringen nach Beendigung der sachlichen Debatte

1. Das schriftliche Vorbringen der Beschwerdeführerin II vom 21. September 2007 ging zwei Tage nach Beendigung der sachlichen Debatte über die Frage ein, ob - und wenn ja, welche - Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollen. Da die Kammer es nicht für angemessen hält, die sachliche Debatte zu diesem Punkt wieder zu eröffnen, lässt sie dieses Vorbringen für die Zwecke der vorliegenden Entscheidung unberücksichtigt.

Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen

Allgemeines

2. Im Mittelpunkt des vorliegenden Falls steht die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren. In der angefochtenen Entscheidung war befunden worden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag des Beschwerdeführers I ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und somit nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Der Beschwerdeführer I bestreitet dies und vertritt die Ansicht, dass Artikel 53 b) EPÜ bei richtiger Auslegung im Lichte der Regel 23b (5) EPÜ 1973 (= Regel 26 (5) EPÜ) der Patentierung des Gegenstands von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag oder dem Hilfsantrag I nicht entgegenstehe.

3. Im Fall T 83/05 hat diese Kammer in anderer Besetzung der Großen Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen über den Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen vorgelegt (s. vorstehend Abschnitt IV). In ihrer Vorlageentscheidung hat die Kammer die Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ (Nrn. 38 bis 42 der Entscheidungsgründe in T 83/05) und die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern (Nrn. 43 bis 47) beleuchtet. Sie hat ferner die möglichen Auswirkungen der Regel 23b (5) EPÜ 1973 auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ untersucht, indem sie den Hintergrund zur Einführung dieser Regel (Nrn. 48 bis 50), deren Entstehungsgeschichte (Nrn. 51 bis 52), ihre mögliche Bedeutung (Nrn. 53 bis 55) und gewisse Zweifel an ihrer Anwendbarkeit (Nrn. 56 bis 59) erörtert hat. In den Nummern 60 und 61 der Entscheidung T 83/05 hat die Kammer befunden, dass der richtige Ansatz zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ noch zu bestimmen sei. Die Vorlage ist derzeit bei der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 2/07 anhängig.

4. Es wäre nicht zweckmäßig, wenn die jetzige Kammer im vorliegenden Fall über den Umfang der Ausschlussbestimmung entschiede, bevor die Große Beschwerdekammer die in der Entscheidung T 83/05 vorgelegten Fragen beantwortet hat. In einer solchen Situation kann die Kammer entweder das Verfahren aussetzen oder, wenn die Erfordernisse des Artikels 112 EPÜ erfüllt sind, der Großen Beschwerdekammer erneut Rechtsfragen vorlegen. Die Kammer entscheidet sich für die zweite Möglichkeit, weil der vorliegende Fall gegenüber dem der Entscheidung T 83/05 zugrunde liegenden weitere für die Auslegung der Ausschlussbestimmung möglicherweise relevante Aspekte enthält.

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags

5. Anspruch 1 des Hauptantrags des Beschwerdeführers I betrifft ein Verfahren zur Züchtung von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erbringen. Das Verfahren umfasst die Schritte des Kreuzens, Sammelns, Züchtens, Bestäubens und der Selektion. Zunächst wird eine Lycopersicon-esculentum-Pflanze mit einer Lycopersicon spp. gekreuzt, um Hybridsamen zu erzeugen. Aus der ersten Generation von Hybridsamen werden Pflanzen gezüchtet, die Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration werden bestäubt, und die erzeugten Samen werden gesammelt. Aus den Samen dieser jüngsten Hybridgeneration werden wieder Pflanzen gezüchtet. Danach folgt ein letzter Schritt, in dem die Früchte über den Punkt der normalen Reife hinaus auf der Staude belassen und auf verringerten Wassergehalt der Früchte gescreent werden, der an einer längeren Konservierung der reifen Frucht und einer Faltung der Fruchthaut erkennbar ist.

6. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags des Beschwerdeführers I entspricht dem Anspruch 1 des Hauptantrags, enthält aber zusätzliche Schritte der Kreuzung und Selektion. Aus den Hybridsamen gezogene Pflanzen, deren Nachkommenschaft einen verringerten Wassergehalt der Früchte aufweist, werden mit einer Lycopersicon-Pflanze gekreuzt. Von den auf die Weise erzeugten Pflanzen werden diejenigen ausgewählt, deren Tomatenfrüchte einen erhöhten Trockengewichtsanteil gegenüber Früchten einer nicht gekreuzten Lycopersicon haben.

Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ in der Entscheidung T 320/87

7. Die Beschwerdekammern haben sich bereits mehrfach mit dem Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen befasst. In der Entscheidung T 320/87 (ABl. EPA 1990, 71, Nrn. 4 bis 10 der Entscheidungsgründe), die für den vorliegenden Fall am relevantesten ist, hat die Kammer befunden, dass die Anwendbarkeit des Ausschlusses ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden müsse. Die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein sei noch kein hinreichendes Kriterium dafür, dass das Verfahren kein "im Wesentlichen biologisches" sei. Menschliches Eingreifen könne auch nur bedeuten, dass das Verfahren kein "rein biologisches" sei, ohne dass der Beitrag des Menschen dabei über ein unbedeutendes Maß hinausginge.

8. Falls diese Auslegung (in der Entscheidung T 83/05 als "traditioneller" Ansatz bezeichnet) noch die richtige wäre, entginge der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags I des Beschwerdeführers I nach Auffassung der Kammer dem Patentierungsverbot nicht. Die Argumente des Beschwerdeführers I, mit denen er zeigen wollte, dass das beanspruchte Verfahren ein hohes Maß an menschlichem Zutun erfordere, können nichts an der Schlussfolgerung ändern, dass das beanspruchte Verfahren seinem Wesen nach ein "klassisches" Verfahren zur Pflanzenzüchtung ist. Weder die Notwendigkeit einer interspezifischen Kreuzung oder die Wahl eines ungewöhnlichen Selektionskriteriums noch das Vorliegen technischer Schritte wie Wiegen und Trocknen bewirken, dass das beanspruchte Verfahren über die klassische Pflanzenzuchttechnik hinausgeht, bei der sich häufig entsprechende Elemente menschlichen Eingreifens finden.

Mögliche Auswirkungen der Regel 26 (5) EPÜ

9. Der Beschwerdeführer I ist jedoch der Auffassung, dass der in T 320/87 vertretene traditionelle Ansatz angesichts der Auslegungsvorschrift der Regel 26 (5) EPÜ modifiziert werden müsse. Diese Vorschrift wurde als Regel 23b (5) EPÜ 1973 durch den Beschluss des Verwaltungsrats der EPO vom 16. Juni 1999 zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ("Biotechnologierichtlinie") eingeführt. Der Beschluss trat am 1. September 1999, d. h. vor dem Anmeldetag des Streitpatents (4. Juli 2000), in Kraft. Regel 26 (5) EPÜ hat denselben Wortlaut wie Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie und besagt, dass ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen im Wesentlichen biologisch ist, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

10. Der Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ ist insofern schwer verständlich, als Kreuzung und Selektion als Beispiele für natürliche Phänomene angeführt werden. Einerseits käme die systematische Kreuzung und Selektion, wie sie bei der traditionellen Pflanzenzüchtung angewendet wird, in der Natur nicht ohne das Zutun des Menschen vor. Andererseits ist kaum vorstellbar, dass die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" in Regel 26 (5) EPÜ so gemeint sind, dass sie sich überhaupt nicht auf Pflanzenzüchtung, sondern nur auf rein natürliche Ereignisse beziehen, die ohne menschliche Kontrolle stattfinden. Dies wäre unvereinbar mit der Formulierung "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" (englische Fassung: "processes for the production of plants", französische Fassung: "procédés ... d'obtention de végétaux") in Artikel 53 b) EPÜ, die zumindest irgendeine Art menschlichen Zutuns impliziert, und hätte außerdem die widersinnige Konsequenz, dass der Ausschluss auf Gegenstände beschränkt würde, die mangels jeglichen technischen Charakters ohnehin nicht als Erfindung gelten können und deshalb nicht ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen zu werden brauchen. Die Tatsache allein, dass ein beanspruchtes Verfahren irgendeine Art von menschlichem Zutun voraussetzt, reicht daher - selbst im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ - nicht aus, damit das Verfahren dem Patentierungsverbot entgeht. Entscheidend ist eher, welche Art von menschlichem Zutun nötig ist.

11. Nach Ansicht des Beschwerdeführers I wollte der Gesetzgeber mit Regel 26 (5) EPÜ einige, aber nicht alle Pflanzenzüchtungsverfahren, die aus Schritten der Kreuzung und Selektion bestehen, vom Patentschutz ausschließen. Der Patentierbarkeitsausschluss solle nur greifen, wenn die beanspruchten Schritte Phänomene widerspiegelten oder Phänomenen entsprächen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten. Der Beschwerdeführer I brachte zwei spezielle Argumente dafür vor, warum das beanspruchte Verfahren zur zweiten Gruppe gehöre. Zum einen erfordere die interspezifische Kreuzung von L. esculentum mit einer wilden Tomatenart ein gezieltes Eingreifen, um eine ausreichend fruchtbare Nachkommenschaft zu erhalten, und käme in der Natur nicht vor, da Angehörige unterschiedlicher Arten in der Regel nicht zur Kreuzung in der Lage seien. Zum zweiten käme die Selektion nach verringertem Wassergehalt der Früchte, erkennbar an der längeren Konservierung der reifen Frucht und der Faltung der Fruchthaut, in der Natur nicht vor, da Tomaten, die diesen Phänotyp exprimierten, in keiner Umgebung einen evolutionären Vorteil gegenüber Pflanzen hätten, die ihn nicht exprimierten.

12. Würde man der vom Beschwerdeführer I vorgebrachten rechtlichen Auslegung des Artikels 53 b) und der Regel 26 (5) EPÜ folgen, so hielte die Kammer zumindest das erste der beiden oben genannten Argumente für stichhaltig, da sich in der Akte kein Hinweis findet, dass die besagte interspezifische Kreuzung ohne menschliches Zutun möglich ist. Infolgedessen entginge der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag I des Beschwerdeführers I dem Patentierungsverbot. Ob die Vorschrift im vorliegenden Fall greift, hängt also von der Bestimmung des richtigen rechtlichen Ansatzes ab. Die Große Beschwerdekammer wird deshalb mit einer entsprechenden Frage 1 befasst.

13. Ergänzend argumentierte der Beschwerdeführer I, dass in Anbetracht von Regel 26 (5) EPÜ ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Verfahren zur Pflanzenzüchtung nicht unter Artikel 53 b) EPÜ falle, wenn es als weiteren Schritt oder als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthalte.

Im vorliegenden Fall müsse der Pflanzenzüchter die Frucht über den Punkt der normalen Reife hinaus auf der Staude belassen und somit von normalen Züchtungsverfahren abweichen, bei denen die Tomatenfrucht in der Regel analysiert werde, wenn sie reif ist. Dies sei ein zusätzlicher technischer Schritt, mit dem die Entscheidung vorbereitet werde, ob die Tomatenfrucht für die Selektion infrage komme. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags beziehe sich außerdem auf die Selektion von Pflanzen mit Tomatenfrüchten, die einen erhöhten Trockengewichtsanteil aufwiesen; dies impliziere einen weiteren technischen Schritt, bei dem die Früchte zunächst frisch gewogen, dann in einem Ofen getrocknet und im getrockneten Zustand erneut gewogen würden.

14. Nach Auffassung der Kammer kann der Schritt, die Früchte über den Punkt der Reife hinaus auf der Staude zu belassen, nicht als technisch angesehen werden, weil er durch ein - wenngleich absichtliches - Fehlen menschlichen Eingreifens gekennzeichnet ist. Sie erkennt allerdings an, dass die Bestimmung des Trockengewichtsanteils von Früchten, einschließlich des Trocknens und Wiegens, ein implizites Merkmal von Anspruch 1 des Hilfsantrags I ist und als solches einen technischen Schritt darstellt. Die Gewährbarkeit dieses Anspruchs hängt somit von der Stichhaltigkeit der ergänzenden Argumentationslinie des Beschwerdeführers I ab, d. h. von der Auffassung, dass ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Pflanzenzüchtungsverfahren dem Ausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ entgeht, wenn es als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthält. Der Kammer erscheint es daher angebracht, der Großen Beschwerdekammer die weiteren Fragen 2 und 3 vorzulegen, die den Fragen 1 und 2 der Vorlageentscheidung T 83/05 entsprechen.

15. Beide Parteien haben zusätzliche Vorschläge für eine mögliche Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ unterbreitet. So argumentierte der Beschwerdeführer I, dass ein Pflanzenzüchtungsverfahren nur dann vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollte, wenn sein unmittelbares Erzeugnis eine bestimmte individuelle Pflanzensorte sei. Demgegenüber vertrat die Beschwerdeführerin II die Meinung, dass Regel 26 (5) EPÜ auf biotechnologische Erfindungen im Unterschied zu traditionellen Pflanzenzüchtungsverfahren beschränkt werden sollte. Da die Kammer für keine dieser Auslegungen eine ausreichende Stützung in den Rechtsvorschriften oder in der einschlägigen Rechtsprechung findet, legt sie der Großen Beschwerdekammer keine speziellen diesbezüglichen Fragen vor. Zudem ist Frage 3 weit genug gefasst, sodass die Große Beschwerdekammer die Argumentation der Beschwerdeführer aufgreifen kann, falls sie dies für zweckmäßig hält.

16. Wie oben ausgeführt, betreffen die Vorlagefragen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da sie über die Anwendbarkeit des Verfahrensausschlusses von Artikel 53 b) EPÜ im Lichte der Auslegungsvorschrift der Regel 26 (5) EPÜ entscheiden. Ihre Beantwortung ist für den Ausgang des vorliegenden Falls maßgebend. Die Einspruchsabteilung hat die Verfahrensansprüche 1 bis 14 des Hauptantrags auf keine weiteren Einspruchsgründe hin geprüft. Eine Behandlung dieser Einspruchsgründe (oder eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz) scheint deshalb nicht möglich, bevor nicht über den einzigen Grund entschieden wurde, aus dem die Ansprüche für nicht gewährbar befunden wurden.

Ausschluss von Pflanzensorten

17. Bezüglich der Erzeugnisansprüche 15 bis 17 des Hauptantrags regte die Beschwerdeführerin II an, der Großen Beschwerdekammer eine zusätzliche Rechtsfrage den Ausschluss von Pflanzensorten gemäß Artikel 53 b) EPÜ betreffend vorzulegen. Die Große Beschwerdekammer hat sich jedoch bereits in ihrer Entscheidung G 1/98 (ABl. EPA 2000, 111) ausführlich mit der Auslegung dieser Ausschlussbestimmung befasst. Obwohl, wie die Beschwerdeführerin II richtig dargelegt hat, in technologischer Hinsicht ein Unterschied zwischen Pflanzengentechnik und traditioneller Pflanzenzüchtung gemacht werden kann, enthält die Entscheidung doch ausreichende Hinweise für die Prüfung der Erzeugnisansprüche im vorliegenden Fall. Die Große Beschwerdekammer befand insbesondere (Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe):

"Wie bereits von der vorlegenden Kammer herausgestellt wurde, spielt es für die Erfordernisse nach dem UPOV-Übereinkommen oder nach der Verordnung über den Sortenschutz keine Rolle, wie eine Pflanzensorte gewonnen wurde. Für die Kriterien der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Stabilität und die entsprechende Prüfung ist nicht maßgeblich, ob eine Pflanzensorte das Ergebnis herkömmlicher Züchtungsverfahren ist oder ob eine unterscheidbare pflanzliche Gesamtheit unter Verwendung gentechnischer Verfahren erzeugt wurde. Dies bedeutet, dass der Begriff 'Pflanzensorte' unabhängig vom Ursprung der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz dienen kann."

In Anbetracht dessen hält die Kammer eine weitere Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ für nicht erforderlich.