T 0861/03 (Gerät/SCHAD, KARL) 28-11-2003

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Bei der Prüfung dieser Beschwerde ist zunächst zu klären, ob die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ befugt war, die Anmeldung angesichts der bei Erlaß der angefochtenen Entscheidung gegebenen Sach- und Rechtslage zurückzuweisen.

3. Die Technische Beschwerdekammer 3.5.2 hat in der Entscheidung T 685/98 (ABl. EPA 1999, 346, siehe insbesondere Leitsätze und Punkt 3 der Entscheidungsgründe) zu den für die vorliegende Entscheidung relevanten Rechtsnormen im EPÜ folgende grundlegende Überlegungen angestellt, denen sich diese Kammer vollinhaltlich anschließt:

3.1. "Unterläßt es der Anmelder, auf einen Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ zu antworten, der ihn auffordert, zu den festgestellten Mängeln eine Stellungnahme einzureichen, so gilt die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen. Eine Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ ist dann ausgeschlossen, und das Wort "gilt" in Artikel 96 (3) EPÜ drückt ein Gebot aus und wird in der Sonderregelung im letzten Halbsatz des Artikels 97 (1) EPÜ aufgegriffen: "sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist".

3.2. Somit ist der Eingang einer Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ eine Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 97 (1) EPÜ im Anschluß an einen Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ. Darüber hinaus ist die Passage "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 rechtzeitig zu antworten" in Artikel 96 (3) EPÜ im Lichte des Zwecks zu verstehen, den die Aufforderung gemäß Artikel 96 (2) verfolgt, nämlich dem Anmelder Gelegenheit zur Ausübung seines Rechts auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ zu geben. In der Entscheidung J 37/89 (ABl. EPA 1993, 201) legte die Juristische Beschwerdekammer den Artikel 96 (3) EPÜ so aus, daß ein Anmelder, der lediglich einen - später abgelehnten - Antrag auf Fristverlängerung stellt, im Sinne des betreffenden Absatzes "zu antworten unterläßt", was dazu führt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelten muß (siehe insbesondere Punkt 3.3 der Entscheidungsgründe), während in der Entscheidung T 160/92 (ABl. EPA 1995, 35) befunden wurde, daß ein Antwortschreiben auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, das vom Anmelder fristgerecht eingereicht wurde und in dem er auf wesentliche Punkte dieses Bescheids einging, sehr wohl eine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ darstellte und daher dem Eintritt der Rücknahmefiktion entgegenstand (siehe insbesondere Leitsatz 3 und Punkt 3.5 der Entscheidungsgründe). In beiden Entscheidungen wurde auch die Auffassung vertreten, daß ein Antwortschreiben nicht (in der Sache) vollständig oder überzeugend sein muß, damit es als Antwort im Sinne des Artikel 96 (3) EPÜ gewertet wird. Um eine weitere Art von Erwiderung, die zur wirksamen Zurückweisung einer Anmeldung führen kann, ging es in der Entscheidung J 29/94 (ABl. EPA 1998, 147) im Zusammenhang mit Artikel 110 (3) EPÜ, in dem derselbe Wortlaut wie in Artikel 96 (3) EPÜ im analogen Kontext des Beschwerdeverfahrens verwendet wird; demnach kann ein Anmelder, der sich nicht zur Sache äußern will, um eine Entscheidung nach Aktenlage ersuchen (siehe insbesondere 1.1.2 der Entscheidungsgründe, letzter Satz). Diese Art der Erwiderung ist eigentlich ein Verzicht auf das Recht nach Artikel 113 (1) EPÜ, sich zu den festgestellten Mängeln zu äußern.

3.3. Vor einer wirksamen Zurückweisung muß der Anmelder also sein Recht auf rechtliches Gehör ausgeübt oder aber darauf verzichtet haben. Wie von der Grossen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/88 (ABl. EPA 1989, 189, siehe insbesondere Punkt 2.4 der Entscheidungsgründe, letzter Satz) erklärt, darf ein Rechtsverzicht aber nicht ohne weiteres vermutet werden ("A jure nemo recedere praesumitur")."

4. Im vorliegenden Fall beantragte der Beschwerdeführer ungefähr zwei Wochen vor Ende der Frist von vier Monaten in seiner Antwort auf den Prüfungsbescheid die Anberaumung einer Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer (siehe IV oben). Zweck dieser Erwiderung war es ganz offensichtlich nicht, auch nur zu einem der im Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ festgestellten Mängel in sachdienlicher Form Stellung zu nehmen (siehe IV oben). Darauf hat auch die Prüfungsabteilung in Abschnitt V des Sachverhalts der angefochtenen Entscheidung unmißverständlich hingewiesen (siehe V oben).

4.1. Die Erwiderung enthält folgenden Hinweis: "Der vorliegende Erfindungsgegenstand wird von einer amerikanischen Lizenznehmerin hergestellt, weshalb dem beauftragten Prüfer die Unterschiede zum Stand der Technik nähergebracht werden sollen." Dieser Hinweis könnte allenfalls als eine Absichtserklärung aufgefaßt werden, wie der Beschwerdeführer bei der Ausräumung von bestimmten im Bescheid festgestellten Mängeln möglicherweise vorzugehen beabsichtigt. Eine sachliche Stellungnahme zu einem der im besagten Bescheid festgestellten Mängel kann darin allerdings nicht gesehen werden.

4.2. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß die Stellungahme des Beschwerdeführers auf den Bescheid der Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ vom 26. April 2002 jedenfalls keine gemäß T 160/92 (loc. cit.) ausreichende Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ darstellt. Es handelt sich vielmehr um einen mit Gründen versehenen prozessualen Antrag ohne jede materiellrechtliche Auswirkung, der gestellt wurde, während die Frist für die Beantwortung des Bescheids noch lief.

4.3. Zweckmäßigerweise ist darauf hinzuweisen, daß verschiedene prozessuale Anträge eine explizite formale Grundlage im EPÜ haben, so z. B. Anträge auf Verlängerung der Antwortfrist (Regel 84 EPÜ), auf mündliche Verhandlung (Artikel 116 EPÜ), auf Unterbrechung des Verfahrens (Regel 90 EPÜ), auf Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen (Regel 88 EPÜ) usw., und daß dort explizit festgelegt ist, wie damit zu verfahren ist.

4.4. Hingegen verletzt die Nichtbeachtung oder explizite Ablehnung eines Antrags auf eine Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer keine der im EPÜ enthaltenen Verfahrensvorschriften. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern steht es im grundsätzlichen Ermessen der Prüfungsabteilung über Anträge auf Rücksprache in gebotener Weise zu befinden. Im Rahmen dieses Ermessensspielraumes könnten Anträge billigerweise ignoriert werden, wenn sie mißbräuchlich gestellt werden oder offensichtlich der Verzögerung des Verfahrens dienen, anderen könnte stattgegeben werden, wieder andere könnten auch zurückgewiesen werden. Gemäß den Richtlinien (C-VI, 6.1a) ist dem Antrag des Anmelders auf Rücksprache zu entsprechen, es sei denn der Prüfer ist der Ansicht, daß eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Auflage 2001, VII.B.3.7.2, Seiten 484-485).

5. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich zusammenfassend folgendes: Da zum Zeitpunkt, zu dem die angefochtene Entscheidung erging, eine Antwort auf den Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ in dem Sinne, wie er sich bei zweckgerichteter Ausübung des Artikel 96 (3) EPÜ ergibt, nicht eingegangen war (siehe 4 bis 4.2 oben), ist die Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ in Überschreitung der Befugnisse der Prüfungsabteilung erfolgt (ultra vires). Die Zurückweisung ist damit ab initio nichtig, weil Artikel 97 (1) EPÜ, letzter Halbsatz, eine Zurückweisung ausdrücklich nur zuläßt, "sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist". Die in Artikel 96 (3) EPÜ vorgeschriebene Rechtsfolge bei nicht rechtzeitiger Beantwortung eines Bescheids gemäß Artikel 96 (3) EPÜ besteht jedoch darin, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt (siehe T 685/98 (loc. cit.), insbesondere Leitsatz II und Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe). Es ist zu bedenken, daß gemäß Artikel 121 EPÜ die in Artikel 96 (3) EPÜ genannte Rechtsfolge rückgängig gemacht wird, wenn der Anmelder innerhalb der dafür vorgesehenen Frist die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt.

5.1. Daraus ergibt sich, daß ein wesentlicher Mangel im Verfahren vor der ersten Instanz vorliegt. Die Kammer sieht es daher als gerechtfertigt an, von dem ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Ermessen gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

6. Der Antrag des Beschwerdeführers nach einer Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer musste dahingehend verstanden werden, daß der Beschwerdeführer sein ihm in Artikel 113 (1) EPÜ eingeräumtes Recht, sich zu den im Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ festgestellten Mängeln in der Sache zu äußern, auch tatsächlich ausüben wollte. Da die Antwortfrist zum Zeitpunkt des Einlangens der Erwiderung auf den Bescheid noch nicht abgelaufen war, konnte er dieses Recht auch nicht verwirkt haben.

6.1. Die Kammer betont nochmals, daß eine Entscheidung darüber, ob eine Prüfungsabteilung bei der Nichtbeachtung oder der Verweigerung eines Antrags auf Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, nur unter Beachtung der besonderen Umständen des Einzelfalls getroffen werden kann. Im vorliegenden Fall war klar, daß der Vertreter des Beschwerdeführers die im Bescheid festgestellte Mängel in Anwesenheit des die Angelegenheit betreuenden Sachbearbeiters, dem vermutlich eine besonders genaue Kenntnis der technischen und rechtlichen Grundlagen der Anmeldung unterstellt werden kann, mit dem beauftragten Prüfer besprechen wollte. Die Kammer kann und will nicht beurteilen, ob eine Rücksprache im vorliegenden Fall für die Prüfungsabteilung unter diesen Umständen sachdienlich gewesen wäre. Es wäre daher nicht richtig, wollte die Kammer im vorliegenden Fall das Ermessen der Prüfungsabteilung einschränken, indem sie ihr vorschreiben würde, wie die Prüfungsabteilung über den Antrag des Anmelders auf Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer hätte entscheiden sollen.

6.2. Nach Auffassung der Kammer muß dennoch davon ausgegangen werden, daß die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt hat. Dies ausdrücklich nicht deshalb, weil sie dem Antrag des Beschwerdeführers auf eine Rücksprache nicht gefolgt ist, sondern weil es unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls aus Gründen der Billigkeit angebracht gewesen wäre, dem Ersuchen des Beschwerdeführers nach einer telefonischen Kontaktaufnahme nachzukommen. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem Beschwerdeführer wäre für die Prüfungsabteilung ohne unzumutbaren Zeit- und Arbeitsaufwand durchaus möglich gewesen. Dies hätte dem Beschwerdeführer unmittelbar Klarheit darüber gegeben, daß er im vorliegenden Fall, entgegen seinem Antrag, sein ihm in Artikel 113 (1) EPÜ eingeräumtes Recht nicht durch eine Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer wahren konnte, sondern daß er dazu andere Maßnahmen ergreifen müßte, beispielsweise die Einreichung einer in Artikel 96 (2) EPÜ vorgesehenen Stellungnahme zu den im Bescheid aufgezeigten Mängeln, gegebenenfalls verbunden mit einem Antrag auf Verlängerung der Antwortfrist (Regel 84 EPÜ), oder einen Antrag auf mündliche Verhandlung (Artikel 116 EPÜ), dem die Prüfungsabteilung hätte stattgeben müssen.

6.3. Da der Erlaß der Entscheidung entgegen alledem, was der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall erwarten konnte, ohne jede Reaktion der Prüfungsabteilung auf das Ersuchen des Beschwerdeführers nach telefonischer Kontaktaufnahme ergangen ist, konnte der Beschwerdeführer nach Ansicht der Kammer das im Artikel 113 (1) des Übereinkommens vorgesehene Grundrecht zumindest nicht in angemessener Art und Weise ausüben.

7. Die Bestimmungen des Artikels 109 (1) EPÜ (Abhilfe) sollen es der Prüfungsabteilung ermöglichen, Verfahrensmängel, wie sie im vorliegenden Fall aufgetreten sind, rasch zu korrigieren. Gemäß Artikel 109 (2) EPÜ darf die Prüfungsabteilung nicht begründen, warum sie ihre Entscheidung nicht aufhob. Es hat jedoch den Anschein, als habe die Prüfungsabteilung entweder nicht erkannt, daß ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung, in Anbetracht dessen, daß keine Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ eingegangen war, in Überschreitung ihrer Befugnisse erfolgt war, oder aber daß sie dies zwar erkannt, aber nicht dahingehend verstanden hat, daß sie unter den gegebenen Umständen verpflichtet war, die Bestimmungen des Artikel 109 (1) EPÜ anzuwenden und ihre eigene Entscheidung aufzuheben. Daher möchte die Kammer bei dieser Gelegenheit auf folgendes hinweisen: Wurde, wie im vorliegenden Fall, mit einer Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen, so liegt ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhilft (T 647/93, ABl. EPA 1995, 132, siehe insbesondere Punkt 2.6 der Entscheidungsgründe), weil ein solches Recht ungeachtet des jeweiligen Sachverhalts gewahrt werden muß. Es ist zu bedenken, daß dem Anmelder, wenn in solchen Fällen eine Abhilfe gemäß Artikel 109 (1) EPÜ versagt wird, zusätzliche Ausgaben und Verzögerungen (bis zu mehreren Jahren) aufgebürdet werden, bevor er im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Wiedergutmachung erlangen kann (siehe T 685/98 (loc. cit.), insbesondere Entscheidungsgründe, Punkte 6.1, 6.2)

8. Die oben genannten Verstöße stellen eindeutig einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar; nach Meinung der Kammer entspricht es daher unter den gegebenen Umständen der Billigkeit die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.