5. Modifications requises en raison d'une limitation de la recherche au titre de la règle 62bis et/ou de la règle 63

Si la recherche a été limitée à un élément déterminé en application de la règle 63 (cf. B‑VIII, 3.1 et B‑VIII, 3.2), les revendications doivent être modifiées de manière à supprimer l'élément qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, et la description doit être adaptée en conséquence.

Si la recherche a été limitée à certaines revendications en application de la règle 62bis (cf. B‑VIII, 4.1 et B‑VIII, 4.2), les revendications doivent être modifiées de manière à supprimer les revendications indépendantes qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, et la description doit être adaptée en conséquence. À cette fin, les revendications peuvent être modifiées, par exemple, en supprimant une revendication indépendante qui n'a pas fait l'objet d'une recherche ou, lorsque cela est conforme à l'art. 123(2) et à l'art. 84, en faisant dépendre une revendication indépendante qui n'a pas fait l'objet d'une recherche d'une autre revendication indépendante de la même catégorie qui a fait l'objet d'une recherche.

Dans ces deux cas, une modification ciblée est requise, sauf si la division d'examen conclut que la limitation de la recherche au titre de la règle 62bis et/ou de la règle 63 ou la déclaration d'absence de recherche au titre de la règle 63 n'était pas justifiée, par exemple du fait des arguments fournis par le demandeur.

Cependant, de telles modifications ne peuvent être apportées que pendant la procédure d'examen ou, de préférence, en réponse à l'avis au stade de la recherche (cf. F‑IV, 3.3). Étant donné que le demandeur ne peut modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche (règle 137(1)), toute revendication déposée en réponse à une invitation au titre de la règle 62bis ou de la règle 63 ne sera considérée que comme une indication de ce que le demandeur souhaite que l'OEB recherche, et sera traitée en conséquence (cf. B‑VIII, 3.2 et B‑VIII, 4.2). Le demandeur devra ensuite confirmer formellement le maintien de ces modifications, lors de l'entrée dans la phase d'examen (cf. A‑V, 2.2).

6.Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche – règle 137(5)

Deux autres conditions sont énoncées à la règle 137(5) en ce qui concerne la modification de revendications, à savoir que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur i) des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général et ii) sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément à la règle 62bis ou à la règle 63 (cf. toutefois H‑II, 5).

6.1Affaires relevant de la règle 62bis et/ou de la règle 63

Des revendications modifiées ne peuvent porter sur un élément qui n'a pas fait l'objet d'une recherche au titre de la règle 62bis ou de la règle 63 (voir, cependant, H‑II, 5). La présence de cet élément dans la description ne peut donc servir de base à sa réintroduction dans les revendications (cf. également B‑VIII, 3.2.2 et B‑VIII, 4.2.2).

Cependant, la division d'examen ne soulèvera pas d'objection au titre de la règle 137(5), seconde phrase, si le demandeur limite uniquement une revendication qui a fait l'objet d'une recherche en introduisant un élément extrait de la description, à moins que cet élément ait été explicitement déclaré comme n'ayant pas fait l'objet d'une recherche au titre de la règle 62bis et/ou de la règle 63.

Lorsqu'elle apprécie l'admissibilité d'une modification au titre de la règle 137(5), seconde phrase, la division d'examen évalue également si la limitation de la recherche au titre de la règle 62bis et/ou de la règle 63 ou la déclaration d'absence de recherche était justifiée (cf. B‑VIII, 3.2.2, B‑VIII, 4.2.2 et H‑II, 5). Si l'invitation n'était pas appropriée ou si la limitation n'était pas justifiée, une recherche additionnelle peut être nécessaire (cf. C‑IV, 7.2).

6.2Éléments extraits de la description

Dans le cadre de l'art. 123(2) et de l'art. 82, la règle 137(5), première phrase, doit être interprétée de telle sorte que toute limitation de l'élément ayant fait l'objet de la recherche qui forme une unité avec l'objet initialement revendiqué soit autorisée, que la (les) caractéristique(s) technique(s) utilisée(s) aux fins de la limitation ai(en)t ou non fait l'objet d'une recherche.

Par conséquent, le fait d'ajouter à une revendication une caractéristique technique qui définit plus en détail un élément qui était déjà une caractéristique de la revendication principale initiale ou qui contribue à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s) et qui n'a pas été spécifiquement l'objet d'une recherche mais a été divulguée dans la demande telle que déposée (en général dans la description) dans le contexte de l'invention, ne donnera pas lieu à une revendication modifiée qui n'est pas liée à l'invention (aux inventions) initialement revendiquée(s) de manière à former avec elle(s) un seul concept inventif général. En l'occurrence, il ne faut donc pas soulever d'objection en vertu de la règle 137(5), première phrase, même si une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire (cf. C‑IV, 7.2).

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche parce qu'ils figuraient uniquement dans la description (et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B‑III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas admissibles.

En d'autres termes, afin d'évaluer si les revendications modifiées satisfont aux exigences de la règle 137(5), première phrase, la division d'examen doit établir, premièrement, si les éléments sur lesquels elles portent ont fait – ou auraient dû faire – l'objet d'une recherche (cf. B‑III, 3.5) et, deuxièmement, si une objection d'absence d'unité aurait été soulevée si les revendications modifiées avaient été présentes dans le jeu de revendications figurant au dossier au moment de la recherche.

Par conséquent, si le demandeur tente de remplacer une caractéristique technique contenue dans une revendication par une caractéristique technique différente provenant de la description, il en découlera normalement une objection au titre de la règle 137(5), première phrase.

De même, une objection au titre de la règle 137(5), première phrase, résulterait également du fait qu'une caractéristique technique tirée de la description et produisant un effet sans rapport avec celui (ceux) des caractéristiques de la (des) invention(s) revendiquée(s), est ajoutée à une revendication.

Si une objection est soulevée au titre de la règle 137(5), première phrase, le demandeur est informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76.

La situation précitée est à distinguer de celle où les modifications correspondent à une invention initialement revendiquée, mais exclue de la recherche en vertu de la règle 64 ou de la règle 164(1) ou (2) (voir à ce sujet H‑II, 7.2).

Les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible. Dans ce cas, la division d'examen peut donc faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 137(3) (cf. H‑II, 2.3).

Dans le cas des demandes euro-PCT où l'OEB agit en qualité d'ISA ou de SISA, la division d'examen doit émettre une invitation en vertu de la règle 164(2) pour toute invention désormais revendiquée, mais n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, qui était contenue dans les pièces de la demande telles que déposées (description, revendications et, le cas échéant, dessins) qui doivent servir de base à l'examen à l'expiration du délai de six mois fixé dans la notification au titre de la règle 161 ou de la règle 162 (cf. C‑III, 2.3).