T 0613/99 30-08-1999

1. Le recours est recevable.

2. La Division d'examen a exposé que la règle 86(4) CBE est applicable en l'espèce dès lors que les revendications modifiées portent sur un objet qui n'a pas fait l'objet de la recherche internationale. Le demandeur ne saurait faire poursuivre l'examen de sa demande sur la base de revendications exclues de la recherche. Il est au contraire tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet s'il désire toujours le protéger.

2.1. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la règle 86(3) CBE autorise expressément le demandeur à modifier les revendications en réponse à la première notification, les modifications ultérieures étant subordonnées à l'autorisation de la Division d'examen.

Il est vrai que selon la règle 86(4) CBE les revendications modifiées ne doivent pas porter sur les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche. Mais pour dégager la portée de cette disposition introduite par décision du Conseil d'administration du 13. décembre 1994 (entrée en vigueur le 1er juin 1995, (JO OEB 1995, 9)) il convient de se référer au document préparatoire correspondant CA/12/94 en date du 30. août 1994. Il ressort de l'exposé des motifs que la règle 86(4) vise une situation particulière qui n'est nullement comparable au cas à trancher, dans laquelle :

- un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché ;

- ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et

- à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché.

La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être, selon ce document préparatoire, examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision G 2/92, (JO OEB 1993, 591) d'après lequel une invention doit, pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche.

2.2. L'objet énoncé à la règle 86(4), sur lequel ne doivent pas porter les revendications modifiées, est ainsi doublement déterminé :

i) il ne doit pas avoir été soumis à la recherche, c'est-à-dire, ainsi que le montre le document préparatoire, ne pas avoir été revendiqué dans la demande initiale, et

ii) il doit y avoir absence d'unité d'invention entre cet objet et l'objet revendiqué dans la demande initiale.

2.3. Dans le cas d'espèce, aucune des deux conditions visées ci-dessus n'est satisfaite :

L'examinateur chargé de la recherche internationale a considéré que les revendications 1 et 2 portaient sur une méthode purement intellectuelle à l'égard de laquelle il n'était pas tenu selon la règle 39(1)iii) PCT de procéder à la recherche. Il a en conséquence établi un rapport partiel de recherche internationale à l'égard des revendications 3 à 5 restantes et y a joint une déclaration précisant que les revendications 1 et 2 n'étaient pas conformes aux exigences prescrites au point qu'une recherche significative n'a pas pu être entreprise (règle 39(1)iii) PCT).

En réplique à une notification de la Division d'examen, le demandeur a reformulé les éléments de la revendication 1 qui avait été considérés comme des activités purement intellectuelles (telles que : ordonner la livraison, collecter des informations) en termes de moyens (centre serveur associé à des moyens télématiques pour ordonner la livraison et collecter des informations).

Il ne s'agit là que de modifications de pure forme qui ne modifient en rien la substance des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Il est par conséquent indéniable que l'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et a donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'a pu être entreprise, de sorte que la condition i) visée ci-dessus n'est pas remplie.

La deuxième condition ii) qui est également posée à la règle 86(4), à savoir l'absence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, n'est pas non plus satisfaite, puisque - ainsi qu'il vient d'être exposé - l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la présente demande est sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale.

2.4. La demande de brevet ne saurait être donc rejetée sur le fondement de la règle 86(4) CBE.

3. Les dispositions de la règle 39(1) PCT se retrouvent pour l'essentiel dans la règle 45 CBE qui vise le cas où "la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la Convention au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications". La Division de recherche peut, en vertu de cette règle, établir "un rapport partiel de recherche européenne".

Les Directives pour l'examen, B-III 4.2 c) et C-VI 8.5, fixent la conduite que doit tenir la Division d'examen dans une telle situation : une recherche européenne dite "additionnelle" peut être réalisée à la demande de la Division d'examen, dans le cas où celle-ci infirme une conclusion de la Division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche.

4. La Division d'examen a pris une décision fondée sur l'irrecevabilité des revendications modifiées et n'a pas, par conséquent, abordé la question de la brevetabilité. Dans un tel cas, l'affaire est, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, normalement renvoyée devant la Division d'examen pour la poursuite de l'examen. En conséquence, la Chambre décide, en exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'article 111(1) CBE, de renvoyer l'affaire devant la première instance pour suite à donner.

5. La règle 67 prévoit que la taxe de recours est remboursée lorsqu'il est fait droit au recours et si le remboursement apparaît équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

Dans le cas d'espèce, une interprétation incorrecte d'une disposition du règlement d'exécution de la CBE, à savoir de la nouvelle règle 86(4) (entrée en vigueur le 1er juin 1995 (JO OEB 1995, 9)) ne saurait constituer un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.