T 0238/88 (Ethers-couronnes) 25-04-1991
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Modification d'une revendication (admissible)
Divulgation suffisante - exemples pertinents disponibles
Clarté - terme technique du métier de large portée admissible
Interprétation de termes de la revendication à l'aide de la description (oui)
I. La demande de brevet européen n° 84 108 391.8, déposée le 17 juillet 1984 et publiée le 26 juin 1985 sous le n° 145 834, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 21 janvier 1988. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 4 déposées le 10 avril 1987 et des revendications 5 à 7 telles que déposées à l'origine. La revendication 1 est rédigée comme suit :
"Composition sélective d'ions comprenant
a) un ionophore
b) un composé capable de dissoudre cet ionophore, et
c) un liant hydrophobe, caractérisée en ce que ledit ionophore est un éther-couronne représenté par la structure
Formule
dans laquelle p est 0 ou 1 et, si p est 1, q et r sont indépendamment 0 ou 1,
X et X' sont des groupes substitués ou non substitués, indépendamment sélectionnés parmi des groupes azo, azoxy, azométhine, vinylène, sulfoxyle, oxydiméthylène, uréylène ou iminodicarbonyle,
Y et Y' représentent indépendamment une liaison ou un groupe liant ayant les atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène nécessaires pour compléter une chaîne cyclique en couronne ayant jusqu'à 29 atomes,
V, V' et V1, V1' sont indépendamment sélectionnés parmi des groupes méthylène substitués ou non substitués,
Z et Z' sont des groupes substitués ou non substitués indépendamment sélectionnés parmi des groupes oxy, méthylèneoxy, imino, amido ou oxycarbonyle,
R, R1, R' et R1' sont, indépendamment, des groupes alkyle, aryle, cycloalkyle, un hétérocycle, des alcoxy, amino, acylamino, amido, céto, carbamoyl, carboxy, alcoxycarbonyle, cyano, halo, nitro ou sulfo ou un autre groupe substituant ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène au total dans la chaîne principale,
i, j, k et m sont indépendamment zéro ou un entier positif allant jusqu'à un nombre tel que Q, Q1, Q' ou Q1' soient respectivement complètement substitués,
Q, Q1, Q'et Q1' sont indépendamment les atomes nécessaires pour compléter une chaîne monocyclique ou polycyclique ayant de 5 à 14 atomes, et
W et W1 sont, indépendamment, des groupes liants ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène au total dans la chaîne principale."
Les revendications 2 à 5 visent des modes de réalisation spécifiques de l'objet de la revendication 1, et les revendications 6 et 7 concernent des électrodes sélectives d'ions contenant des compositions suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5.
II. La demande a été rejetée au motif que la revendication 1 ne répondait pas, respectivement, aux conditions de l'article 84 ou de l'article 83 et qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article 123(2) CBE.
Les termes qui ont appelé des objections "au titre des articles 84 et 83 CBE" sont les suivants : "... groupes substitués...", dans les définitions des substituants X et X', V à V1', Z et Z' ; "... alkyle, aryle, cycloalkyle, un hétérocycle, des alcoxy, acylamino, alcoxycarbonyle ou un autre groupe substitué (lire : substituant)...", dans les définitions des substituants R à R1' ; et "... atomes nécessaires pour compléter ... une chaîne ... cyclique ...", selon les définitions des substituants Q à Q1'.
Les définitions vagues des ionophores par ces caractéristiques ne permettent pas à l'homme du métier de déterminer aisément quelles compositions produiraient la sélectivité d'ions nécessaire. Il serait contraint de procéder à un nombre beaucoup trop élevé de tests pour choisir les compositions vraiment appropriées. Bien que la CBE autorise la généralisation d'un concept inventif dans une revendication indépendante, ce principe est "limité par les exigences de clarté et de rigueur que contient l'article 84 CBE". Une définition exacte de l'objet à breveter s'impose, parce que des substituants de groupes ou, par exemple, des alkyles ayant un nombre différent d'atomes de carbone influenceraient de façon spectaculaire les propriétés des éthers-couronnes. Il n'est pas plausible que tous les composés couverts par la revendication 1, ayant toutes les sortes de substituants, puissent être utilisés dans le but recherché.
Le fait d'insérer le terme "au total" devant les mots "...dans la chaîne principale", dans les définitions de R à R1' ainsi que dans celles de W et W1, implique une infraction à l'article 123(2) CBE. L'énoncé original de la revendication était : "... ce(s) groupe(s) ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène dans la chaîne principale". Cette version permettait trois interprétations, à savoir :
a) chaque élément peut être présent à concurrence de ce nombre ;
b) seul le carbone, le soufre, l'azote ou l'oxygène peut être présent à concurrence de 60 atomes ;
c) le total de tous les éléments mentionnés ne peut dépasser ce nombre.
S'il est vrai que la modification proposée pourrait correspondre à l'interprétation la plus restrictive, celle-ci ne peut être déduite directement et sans équivoque de la demande telle que déposée.
III. Le 14 mars 1988, le demandeur s'est pourvu contre la décision de rejet et a acquitté la taxe de recours. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, qu'il a déposé le 17 mai 1988, il a essentiellement fait valoir les arguments suivants :
L'invention est caractérisée par une classe particulière d'éthers- couronnes qui sont des ionophores utiles dans les compositions sélectives d'ions. Un grand nombre de composés représentatifs ont été préparés et testés, pour servir de base à l'élaboration d'un schéma chimique généralisé en vue de définir ces composés. Dans ce schéma, l'important groupe "X" qui relie les deux structures cycliques typiques des éthers-couronnes ("Q") est rigoureusement défini, tandis que les groupes de moindre importance ("-Z-V-Y-V- Z") sont définis en termes généraux.
En objectant que certains termes de la revendication 1 sont "imprécis", la division d'examen semble avoir confondu imprécision et étendue. Aucune disposition de la CBE n'interdit d'accepter une revendication étendue ; la question n'était pas de savoir si l'homme du métier n'était en réalité pas en mesure d'exécuter l'invention. Apparemment, le vrai problème réside en ce que la division d'examen considère qu'il n'est pas plausible que tous les composés visés par la revendication 1 puissent convenir comme ionophores sélectifs d'ions ; par exemple, les groupes alkyle, ne faisant pas partie de la structure cyclique de l'éther-couronne, ne jouent aucun rôle dans la formation de l'espace vide qui entoure les ions spécifiques. Le raisonnement de la division d'examen ne repose sur aucune référence à l'état de la technique, et rien ne laisse supposer que des variations dans cette partie de la molécule d'éther-couronne puissent produire un composé qui ne résoudrait pas le problème. La définition des groupes "R" non cruciaux, qui a également appelé des objections au titre de l'article 84 CBE, est limitée de façon à ce que le nombre total d'atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène soit de 60. Pour ce qui est des modifications apportées à la revendication 1, le requérant a veillé à ce que l'objet de la demande ne soit pas étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, en retenant l'interprétation la plus restrictive possible. C'est pourquoi la rédaction actuelle de revendication 1 ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE.
IV. Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et, pour l'essentiel, la délivrance du brevet sur la base des revendications 1 à 7 actuelles.
1. Le recours est recevable.
2. La demande en cause a trait à des compositions sélectives d'ions contenant des éthers-couronnes et à des électrodes sélectives d'ions contenant de telles compositions, sous forme de membranes sélectives d'ions. Le terme éthers-couronnes est attribué à des polyéthers cycliques ; leur chaîne principale cyclique contient en général, selon la description, 9 à 60 atomes, dont 3 à 20 atomes d'oxygène ou d'un autre élément du groupe VI A (cf. page 6, avant-dernier paragraphe). Pour servir d'ionophores ou de transporteurs d'ions, les éthers-couronnes doivent pouvoir non seulement complexer sélectivement un ion de la solution, mais également transporter cet ion dans la solution de l'autre côté de la membrane. La chaîne cyclique doit avoir une taille suffisante pour que l'ion puisse être complexé en son centre.
3. Dans la présente affaire, la question qu'il convient de trancher en premier lieu est celle de savoir si la modification de la revendication 1 étend l'objet de la demande au-delà du contenu de celle-ci, telle qu'elle a été déposée, contrevenant ainsi à l'article 123(2) CBE.
La revendication 1 contient les définitions ci-après pour les groupes liants W et W1 et pour les substituants R à R1' dans la structure d'éther-couronne :
"... groupe(s) ... ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène au total dans la chaîne principale". L'expression "au total" a été insérée au cours de la procédure d'examen pour réfuter une objection relative à la clarté des revendications et n'a pas de contrepartie verbale directe dans les pièces de la demande telles que déposées à l'origine.
Il est peut-être exact que, d'un point de vue purement linguistique, le passage précité puisse être interprété de différentes façons (cf. point II) ; toutefois, deux de ces interprétations, à savoir les interprétations a) et b) auxquelles fait allusion la division d'examen, sont considérées comme étant techniquement irréalistes. Reste le choix c), selon lequel le nombre des divers éléments constituant la chaîne principale des groupes liants et des substituants ne peut excéder 60. Cette interprétation rejoint tout à fait les informations supplémentaires données à ce propos dans la description : les substituants R peuvent notamment comprendre une ou plusieurs unités aliphatiques, aromatiques ou hétérocycliques telles que définies pour Y et Y', unités qui sont liées entre elles par des groupes oxy, azo, thio, sulfoxyle, oxycarbonyle ou d'autres liaisons connues dans l'état de la technique. De même, les groupes liants W et W1, qui n'existent que si le p de la structure est 1, sont définis comme se composant indépendamment d'une ou plusieurs unités de ce type qui peuvent être liées entre elles par les mêmes groupes que ceux cités ci-avant (cf. pages 11 et 12). La formule LXI est donnée à titre d'exemple typique d'éther-couronne ayant (alternativement) des atomes de carbone et d'oxygène dans la chaîne W.
Il ressort clairement de ce qui précède que la modification en cause, résultant de l'insertion des mots "au total" aux endroits cités de la revendication 1, n'affecte fondamentalement pas, de l'avis de la Chambre, le contenu de la demande originale et qu'elle ne fait apparaître aucune ambiguïté quant au nombre maximum d'éléments pouvant être pris en compte et à leur présence dans la chaîne principale des substituants et groupes liants respectifs. En d'autres termes, la revendication 1 n'a pas été indûment modifiée et sa rédaction ne soulève donc aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE. Les revendications 2 à 7 n'ont pas été modifiées.
4. En ce qui concerne les objections au titre des articles 83 et 84 CBE, la décision attaquée invoque ensemble ces deux dispositions, de sorte que l'on ne peut déterminer très exactement quand elle se réfère à la première ou à la seconde.
4.1 Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence constante, la question de savoir si une invention est exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l'article 83 CBE ne doit pas être tranchée sur la seule base du contenu des revendications, mais également en fonction des informations contenues dans la description. Il faut qu'au moins un mode de réalisation de l'invention soit décrit en détail. Il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant également l'effet désiré (cf. décisions T 14/83, JO OEB 1984, 105 et T 292/85, JO OEB 1989, 275 ; règle 27(1)f) CBE).
4.2 Les pièces de la demande répondent tout à fait à ces conditions : la description indique deux procédés généraux de préparation des éthers-couronnes pouvant servir dans la mise en oeuvre de l'invention. De nombreux composés sont représentés par leur formule chimique, suivie d'instructions appropriées concernant la préparation des divers dérivés d'éthers-couronnes azo et azoxy. En outre, des compositions et des électrodes sélectives d'ions comprenant les éthers-couronnes précités sont décrites. Un grand nombre de tests de sélectivité d'ions ont été effectués selon des techniques connues, avec utilisation de divers solvants de transporteurs ainsi que de cations (comme le sodium, le potassium, le lithium, l'ammonium, le magnésium et le calcium) ; les résultats ainsi obtenus figurent aux tableaux I à
V. Dans l'exemple 1, notamment, une électrode à base d'un éther- couronne I présente une sélectivité plus importante à l'égard de K+ que de Na+ ; dans l'exemple 2, il s'avère qu'une électrode contenant un éther-couronne II est extrêmement sélective pour le Na+ par rapport au K+ et à d'autres cations.
4.3 La Chambre estime que tous ces détails doivent permettre à l'homme du métier de réaliser l'enseignement de la demande en cause dans tous ses aspects essentiels ; les connaissances générales communes peuvent être mises à profit pour combler le manque d'informations. La mise en oeuvre d'expériences dans le but éventuel de trouver des combinaisons appropriées de substituants et de groupes liants qui n'ont pas été explicitement révélés ne serait pas trop coûteuse et ne nécessiterait pas non plus une activité inventive.
Or, la division d'examen n'a pas tenu compte de l'exposé de l'invention que contenait la description ; elle n'a notamment mis en question ni la reproductibilité des expériences ni l'exactitude des résultats.
L'objection selon laquelle l'exposé de l'invention serait insuffisant n'est donc pas fondée.
5. Le recours soulève également la question de l'observation de l'article 84 CBE, qui prévoit que les revendications doivent clairement définir l'objet de la protection demandée. C'est manifestement cette exigence de clarté qui a amené la division d'examen à élever des objections contre les définitions "groupes substitués", "alkyle, aryle ou un autre groupe substituant ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène au total dans la chaîne principale" et "atomes nécessaires pour compléter une ... chaîne ... cyclique", contenues dans la revendication 1 de la demande en cause (cf. point II).
5.1 Tout bien considéré, la Chambre ne saurait partager le point de vue de la division d'examen.
La caractéristique "alkyle" critiquée, qui figure dans la définition des substituants R, correspond inconstestablement à un terme technique courant du métier, communément utilisé en chimie et qui n'est ni imprécis ni ambigu, comme le prétend la division d'examen, c'est-à-dire qu'il est clair en soi. Sauf motif tout à fait valable, l'étendue de ce terme ne peut pas faire obstacle à son insertion dans la revendication. La critique que la division d'examen a émise à ce propos relève de la pure présomption ne reposant sur aucune preuve ni référence à l'état de la technique.
Les mêmes remarques s'appliquent par analogie aux caractéristiques "aryle, cycloalkyle, un hétérocycle ... alcoxycarbonyle" qui suivent dans cette énumération.
5.2 Le fait que les caractéristiques "... un autre groupe substituant ayant jusqu'à 60 atomes ... dans la chaîne principale" (cf. substituants R) et "... atomes nécessaires pour compléter une chaîne ... cyclique" (cf. liaisons Q) ne correspondent pas en réalité à des termes usuels du métier n'exclut pas la clarté ni la concision, puisqu'en vertu de l'article 69(1) CBE, l'interprétation des revendications doit faire appel à la description.
Dès lors que l'on applique à la présente affaire ce principe du fondement des revendications, on constate en examinant attentivement la description que les "groupes substituants" peuvent en général comprendre "une ou plusieurs unités aliphatiques, aromatiques ou hétérocycliques telles que définies pour Y et Y', unités qui sont liées entre elles par des groupes oxy, azo, thio, sulfoxyle, oxycarbonyle ou d'autres liaisons connues dans l'état de la technique" (cf. page 11, 2e alinéa ; pour ce qui est de Y et Y', voir bas de la page 8 et haut de la page 9).
En ce qui concerne les structures cycliques caractérisées par les symboles Q, des informations détaillées figurent à la page 10, 2e alinéa, où sont donnés des exemples de systèmes "complétés" hétérocycliques et aromatiques monocycliques et polycycliques ayant de 5 à 14 atomes, comme le pyrane ou le benzothiazole.
Enfin, l'expression "groupes substitués" qui apparaît en rapport avec les définitions des groupes liants X, V et Z nécessiterait une interprétation. Des substituants qui pourraient remplacer des atomes d'hydrogène dans les groupes liants X contenant de l'hydrogène sont énumérés à la page 7 ; des substituants pouvant modifier les groupes V et Z sont exposés de la page 9, ligne 35 à la page 10, ligne 3, et dans certains exemples, notamment XLIV. Dans le cas des groupes cruciaux X et X', l'énumération recouvre en fait :
1) un groupe alkyle, ayant par exemple de 1 à 6 atomes de carbone...,
2) un groupe aryle, par exemple phényle ou naphtyle ...,
3) un groupe cycloalkyle, ayant par exemple 5 à 7 atomes de carbone...,
4) un groupe hétérocyclique ayant de 5 à 7 atomes dans la chaîne cyclique, par exemple pyridyle ou furyle,
5) un groupe alkoxy ou
6) un groupe aryloxy.
Ces aspects n'ont fait l'objet d'aucune contestation ou discussion au cours de la procédure d'examen.
Par conséquent, si l'on interprète correctement cette revendication à la lumière de la description, point n'est besoin de rédiger une nouvelle revendication 1 pour tenir compte de l'article 84 CBE et/ou de limiter l'enseignement de la demande en cause.
6. Considérant ce qui précède, la décision attaquée ne peut être maintenue.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance aux fins de poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 7 actuelles.