T 0196/10 06-12-2012

1. Statut de la demande de brevet à l'origine du brevet en cause

1.1 Demande divisionnaire et lieu de dépôt - Article 75 CBE 1973 (applicable en l'espèce):

"(1) La demande de brevet européen peut être déposée :

a) soit auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye;

b) soit, si la législation d'un État contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet État. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets.

(2) ...

(3) Aucun État contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen auprès d'une autorité visée au paragraphe 1, lettre b)".

Selon l'article 75(3) CBE 1973, les demandes divisionnaires doivent obligatoirement être déposées auprès de l'OEB. Les États contractants ne peuvent ni permettre ni exiger que les demandes divisionnaires soient déposées auprès de leurs administrations nationales. Si une demande divisionnaire est adressée à une administration nationale, celle-ci n'est pas tenue de la transmettre à l'OEB. Cependant, si elle la transmet en application des principes de bonne coopération entre les autorités administratives, cette demande aura comme date de réception la date à laquelle celle-ci parvient à l'OEB. En d'autres termes, ce n'est qu'à partir du moment où des documents constituant une demande divisionnaire sont reçus à l'OEB, qu'ils sont traités comme dépôt d'une demande divisionnaire. Cette conclusion est d'ailleurs inscrite dans les Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre IV, point 1.3.1.

Des travaux préparatoires de la CBE 1973, il ressort que ce n'est qu'à la conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen des brevets en novembre 1971 qu'il a été décidé de prévoir expressément dans le texte de la CBE que les demandes divisionnaires ne peuvent être déposées qu'auprès de l'OEB et d'exclure par voie de conséquence leur dépôt auprès des administrations nationales ("?Le Groupe, après délibération, a préféré retenir une solution consistant à prévoir que le dépôt des demandes divisionnaires ne peut intervenir qu'auprès de l'Office européen des brevets et qu'aucun Etat ne pourra donc prévoir ou autoriser le dépôt de telles demandes auprès du service central de la propriété industrielle."). Des considérations liées à l'examen de la demande initiale par l'office national au regard des dispositions nationales concernant la mise au secret, la transmission de la demande initiale et de la demande divisionnaire à l'OEB et, le cas échéant, à l'effet juridique produit si la demande divisionnaire devait être déposée auprès de l'administration nationale (la demande divisionnaire comme la demande de brevet initiale aurait été réputée retirée, article 77(5) CBE 1973 en cas de non-transmission) ont amené le législateur, par souci de clarté, à interdire le dépôt de demandes divisionnaires auprès des administrations nationales. Voir document BR/144/71 en date du 16 décembre 1971, point 18.

1.2 Dans la présente espèce, la demande de brevet à l'origine du brevet en cause a été déposée, comme l'atteste le formulaire 1001, à l'INPI le 21 mars 2000 (tampon sur le formulaire 1001.6), laquelle a été transmise par l' INPI à l'OEB qui l'a reçue le 30 mars 2000 (tampon dans la case 3 du formulaire 1001.1). À la rubrique 35 du formulaire 1001 il est clairement indiqué par la case cochée que la demande de brevet européen déposée constitue une demande divisionnaire; le numéro indiqué à cette rubrique (N° 96 401 179.5) est celui de la demande initiale. À la rubrique 25 du formulaire 1001, la priorité revendiquée est celle de la demande initiale. À la rubrique 32 du formulaire 1001, les États contractants désignés sont ceux de la demande initiale; il y a, d'autre part, identité de demandeur (voir rubriques 7 à 9 du formulaire 1001).

1.3 De l'ensemble de ces informations, il ne peut être que conclu d'une manière objective que la demande de brevet à l'origine du brevet en cause est une demande divisionnaire qui, par erreur, a été déposée auprès d'une administration nationale - première erreur - et à laquelle l'administration, en l'espèce l'INPI, a attribué un numéro de demande de brevet au sens de l'article 75(1) b) CBE 1973 (N° 00 400 776.1)- deuxième erreur -laquelle attribution n'a pas été expressément rectifiée ou annulée par voie de notification par la section de dépôt - troisième erreur -.

1.4 Du dossier, il ressort toutefois clairement que la section de dépôt, qui a la compétence exclusive pour l'attribution de la date de dépôt (voir en ce sens J 18/86, JO OEB 1988, 165), a, dès réception de la demande de brevet européen, attribué à cette demande, reçue à l'OEB le 30 mars 2000 comme date de dépôt, la date de dépôt de la demande initiale soit le 3 juin 1996 et indiqué sur la page de garde de la demande telle que publiée (fascicule A1) l'information selon laquelle la demande de brevet européen est une demande divisionnaire.

1.5 La chambre de recours souscrit à l'allégation de l'intimée I (opposante O1), selon laquelle la date "21 - 03 - 2000" indiquée sous l'entête "Remarques" de la publication EP 1 026 438 A1 comme date de dépôt est incorrecte - quatrième erreur -. Il aurait du être mentionnée le 30 mars 2000, date de réception de la demande divisionnaire auprès de l'OEB. Selon la chambre, il ne s'agit toutefois que d'une erreur de date. De la page de garde de la demande telle que publiée, il apparaît toutefin clairement que la section de dépôt a traité cette demande comme une demande divisionnaire.

1.6 Demande divisionnaire et demande initiale en instance - règle 25 CBE 1973

Pour qu'une demande divisionnaire puisse être traitée comme demande divisionnaire, il faut que celle-ci soit déposée tant que la demande initiale est encore en instance. En l'espèce, la règle 25 CBE 1973 s'applique, dont le libellé est le suivant:

Règle 25 CBE 1973 "Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne

(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance."

La notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973 pour la demande initiale antérieure N° 96 401 179.5 porte la date du 30 mars 2001 et la mention de la délivrance a été publiée le 17 octobre 2001. L'envoi des documents via l'INPI a eu pour effet de reporter la date de réception à l'OEB du 21 mars 2000, date de réception à l'INPI (tampon sur le formulaire 1001.6), au 30 mars 2000. La demande initiale antérieure était donc encore en instance le 30 mars 2000, date à laquelle la demande divisionnaire a été reçue à l'OEB.

La Chambre note que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée I (opposante O1) (Lettre du 15 mai 2010, page 2, lignes 4 et 5).

1.7 La Chambre ne peut, de ce fait, que conclure, comme la section de dépôt, que la présente demande satisfait aux conditions énoncées à l'article 76(1), première phrase CBE 1973, ensemble la règle 25(1) CBE 1973. La demande de brevet à l'origine du brevet en cause est donc une demande divisionnaire.

Pour les éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée, elle est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité (article 76(1), deuxième phrase CBE 1973).

Le brevet en cause étant considéré comme déposé à la date de dépôt de la demande initiale antérieure, celle-ci (document D14 = EP-A-0 747 796) ne fait pas partie de l'état de la technique pour le brevet en cause.

Au vu de ce qui précède, la décision de la division d'opposition doit donc être annulée.

1.8 De façon superfétatoire, la Chambre souligne qu'une demande déposée comme demande divisionnaire peut soit être traitée comme demande divisionnaire soit ne pas être traitée comme demande divisionnaire. Dans ce dernier cas, une procédure en vue de la délivrance d'un brevet ne peut avoir lieu. L'attribution ultérieure de la date de réception de la demande divisionnaire comme date de dépôt d'une nouvelle demande n'est pas prévue par le législateur. Voir en ce sens G 1/05, JO OEB 2007, 362, motifs de la décision no 11.1; T 600/08 du 17 novembre 2011, motifs de la décision no 2.3). Même si la section de dépôt lors de l'examen quant aux formes, voire la division d'examen lors de l'examen quant au fond avait traité à tort la demande en cause comme demande divisionnaire et que la délivrance du brevet en fut suivi, la division d'opposition n'a compétence à réexaminer le bien-fondé de la délivrance du brevet européen que dans le cadre très strict des motifs d'opposition limitativement fixés à l'article 100 CBE 1973.

2. Remboursement de la taxe de recours - règle 67 CBE 1973 (applicable en l'espèce)

Selon la Chambre de recours, la décision rendue par la division d'opposition est insuffisamment motivée et par conséquent, ne satisfait pas aux conditions exigées par la règle 68(2) CBE 1973 applicable en l'espèce. La division d'opposition s'est limitée à réciter certaines dispositions juridiques applicables sans tenir compte des circonstances et de l'ensemble des faits objectifs de la présente espèce. Ainsi, par exemple, elle n'a pas pris en considération l'éventuelle erreur du demandeur lors du dépôt de la demande divisionnaire auprès de l'administration nationale, le contexte de la transmission de la demande de brevet en cause par l'INPI considérée comme demande divisionnaire ou demande initiale, l'indication claire et non équivoque de l'ensemble des rubriques du formulaire 1001 et notamment de la rubrique 35 concernant le renvoi explicite à la demande initiale. Une décision suffisamment motivée tenant compte de l'ensemble des faits de la cause aurait permis à la requérante et à la Chambre de recours de comprendre pour quels motifs la division d'opposition a pu décider de ne pas traiter la demande en cause comme demande divisionnaire. Le non-respect de la condition de la suffisance de la motivation, prescrit à la règle 68(2) CBE 1973, constitue un vice substantiel de procédure qui justifie - les autres conditions de la règle 67 CBE 1973 applicable en l'espèce étant également remplies - le remboursement de la taxe de recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à la première instance (article 111(1) CBE 1973).