T 0477/09 10-06-2011

1. Le recours est recevable.

Requête principale numérotée I

2. Portée des revendications

2.1 Les parties au recours ont interprété différemment le terme "photosensibilisateur" utilisé pour caractériser le composé (2) selon la revendication 1 du brevet en litige. Il est donc nécessaire d'établir la signification de ce terme afin de déterminer la portée des revendications.

2.2 Aucune des parties au recours n'a fourni de preuve établissant que le terme "photosensibilisateur" avait une définition claire et non équivoque acceptée dans l'art.

2.3 Les seules informations contenues dans le brevet relatives aux "photosensibilisateurs" sont d'ordre très général et peu spécifiques. Ainsi, la première phrase du paragraphe [0020] indique-t-elle que "le photo-sensibilisateur contenu au sein de la composition dentaire selon l'invention peut être de nature très variée." Suit une liste de formules (IV) à (XXII) de composés illustratifs du photosensibilisateur (2), avant que le paragraphe [0021] ne confirme que "d'autres sensibilisateurs sont utilisables. Notamment, on peut utiliser les photosensibilisateurs décrits dans les documents US 4,939,069 ; US 4,278,751 ; US 4,147,552". Le brevet en litige ne contient donc aucune restriction quant au sens à donner à ce terme.

2.4 Le brevet en litige ne contient en particulier aucune indication quant à une action directe du photosensibilisateur (2) sur le photoamorceur (4), ni sur une limitation liée à un mécanisme de transfert d'énergie par passage d'un état triplet à un état singulet. Les arguments de la requérante en ce sens ne peuvent donc pas être retenus.

2.5 Le terme "photosensibilisateur" doit donc être lu dans sa portée la plus large, c'est-à-dire dans le cas présent comme une caractéristique fonctionnelle qui implique que le composé ainsi défini doit être capable d'absorber la lumière et d'initier une réaction photochimique ou photophysique dans une autre substance ou molécule. Cette caractéristique n'impose cependant aucune limitation quant au type de transfert mis en jeu (par exemple triplet/singulet ou transfert d'électron), ni quant au mode de transfert d'énergie (direct ou non).

3. Nouveauté

3.1 Il a été établi dans la décision contestée que le document D1 était un document de l'art antérieur au titre de l'Art. 54 (3) et (4) CBE 1973 (cf. paragraphe 15 des motifs), ce qui n'a pas été remis en cause pendant la procédure de recours. La Chambre ne voit aucune raison de dévier de cette conclusion.

3.2 La revendication 1 du document D1 divulgue des compositions durcissables par voie cationique avec de la lumière visible et comprenant :

(a) de 0,01 à 8% en poids d'au moins un composé de diaryliodonium ;

(b) de 0,01 à 8% en poids d'au moins un composé alpha-dicarbonylique ;

(c) de 10,0 à 99,9% en poids d'au moins un composé contenant des groupes époxyde et/ou des groupes oxétane ;

(d) de 0 à 85% en poids de modificateurs, comme inter alia des charges ; et

(e) de 0,001 à 5% en poids d'au moins une amine aromatique.

Ces compositions sont notamment utilisées comme composition dentaire (revendication 14).

Les compositions dentaires des exemples 14 et 16 de D1 (cf. Tableaux 1 et 2) sont en particulier composées des produits suivants (les lettres (a)-(e) utilisées ci-dessous font référence aux catégories de produits définies au paragraphe précédent) :

Exemple 14 :

(a) 4-methylphenyl-4-isopropylphenyl-iodoniumtetrakis (pentafluorophenyl)borate ;

(b) campherquinone ;

(c1) 1,3,5,7-tetrakis-(2,1-ethandiyl-3,4-epoxycyclohexyl) -1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane ;

(c2) bis-(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipate ;

(d1) 70% en poids de la composition de quartz (charge dentaire) ;

(d2) K2S208 ;

(e) ethyl-4-dimethylaminobenzoate (c'est-à-dire EDAB).

Exemple 16 :

(a) 4-methylphenyl-4-isopropylphenyl-iodoniumtetrakis (pentafluorophenyl)borate ;

(b) campherquinone ;

(c1) 1,3,5,7-tetrakis-(2,1-ethandiyl-3,4-epoxycyclohexyl) -1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane ;

(c2) bis-(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipate ;

(c3) 3,4-epoxycyclohexyl methyl-3,4-epoxycyclohexanecarboxylate ;

(d1) 60% en poids de la composition de quartz (charge dentaire) ;

(e) ethyl-4-dimethylaminobenzoate (c'est-à-dire EDAB).

3.3 Il a été établi pendant la procédure d'opposition que :

- les composés (c1), (d1) et (a) des exemples 14 et 16 étaient des composés tombant sous la définition des caractéristiques (1), (3) et (4) selon la revendication 1 du brevet en litige (cf. paragraphes 19 à 21 et 27 à 29 des motifs de la décision contestée) ;

- le composé (e) des exemples 14 et 16, c'est-à-dire l'EDAB, était un composé hydrocarboné aromatique à un noyau aromatique substitué et présentant un maximum d'absorption de 280 à 330 nm (cf. paragraphes 23 et 24 des motifs de la décision).

Ces faits n'ont pas été remis en cause pendant la procédure de recours. La Chambre de recours ne voit aucune raison de dévier de ces conclusions.

Afin d'évaluer la nouveauté vis-à-vis des exemples 14 et 16 de D1, il reste donc à établir si l'EDAB est ou non un "photosensibilisateur" au sens de la revendication 1 du brevet en litige.

3.3.1 Lors de la procédure orale devant la Chambre, les parties ont toutes deux fait référence au document D21, qui a été soumis tardivement, avec la réponse de l'intimée au mémoire de recours.

D21 est un art antérieur selon l'Art. 54 (2) CBE et traite de la photoinitiation de molécules de type p-(CH3)2NC6H4R et en particulier de la molécule p-(CH3)2NC6H4C(O)OEt (composé (IV) de D21) qui correspond au composé (e) (ou EDAB) mis en oeuvre dans les compositions des exemples 14 et 16 de D1. Ce document approfondit donc la problématique au coeur de la décision contestée et apporte des enseignements concernant le comportement photochimique de l'EDAB. Ce document est donc prima facie pertinent. Ce document a de plus été fourni en réponse aux arguments de la requérante soumis dans le mémoire de recours. La requérante n'ayant pas contesté que D21 soit admis dans la procédure, la Chambre, faisant usage de ses prérogatives, admet le document D21 dans la procédure au titre de l'Art. 114 (1) CBE et de l'Art. 12 (4) du Règlement de Procédure des Chambres de Recours.

3.3.2 La Fig. 10 de D21 (cf. paragraphe XII f) ci-dessus) représente l'interprétation théorique en cohérence avec les résultats expérimentaux présentés dans D21. Le "diagramme de Jablonski" de cette Fig. 10 indique que l'irradiation de l'EDAB par la lumière conduit à la production de molécules d'EDAB dans un état qualifié de "très excité" par absorption de deux photons (molécule p-(CH3)2NC6H4R* de la Fig. 10 ; dernier paragraphe de la page 1532). La partie de la Fig. 10 intitulée "Reaction scheme" propose alors trois mécanismes pouvant être mis en oeuvre lors de réaction(s) ultérieures de cette molécule à l'état excité et indiqués par les voies (1), (5) et (6). Les explications détaillées de ces mécanismes présentées à la page 1533 de D21 indiquent que la voie (1) est prépondérante (quatrième paragraphe) et que les voies (5) et (6) sont également mises en oeuvre, à un moindre degré (deuxième paragraphe). La requérante a en particulier précisé que la Fig. 2 de D21 démontrait indiscutablement la formation d'une entité cationique lors de l'irradiation de l'EDAB : ceci confirme donc qu'au moins la voie (1) est effectivement mise en oeuvre. Compte tenu des indications du paragraphe 2 de la page 1533 de D21 et en l'absence de preuve du contraire, il ne peut par ailleurs qu'être conclu que la voie (6) est également mise en oeuvre. Or, chacun de ces deux mécanismes implique que l'EDAB est effectivement une molécule capable d'absorber la lumière et d'initier une réaction photochimique dans une autre substance ou molécule. Le document D21 démontre ainsi que l'EDAB, qui correspond au composé (e) mis en oeuvre dans les compositions des exemples 14 et 16 de D1, est effectivement un "photosensibilisateur" conformément à la définition établie au paragraphe 2.5 ci-dessus et par conséquent un "photosensibilisateur" au sens de la revendication 1 du brevet en litige.

3.4 Les arguments de la requérante basés sur les documents D15 à D19, tous produits tardivement, ne remettent pas en cause les conclusions tirées du document D21. Ils n'ont d'ailleurs pas été utilisés pendant la procédure orale devant la Chambre. Ces documents ne sont donc pas pertinents pour cette partie de la présente décision et il n'est pas nécessaire de décider de leur recevabilité à ce stade.

3.5 Les compositions préparées dans les exemples 14 et 16 de D1 sont des compositions dentaires comprenant les composés (c1), (e), (d1), (a) selon les caractéristiques (1), (2), (3) et (4), respectivement, de la revendication 1. L'objet de la revendication 1 de la requête principale manque donc de nouveauté selon les Art. 54 (3) et (4) CBE 1973. La requête principale doit donc être refusée au titre de l'Art. 100 (a) CBE.

Requêtes subsidiaires numérotées II et III

4. Modifications

4.1 Les modifications effectuées dans la revendication 1 des requêtes subsidiaires numérotées II et III (cf. point VII a) et b) supra) impliquent des mécanismes particuliers mis en jeu lors de la photoexcitation du photosensibilisateur (2). Ces modifications constituent de fait des caractéristiques techniques supplémentaires qui changent le contenu global de la demande telle que déposée. En l'absence de tout fondement pour ces modifications dans la demande telle que déposée, elles ne peuvent dériver directement et sans ambiguïté de la demande d'origine. L'objet défini dans ces requêtes s'étend donc au-delà du contenu de la demande d'origine.

4.2 Selon l'Art. 123 (2) CBE, la référence à prendre en considération pour évaluer l'extension de l'objet revendiqué est le contenu de la demande telle que déposée. L'argument de la requérante selon lequel les modifications proposées se fonderaient sur les connaissances générales de l'homme du métier ne peut être retenu dès lors qu'aucune preuve ne vient étayer l'idée que ces caractéristiques supplémentaires auraient été implicitement contenues dans la demande d'origine.

4.3 Les exigences de l'Art. 123 (2) CBE ne sont en conséquence pas satisfaites et les requêtes subsidiaires numérotées II-III doivent être rejetées.

Requête subsidiaire numérotée IV

5. Modifications - Disclaimer

5.1 La revendication 1 a été modifiée par ajout d'une caractéristique négative ou disclaimer dans le but de restaurer la nouveauté par rapport au document D1.

5.2 L'admissibilité des disclaimers et les situations dans lesquelles ils peuvent être employées ont fait l'objet des décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de Recours.

5.3 Le disclaimer de la requête subsidiaire numérotée IV a pour but de retrancher de l'objet revendiqué toute composition dentaire selon les revendications du brevet en litige qui comprendrait de l'EDAB. Il n'est pas contesté que ce disclaimer ne trouve pas de fondement dans la demande telle que déposée. Toutefois, une telle conclusion n'est pas suffisante pour rejeter en vertu de l'Art. 123 (2) CBE une modification basée sur un disclaimer (cf. point 1 du dispositif de la décision G 1/03).

5.4 La Grande Chambre de Recours a ainsi établi qu'un disclaimer pouvait être admis afin de rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'Art. 54 (3) et (4) CBE (cf. premier alinéa du point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03). Il a été établi auparavant que, dans le cas d'espèce, D1 répondait à cette exigence (cf. paragraphe 3.1 de la présente décision).

5.5 La décision G 1/03 définit également deux conditions liées à la formulation des disclaimers. D'une part, "une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'Art. 84 CBE" (point 2.4 du dispositif et paragraphe 3 des motifs de la décision). D'autre part, "un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire (…) pour rétablir la nouveauté (…)." (point 2.2 du dispositif et paragraphe 3 des motifs de la décision).

5.5.1 Le deuxième paragraphe du point 3 des motifs de la décision G 1/03 précise que "Toutefois, le disclaimer se justifie uniquement par le fait qu'il exclut une divulgation destructrice de nouveauté (…). Le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications. Aussi le disclaimer ne doit-il pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté (…).". Ces passages posent ainsi que les deux conditions énoncées aux points 2.2 et 2.4 du dispositif de la décision G 1/03 ont la même valeur. Il ne peut donc pas être considéré que la titulaire du brevet dispose d'une marge de manoeuvre quelconque dans la formulation du disclaimer et, par là même, dans la définition de sa portée : afin de satisfaire aux conditions posées par la décision G 1/03 un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté.

5.5.2 Il a été établi auparavant que les exemples 14 et 16 de D1 détruisaient la nouveauté de la revendication 1 du brevet en litige.

5.5.3 L'intimée a soumis que la nouveauté de la revendication 1 serait détruite par la divulgation dans D1, par exemple au paragraphe [0025], d'autres composés en alternative à l'EDAB. Cependant, ne peut être destructrice de nouveauté pour la revendication 1 du brevet en litige qu'une composition dentaire comprenant la combinaison spécifique des composés (1) à (4) définis dans ladite revendication 1.

Mis à part les exemples 14 et 16, l'intimée n'a pas identifié les passages de D1 qui divulgueraient une telle combinaison.

Or, les caractéristiques de la revendication 1 sont décrites aux passages suivants de D1 (les lettres (a)-(e) se réfèrent aux composés définis au paragraphe 3.2 ci-avant) :

- une silicone selon la caractéristique (1) du brevet en litige doit être choisie parmi l'ensemble des composés (c) selon D1 contenant des groupes époxyde et/ou des groupes oxétane définis dans les revendications 8 à 10 ou aux paragraphes [0017] à [0019] de D1. Il est à noter que seule une minorité de ces composés comprend au moins un motif (FS) et au moins deux atomes de silicium selon ladite caractéristique (1) ;

- un composé selon la caractéristique (2) de la revendication 1 du brevet en litige doit être choisi parmi tous les composés (e) définis dans les revendications 1 et 5 à 7 ou aux paragraphes [0024]-[0025] de D1 ;

- une charge dentaire selon la caractéristique (3) de la revendication 1 du brevet en litige doit être obligatoirement mise en oeuvre, alors qu'une telle charge est facultative dans D1 et, quand elle est présente, elle peut être utilisée dans une proportion inférieure à 10% en poids par rapport au poids total de la composition (cf. revendication 1) ;

- un diaryliodonium selon la caractéristique (4) de la revendication 1 du brevet en litige doit être choisi parmi une multitude de composés définis en tant que composé (a) dans la revendication 3 ou aux paragraphes [0012] à [0015] de D1.

Ainsi, bien que chacune des caractéristiques (1) à (4) de la revendication 1 du brevet en litige soit divulguée isolément dans les revendications et/ou la description de D1, la combinaison spécifique de ces caractéristiques n'en ressort cependant pas directement et sans ambiguïté.

Le remplacement de l'EDAB dans les exemples 14 et 16 de D1 par un composé adéquat choisi parmi ceux divulgués par exemple au paragraphe [0025] de D1 n'est également pas divulgué directement et sans ambiguïté dans D1.

Les revendications et/ou la description de D1 ne divulgue(nt) donc pas de forme de réalisation qui soit destructrice de nouveauté pour la revendication 1 du brevet en litige.

Ainsi, seuls les exemples 14 et 16 de D1 détruisent-ils la nouveauté de la revendication 1 du brevet en litige et peuvent, de ce fait, faire l'objet d'un disclaimer.

5.5.4 Les exemples 14 et 16 de D1 sont en particulier limités à :

- un mélange de silicones particulières dont seul le composé (c1) (cf. paragraphe 3.2 ci-avant) correspond à la définition du composé (1) de la présente revendication 1 ;

- une seule charge dentaire spécifique (quartz) en tant que composé (3) ;

- un seul photoamorceur spécifique 4-methylphenyl-4-isopropylphenyl-iodoniumtetrakis (pentafluorophenyl) borate en tant que composé (4) de la revendication 1 ;

- des compositions comprenant obligatoirement de la campherquinone.

Or, le disclaimer introduit par la requérante n'est pas limité à de telles compositions et retranche aussi de la revendication 1 des compositions comprenant

- n'importe quelle silicone selon le composé (1) ;

- n'importe quelle charge dentaire (3) ;

- n'importe quel photoamorceur (4), en particulier des photoamorceurs dont l'entité cationique est un sel organométallique de formule (III), qui ne sont pas divulgués dans D1.

Sont également retranchées de l'objet de la revendication 1 des compositions ne comprenant pas de campherquinone.

5.5.5 Force est de constater que la portée du disclaimer est beaucoup plus large que la divulgation de D1 effectivement destructrice de nouveauté. La condition posée au point 2.2 du dispositif en combinaison avec le paragraphe 3 des motifs de la décision G 1/03 n'est donc pas satisfaite et le disclaimer de la requête subsidiaire numérotée IV n'est pas admissible. La requête subsidiaire numérotée IV est par conséquent rejetée.

Requête subsidiaire numérotée V

6. Modifications

6.1 La requérante a indiqué par écrit et pendant la procédure orale que les modifications soumises dans la requête subsidiaire numérotée V se fondaient sur l'exemple 3 du brevet en litige.

6.2 Cet exemple, qui est identique à l'exemple 3 de la demande telle que déposée, se rapporte à une composition dentaire préparée en mélangeant (les indications (1)-(4) se réfèrent aux composés définis dans la revendication 1) :

- 200 parties de (1) siloxane de formule

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

stabilisé avec 50 ppm de Tinuvin 765 ;

- 1,8 parties de (4) photoamorceur de formule

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

à 75% dans l'acétate d'éthyle ;

- 0,0178 partie de (2) photosensibilisateur isopropylthioxanthone (Quantacure ITX ; Rahn) ;

- 52 parties de (3) silice de combustion traitée hexaméthyldisilazane de surface spécifique 200 m**(2)/g ;

- 20 parties de (3) silice non traitée amorphe séchée 4 heures à 200 ºC avant formulation.

et pour laquelle le mélange de charges (3) est traité avant utilisation avec 5% p/p de silicone de formule générale moyenne renfermant moins de 50 ppm de platine résiduelle :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

6.3 L'exemple 3 représente ainsi une composition dentaire spécifique comprenant un mélange bien particulier de composés siloxane (1) / photosensibilisateur (2) / charges (3) / photoamorceur (4) selon la revendication 1. Les charges (3) utilisées sont notamment constituées d'un mélange de deux charges spécifiques traitées avec 5% p/p d'une silicone particulière renfermant moins de 50 ppm de platine résiduel.

6.3.1 La demande telle que déposée ne contient aucune indication qui permettrait de conclure qu'il serait possible de combiner des caractéristiques particulières relatives aux charges employées dans l'exemple 3 avec d'autres caractéristiques divulguées dans un contexte plus général telles que la résine silicone (1), le photosensibilisateur (2) et/ou le photoamorceur (4) selon la revendication 1. La demande telle que déposée ne contient en particulier aucune information indiquant que les caractéristiques des charges (3) ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques (par exemple les quantités) des composés (1), (2) et (4) selon la revendication 1 mis en oeuvre dans l'exemple 3.

Par ailleurs, la demande telle que déposée ne contient aucune information qui permettrait de généraliser à l'ensemble des compositions définies dans la revendication 1 les caractéristiques liées à la valeur spécifique de 5% p/p de silicone et à sa teneur en platine résiduel tirées de l'exemple 3.

En conséquence, l'exemple 3 ne divulgue rien de plus qu'une combinaison très particulière de caractéristiques techniques et la demande telle que déposée ne contient aucune information qui permette de généraliser un quelconque enseignement dérivable de l'exemple 3 à l'ensemble des compositions définies dans la revendication 1.

6.3.2 La requérante n'a proposé que l'exemple 3 comme fondement des modifications. La chambre n'a également pas identifié d'autre(s) passage(s) de la demande telle que déposée qui aurai(en)t pu servir de fondement pour les modifications effectuées à un tel niveau de généralité.

6.3.3 Les modifications de la revendication 1 ne dérivent donc pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée et contreviennent dès lors aux exigences de l'Art. 123 (2) CBE. La requête subsidiaire numérotée V est donc refusée.

6.3.4 La formule de l'exemple 3 du brevet en litige indiquée au paragraphe 6.2 ci-dessus, et qui correspond à la formule de l'exemple 3 de la demande telle que déposée, est différente de la formule de la revendication 1 de la requête subsidiaire numérotée V (comparer avec la formule du paragraphe VII d) de la présente décision : cf. substituants de l'atome de Si à l'extrême gauche et dans le groupe […]c). Toutefois il ne fait aucun doute au vu des indications données dans le mémoire de recours (cf. paragraphe 7, page 36) et pendant la procédure orale devant la Chambre que l'intention de la requérante était bien de modifier la revendication 1 sur la base de l'exemple 3 du brevet, c'est-à-dire en se fondant sur la formule de silicone donnée ci-dessus. C'est d'ailleurs ainsi que l'a également compris l'intimée dans sa réponse au mémoire de recours (cf. paragraphe 6, page 13). Il est à noter que la formule de la revendication 1 de la requête subsidiaire numérotée V (cf. paragraphe VII d)) ne trouve aucun fondement dans la demande telle que déposée et ne satisferait donc pas aux exigences de l'Art. 123 (2) CBE. Compte tenu des conclusions précédentes, il n'a cependant pas été nécessaire d'aborder cette question avec les parties, notamment pendant la procédure orale devant la Chambre.

7. Etant donné qu'aucune des requêtes de la requérante (titulaire du brevet) ne satisfait aux exigences de la CBE, le recours doit être rejeté.

8. Les documents D15 à D20 et D22 à D24, tous soumis tardivement, n'ont plus été débattus pendant la procédure orale.