J 0007/96 (Suspension de la procédure) 20-01-1998

I. La demande de brevet euro-PCT n 91 915 912.9 a été déposée le 30 août 1991 par David John Instance. La décision relative à la délivrance du brevet européen prise conformément à l'article 97(2) CBE a été remise par la division d'examen le 8 septembre 1995 au service du courrier de l'Office européen des brevets, qui l'a envoyée en recommandé le 14 septembre 1995. Dans la décision, il était également indiqué que la mention de la délivrance serait publiée dans le Bulletin européen des brevets 95/43 du 25 octobre 1995.

II. Dans une lettre en date du 3 septembre 1995, parvenue par télécopie à l'OEB le 3 octobre 1995, un tiers, la société Denny Bros Printing Limited, a demandé la suspension de la procédure conformément à la règle 13(1) CBE. En annexe à cette lettre était jointe une copie de l'acte introductif d'instance que ce tiers avait déposé auprès du Comptroller de l'Office des brevets du Royaume Uni aux fins d'obtenir une déclaration selon laquelle l'invention faisant l'objet de la demande de brevet n 91 915 912.9 était la propriété de Denny Bros Printing Limited.

III. Par une notification en date du 13 octobre 1995, la division juridique a informé le mandataire de Denny Bros Printing Limited que la procédure ne pouvait pas être suspendue, parce qu'il avait déjà été décidé de délivrer le brevet et que cette décision avait été envoyée le 14 septembre 1995, avant donc que l'OEB ne reçoive par télécopie la requête en suspension de la procédure. Par télécopie du 16 octobre 1995, la société Denny Bros Printing Limited a demandé qu'une décision susceptible de recours soit rendue avant la publication le 25 octobre 1995 de la mention de la délivrance du brevet, de manière à ce qu'il lui soit possible de former un recours avant la publication de cette mention.

IV. Par décision en date du 30 octobre 1995, la division juridique a rejeté la requête en suspension de la procédure au motif qu'à la date de réception de cette requête, la division d'examen avait déjà décidé, conformément à l'article 97(2) CBE, de délivrer un brevet sur la base de la demande n 91 915 912.9. Dans sa décision, la division juridique a fait valoir que seule une procédure de délivrance encore en instance pouvait être suspendue en application de la règle 13 CBE et que d'après la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285), l'OEB était lié par toute décision prise par une instance de l'OEB au sujet de la délivrance d'un brevet, dès la remise de cette décision au service interne du courrier. Dans la présente affaire, la décision avait été remise au service interne du courrier de l'OEB le 8 septembre 1995. La requête en suspension de la procédure n'avait été reçue par l'OEB que le 3 octobre 1995, or à cette date la procédure de délivrance avait déjà été close et n'était plus en instance.

Dans sa décision, la division juridique a également établi une distinction entre, d'une part, l'existence et le caractère contraignant de la décision relative à la délivrance du brevet et, d'autre part, sa prise d'effet en droit vis-à-vis des tiers. A partir de la date de la prise d'effet en droit vis-à-vis des tiers de la décision relative à la délivrance du brevet, tous les concurrents du titulaire du brevet doivent respecter les droits de celui-ci. L'article 64(1) CBE précise toutefois que la mention de la délivrance du brevet doit d'abord avoir été publiée. C'est pourquoi l'article 97(4) CBE prévoit en parallèle que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Jusqu'à ce moment-là, le demandeur continue de jouir d'une protection provisoire conformément à l'article 67 CBE. Il est donc encore possible durant cet intervalle d'accomplir des actes concernant la demande. Il est par exemple couramment admis dans la pratique à l'OEB qu'une demande puisse être retirée ou transférée ; les demandeurs peuvent même, s'ils le souhaitent, retirer des désignations. Toutefois, la division d'examen ne peut annuler ou modifier sa propre décision relative à la délivrance (sauf bien entendu lorsqu'un recours a été formé et que ce recours est recevable (article 106(1) CBE)). Par conséquent, la délivrance du brevet épuise tous les droits à l'obtention d'un brevet qu'un tiers, s'opposant au demandeur, pourrait faire valoir vis-à-vis de l'OEB.

En outre, à supposer qu'un tribunal national ait reconnu à un tiers le droit à l'obtention d'un brevet européen et que ce tiers remette à l'OEB le texte de ce jugement durant la période comprise entre la date de la décision relative à la délivrance et la date de publication de la mention de la délivrance, tous les droits dont ce tiers pourrait se prévaloir au titre de l'article 61(1) CBE en tant que personne véritablement habilitée à obtenir le brevet seraient considérés comme nuls et non avenus parce que la décision relative à la délivrance aurait déjà été prise. La décision de délivrer le brevet au demandeur existant ne pourrait être annulée, et, une fois le brevet délivré, il n'existerait plus de demande pouvant faire l'objet d'une poursuite de la procédure ou d'autres actes de procédure dans les conditions prévues à l'article 61(1)a), b) et c) CBE.

V. Un recours a été formé le 1er novembre 1995, et la taxe correspondante a été simultanément acquittée ; un mémoire exposant les motifs du recours a ensuite été déposé le 29 février 1996. A titre de requête principale, le requérant demandait que la Chambre annule la décision de la division juridique en date du 30 octobre 1995 et que la suspension au titre de la règle 13 CBE de la procédure relative à la demande n 91 915 912.9 soit réputée avoir pris effet à la date de réception de la première requête en suspension de la procédure, le 3 octobre 1995. Le requérant demandait également que soit publiée une note rectificative précisant que la mention de la délivrance, publiée le 25 octobre 1995, était nulle et non avenue et ne produisait aucun effet en droit. Il demandait en outre la tenue d'une procédure orale au cas où la Chambre estimerait dans un premier temps ne pas pouvoir faire droit à la requête en suspension de la procédure.

VI. Par notification en date du 23 décembre 1996, la division d'examen a informé les parties qu'en raison de l'effet suspensif du recours formé par le requérant, la procédure de publication de la décision relative à la délivrance devait être suspendue et que l'indication du 25 octobre 1995 comme date de publication devait être annulée ; cette annulation donnerait lieu à la publication d'une note rectificative dans le Bulletin européen des brevets 97/06 du 5 février 1997 (cf. décision J 28/94, JO OEB 1995, 742).

VII. Par une notification en date du 16 mai 1997, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a fait savoir aux parties qu'elle avait conclu provisoirement que la requête en suspension de la procédure était conforme aux dispositions de la règle 13(1) CBE et avait été présentée dans les délais prescrits. Le requérant avait bien apporté la preuve qu'il avait le 3 octobre 1995 introduit une procédure à l'encontre du demandeur devant l'Office des brevets du Royaume Uni en vue d'obtenir que ce dernier déclare que l'invention faisant l'objet de la demande en litige était la propriété du requérant. Il était par conséquent probable qu'il serait fait droit au recours et à la requête en suspension. Selon cet avis préliminaire émis par la Chambre, la délivrance d'un brevet ne prend effet ni le jour où la division d'examen décide de délivrer un brevet, ni le jour où le demandeur est informé que l'OEB a l'intention de délivrer un brevet, mais le jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE).

La Chambre indiquait également dans son avis qu'elle envisageait, si elle devait prendre la décision de suspendre la procédure, de faire usage du pouvoir que lui reconnaît la règle 13(3) CBE pour fixer la date à laquelle l'OEB pourrait reprendre la procédure. A cet effet, les parties étaient invitées à fournir à la Chambre toutes les informations dont elles disposaient au sujet de l'état d'avancement de la procédure engagée au Royaume-Uni.

VIII. Les arguments avancés par le requérant dans le mémoire exposant les motifs de son recours ainsi que lors de la procédure orale sont essentiellement les suivants :

Le rejet de la requête en suspension tenait à une mauvaise interprétation de la CBE et de son règlement d'exécution. Pour le requérant, l'OEB ne jouissait d'aucun pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure relative à une demande ; la règle 13 CBE dispose en effet que "... l'Office européen des brevets suspend la procédure de délivrance ..." si les preuves nécessaires sont fournies. De plus, comme l'expression "procédure de délivrance" n'est définie nulle part dans la CBE, il convient de retenir la définition courante, qui couvre la période allant du jour où la décision relative à la délivrance est émise au jour de prise d'effet en droit de cette décision ; la procédure de délivrance reste donc en instance jusqu'à cette dernière date. Si cette expression était interprétée différemment, il y aurait des incohérences à l'intérieur de la CBE, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 97(4) CBE que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. En outre, une telle interprétation ne permettrait pas d'établir un équilibre équitable entre les droits du demandeur et ceux des tiers se présentant comme les véritables détenteurs du droit au brevet. Il est expressément stipulé à la règle 14 CBE que ni la demande de brevet, ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées aussi longtemps que la procédure de délivrance est suspendue conformément à la règle 13 CBE ; l'OEB (et le demandeur) reconnaissent toutefois qu'entre le jour où il est décidé de délivrer un brevet et le jour où cette décision prend effet, le demandeur a le droit de retirer la demande ou des désignations d'Etats contractants. Les règles 13 et 14 CBE visent à maintenir le statu quo pour éviter toute insécurité juridique, dans l'intérêt du public, en attendant que soit tranchée la question de savoir à qui appartient le droit au brevet.

En outre, étant donné qu'il est question de la suspension aussi bien à l'article 106(1) CBE, qui traite des décisions susceptibles de recours, qu'à la règle 13 CBE, il n'y a aucune raison de penser que ces deux dispositions produisent des effets différents (cf. également la décision J 28/94 citée supra).

Le requérant a également fait valoir que la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285, voir point IV supra), de même que les autres décisions de la Grande Chambre de recours auxquelles le demandeur avait également fait référence (G 1/90 (JO OEB 1991, 275), G 4/91 (JO OEB 1993, 339) et G 3/92 (JO OEB 1994, 607), voir point IX ci-après) portaient sur le point de savoir au-delà de quelle date les moyens présentés par les parties à la procédure devant l'OEB ne peuvent plus être pris en considération. A part la règle 78(3), la CBE ne contient aucune disposition indiquant de façon précise la date à laquelle la décision rendue à l'issue d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours prend effet en droit. Dans le cas des décisions relatives à la délivrance, en revanche, la date à laquelle elles prennent effet est explicitement indiquée à l'article 97(4) CBE. Pour le requérant, il n'y avait donc pas lieu de suivre la décision G 12/91, qui concernait le processus de prise de décision dans le cadre de la procédure d'opposition, puisqu'il s'agissait dans la présente affaire d'une procédure de délivrance, seul cas pour lequel la CBE comporte des dispositions expresses régissant la date de prise d'effet en droit de la décision de délivrance. De plus, il était à noter que, dans la décision G 12/91, il n'était mentionné nulle part que la décision était passée en force de chose jugée ; ce point était important dans la mesure où toute décision rendue par une division d'opposition peut faire l'objet d'un recours, lequel a un effet suspensif. En tout état de cause, l'application de la règle 13 CBE ne fait que suspendre la prise d'effet en droit de la décision ; elle ne signifiait pas que la décision devait obligatoirement être modifiée, ni qu'il fallait réouvrir la procédure d'examen. La décision de délivrer un brevet est une décision visant uniquement à délivrer un brevet sur la base d'une demande, et non pas à délivrer un brevet à un demandeur en particulier, ni à délivrer un brevet produisant des effets en droit à une date donnée. L'indication dans une décision du nom du titulaire du brevet et de la date de publication de la mention de la délivrance n'est qu'une question de forme, d'une importance accessoire pour la décision. Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas possible d'effectuer l'inscription du transfert de la demande de brevet à une autre partie après que la décision relative à la délivrance a été prononcée, or il s'agit là d'une pratique bien établie.

Par ailleurs, dans la décision G 12/91 citée supra, il avait été considéré que la date déterminante était celle à laquelle la décision cesse de relever de la compétence de l'instance qui l'a rendue. Dans le cas d'une requête en suspension de la procédure, la seule instance compétente était la division juridique, et non pas la division d'examen qui prend la décision de délivrer le brevet. La requête en suspension entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure, mais pas la réouverture de la procédure d'examen. Ne serait-ce que pour cette raison, il n'y avait pas lieu dans la présente espèce de suivre la décision G 12/91.

Dans la décision G 4/91 évoquée plus haut, il s'agissait de l'intervention au titre de l'article 105 CBE d'un contrefacteur présumé dans le cadre d'une procédure d'opposition. La Grande Chambre de recours avait conclu qu'une telle intervention suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclaration d'intervention est produite, et que la procédure devant la division d'opposition est close lorsque celle-ci rend sa décision, quelle que soit la date à laquelle celle-ci devient définitive, passé le délai de recours de deux mois. Le requérant a estimé que cette décision ne pouvait pas non plus être suivie dans la présente espèce. La question n'était pas de savoir si le contrefacteur présumé avait des droits sur le brevet, mais s'il pouvait former un recours contre une décision de la division d'opposition qui n'avait été attaquée ni par le titulaire du brevet, ni par le ou les opposants. Là encore, il convenait de bien faire la distinction entre la procédure d'opposition (pour laquelle il n'existait pas de dispositions analogues à celles de l'article 97(4) CBE) et la procédure de délivrance.

Du point de vue du requérant, l'article 61(1) CBE n'était pas en contradiction avec le principe du caractère contraignant de la décision relative à la délivrance, laquelle ne concerne pas un demandeur en particulier, si bien que normalement un changement de demandeur n'est enregistré qu'une fois qu'il a été pris la décision de délivrer un brevet. L'OEB avait pour mission de faire en sorte qu'il soit délivré des brevets valables, et si l'on admettait qu'il est possible de suspendre la procédure même une fois qu'il a été pris la décision de délivrer un brevet conformément à l'article 97(2) CBE, l'on pourrait par là même résoudre les litiges portant sur le droit au brevet et délivrer un brevet valable conformément à l'article 61(1) CBE. Il ne serait ainsi pas nécessaire d'annuler la première décision relative à la délivrance pour pouvoir inscrire un tiers comme étant la personne qui a le droit de déposer la demande de brevet et, le cas échéant, d'obtenir le brevet. De plus, si l'on applique l'article 61 CBE en admettant qu'une demande reste en instance jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet, le tiers en question se voit en mesure de poursuivre aux lieu et place du demandeur la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (article 61(1)a) CBE) ; il n'existe non plus aucune raison valable de l'empêcher de déposer une nouvelle demande de brevet européen (article 61(1)b) CBE), et s'il est déposé une requête en rejet de la demande (article 61(1)c) CBE), la demande peut être considérée comme retirée (dans la décision de rejet de la requête en suspension de la procédure, il avait été admis qu'une demande de brevet pouvait être retirée même après que l'OEB a décidé de délivrer un brevet).

Enfin, pour répondre à la Chambre qui avait annoncé qu'elle envisageait, en usant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la règle 13(3) CBE, de fixer la date de la reprise de la procédure devant l'OEB, le requérant a déclaré qu'il jugeait préférable que la Chambre ne fixe pas encore de date à ce stade parce que l'on ne savait pas encore exactement combien de temps durerait la procédure au Royaume-Uni. La décision au Royaume-Uni n'interviendrait probablement pas avant la fin de l'année 1998, et la procédure ne devait donc pas être reprise tant que la question du droit au brevet n'aurait pas été tranchée.

IX. Le demandeur (intimé) a répondu par deux lettres distinctes à la notification de la Chambre en date du 22 septembre 1997. Dans la première, il demandait à la Chambre, dans l'hypothèse où elle déciderait de suspendre la procédure, de fixer une date pour sa reprise, quel que soit l'état d'avancement de la procédure au Royaume-Uni. Compte tenu des appels qui pourraient être formés, cette procédure pouvait durer deux ans. Dans l'intervalle, la situation demeurerait incertaine, ce qui nuirait aux intérêts du demandeur car il n'aurait aucun moyen de lutter contre les contrefaçons de son invention.

Dans sa deuxième lettre, le demandeur a demandé à la Chambre de rejeter le recours et d'autoriser la reprise de la procédure de délivrance pour la demande en litige. Il a également demandé une procédure orale. Pour étayer cette requête, il a produit un nouveau mémoire le 16 janvier 1998. Les principaux arguments développés par le demandeur dans ces différentes communications écrites ainsi que lors de la procédure orale qui a eu lieu par la suite étaient les suivants :

Le dépôt d'une requête en suspension de la procédure conformément à la règle 13(1) CBE supposait qu'une procédure de délivrance susceptible d'être suspendue soit effectivement en instance devant l'OEB. Il n'existait pas de décision des chambres de recours à ce sujet. Dans l'affaire T 146/82, la procédure avait été suspendue alors que la division d'examen n'avait pas encore décidé de délivrer un brevet, et il était clair que la procédure de délivrance était encore en instance. Dans la présente espèce, en revanche, lorsque la requête en suspension de la procédure avait été présentée, la division d'examen avait déjà pris la décision de délivrer le brevet. Selon le demandeur, l'élément décisif à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si une procédure de délivrance est encore en instance et peut de ce fait être suspendue comme le prévoit la règle 13(1), c'est la date à laquelle la décision de délivrer le brevet prise conformément à l'article 97(2) CBE devient définitive. Pour le demandeur, cette interprétation permet de respecter la finalité de la règle 13(1) et de l'article 61(1) CBE. Elle permet également de préserver les droits du demandeur une fois que la division d'examen a pris sa décision. Enfin, elle est étayée par la jurisprudence des chambres de recours.

La règle 13(1) CBE a pour finalité de permettre à un tiers d'obtenir la suspension de la procédure de délivrance afin d'empêcher soit la délivrance d'un brevet, soit le rejet ou le retrait de la demande, de manière à ce que si une décision passée en force de chose jugée reconnaît en dernier ressort à une personne le droit à l'obtention d'un brevet, cette personne puisse accomplir l'un quelconque des trois actes prévus à l'article 61(1)a), b) et c) CBE, ce qui n'est possible que si la décision de délivrer le brevet européen n'a pas encore pris effet. La suspension de la procédure ne présente aucun intérêt si les actes prévus à l'article 61(1) CBE ne peuvent être accomplis. Le demandeur en a donc déduit que la clôture de la procédure de délivrance intervenait non pas le jour de la publication de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE), mais plus tôt, à savoir le jour où il est pris la décision définitive de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE. C'est à cette date antérieure que sont irrévocablement constatés les droits du demandeur en ce qui concerne les relations de demandeur qu'il entretient avec l'OEB. Ces droits ne peuvent lui être repris ni être transférés à un tiers par le jeu de l'article 61(1) CBE ou de la règle 13(1) CBE. Pour étayer son argumentation, le demandeur a fait valoir qu'une telle interprétation permettrait d'assurer un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux d'un tiers. A partir du moment où la division d'examen a décidé de délivrer un brevet, le demandeur a droit à ce que ce brevet soit délivré à son nom. Il a également la possibilité, dans le laps de temps qui s'écoule entre le jour de la décision relative à la délivrance et le jour de la publication de la mention de cette délivrance, de retirer sa demande ou de transférer ses droits à un tiers. A cet égard, le demandeur n'a pas contesté que la demande était encore en instance devant l'OEB durant ce laps de temps, mais il a estimé que cet aspect était sans importance dans la mesure où la règle 13(1) CBE concernait uniquement la suspension de la "procédure de délivrance", laquelle est close selon lui dès que la décision relative à la délivrance a été prise. Admettre qu'il est possible, jusqu'au jour de la publication de la mention de la délivrance, d'obtenir la suspension de la procédure conduirait à allonger sans nécessité, au détriment du demandeur, le laps de temps nécessaire pour protéger les droits d'un tiers qui n'ont pu encore être reconnus.

Le demandeur a également affirmé que son interprétation de l'expression "procédure de délivrance" était en accord avec un certain nombre de décisions de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours juridique. Il ressort clairement des décisions G 1/90 et G 4/91, mentionnées plus haut, considérées en liaison avec d'autres décisions, notamment les décisions G 12/91 et G 3/92, également mentionnées plus haut, que la "procédure de délivrance", au sens où l'entend la règle 13(1) CBE, se trouve close et ne peut donc désormais plus être suspendue, dès lors qu'a été prise la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE. Dans la décision G 1/90, il est indiqué très clairement (cf. point 5 des motifs) que la décision relative à la délivrance au sens de l'article 97(2) CBE clôture la procédure de délivrance. Dans la décision G 4/91, la Grande Chambre a déclaré (point 7 des motifs) que la décision de la division d'opposition entraîne la clôture de la procédure d'opposition, quelle que soit la date à laquelle la décision de la division d'opposition est passée en force de chose jugée, si bien qu'un contrefacteur présumé ne peut plus intervenir dans la procédure d'opposition puisque cette procédure est terminée. Par analogie, la décision relative à la délivrance doit entraîner la clôture de la procédure de délivrance. Par ailleurs, le demandeur a fait observer que, dans la décision G 3/92 (point 5.3 des motifs), la Grande Chambre de recours avait déclaré que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 61(1) CBE en application des règles 13 à 15 CBE n'était possible que durant la phase qui précède le prononcé de la décision relative à la délivrance", jusques et y compris la date du prononcé de cette décision, et que, eu égard à la jurisprudence établie par la décision G 12/91, elle ne pouvait plus être mise en oeuvre une fois que la décision relative à la délivrance était devenue définitive. Dans les décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28), la chambre de recours juridique avait examiné la signification des articles 97(2) et 97(4) CBE et les liens existant entre ces deux articles, et avait déclaré notamment : "la Chambre considère que c'est la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE qui constitue la date décisive dans les relations entre l'OEB et le demandeur" (points 2.4 et 2.6 des motifs).

Le demandeur a également fait valoir que l'effet suspensif du recours au sens de l'article 106(1) CBE ne permettait pas pour autant aux divisions d'examen et aux divisions d'opposition d'annuler rétroactivement la décision relative à la délivrance (cf. point VI supra).

En conclusion, au cours de la procédure orale, le demandeur a demandé que le recours soit rejeté ; à titre subsidiaire, il a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

La procédure de délivrance devant une division d'examen est-elle close dès le prononcé de la décision de délivrer un brevet européen, quelle que soit la date à laquelle cette décision prend effet ?