G 0002/95 (Remplacement des pièces de la demande) 14-05-1996

I. Dans l'affaire J 21/85 (JO OEB 1986,117), le requérant avait demandé que, dans le cadre d'une rectification d'erreur au titre de la règle 88 CBE, les pièces de la demande qui avaient été déposées à l'origine et qui concordaient avec les indications portées dans la requête en délivrance soient remplacées par de nouvelles pièces. Le recours avait été rejeté au motif que la règle 88 CBE n'autorise pas le demandeur à remplacer par une autre invention l'invention à laquelle se rapporte la requête en délivrance. La requête en délivrance constituant en substance une pétition en vue de la délivrance d'un brevet pour une invention déterminée, le remplacement par une autre invention de l'invention qui avait été décrite équivalait au retrait de la requête en délivrance et au dépôt d'une nouvelle requête en délivrance, si bien que la demande de brevet européen qui était désormais présentée pour un autre objet ne pouvait se voir attribuer la date de dépôt de la demande initiale.

II. Dans l'affaire T 726/93 (JO OEB 1995, 478), le requérant avait demandé qu'on l'autorise en vertu de la règle 88 CBE à apporter une rectification par laquelle la description et les revendications du document de priorité devenaient les pièces faisant foi pour la demande de brevet européen qui avait été déposée. Le requérant avait déposé une description et des revendications qui ne concordaient pas avec les indications figurant dans la requête en délivrance. Par ailleurs, les dessins qui avaient été déposés ne correspondaient pas à la description, mais aux dessins figurant dans le document de priorité qui avait été produit en même temps que les pièces de la demande. Par contre, la description, les revendications et les dessins contenus dans le document de priorité concordaient avec les indications figurant dans la requête en délivrance. La chambre de recours compétente a fait droit à la requête en rectification au motif qu'il apparaissait immédiatement, au vu de l'ensemble des pièces de la demande de brevet européen, qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par le demandeur.

III. Dans l'affaire J 21/94 (JO OEB 1996, 16), les faits de la cause sont en l'occurrence les suivants : les pièces de la demande (description, revendications, dessins) déposées par le requérant ne concordent pas avec les indications figurant dans la requête en délivrance. Par contre, le document de priorité, qui a été produit après la date de dépôt, correspond aux indications données dans la requête en délivrance. En outre, le requérant a déposé par la suite des pièces correspondant à ces indications. Le requérant a demandé que les pièces de la demande déposées à l'origine soient remplacées dans le cadre d'une rectification au titre de la règle 88 CBE par les pièces déposées par la suite et que la date de dépôt attribuée à la demande soit la date de dépôt de la demande initiale.

Vu la contradiction existant entre la décision J 21/85 (point I supra) et la décision T 726/93 (point II supra), la chambre de recours juridique a soumis, par décision intermédiaire J 21/94 en date du 12 avril 1995, la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

"Est-il possible, dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance ?"

Pour justifier sa décision de saisine, la chambre de recours juridique a fait valoir notamment que :

- la question de savoir quelles sont les pièces qui peuvent être considérées comme constituant l'exposé initial de l'invention n'est pas seulement d'une importance capitale pour le sort de la demande qu'il s'agit de rectifier. Elle peut en outre avoir une influence décisive sur la brevetabilité d'objets de demandes interférentes, car, dans ce cas, le contenu de la demande à rectifier devient pour elles, selon l'article 54 (3) CBE, état de la technique avec effet rétroactif à compter de la date de dépôt.

- pour pouvoir répondre à cette question, il y a lieu de tenir compte de la position prise par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 3/89 et G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125) à propos de l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 123(2) et de la règle 88, deuxième phrase CBE et du lien existant entre ces deux dispositions. Etant donné que, selon cette jurisprudence, il n'est déjà pas admissible de compléter l'exposé de l'invention, à plus forte raison y a-t-il lieu de s'opposer à la modification de la demande dans le cas où il s'agit de modifier non pas seulement une partie, mais la totalité de l'exposé.

- il convient d'exclure toute rectification qui conduirait à étendre a posteriori le contenu de la demande par rapport au contenu de l'exposé à la date du dépôt.

- la jurisprudence concernant la rectification d'erreurs commises dans la désignation d'Etats contractants part du principe que la rectification d'une désignation n'affecte pas l'exposé de l'invention au sens de l'article 83 CBE. Dans ces affaires, le problème qui se pose est celui de l'interprétation qu'il convient de donner d'actes de procédure. Les dispositions restrictives de la règle 88, deuxième phrase CBE, qui, en accord sur ce point avec l'article 123 (2) CBE, interdisent de compléter l'exposé de l'invention après la date du dépôt de la demande, ne font donc pas obstacle à de telles modifications.

- peu importe par ailleurs qu'un document de priorité ait été présenté à la date du dépôt ou ultérieurement, puisque la Grande Chambre de recours a refusé expressément d'admettre le document de priorité qui avait été produit à la date du dépôt pour appuyer une requête en rectification (G 3/89, loc. cit., point 7 des motifs).

IV. En tant que partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours, le requérant a présenté ses observations le 28 août 1995, en avançant pour l'essentiel les arguments suivants :

- dans l'affaire J 21/85 (point I supra), il s'agissait effective- ment du remplacement de la requête (pétition) en délivrance et des pièces qui lui étaient jointes, de manière à ce qu'il ne puisse être décelé d'erreur dans l'ensemble des pièces, celles-ci ayant formé un tout logique et cohérent. En revanche, dans l'affaire T 726/93 (point II supra) et dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision intermédiaire J 21/94 (point III supra), où les faits étaient à cet égard identiques, la requête était correcte et n'appelait pas de rectification, seules les diverses pièces jointes, à savoir "la description, les revendications, les dessins" auraient dû être remplacées par d'autres pièces, du fait qu'il s'agissait manifestement de pièces erronées. Ce n'était pas toutefois la situation que visait la règle 88, deuxième phrase CBE, puisque celle-ci régit les modifications effectuées à l'intérieur des pièces, c'est-à-dire la rectification de ces pièces en tant que telles.

- "l'objet de la demande de brevet européen" est manifestement celui pour lequel une protection est demandée dans les revendications, conformément à l'article 84 CBE, et qui se fonde sur la description, autrement dit, c'est l'invention qui est exposée dans cette demande. L'interdiction d'apporter des modifications édictée par l'article 123 (2) CBE est une interdiction de modifier l'"objet" compris dans le "contenu de la demande". Il ne saurait être question d'"extension" au sens strict du terme qu'en ce qui concerne l'étendue de la protection conférée par un brevet européen au sens de l'article 123 (3) CBE. L'homme du métier doit identifier cet objet tel qu'il ressort de l'exposé de l'invention à la date du dépôt pour pouvoir constater, à partir de là, si une rectification effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE a donné lieu à une modification inadmissible ou s'il s'agissait simplement de corriger des erreurs évidentes, pouvant objectivement être décelées.

- dans l'affaire J 21/94 (point III supra), à moins d'avoir à sa disposition toutes les pièces de la demande de brevet européen prévues à l'article 78(1) CBE, l'homme du métier n'aurait absolument pas pu conclure du "contenu de la demande" qu'il avait été commis une erreur pouvant objectivement être décelée.

- il s'agit dans cette affaire J 21/94 (point III supra) de l'interprétation qu'il convient de donner d'un acte de procédure - qui a pu au départ être entaché d'erreurs (il avait été joint à une requête correcte des photocopies qui n'étaient pas les bonnes). Il s'agit donc là d'un cas particulier qui n'est pas couvert par la règle 88, deuxième phrase CBE, à savoir de modifications apportées au contenu des pièces divulguant l'invention.

V. Conformément à l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'Office a pour l'essentiel présenté à ce sujet les observations suivantes :

- à la date du dépôt, l'on doit savoir quel objet le demandeur a voulu faire protéger. Si les pièces qui ont été déposées satisfont aux conditions énoncées à l'article 80 CBE, une date de dépôt est attribuée pour ces pièces, qui peuvent par la suite être modifiées ou rectifiées si elles contiennent des erreurs. Toutefois, la rectification ne doit jamais conduire à introduire pour la première fois dans la demande un objet qui n'avait pas été exposé à la date du dépôt. Par ailleurs, il n'est pas permis de tourner les condi- tions strictes de l'article 80 CBE en faisant jouer la règle 88 CBE, qui est une disposition du règlement d'exécution. La règle 88 CBE n'est donc applicable que lorsqu'il s'agit de rectifier des erreurs contenues dans les pièces qui ont été déposées et auxquelles une date de dépôt a été attribuée.

- le remplacement de l'ensemble des pièces de la demande affecte beaucoup plus gravement l'exposé de l'invention que ne le fait la rectification de certaines parties seulement de ces pièces. Puisque déjà pour la rectification de certaines pièces de la demande il est interdit de sortir du cadre de l'exposé initial de l'invention, on ne saurait a fortiori remplacer l'ensemble du contenu des pièces de la demande exposant l'invention.

- dans le cas de la désignation des Etats contractants, il s'agit de la portée territoriale que doit revêtir un dépôt, alors que dans le cas du remplacement des pièces de la demande, la question qui se pose est celle du respect du cadre fixé par l'exposé initial de l'invention.

- c'est à dessein que les auteurs de la CBE ont fixé des conditions différentes pour la rectification de différentes erreurs contenues dans les pièces de la demande, et c'est à dessein qu'ils n'ont autorisé que dans certaines limites la rectification des pièces de la demande contenant l'exposé de l'invention.

- la question de savoir si la règle 88 CBE autorise le remplacement des pièces de la demande revêt en pratique une grande importance, et cela pas seulement pour la procédure d'examen : du fait qu'il s'agit aussi du respect du cadre fixé par l'exposé initial de l'invention, c'est-à-dire par l'exposé de l'invention à la date du dépôt de la demande, cette question peut en vertu de l'article 100 c) CBE présenter également de l'importance dans la procédure d'opposition. Selon l'article 138 (1) c) CBE, une extension - illicite - de l'objet du brevet européen au-delà de ce cadre constitue une cause de nullité.

- si l'on admettait une rectification allant au-delà de l'exposé réel de l'invention à la date du dépôt des pièces de la demande, le droit de revendiquer la priorité d'une demande de brevet européen risquerait d'être entaché d'une insécurité juridique comparable à celle qui existe dans le cas visé par l'article 138 (1) c) CBE. L'article 4A.-2) de la Convention de Paris reconnaît "comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux". Par contre, rien ne permet d'affirmer que le pays du dépôt ultérieur doit également reconnaître comme date de dépôt une date à laquelle il n'y a en réalité pas eu de dépôt, la rectification sous forme de remplacement des pièces de la demande constituant en fait le premier dépôt, effectué sous cette forme rectifiée.

- même si l'on considérait que la rectification a un caractère rétroactif, il ne faudrait pas oublier que cet effet rétroactif n'est qu'une fiction et que les pièces n'étaient en fait pas disponibles à la date du dépôt. En conséquence, un pays de l'Union pourrait conclure que si l'on se fonde sur les "pièces remplacées", il n'existe pas de droit de priorité ou de droit de priorité avec attribution de la date de dépôt initiale, ceci valant aussi pour l'interprétation de l'article 87 (2) CBE par les instances nationales d'annulation.

- d'après la règle 91.1 c) PCT "l'omission d'éléments entiers ou de feuilles entières de la demande internationale, même si elle résulte clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles, n'est pas rectifiable".